ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
24 квітня 2025 року
м. Київ
 
справа № 618/366/20
провадження № 61-2279св22
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду: 
Ситнік О. М. (суддя-доповідач), Ігнатенка В. М., Фаловської І. М.
 
розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Качанова Євгена Олександровича на рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року в складі судді Буніна Є. О. та постанову Харківського апеляційного суду від 08 листопада 2021 року в складі колегії суддів Маміної О. В.,                    Пилипчук Н. П., Тичкової О. Ю.
 
в справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІВАПАК», про припинення неправомірного використання інтелектуальної власності, відшкодування збитків і упущеної вигоди та
 
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
 
У квітні 2020 року  ОСОБА_1   звернувся до суду із позовом, у якому просив: зобов`язати відповідача припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності, а саме бездозвільне виготовлення вагонних вкладишів м`яких разових та «ВВ-Зк вагонний вкладиш завантаження клапан»; стягнути упущену вигоду в розмірі 10 % від ринкової вартості 13 534 одиниць контрафактних вагонних вкладишів м`яких разових, протиправно виготовлених відповідачем на загальну суму 65 734 510,09 грн, а саме - 6 573 451,01 грн; стягнути витрати в розмірі 16 295,40 грн, які позивач здійснив на придбання продукції відповідача з метою проведення експертизи та отримання висновку про контрафактність продукції відповідача; стягнути з відповідача на користь позивача 42 013,20 грн та 19 000,00 грн, які сплачені позивачем з метою проведення експертного дослідження та надання експертного висновку про копіювання відповідачем усіх ознак формули, захищених патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , яка належить позивачу, експертизу об`єкта інтелектуальної власності та отримання фахового висновку спеціаліста; відшкодувати моральну шкоду в розмірі                          50 000,00 грн; стягнути 27 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.
 
Як на підставу позовних вимог ОСОБА_1 посилався на те, що відповідач без належного дозволу, протиправно здійснює виробництво продукції «Вагонний вкладиш м`який разовий», тоді як виробником та власником патенту на корисні моделі № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» є позивач. ОСОБА_1 вважав, що має місце бездозвільне виготовлення відповідачем вагонного вкладишу м`якого разового за його патентом без отримання права на таке виготовлення, що є прямим порушенням статей 41,                         54 Конституції України та статті 28 Закону України від 15 грудня 1993 року                       № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон                    № 3687-XII). Такі порушення відповідно до статті 34 вказаного Закону вважаються порушеннями прав власника патенту. 
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
17 листопада 2020 року рішенням Дворічанського районного суду Харківської області, яке залишено без змін постановою Харківського апеляційного суду                    від 08 листопада 2021 року, в задоволенні позову відмовлено.
Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції щодо відсутності підстав для задоволення позову у зв`язку з недоведенням позовних вимог. Висновки судів мотивовані тим, що патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт. ОСОБА_1 вважає, що має місце бездозвільне виготовлення відповідачем вагонного вкладишу м`якого разового за його патентом без отримання права на таке виготовлення. На законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання промислового зразка: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого промислового зразка має право в подальшому продовжувати використання його і після реєстрації такого промислового зразка іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості в поданні заявки, до видачі патенту, та після його видачі. У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець патенту на промисловий зразок не має права забороняти її використання попереднім користувачам в силу закону.Відповідачем надано до суду технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013, з яких убачається, що вказані технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013 були розроблені Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС») та затверджені і взяті на облік Державним підприємством (далі - ДП) «Харківстандартметрологія» 08 лютого 2014 року. Реєстрація технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013 є однією з умов наявності в ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель (патент № НОМЕР_1 ). ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» відповідно до статті 470 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України та статті 22 Закону                               № 3687-XII має право продовжувати використання технічного вирішення, яке пізніше було запатентоване ОСОБА_1 як корисна модель (патент № НОМЕР_1 ), та не повинно отримувати від патентовласника дозвіл на вчинення таких дій і сплачувати винагороду за використання корисної моделі. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
У лютому 2022 року ОСОБА_1 через адвоката Качанова Є. О. звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою на рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року та постанову Харківського апеляційного суду від 08 листопада 2021 року, в якій просить їх скасувати та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що суди не звернули уваги на те, що вагонний вкладиш, який захищений патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , не є тотожним з тими вагонними вкладишами, які виробляв відповідач з 2014 року до червня 2018 року. Відповідач поставляв ДП «Артемсіль» не вагонний вкладиш м`який, щодо якого ведеться спір, а простий м`який вкладиш у напіввагон із зовсім іншими характеристиками. Виробництво та реалізацію вагонних вкладишів м`яких разових відповідач почав у червні 2018 року, тобто пізніше дати подання заявки про винахід і отримання патенту. Технічні умови на вкладиші з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013 не містять технологічної формули для виробництва вагонних вкладишів м`яких разових. 
Суди належним чином не дослідили зібрані в справі докази та не надали їм належної оцінки, зокрема експертному висновку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 213/19, висновку Патентного повіреного від 22 червня 2020 року                    № 1920-2, експертному висновку комісії судових експертиз НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 10 липня 2020 року № 08/01-2020, відомостям Державної митної служби України та Державної податкової служби України, договорам з ДП «Артемсіль» та специфікаціям до них. 
Відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування статті 470 ЦК України та статей 28, 31 Закону № 3687-XII. 
Позиція інших учасників справи
 
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» зазначає, що суди правильно застосували статтю 470 ЦК України та статті 28, 31 Закону № 3687-XII відповідно до встановлених у справі обставин, які Верховний Суд не може переоцінювати. Матеріали справи не містять доказів про те, що поставлена відповідачем продукція в період з 01 січня 2018 року до 13 квітня 2020 року є такою, що підпадає під формулу патенту на корисну модель позивача.                            ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» здійснює свою діяльність з 14 лютого                        2011 року, що передує даті подання позивачем заявки на патент (28 березня 2017 року). ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» почало виготовлення й реалізацію продукції з використанням технічного рішення, запатентованого в подальшому позивачем, раніше 28 березня 2017 року. 
 
Фактичні обставини справи, встановлені судами
28 березня 2017 року ОСОБА_1 подав заявку для отримання патенту на корисні моделі № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1».
11 вересня 2017 року позивач отримав патент в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Згідно з ліцензійним договором від 11 вересня 2017 року № 1/11-09/17                               ОСОБА_1 («Ліцензіар») та ТОВ «АРІВАПАК» («Ліцензіат») уклали ліцензійний договір про передачу прав на використання корисної моделі № НОМЕР_1 про таке:
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором регулюються правовідносини у сфері інтелектуальної власності, за яким Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду дозвіл (виключну ліцензію) на використання корисної моделі № НОМЕР_1 , що охороняється патентом;
1.4. Ліцензія за цим договором надається Ліцензіатові для використання та (або) розповсюдженні ним продукції відповідно до умов цього договору та для виговлення вагонних вкладишів з амортизуючою системою установки, який визначений у патенті;
1.5 Під використанням Ліцензіатом корисної моделі в цьому Договорі розуміється виготовлення продукції способом, що охороняється патентом, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, застосування або інше введення в господарський оборот/цивільний обіг, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) чи зберігання у зазначених цілях продукції виготовленої безпосередньо способом, що охороняється патентом;
4.2 Про випадки протиправного використання третіми особами корисної моделі, яка охороняється патентом на території, що стали відомі Ліцензіату, Ліцензіат зобов`язаний негайно повідомляти Ліцензіару, а той у свою чергу має право на будь-який законний спосіб захисту своїх прав та інтересів.
ТОВ «АРІВАПАК» дізналося з офіційного листування з контрагентом                             ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» від 23 липня 2019 року № 23-07/2 про те, що вагонні вкладиші м`які були придбані останнім у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», тому про системну закупівлю мова може йти виключно після здійснення необхідних випробувань вже придбаних зразків. Надало оригінал сертифікату якості на продукцію.
За договором поставки продукції  від 11 липня 2019 року № 419 ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» (постачальник) та ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» (покупець) домовилися про те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця продукцію - вагонний вкладиш м`який разовий. Якість продукції має відповідати сертифікату якості або вимогам ТУУ 22.2-37352840-002:2013.
29 липня 2019 року ТОВ «АРІВАПАК» звернулася до ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» з листом, в якому зазначило, що виняткове право на виробництво вагонних вкладишів м`яких разових на території України мають виключно ті підприємства, з якими укладено ліцензійні договори з власником авторської технології виробництва вагонних вкладишів - ОСОБА_1 , який розробив та зареєстрував корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» - об`єкт права інтелектуальної власності, що охороняється патентом.
ТОВ «АРІВАПАК» також зазначило, що воно є єдиним підприємством на території України, з ким укладено відповідний ліцензійний договір власником патенту. Тому є обґрунтовані підозри, що ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» здійснює виробництво підробки аналогічної продукції. Також ТОВ «АРІВАПАК» просило дозволу ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» на купівлю вагонних вкладишів м`яких, придбаних у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», з метою проведення у подальшому необхідних експертиз для підтвердження чи спростування факту підробки цієї продукції.
З листа від 29 липня 2019 року № 375-29/07/19, вбачається що ТОВ «АРІВАПАК» звернулося до ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» з проханням надати дозвіл останньому на купівлю вагонних вкладишів м`яких, придбаних у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», з метою проведення у подальшому необхідних експертиз позивачем, який є власником патенту. Отримавши згоду на це, третя особа придбала виготовлені відповідачем вагонні вкладиші.
Листом від 05 серпня 2019 року ТОВ «АРІВАПАК» повідомило ОСОБА_1 як власника корисної моделі № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» про те, що відповідачем протиправно виготовляється вагонний вкладиш м`який, який містить усі ознаки формули патенту на корисну модель № НОМЕР_1 . З метою встановлення об`єктивності цих висновків, їх обґрунтованості та доведеності, ТОВ «АРІВАПАК» запропонувало позивачу придбати вагонні вкладиші м`які, виготовлені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», для подальших експертиз та прийняття рішення про захист прав інтелектуальної власності.
09 серпня 2019 року за договором купівлі-продажу ОСОБА_1 придбав у                        ТОВ «АРІВАПАК» вагонні вкладиші м`які у кількості 3 одиниці.
11 вересня 2019 року позивач направив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України лист із зразком вагонного вкладишу м`якого, придбаного у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», в якому поставив питання: «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1, або ознака еквівалентна їй у виробі «Вагонний вкладиш м`який разовий», виробництва                  ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС». 
12 листопада 2019 року позивач отримав висновок експертів Науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 11 листопада 2019 року № 213/19, в якому було вказано, що експерти зробили такий висновок: «у вагонному вкладиші м`якому разовому виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_1.
Згідно з інформацією Державної митної служби України від 05 травня 2020 року                    № 23-01/23-04/8.19/442 щодо обсягу експорту товару з кодом згідно з УКТЗЕД 6305321900, здійсненого ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» за період з 01 січня 2018 року до 13 квітня 2020 року, становить: кількість оформлених МД - 36; опис товару: мішки пакувальні для сипучих вантажів із синтетичних текстильних матеріалів: гнучкі проміжні контейнери великої місткості з поліпропіленової тканини: Вагонний вкладиш м`який разовий - ВВМР (розмір 250х310х1320), Виробник: ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», торгівельна марка - немає даних, країна виробництва: UA; кількість кг - 479595.
Згідно інформації Головного управління Державної податкової служби у Харківські області станом на 12 травня 2020 року з Єдиного реєстру податкових накладних щодо експорту та реалізації підприємством ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» товару «Вагонний вкладиш м`який разовий» за період з 01 січня                   2018 року до 13 квітня 2020 року була реалізована вказана продукція в кількості та на суму, зазначену в цих накладних.
Відповідачем надано до суду технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013, з яких убачається, що вказані технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013 були розроблені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та затверджені і взяті на облік ДП «Харківстандарт-метрологія» 08 лютого 2014 року.
23 березня 2016 року та 31 січня 2017 року між ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та ДП «АРТЕМСІЛЬ» були укладені договори № 12/01-01-72 та № 12/01-01-15, відповідно до яких продавець (ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС») зобов`язується в 2016 році та в 2017 році, відповідно, поставити покупцеві (ДП «АРТЕМСІЛЬ») товар, зазначений у специфікації, а покупець - прийняти і оплатити товар. Найменування та кількість товару зазначається у специфікації, яка є невід`ємною частиною цього договору.
У специфікації № 1 до договору від 23 березня 2016 року № 12/01-01-72 та специфікації № 1 до договору від 31 січня 2017 року № 12/01-01-15 містяться посилання на ТУУ 22.2-37352840-002:2013.
27 травня 2020 року ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» направило на адресу кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого запит щодо використання корисної моделі, яка охороняється патентом на корисну модель.
Науково-практичним висновком щодо використання корисної моделі, яка охороняється патентом на корисну модель, встановлено:
1) реєстрація технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів                                 ТУУ 22.2-37352840-002:2013, затверджених і взятих на облік                                               ДП «Харківстандарт-метрологія» 08 лютого 2014 року, є однією з умов наявності в ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель (патент № НОМЕР_1 );
2) ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» на підставі положень законодавства України має право продовжувати використання технічного вирішення (відповідно до технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013, затверджених і взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія»                           08 лютого 2014 року), яке пізніше було запатентоване ОСОБА_1 як корисна модель (патент № НОМЕР_1 ), за наявності усіх інших умов, необхідних для права попереднього користування;
3) використання іншою особою корисної моделі за умови, якщо є докази її використання до дати подачі заявки на патент та наявності інших умов, необхідних для права попереднього користування, не є порушенням прав власника патенту;
4) якщо ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» має право на використання корисної моделі (патент № НОМЕР_1 ) як попередній користувач, то воно не повинно отримувати від патентовласника дозвіл на вчинення таких дій і сплачувати винагороду за використання корисної моделі.
Згідно з висновком патентного повіреного № 260 ОСОБА_2 щодо дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22 червня 2020 року                            № 1920-2, у вказаних технічних умовах ТУУ 22.2-37352840-002:2013                                 від 08 лютого 2014 року в описовій частині містяться тільки вихідні дані про принципову схему вкладишу та не міститься описання кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», опублікованим                      11 вересня 2017 року в бюлетені № 17 ДП «Укрпатент», що не дає можливості ідентифікувати вироблену відповідно до цих ТУУ 22.2-37352840-002:2013 продукцію як таку, що навіть на теоретичному рівні може містити усі ознаки корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 . 
Висновком науково-правої експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України                            від 10 липня 2020 року № 08/01-2020 встановлено:
1) у науково-практичному висновку від 03 червня 2020 року № 126-01-794, підготовленому ОСОБА_3 , не здійснено аналіз змісту технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУ 22.2-37352840-002:2013, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08 лютого 2014 року;
2) для підготовки науково-практичного висновку від 03 червня 2020 року                             № 126-01-794 не надані документи, які підтверджують відомість ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» технічного рішення, що охороняється патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , до дати подання заявки на зазначену корисну модель;
3) реєстрація технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів                                      ТУ 22.2-37352840-002:2013 не підтверджує здійснення значної і серйозної підготовки ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» до використання корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 для виникнення в такого товариства права попереднього користувача на зазначену корисну модель;
4) реєстрація технічних умов не є однією із умов наявності в ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ;
5) для підготовки науково-практичного висновку від 03 червня 2020 року                             № 126-01-794 не надані документи, які підтверджують наявність у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ;
6) згідно з висновком експертів від 11 листопада 2019 року № 213/19 у вагонному вкладиші м`якому разовому виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» використана кожна ознака корисної моделі. Оскільки такий вкладиш вироблено у 2019 році, зазначене підприємство не має право попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ;
7) виготовлення вкладишів м`яких разових ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» відповідно до технічних умов без дозволу власника патенту на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 є порушенням прав такого власника, якщо жодних документів, що свідчать про використання такої корисної моделі чи здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до дати подачі заявки на зазначену корисну модель немає, а також відсутні інші підстави використання такої корисної моделі без надання дозволу власником патенту, передбачені статтями 30, 31 Закону № 3687-XII. 
Рух справи в суді касаційної інстанції
28 квітня 2022 року ухвалою Верховний Суд визнав поважними причини для поновлення процесуального строку та поновив ОСОБА_1 процесуальний строк на касаційне оскарження; відкрив касаційне провадження в справі; витребував із Карлівського районного суду Полтавської області матеріали цивільної справи № 618/366/20 (відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду від 08 березня 2022 року № 2/0/9-22 змінено територіальну підсудність Дворічанського районного суду Харківської області Карлівському районному суду Полтавської області).
У травні 2022 року ухвалу Верховного Суду від 28 квітня 2022 року надіслано до Карлівського районного суду Полтавської області.
Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 20 квітня 2023 року                              № 399/0/15-23 територіальну підсудність судових справ Дворічанського районного суду Харківської області визначено Орджонікідзевському районному суду м. Харкова.
27 липня 2023 року Верховний Суд надіслав лист до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова про надсилання справи № 618/366/20.
Відповідно до листів від 03 серпня 2023 року вих. № 5/307/2023 та 04 серпня 2023 року вих. № ЕП-1927/23 Орджонікідзевський районний суд м. Харкова не отримував матеріали цивільної справи № 618/366/20 із Дворічанського районного суду Харківської області та Карлівського районного суду Полтавської області.
Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» визначено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Територія Дворічанського району (частково), а отже і, територія розташування Дворічанського районного суду Харківської області входить до цього Переліку.
З урахуванням того, що територія, на якій розташований Дворічанський районний суд Харківської області, була тимчасово окупованою російською федерацією територією України (частково залишається і зараз), суд не відновив роботу, а також, зважаючи на те, що протягом тривалого періоду часу до суду касаційної інстанції не було надіслано витребувану судову справу, Верховний Суд ухвалою від 27 вересня 2023 року направив до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова копії матеріалів касаційного провадження                                 № 61-2279ск22 в цивільній справі № 618/366/20 для вирішення питання про відновлення втраченого судового провадження.
07 листопада 2024 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду                                       м. Харкова відновлено втрачене судове провадження в цивільній справі                           № 618/366/20.
04 грудня 2024 року справа надійшла до Верховного Суду. 
Позиція Верховного Суду
 
Касаційне провадження в справі відкрито з підстав, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 389 ЦПК України.
 
Згідно з пунктами 3, 4 частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьоюстатті 411 цього Кодексу. 
 
Відповідно до частин першої і другої статті 400 ЦПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду вивчив матеріали справи, перевірив доводи касаційної скарги та виснував, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.  
 
Мотиви, якими керується Верховний Суд, та застосовані норми права 
 
Відповідно до статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
 
Згідно з пунктом 2 частини другої статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.
 
Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
 
До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки (частина перша статті 420 ЦК України). 
 
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦПК України).
 
Згідно з частиною першою статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
 
Відповідно до статті 470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
 
Згідно з частиною другою статті 28 Закону № 3687-XII (у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
 
Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. 
 
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
 
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
 
Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
 
В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
Відповідно до частини першої статті 31 Закону № 3687-XII (у наведеній редакції) будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.
За доводами відповідача в справі, йому належить право попереднього користувача, оскільки він добросовісно використав технологічне (технічне) вирішення, яке тотожне заявленій корисній моделі за патентом України                          № НОМЕР_1, в інтересах своєї господарської діяльності в Україні.
Позивач у касаційній скарзі посилається на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 470 ЦК України та статтей 28, 31 Закону № 3687-XII, однак такі доводи є безпідставними, адже відповідний висновок Верховний Суд формулював неодноразово, зокрема в постановах від 19 травня 2022 року в справі № 592/108/19, від 11 травня 2023 року в cправі                                       № 910/17047/20, від 09 серпня 2023 року в справі № 592/7979/18, і суди розглянули справу відповідно до таких висновків.
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 11 травня 2023 року в cправі  № 910/17047/20 зазначив, що відповідь на питання щодо наявності чи відсутності в особи права попереднього користувача не потребує спеціальних знань у галузі науки, техніки та інтелектуальної власності. Це питання не стосується визначення та дослідження властивостей корисної моделі, а є питанням права та правової оцінки, а, отже, є компетенцією суду. Питання добросовісності використання відповідачем технологічного (технічного) рішення, тотожного заявленій корисній моделі, взагалі не є об`єктом дослідження експертизи у сфері інтелектуальної власності та не стосується визначення та дослідження властивостей корисної моделі.
З огляду на предмет і підстави заявленого позову та аргументи відповідача щодо наявності у нього права попереднього користувача як підстави для продовження використання спірного об`єкта, з метою правильного застосування статей 28, 31 Закону № 3687-XIIта статті 470 ЦК України, судам належало встановити дату виготовлення вагонного вкладишу м`якого разового виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», а також обсяг використання (здійснення серйозної підготовки для використання) технологічних (технічних) вирішень, тотожних заявленому винаходу (корисній моделі) у спірному об`єкті до дати подання заявки ОСОБА_1 . 
Із матеріалів відновленого втраченого провадження вбачається, що                                     12 листопада 2019 року позивач отримав висновок експертів Науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 213/19, в якому було вказано, що експерти прийшли до наступного висновку: «у вагонному вкладиші м`якому разовому, виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_1 .
Зі змісту висновку експертів № 213/19 убачається, що дослідженню підлягав, зокрема, сертифікат якості на вагонний вкладиш м`який разовий, скріплений печаткою ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС». Вказаний сертифікат містить посилання на технічні умови, на підставі яких здійснювалося виробництво продукції. Зокрема, зазначено, що технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013 були розроблені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та затверджені і взяті на облік ДП «Харківстандартметрологія»                         08 лютого 2014 року.
Тобто цим висновком підтверджено, що випущений в обіг ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» вагонний вкладиш м`який разовий був виготовлений відповідно до технічних умов ТУУ 22.2-37352840-002:2013, які затверджені і взяті на облік                    ДП «Харківстандарт-метрологія» 08 лютого 2014 року.
Технічні умови на вкладиші з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013 містять технічні та основні параметри виготовлення вкладишів з полімерних матеріалів, креслення вкладишів, визначають їх конструкцію, опис технологічного процесу із зазначенням операцій технологічного процесу, їх описом, зазначенням інструменту/оснастки, потрібно для окремої операції, а також фото кожної операції технологічного процесу. Додаток 1 від 09 березня 2016 року до технологічного процесу виготовлення вкладишів містить норми витрати сировини та матеріалів на вагонний вкладиш, загальне креслення вкладишу у піввагон із зазначенням усіх конструкційних елементів вкладишу в зборі, а також окремі креслення всіх конструкційних елементів вкладишу, які зазначені в описі технологічного процесу виготовлення вкладишу, із зазначенням розміру та матеріалу. 
23 березня 2016 року та 31 січня 2017 року між ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та ДП «АРТЕМСІЛЬ» були укладені договори № 12/01-01-72 та № 12/01-01-15, відповідно до яких продавець (ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС») зобов`язується в 2016 році та в 2017 році, відповідно, поставити покупцеві (ДП «АРТЕМСІЛЬ») товар, зазначений у специфікації, а покупець - прийняти і оплатити товар. Найменування та кількість товару зазначається у специфікації, яка є невід`ємною частиною цього договору.
У специфікації № 1 до договору від 23 березня 2016 року № 12/01-01-72 та специфікації № 1 до договору від 31 січня 2017 року № 12/01-01-15 є посилання на ТУУ 22.2-37352840-002:2013.
Тобто до 28 березня 2017 року - дати подання позивачем заявки на корисну модель ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» уже виготовляло і збувало вагонні вкладиші, виготовлені відповідно до технічних умов ТУУ 22.2-37352840-002:2013.
На підставі досліджених доказів у сукупності встановлено, що суттєві ознаки формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 від 11 вересня 2017 року співпадають з ознаками виробу - вагонного вкладишу згідно з технічною документацією (ТУУ 22.2-37352840-002:2013 зі змінами  № 1:2016), розробленою ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС».
Тобто ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» використано технологічне (технічне) рішення, тотожне корисній моделі позивача, під час виробництва вагонних вкладишів відповідно до технічних умов ТУУ 22.2-37352840-002:2013, наявних до 28 березня 2017 року - дати подання позивачем заявки на корисну модель. 
До вказаної дати ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» здійснено ряд заходів, пов`язаних із організаційною підготовкою виробництва вагонного вкладишу відповідно до технічних умов  ТУУ 22.2-37352840-002:2013, тобто для використання у власному виробництві технічного рішення, на яке в подальшому видано патент України № НОМЕР_1 від 11 вересня 2017 року. Здійснені заходи включають всі складові підготовки виробництва, необхідні для початку випуску продукції, їх можна вважати значною та серйозною підготовкою до використання пізніше запатентованого технічного рішення. 
Верховний Суд погоджується з висновками судів про те, що в ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» виникло право попереднього користувача на корисну модель (патент № НОМЕР_1 ) відповідно до статті 470 ЦК України та статті 22 Закону                    № 3687-XII, у зв`язку з чим відповідач має право продовжувати використання технічного вирішення, яке пізніше було запатентоване ОСОБА_1 як корисна модель, та не зобов`язується отримувати від патентовласника дозвіл на вчинення таких дій і сплачувати винагороду за використання корисної моделі. 
Доводи касаційної скарги про те, що суди належним чином не дослідили зібрані в справі докази та не надали їм належної оцінки, зокрема експертному висновку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 213/19, висновку Патентного повіреного від 22 червня 2020 року № 1920-2, експертному висновку комісії судових експертиз НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 10 липня 2020 року № 08/01-2020, відомостям Державної митної служби України та Державної податкової служби України, договорам з ДП «Артемсіль» та специфікаціям до них, спростовуються змістом оскаржуваних судових рішень. 
Доводи касаційної скарги щодо неправильного застосування положень статті 470 ЦК України та статей 28, 31 Закону № 3687-XII ґрунтуються на власному тлумаченні позивачем норм матеріального права.
Інші доводи зводяться до переоцінки доказів у справі, що перебуває поза межами повноважень суду касаційної інстанції, адже Верховний Суд є судом права, а не факту, він не може встановлювати обставини справи, збирати й перевіряти докази та надавати їм оцінку.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
 
Відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення - без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
 
Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а судові рішення без змін.  
 
Щодо судових витрат
Згідно з частиною тринадцятою статті 141 ЦПК України, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
Оскільки в цій справі оскаржувані судові рішення підлягають залишенню без змін, розподілу судових витрат Верховний Суд не здійснює.
Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду
 
УХВАЛИВ:
 
Касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Качанова Євгена Олександровича залишити без задоволення. 
 
Рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року та постанову Харківського апеляційного суду від 08 листопада                     2021 року залишити без змін. 
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Судді: | О. М. Ситнік     В. М. Ігнатенко      І. М. Фаловська