ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2025 р.                         Справа№ 910/9794/24

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Пантелієнка  В.О.
суддів:            Отрюха Б.В. 
          Остапенка О.М. 

секретар судового засідання   Дюкарєва І.М.

за участю представників згідно протоколу судового засідання,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу  ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.)
на рішення господарського суду м.Києва від 21.11.2024р.  
(повний текст складено 02.12.2024р.)
у справі №910/9794/24 (суддя Підченко Ю.О.)
за позовом ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.)
до Державної організації (далі - ДО) "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
про визнання недійсною та скасування відмови в наданні додаткової охорони прав на винахід, зобов`язання вчинити державну реєстрацію

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 21.11.2024р. у справі №910/9794/24 у задоволенні позову ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) відмовлено повністю.
Не погоджуючись із винесеним рішенням, 20.12.2024р. ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 21.11.2024р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення повністю і ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги позивача, а саме визнати недійсною та скасувати відмову Національного Органу Інтелектуальної Власності в особі ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) від 31.08.2021р. лист за №16923/ПА/21 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №100694 на винахід "АНТИТІЛО, ЯКЕ СПЕЦИФІЧНО ЗВ`ЯЗУЄТЬСЯ З CD79B, ІМУНОКОН`ЮГАТ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ" та зобов`язати Національний Орган Інтелектуальної Власності в особі ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України №100694 на винахід відповідно до клопотання позивача - Компанії ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) від 28.05.2021р. (вих. MI-7075) терміном на п`ять років шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони. 
У відзиві на апеляційну скаргу ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" просить відмовити ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 21.11.2024р. у справі №910/9794/24 залишити без змін.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду  від 21.01.2025р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) на рішення господарського суду м.Києва від 21.11.2024р. у справі №910/9794/24; розгляд апеляційної скарги  призначено на 17.02.2025р. 
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи  правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.
Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
З матеріалів справи вбачається, що ДЖЕНЕНТЕК,ІНК (GENENTECH, INC.) є власником діючого патенту України №100694 на винахід "АНТИТІЛО, ЯКЕ СПЕЦИФІЧНО ЗВ`ЯЗУЄТЬСЯ З CD79B, ІМУНОКОН`ЮГАТ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ", заявку на отримання якого було подано 15.07.2008р., номер заявки - a201001593; дія прав починається з 25.01.2013р.; патент опубліковано 25.01.2013р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" №2/2013 (далі - Патент). Строк дії Патенту становить 20 років від дати подання заявки, тобто він є дійсним до 15.07.2028 року.
Об`єктом винаходу є продукти і способи для використання в лікарському засобі. Ці дані засвідчуються випискою з Державного реєстру України винаходів №2-19-24-2315-А від 11.06.2024р.
28.05.2021р. позивач звернувся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) із заявою №МІ-7075 про продовження строку дії патенту №100694 на винахід додатково на 5 років.
У відповіді від 10.06.2021р. №1852/ПА/21 Укрпатент повідомило заявника, що 16.08.2020р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" №816-ІХ, у зв`язку з чим необхідно було надіслати до Укрпатенту додаткові документи.
10.08.2021р. позивачем було надано додаткові документи на вимогу Укрпатенту.
Відповідно до листа від 31.08.2021р. №16923/ПА/21, Укрпатентом було відмовлено позивачу у продовженні дії патенту на винахід та надання додаткової охорони прав інтелектуальної власності, оскільки не було виконано норму Закону про дотримання 12 місячного строку між поданням заяви на отримання дозволу компетентного органу вперше в будь-якій країні та такої ж заяви в Україні (а.с.20 т.1).
Позивач вважає таке рішення (оформлене листом від 31.08.2021р. №16923/ПА/21) незаконним, оскільки до правовідносин стосовно продовження строку дії його патенту має бути застосована редакція Закону України №3687-ХІІ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", що була чинною на дату реєстрації його патенту - 25.01.2013р., тобто до внесення змін Законом України №816-ІХ від 21.07.2020р., яким Закон доповнено статтею 27-1  "Додаткова охорона прав на винаходи".
Як стверджував позивач, на момент прийняття Закону №816-ІХ він мав нереалізоване право звернутись до компетентного органу з клопотанням про подовження дії патенту, яке мало бути поданим до 15.01.2028р. (за шість місяців до 15.07.2028р.). На обґрунтування своїх вимог позивач посилався на обставини, встановлені в постанові Верховного Суду від 14.12.2023р. у справі №910/8295/21.
Відповідач заперечував проти заявленого позову у повному обсязі, посилаючись, зокрема, на наступне: внаслідок неправильної юридичної кваліфікації правовідносин та штучним намаганням застосувати до спірних правовідносин закон, що не підлягає застосуванню, позивач невірно кваліфікує спірні правовідносини; станом на момент звернення позивача (28.05.2021р.) з клопотанням про додаткову охорону функції Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ) виконував Укрпатент;  Укрпатентом було правомірно відмовлено в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №100694, оскільки позивачем пропущено строк, встановлений абз.4 ч.1 ст.27-1 Закону України №3687-ІІ; Закон №3687-ХІІ не містить виключень щодо отримання додаткової охорони прав на винаходи власниками патентів, державна реєстрація яких здійснена до набрання чинності нової редакції вказаного Закону від 16.08.2020р., відповідні приписи в перехідних та прикінцевих положеннях Закону відсутні.
Відповідно до ч.4 ст.6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон №3687-XII, в редакції, що діяла на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу), строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
16.08.2020р. набула чинності ст.27-1 Закону №3687-XII відповідно до змін, внесених Законом України від 21.07.2020р. №816-ІХ, згідно з якою, зокрема, володілець патенту на винахід, об`єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. 
Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до НОІВ та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п`ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п`ять років.
Перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі був зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов`язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).
Законом України від 21.07.2020р. №816-ІХ передбачалася імплементація вимог статей 219-223 Угоди про асоціацію, а метою прийняття було забезпечення виконання зобов`язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.
Відповідно до ст.465 Цивільного кодексу України, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.
Право на продовження строку дії патенту на винахід має однакову мету і у редакції Закону як до 16.08.2020р., так і після 16.08.2020р., а саме: компенсувати власнику патенту частину ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний, адже для його використання потрібно здійснити державну реєстрацію лікарського засобу, що триває певний час.
Отже, відповідно до положень ч.3 ст.465 Цивільного кодексу України та Закону №3687-XII, загальний строк правової охорони винаходу становить 20 років, з передбаченою можливістю його продовження на строк не більше 5 років (з урахуванням певних застережень).
Додатковий строк понад очікувані 20 років має на меті захист інтересів власників винаходів, що стосуються фармацевтичної та агрохімічної сфер. Мова про сертифікати додаткової охорони, які компенсують правовласнику час, що минає між поданням заявки на винахід та одержанням дозволу на продаж препарату, захищеного патентом.
Місцевим судом правльно встановлено, що позивач отримав патент 25.01.2013р. (заявка від 15.07.2008р., №a201001593).
Перша заявка на отримання дозволу на лікарський засіб "ПОЛАЙВІ" була подана у США 19.12.2018р., а заявка на державну реєстрацію лікарського засобу "ПОЛАЙВІ" в Україні була подана 23.12.2019р. Тобто, позивачем норма Закону №3687-ХІІ про дотримання 12 місячного строку між поданням заяви на отримання дозволу компетентного органу вперше в будь-якій країні та такої ж заяви в Україні не була виконана.
Положення абз.4 ч.1 ст.27-1 Закону №3687-XII встановлюють, що власник патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
Вказаною нормою визначений конкретний порядок, з урахуванням якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону.
Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування ст.27-1 у Законі не передбачено. Норми Угоди про асоціацію також не містять конкретного механізму реалізації цих прав.
Відсутність у перехідний період конкретного порядку отримання додаткової охорони прав на винахід не може свідчити про його безумовність, а тому встановлений законодавцем конкретний строк, протягом якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону має свою легітимну мету.
Станом на дату виникнення спірних правовідносин та дотепер діє Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об`єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002р. №298 (далі - Інструкція).
Пунктами 1.2-1.5 Інструкції передбачено, що строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Власник патенту подає клопотання, за подання якого сплачується збір. Клопотання має бути подано до Державної служби не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.
Позивач, як власник патенту на винаходи, об`єктом яких є лікарський засіб "ПОЛАЙВІ" за реєстраційним посвідченням №UA/18465/01/01, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності за патентом в порядку, передбаченому ст.27-1 Закону №3687-ХІІ.
Як зазначено вище, 28.05.2021р. позивачем було подано до Укрпатенту відповідне клопотання про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності на вказаний патент.
Права на додаткову охорону обмежені продуктом (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупністю активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні дозволено відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, та його застосуванням відповідно як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у межах прав, що надавалися відповідним патентом на день подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони, та є чинними за мови чинності такого дозволу.
Власник патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту зарин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
Станом на 28.05.2021р. (момент звернення позивача з відповідним клопотанням про додаткову охорону) функції Національного органу інтелектуальної власності виконував Укрпатент відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020р. №1267.
За результатами розгляду вказаного клопотання Укрпатент листом від 10.06.2021р. повідомив позивача, що від 16.08.2020р. набрав чинності Закон №816-IX, яким введено нову вимогу щодо обмеження однорічного строку для винаходів, об`єктами яких є лікарські засоби, між подачею заяви на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу у цивільний обіг в Україні від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні. Також позивачу було запроновано надати додаткові документи на підтвердження виконання такої вимоги.
Листом від 10.08.2021р. за №МІ-7075 позивачем було надав Укрпатенту додаткові документи.
Укрпатентом (лист №16923/ПА/21 від 31.08.2021р.) було відмовлено позивачу в наданні додаткової охорони його винаходу, мотивоване тим, що перша заявка на отримання дозволу на лікарський засіб "ПОЛАЙВІ" була подана у США 19.12.2018р., а заявка на державну реєстрацію лікарського засобу "ПОЛАЙВІ" в Україні була подана 23.12.2019р., тобто, норма Закону №3687-ХІІ про дотримання 12 місячного строку між поданням заяви на отримання дозволу компетентного органу вперше в будь-якій країні та такої ж заяви в Україні не виконана.
Апеляційний суд вважає, що Укрпатентом було правомірно в межах діючого законодавства відмовлено позивачу в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №100694, оскільки останнім пропущений строк, встановлений абз.4 ч.1 ст.27-1 Закону України №3687-ХП. 
Закон №3687-ХІІ не містить виключень щодо отримання додаткової охорони прав на винаходи власниками патентів, державна реєстрація яких здійснена до набрання чинності нової редакції вказаного Закону від 16.08.2020р., відповідні приписи в перехідних та прикінцевих положеннях Закону відсутні.
Місцевим судом правильно визнано безпідставними посилання позивача на Інструкцію від 13.05.2002р. № 298, оскільки Закон №3687-ХІІ має вищу юридичну силу, а Укрпатентом правомірно застосовано норми чинної на момент звернення позивача редакції Закону. 
Апеляційний суд вважає, що подією (фактом), до якої відповідачем має бути застосовано Закон №3687-XII від 16.08.2020р., не може бути державна реєстрація патенту позивача №100694 від 25.01.2013р., від якої не може відраховуватись початок спірних правовідносин - звернення позивача з клопотанням, за яким отримано відмову в наданні додаткової охорони.
Тому суд першої інстанції правильно вказав, що такою подією (фактом) є звернення 28.05.2021р. позивача до Укрпатенту із клопотанням про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності, адже саме під час дії цього Закону мало місце таке звернення.
Таким чином, при скасуванні рішення Укрпатенту, як органу, наділеного владними повноваженнями, має братися до уваги "принцип верховенства права" (принцип юридичної визначеності), а не "принцип правомірних (легітимних) очікувань" за тлумаченням Венеційської Комісії", тоді як для забезпечення принципу "юридичної визначеності" навпаки запроваджено загальну заборону зворотної дії інших актів права та встановлення чітких умов застосування винятків з цього правила, як це зазначено у ст.58 Конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.
Місцевим судом правильно вказано, що до предмету доказування в даній справі входять відмінні від справи №910/8295/21 (на яку посилався позивач, обгрунтовуючі свої вимоги) положення ст.27-1 Закону №3687-ХІІ, а саме: про недотримання строку подання клопотання про додаткову охорону до НОІВІ протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою).
Також з матеріалів справи вбачається, що під час вирішення спору в даній справі, судом першої інстанції було досліджено фактичні дані, викладені у наданому позивачем Висновку №04/02-2024 від 09.07.2024р. науково-правової експертизи.
Частина 2 ст.108 ГПК України містить застереження про те, що висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
Експертиза в галузі права і підготовка експертом за її результатом висновку з питань права не передбачена Законом України "Про судову експертизу", і не спрямована на встановлення чи дослідження обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду.
Вбачається, що підготовлений правовий експертний Висновок №04/02-2024 від 09.07.2024р. стосується, зокрема, відповідей на питання: "Чи мало місце порушення прав власників патентів на винаходи ?"; "Чи є підстави для застосування до патентів на винаходи правил, які були чинними на дату подання клопотання?". 
Місцевим судом правильно вказано, що такі висновки виходять за межі кола питань, передбачених ч.1 ст.108 ГПК України, - не стосується застосування аналогії закону чи аналогії права або змісту норм іноземного права.
Висновок №04/02-2024 від 09.07.2024р. не спростовує правомірність оскаржуваної відмови Укрпатенту (лист від 31.08.2021р. №16923/ПА/21) в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №100694, а відтак не міг слугувати доказом на підтвердження позовних вимог, оскільки з нього не вбачається будь-якого підтвердження того, що Укрпатент неправомірно застосував положення чинної на момент прийняття оскаржуваного рішення редакції Закону №3687-ХІІ щодо позивача.
Отже, Висновок експерта в галузі права не має здатності підтвердити чи спростувати яку-небудь обставину, яка входить до предмета доказування у справі, оскільки не містить дослідження, яке стосується обставин справи, і є джерелом відомостей, які можуть бути необхідними для кваліфікації судом правовідносин сторін і вибору правової норми, яка підлягає застосуванню, проте не пов`язані із встановленням обставин справи.
Тому місцевий суд дійшов правильного висновку, що позивачем не було доведено належними та достатніми доказами протиправність дій відповідача при винесенні відповідного рішення, а Укрпатент, в свою чергу, правомірно застосував положення чинної на момент прийняття рішення редакції Закону №3687-ХІІ щодо позивача та прийняв законне рішення про відмову в наданні додаткової охорони. 
Місцевий суд законно і обґрунтовано повністю відмовив ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) у задоволенні позову і поклав на позивача витрати по сплаті судового збору на підставі ст.129 ГПК України. 
Відповідно до ч. 1 ст. 73 і ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. 
За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційних скарг, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.
Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 276, 282, 283  ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу  ДЖЕНЕНТЕК, ІНК (GENENTECH, INC.) залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 21.11.2024р. у справі №910/9794/24 - без змін.
Справу №910/9794/24 повернути до господарського суду м.Києва.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288  ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 20.02.2025р. 

Головуючий суддя                                                            В.О. Пантелієнко 

Судді                                                                                Б.В. Отрюх

                                                                                О.М. Остапенко