ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" січня 2025 р.                                 Справа№ 910/16093/18
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Отрюха Б.В.
суддів:            Шапрана  В.В. 
          Остапенка О.М. 
 
Секретар судового засідання:       Басараба К.Ю.

За участю представників учасників справи:

від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» : Лазебний Д.В.- за ордером серії АХ № 1231853 від 08.01.2025;
від ТОВ «Фармекс Груп» : Красовський В.В.  - за ордером серії АІ №1545478 від 08.02.24;
від ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» Гладюк О.О. - відповідно до витягу з ЄДРПОУ.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст рішення складено та підписано - 25.04.2019) та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст додаткового рішення складено та підписано - 20.05.2023)

за позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс»
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»
2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп»
про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

У грудні 2018 року, KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  з вимогами про:
- визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є відповідач-1;
-  визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником якого є відповідач-1;
- зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m2009 11119) та Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Позов обґрунтовано тим, що знаки для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 та «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» за Свідоцтвом України № 227836 відносно товарів 5 класу МКТП, власником яких є ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (відповідач-1), на думку позивача, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є  такими, що складаються лише з позначень, які є  загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №    910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст рішення складено та підписано - 25.04.2019) позов задоволено повністю; визнано недійсним повністю Свідоцтво України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»; визнано недійсним повністю Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка №m201624211 від 02.11.2016), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка №m201624211), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Суд першої інстанції виходив з того, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 04.09.2009 - дату подання відповідачем-1 заявки № m2009 11119 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» та станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» у відповідача-2 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до п. 2  ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду. Отже, вимоги позивача про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Разом з тим, місцевий господарський суд встановивши, що  свідоцтво України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», підлягає визнанню    недійсними    повністю, то  позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m2009 11119), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність», підлягають задоволенню, як такі що належним чином доведені.  

Додаткове рішення 

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст додаткового рішення складено та підписано - 20.05.2023) вимоги Акціонерного товариства «Калцекс» («KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») про покладення пов`язаних із розглядом справи судових витрат позивача у розмірі 616  984,49    грн на відповідача-1 задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на користь Акціонерного товариства «Калцекс» (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») 536 583,50 грн витрат на професійну правничу допомогу, 12  501,00 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи; у решті вимог щодо покладення судових витрат позивача на відповідача-1, - відмовлено.
Так, додаткове рішення мотивоване тим, що враховуючи задоволення позову повністю, складність справи та виконані роботи, принципи співмірності та розумності судових витрат на професійну правничу допомогу, суд першої інстанції дійшов висновку про покладення на відповідача-1 витрат позивача на професійну правничу допомогу в сумі 536 583,50 грн, які покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.
При цьому,місцевий господарський суд встановивши, що витрати позивача на проведення експертизи у заявленій позивачем сумі у розмірі   12  501 грн підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням № 110 від 12.10.2018 на підставі рахунку № 68 від 01.10.2018 та актом від 31.10.2018 здавання-приймання робіт (надання послуг) з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності згідно договору про надання послуг № 17/01-2018 року від 01.10.2018, а тому наявні підстави  для покладання на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі понесені позивачем витрати, пов`язані з проведенням експертизи, у сумі 12 501 грн.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів

Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (із урахуванням доповнень до апеляційної скарги), в якій просить суд скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від14.05.2019 у справі №    910/16093/18 та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» в задоволенні позовних вимог в повному обсязі; долучити до матеріалів справи в якості належних та допустимих доказів Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №    1237 від 02.11.2018 та висновок експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об`єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019.
Апеляційна скарга обґрунтована порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.
Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що суд першої інстанції вирішуючи даний спір не врахував того, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН», що охороняється як знак для товарів і послуг № 129188    та «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ», що охороняється як знак для товарів і послуг № 227836, не є такими, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів і послуг певного виду, зокрема станом на дату подання заявки № m2009 24211 - 22.11.2016. При цьому скаржник посилається на те, що позивачем належними доказами не доведено зворотного, тоді як тягар доказування покладається саме на нього. 
Разом з тим, заявник апеляційної скарги зазначає про те, що додаткове рішення від 14.05.2019 у даній справі    скаржник просить скасувати, оскільки заявлені позивачем витрати на правову допомогу суперечать критерію реальності адвокатських послуг, а також критерію розумності їхнього розміру та становить надмірний тягар для відповідача - 1, що суперечить принципу розподілу таких витрат.

Розгляд справи в апеляційному та касаційному порядку

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 скасовано; прийнято нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову; судові витрати у справі: 536 583,50 грн на професійну правничу допомогу та 12 501,00 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, покладено на позивача; справу № 910/16093/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.05.2023 у справі № 910/16093/18 касаційну скаргу KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» задоволено; постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі № 910/16093/18 скасовано; справу № 910/16093/18 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті
08.06.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16093/18 на новий розгляд.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.06.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: ОСОБА_1, Остапенко О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2023 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Грека    Б.М., Остапенка О.М; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №    910/16093/18 призначено на 02.08.2023.
24.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, згідно з яким позивач просить суд, призначити у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності; на вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
Проведення повторної судової експертизи доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу ( АДРЕСА_1 ).
Також, 24.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про залучення до справи правонаступника.
28.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на апеляційну скаргу, у відповідності до якого остання просить суд, зокрема, задовольнити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я».
02.08.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2713/23 від 02.08.2023 у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 , який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16093/18.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Шаптала    Є.Ю.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №    910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Шаптала Є.Ю.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 у справі № 910/16093/18 задоволено клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про приєднання до матеріалів справи доказів; долучено до матеріалів справи супровідний лист Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» № 140175/ЗМ/23 від 25.07.2023 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки щодо статусу торгівельної марки за свідоцтвом України № 129188; залучено до участі у справі № 910/16093/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100; ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37002375) як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» у зв?язку з передачею виключних майнових прав на торгівельну марку «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, в якості відповідача-3; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 відкладено на 30.08.2023; зобов`язано KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» до 11.08.2023 направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул.    Шевченка, буд. 100, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37002375) позовну заяву з додатками. Докази на виконання вказаних вимог надати Північному апеляційному господарському суду; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до 11.08.2023 направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37002375) апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 з додатками. Докази на виконання вказаних вимог надати Північному апеляційному господарському суду; роз`яснено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» про право подати до Північного апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №    910/16093/18 в письмовій формі протягом п`яти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 24.08.2023 (включно); запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення щодо клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
23.08.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» надійшло клопотання (в порядку ст. 42 ГПК України), у відповідності до якого відповідач-3 просить суд, призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м.     Харків, вул. Золочівська, 8-А); на вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?
29.08.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову, у відповідності до якої позивач просить суд, до набрання законної сили рішення у справі № 910/16093/18:
- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а також відмовлятися від свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 повністю або частково;
- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №    129188 від 27.09.2010, а також відмовлятися від свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 повністю або частково;
- заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки будь-які зміни, що стосуються правового статусу торговельних марок за свідоцтвами України № 129188 та №    227836, а саме щодо передання прав на торговельні марки за свідоцтвами України №129188 та № 227836 повністю або частково, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 129188 та № 227836 шляхом відмови від них повністю або частково та здійснювати пов?язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 у справі № 910/16093/18 оголошено перерву у даній справі до 06.09.2023; запропоновано учасникам справи, завчасно, а саме до 05.09.2023 (включно) через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати письмові пояснення щодо заяви KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про вжиття заходів забезпечення позову.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2023 у справі № 910/16093/18, поміж іншого, клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено частково; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України) задоволено частково; призначено у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд.    10); попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України); на вирішення експерта поставлено наступні питання:
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №    201624211?
- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №    201624211?
- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №         129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?
- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?;К матеріали справи № 910/16093/18 направлено Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-А).
18.12.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли два листа про надіслання рахунку для проведення судової експертизи.
09.02.2024 через систему «Електронний суд» до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.
Листом Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2024 №    09.1-18/502/24 зобов`язано Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України надати інформацію про результати проведення судової експертизи у справі № 910/16093/18.
10.06.2024 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов лист про надання інформації, в якому зазначено, що у зв`язку зі складним дослідженням, та з огляду на завантаження судових експертів, значний обсяг досліджуваних документів та нормативних актів орієнтований термін виконання експертного дослідження - липень 2024.
Листом Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2024 №    09.1-18/761/24 зобов`язано Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України надати інформацію про результати проведення судової експертизи у справі № 910/16093/18.
25.09.2024 через систему «Електронний суд» до Північного апеляційного господарського суду від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.
28.10.2024 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов лист про надання інформації, в якому зазначено, що до 25.10.2024 висновок експерта з матеріалами справи №     910/16093/18 буде скеровано до суду.
01.11.2024 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/16093/18.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/4221/24 від 05.11.2024 у зв`язку із ухваленим рішенням Вищої ради правосуддя від 10.09.2024 № 2635/0/15-24 про звільнення у відставку судді Шаптали Є.Ю., призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16093/18.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.11.2024 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Сотніков    С.В.
Слід зазначити що суддя Остапенко О.М. перебував у відпустці 11.11.2024.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2024 у справі № 910/16093/18, поміж іншого, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №    910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Сотніков С.В.; поновлено провадження у справі №    910/16093/18; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №    910/16093/18 призначено на 15.01.2025.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/99/25 від 14.01.2025 у зв`язку із перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16093/18.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.01.2025 апеляційну скаргу у справі № 910/16093/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Шапран В.В., Остапенко О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2025 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Шапран  В.В., Остапенко О.М.

Узагальнені доводи та заперечення учасників справи

До Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого позивач просить апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18- без змін.
Заяви/клопотання учасників справи

13.01.2025 через систему «Електронний суд» до Північного апеляційного господарського суду від позивача про долучення до матеріалів справи копії Висновку експерта № 251 від 23.08.2023 належної якості.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2025 у справі № 910/16093/18 задоволено клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про долучення висновку експерта до матеріалів справи; долучено до матеріалів справи № 910/16093/18 копію висновку експерта № 251 від 23.08.2023 належної якості.

Явка представників учасників справи

15.01.2025 у судове засідання з`явилися представники KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», ТОВ «Фармекс Груп», ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» у судове засідання 15.01.2025 не з`явилося; про час, місце та дату судового засідання повідомлялося завчасно та належним чином; про причини нез`явлення суд не повідомило.
Згідно з ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
Попри те, що конституційне право на суд є правом, його реалізація покладає на учасників справи певні обов`язки. Практика Європейського суду з прав людини визначає, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Як зазначено у рішенні цього суду у справі «Пономарьов проти України» від 03.04.2008, сторони мають вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.
В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків, має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.
Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі «Смірнова проти України»).
Розумність строків розгляду справи повинна визначатися з огляду на конкретні обставини справи з урахуванням критеріїв, сформованих у практиці Суду, зокрема складності справи, поведінки сторін та відповідних державних органів (рішення Європейського суду з прав людини від 29.05.2008 «Якименко проти України»; рішення Європейського суду з прав людини від 21.12.2006 «Мороз та інші проти України» та інші).
Таким чином, враховуючи наявність у матеріалах справи доказів повідомлення учасників справи про час, місце та дату судового засідання, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги по суті за участю представників KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», ТОВ «Фармекс Груп», ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Позиції учасників справи

У судовому засіданні 15.01.2025 представники ТОВ «Фармекс Груп», ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» просили задовольнити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», а оскаржувані рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18  та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18- скасувати.
Представник KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» заперечував проти доводів апеляційної скарги та просив залишити її без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18  та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у даній справі - без змін.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції

Із матеріалів справи вбачається, що KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», є юридичною особою, створеною за законодавством Латвійської Республіки, що підтверджується довідкою № 7-3-58567 від 10.04.2018 про державну реєстрацію АТ «КАЛЦЕКС» та Статутом вказаного акціонерного товариства.
Як зазначалось вище, KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» звернулось до господарського суду з даними позовними вимоги до відповідачів про: - визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником яких є відповідач-1; - зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 року на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m2009 11119), Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
Судом встановлено, що обґрунтовуючи звернення з цим позовом до суду позивач зазначив про таке:
- АТ «КАЛЦЕКС» є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії, що підтверджується наявністю Сертифіката належної виробничої практики (GМР) та реєстрацією продукції в ряді європейських країн;
- ще у 2016 році АТ «КАЛЦЕКС» отримало в Україні Реєстраційне посвідчення № UA/15324/01/01 на лікарський засіб «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл»    (рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджено    Наказом МОЗ України від 28.07.2016 року №787);
- 28.07.2016 МОЗ України була затверджена Інструкція для медичного застосування лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін`єкцій»;    
- лікарський засіб «Promedols 20 мг/мл розчин для ін`єкцій» є зареєстрованим у передбаченому законодавством Латвії порядку, що підтверджується Свідоцтвом № 96-0192 про реєстрацію лікарського засобу від 24.03.2016 року;
- лікарський засіб «Promedols 20 мг/мл розчин для ін`єкцій»    є зареєстрованим у багатьох інших країнах, а саме: Латвія - 06.06.1996 року, Грузія - 26.11.2013 року, Вірменія - 05.08.2014 року, Молдавія - 20.03.2015 року, Азербайджан - 05.10.2012 року, Киргизія - 18.01.2017 року, Узбекистан - 11.04.2017 року;
- АТ «КАЛЦЕКС» також є власником таких відомих знаків для товарів і послуг, як: «КАЛЦЕКС» (міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП;
«ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» («PROMEDOL KALCEKS») (міжнародна реєстрація № 1320345 від 20.06.2016 для товарів 1 та 5 класу МКТП.
Як вбачається з матеріалів справи, знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» зареєстрований за Свідоцтвом України № 129188 для наступних товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби
Власником Свідоцтва України № 129188 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» є ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ`Я» (відповідач-1), заявка № m200911119 подана 04.09.2009, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 27.09.2010, Бюл. № 18. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 129188.
Знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» зареєстрований за Свідоцтвом України № 227836 для наступних товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.
Власником Свідоцтва України № 227836 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» є ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ`Я» (відповідач-1), заявка № m201624211 подана 02.11.2016, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 12.06.2017, Бюл. № 11. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 227836.
В даному випадку, предметом позову є вимоги позивача до відповідачів про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії, оскільки свідоцтва України № 129188 та № 227836 на торгівельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» підлягають визнанню недійсними повністю через невідповідність торгівельних марок умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», враховуючи те, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» є загальновживаними позначеннями певного виду.
За наслідками розгляду вищевказаної позовної заяви, місцевим господарським судом постановлено судове рішення, яке наразі оскаржується в апеляційному порядку. 

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови

Відповідно до  ст. 269 ГПК України  суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Північний апеляційний господарський суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши думку представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини даної господарської справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права при прийнятті судового рішення, дійшов висновку про те, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
  Відповідно до абзацу 5 пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
За змістом абз. 2, 3, 6 та 8 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.
Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака;
Згідно з пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Частиною 1 ст. 499 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
За змістом ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновків експертів.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч.1 ст.74 ГПК України).
В силу ст. 98 ГПК України:
1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.
2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.
5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.
6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).
Так, як зазначено вище, 06.09.2023 ухвалою Північного апеляційного господарського суду у даній справі № 910/16093/18, клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено частково; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України) задоволено частково; призначено у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд.    10); попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України); на вирішення експерта поставлено наступні питання:
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?
- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №    201624211?
- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №    201624211?
- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №         129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?
- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?;К матеріали справи № 910/16093/18 направлено Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-А).
Згідно із висновком експерта від 14.10.2024 № СЕ-19-23/56945-ІВ, який надійшов 01.11.2024 до Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, встановлено, щодо питань :
1.          Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що   охороняється як знак для товарів  і  послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України №129188, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №200911119. 
2.          Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що ПРОМЕДОЛ охороняється як знак для товарів і послуг PROMEDOL за свідоцтвом України № 27836, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m 201624211. 
                      ПРОМЕДОЛ 
3. Знак для товарів і послуг PROMEDOL за свідоцтвом України № 227836, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № 201624211. 
4. Елементи «-3Н», які  входять до позначення, що  охороняється як знак для товарів  і  послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом  України № 129188, не є такими, що  набули  розрізняльну  здатність  внаслідок  їх  використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119. 
5. Знак для товарів  і  послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом  України № 129188 є таким, що  набув  розрізняльну  здатність, внаслідок  використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119.
Суд апеляційної інстанції, проаналізувавши висновок експерта від 14.10.2024 № СЕ-19-23/56945-ІВ, який складено кваліфікованим судовими експертами відповідно до вимог законодавства, вважає його повним, вичерпним, обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи.
При цьому, судові експерти Костянтин Ковальов, Людмила Черненко при складанні експертного висновку були попереджені про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків за ст. ст. 384, 385  Кримінального кодексу України.
Отже, зазначений висновок експерта від 14.10.2024 № СЕ-19-23/56945-ІВ складено за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, відтак визнано судом належним, допустимим, достовірним та вірогідним доказом у справі.
Таким чином, наведеним висновком підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 129188 та № 227836 на торгівельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL»  визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони.
Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.
Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Статтею 104 ГПК України встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими  статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Разом з тим, апеляційний господарський суд критично сприймає висновок експерта № 251 від 23.08.2023, складений судовим експертом                   Жилою Б.В. за зверненням Адвокатського об`єднання «Юридична Фірма «Ілляшев та Партнери» в інтересах KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», який містить висновки що:
1. Станом на 07.05.2018 - дату подания заявки № m 201810770, позначения «Промедол», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України № 278236 від 10.07.2020, було загальновживаним як позначення товарів певного виду. 
2. Станом на 07.05.2018 - дату подання заявки № m 201810743, позначения «Promedol», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України № 278234 від 10.07.2020, було загальновживаним як позначення товарів певного виду.
Так, апеляційний господарський суд вважає, що висновок експерта              № 251 від 23.08.2023, складений судовим експертом Жилою Б.В. суперечить наявному у справі висновку експерта від 14.10.2024 № СЕ-19-23/56945-ІВ, який проведення експертами у сфері інтелектуальної власності на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2023  у даній справі про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, якою зокрема було частково задоволені як клопотання позивача - KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», так  і   клопотання відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» щодо призначення відповідної повторної експертизи у цій справі, цей висновку експерта від 14.10.2024 № СЕ-19-23/56945-ІВ  визнано судом такими, що складені з дотриманням норм процесуального законодавства та відповідає іншим наявним у справі доказам у справі.
За таких обставин, коли належними та допустимими доказами підтверджено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» не є загальновживаними позначеннями певного виду, апеляційний господарський суд дійшов висновку  про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 129188 від 27.09.2010 і № 227836 від 12.06.2017 та відсутність порушень відповідачами приписів ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також прав та законних інтересів позивача, зворотного належними доказами не доведено, а тому позовні вимоги  задоволенню не підлягають.
Враховуючи наведене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» слід задовольнити,  рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18  та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 скасувати, прийнявши нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову у зв`язку з недоведеністю заявлених позовних вимог, належними доказами. 
В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Крім того, відповідно до  ст. 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»  суди застосовують при розгляді справ  Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод  та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хаджинастасиу проти Греції», національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Кузнєцов та інші проти російської федерації» зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи «Серявін та інші проти України», «Проніна проти України»).
Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Трофимчук проти України» зазначив, що, хоча п. 1  ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги

Відповідно до п. 2 ч. 1  ст. 275 ГПК України  суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.
За змістом положень  ст. 277 ГПК України  підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є нез`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
Враховуючи вищевикладене, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку, що оскаржуване рішення прийнято з порушеннями норм права при неповному з`ясуванні судом обставин, що мають значення для справи, доводи скаржника, які викладені в апеляційній скарзі щодо порушення судом норм матеріального та процесуального права знайшли своє підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку, а відтак, наявні правові підстави для її задоволення.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 255, 267-270, 273, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» задовольнити.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18  та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18- скасувати та прийняти  нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.
 3. Справу № 910/16093/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України та ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повний текст постанови складено та підписано 11.02.2025.

Головуючий суддя                                                            Б.В. Отрюх 

Судді                                                                                В.В. Шапран

                                                                                О.М. Остапенко