ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА _01054, _м.Київ, _вул.Б.Хмельницького,44-В, _тел. _(044) _334-68-95, _E-mail: _inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА
м. Київ
10.12.2024 | Справа №  910/4433/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт";
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" (відповідач 1);
Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 2);
про визнання недійсним патенту України на корисну модель.
                                                                                                                Суддя Мандриченко О. В. 
Секретар судового засідання Рябий І. П.
Представники:
Від позивача: Кабанець К. С., адвокат, ордер серії АА № 1416696 від 04.03.2024;
Від відповідача 1: Григорчук І. О, адвокат, ордер серії АІ № 1601317 від 02.05.2024;
Від відповідача 2: не з`явилися.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" (далі також - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом, в якому просить суд:
- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7" (далі також - відповідач 1), від дати публікації відомостей про його видачу;
- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести запис стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" до Державного реєстру патентів України та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним патенту України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2024 відкрито провадження у справі № 910/4433/24 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.
12.06.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" подало до суду клопотання про уточнення позовних вимог, в якій виклало свої позовні вимоги в наступні йредакції:
- визнати повністю недійсним патент України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", від дати публікації відомостей про його видачу;
- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести запис стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" до Державного реєстру України корисних моделей та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним патенту України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Вказана заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" була прийнята судом, а розгляд справи здійснюються з її врахуванням.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2024, зокрема, частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення у справі № 910/4433/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а також зупинено провадження у справі на час проведення експертизи та отримання висновку експерта.
26.08.2024 до суду з Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 535/1/24 від 09.08.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також матеріали судової справи № 910/4433/24.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2024 поновлено провадження у справі № 910/4433/24, а підготовче засідання призначено на 17.09.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2024 викликано у підготовче засідання, призначене на 08.10.2024, судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фою Оксану Анатоліївну (свідоцтво № 222-24/Д від 23.04.2024, видане за рішенням Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції Україн?и № 4 від 23.04.2024; адреса: 01133, б-р Лесі Українки, 26) та Чабанець Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 186-21/Д від 15.07.2021, видане за рішенням Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції Україн?и № 13 від 15.07.2021, продовжене рішенням Кваліфікаційна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції Україн?и від 01.08.2024 № 6; адреса: 01133, б-р Лесі Українки, 26), для роз`яснення висновку експертів № 535/1/24 від 09.08.2024 і надання відповідей на питання суду та учасників справи щодо зазначеного висновку.
У підготовчому засіданні 08.10.2024 судові експерти Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фоя Оксана Анатоліївна та Чабанець Тетяна Миколаївна надали відповіді щодо висновку експертів № 535/1/24 від 09.08.2024.
04.11.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" подало до господарського суду клопотання про призначення повторної експертизи.
25.11.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" подало клопотання про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
У підготовчому засіданні 10.12.2024 судом розглядалися клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення у справі експертизи.
Предметом спору у справі № 910/4433/24 є визнання недійсним патенту України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беркана 7", від дати публікації відомостей про його видачу.
На думку позивача патент України на корисну модель НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" не відповідає такій умові потентоздатності, як "новизна".
Суд зазначає, що до предмета доказування у даній справі входить з`ясування питання чи відповідає корисна модель за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умові патентоздатності "новизна".
Позивачем до матеріалів справи долучено висновок експерта №186-01 від 10 квітня 2024 року, в якому судовим експертом Петренком С. А. зроблено висновок, що корисна модель за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" не відповідає умовам патентноздатності "новизна".
Як вказувалося судом, ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2024, зокрема, частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРКАНА 7" про призначення у справі № 910/4433/24 експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
26.08.2024 до суду з Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 535/1/24 від 09.08.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також матеріали судової справи № 910/4433/24.
Тобто, в матеріалах справи наявні два висновки експертів:
- висновок експерта №186-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання в судочинстві 10.04.2024 судовим експертом Петренко С.А.;
- висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 535/1/24 від 09.08.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, виконаний судовими експертами Т. Чабанець, О. Фоя.
При цьому, вказані суперечать один одному.
В свою чергу, позивач не погоджується з висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 535/1/24 від 09.08.2024 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності та вважає за необхідне звернутися до суду із заявою про проведення нової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Відповідач також не погоджується з висновком експерта Петренко С.А., оскільки такий висновок, на його думку, є неповним, корисні моделі, які надані на дослідження експерту не є тотожними та ідентичними, а експертом не було досліджено всіх ознак корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", враховуючи не лише незалежний пункт формули, але й опис до патенту на корисну модель. У висновку експерта досліджено лише незалежний пункт формули корисної моделі, проте не враховано залежні пункти формули, які доповнюють та розкривають незалежний пункт формули корисної моделі.
А відтак, на думку відповідача 1, для всебічного, об`єктивного та неупередженого розгляду справи та для того, щоб остаточно з`ясувати питання патентоздатності корисної моделі за патентом НОМЕР_1 виникла необхідність призначити повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності.
Таким чином, учасниками судового процесу поставлений під сумнів як висновок експерта №186-01 від 10.04.2024 так і висновок експертів № 535/1/24 від 09.08.2024.
Відповідно до чинного законодавства України, суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін. 
Відповідно до ч. 2-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
Частиною 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України визначено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.
Відповідно до ч. 4 п. 1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
Так, за приписами ч. 1-3  ст. 10 Закону України "Про судову експертизу", судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.
Згідно з п. 7 постанови  Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.
З огляду на наведене, з`ясувавши обставини й дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для об`єктивного та правильного вирішення спору необхідним є призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої, з врахуванням ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (адреса місцезнаходження: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, адреса для листування: вул. Велика Кільцева, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський р-н, Київська обл., 08130).
За змістом п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012  "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.
Наразі, за висновками суду, саме Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт" є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи. 
Як визначено п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд може заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.
Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.
Керуючись ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу  України, Господарський суд міста Києва,         
У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/4433/24 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (адреса місцезнаходження: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, адреса для листування: вул. Велика Кільцева, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський р-н, Київська обл., 08130).
2. На вирішення експерта поставити наступне запитання:
- Чи відповідає корисна модель за патентом України НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/4433/24? 
3. Для проведення експертизи матеріали справи №910/4433/24 надіслати Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.
4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів, які будуть здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.
5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігнум Пласт".
6. Провадження у справі №910/4433/24 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 11.12.2024.

Суддя | О.В. Мандриченко