ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2024 року
м. Харків
справа №619/3487/23
провадження №22-ц/818/1869/24
Харківський апеляційний суд у складі:
Головуючого: Маміної О.В.
суддів: Мальованого Ю.М., Яцини В.Б.,
за участю секретаря: Сізонової О.О.
учасники справи:
позивач:  ОСОБА_1 ,
відповідачі: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції в місті Харкові цивільну справу за позовом  ОСОБА_1 до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,  ОСОБА_2 про визнання комбінованого позначення добре відомою маркою, зобов`язання вчинити певні дії та визнання недійсним свідоцтва на торгівельну маркуза апеляційною скаргою представника ОСОБА_1 – ОСОБА_3 на рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 20 лютого 2024 року, постановлене під головуванням судді Болибока Є.А., -
в с т а н о в и в:
У липні 2023 року  ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_2 про визнання комбінованого позначення добре відомою маркою, зобов`язання вчинити певні дії та визнання недійсним свідоцтва на торгівельну марку.
Рішенням Дергачівського районного суду Харківської області від 20 лютого 2024 року у задоволені позову відмовлено.
В апеляційній скарзі представник ОСОБА_1 – ОСОБА_3 просить скасувати рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог про визнання відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції визнати комбіноване позначення «SYMBOL» добре відомою торговельною маркою станом на 01.07.2019 року стосовно ОСОБА_1 щодо наступних товарів та послуг МКТП: Клас 35:«Розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів, в тому числі в закладах роздрібної торгівлі; розміщування в одному електронному середовищі, в тому числі з використанням комп`ютерних мереж або телебачення, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів.» та в частині зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання комбінованого позначення «SYMBOL» добре відомою торговельною маркою станом на 01.07.2019 року стосовно ОСОБА_1 щодо наступних товарів та послуг МКТП: Клас 35:«Розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів, в тому числі в закладах роздрібної торгівлі; розміщування в одному електронному середовищі, в тому числі з використанням комп`ютерних мереж або телебачення, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів.» скасувати та в цій частині ухвалити нове, яким позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити та визнати та визнати відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції визнати комбіноване позначення «SYMBOL» добре відомою торговельною маркою станом на 01.07.2019 року стосовно ОСОБА_1 щодо наступних товарів та послуг МКТП: Клас 35:«Розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів, в тому числі в закладах роздрібної торгівлі; розміщування в одному електронному середовищі, в тому числі з використанням комп`ютерних мереж або телебачення, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів.» та зобов`язати Державну організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання комбінованого позначення «SYMBOL» добре відомою торговельною маркою станом на 01.07.2019 року стосовно ОСОБА_1 щодо наступних товарів та послуг МКТП: Клас 35:«Розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів, в тому числі в закладах роздрібної торгівлі; розміщування в одному електронному середовищі, в тому числі з використанням комп`ютерних мереж або телебачення, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, одягу, взуття, наголовних уборів, ременю (вичиненої шкіри), штучного ременю і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів.» до Переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність.». В іншій частині рішення суду залишити без змін.
Посилається на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. протягом тривалого часу торговельна марка «SYMBOL» знаходиться на слуху та відома низці вимогливих споживачів сегменту лакшері одягу, взуття, наголовних уборів та аксесуарів в Україні, які купують елітні товари під всесвітньо відомими брендами в мережі офлайн і онлайн магазинів під торговельною маркою «SYMBOL». Започатківцем і власницею торговельної марки «SYMBOL» за свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 є ОСОБА_1 , яка у 2004 році відкрила перший магазин елітного одягу, хутра, взуття, аксесуарів під торговельною маркою «SYMBOL». Це відбулося у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 . З часом, відкрилося понад 23 магазина в містах мільйонниках України. В мультібрендових магазинах під торговельною маркою «SYMBOL» представлені елітні товари під такими всесвітньо відомими брендами, як Gucci, Valentino, Christian Dior, Tom Ford інші. Власниками магазинів є фізичні-особи підприємці які використовують торговельну марку «SYMBOL» на підставі невиключної ліцензії. Так, станом на 24 липня 2015 р. ринкова вартість майнових прав на торговельну марку «SYMBOL» становила 27 786 270 грн., що підтверджена відповідними затратами на просування, піар-акції, маркетингові кампанії торговельної марки «SYMBOL». Протягом липня 2015 р. по липень 2019 р. проводились активні маркетингові кампанії на радіо, журналах ELLE, DresseCode та інші. Створено онлайн магазин під доменом symbol.ua де дуже зручно надаються послуги з придбання речей відомих брендів онлайн в Україні. Крім того, мережа магазинів під торговельною маркою «SYMBOL» має власну газету SYMBOL NEWS, каталозі товарів під конкретні сезони продажів, дисконтну програму, різні промоакції. Рекламна кампанія торговельної марки «SYMBOL» побудована через призму красивого життя і належності до вищого кола осіб, які можуть дозволити собі одягатися та купувати елітні речі лакшері сегменту саме в Україні. Також, витратами на просування торговельної марки «SYMBOL» здійснюють і ліцензіати (власники магазинів мережі), як за правило це вивіски магазинів, оформлення фотозон і вітрин магазинів до свят, випуск поліграфічної продукції, зовнішня реклама, інше. Загалом протягом 2015 по 2019 р.р. на рекламну кампанію торговельної марки «SYMBOL» витрачено 177 338 882 грн. 18 копійок. Популярність торговельної мережі «SYMBOL» також можливо оцінити активністю відвідувачів і покупців лакшері товарів що підтверджені у Додатках до цього позову. Таким чином, підготовка і подання цього позову обумовлена необхідністю визнання торговельної марки добре відомою в Україні. ПО-ПЕРШЕ. У відповідності до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. У відповідності до ст. 25 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні. При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою. Фактор 1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства. У відповідності до п. 7. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 433 від 02.03.2021 р. (далі за текстом – Регламент Апеляційної палати) відомість торговельної марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості торговельної марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. У відповідності до Опитування споживачів щодо відомості торговельної марки «SYMBOL» в Україні ПП «Міжнародна маркетингова група» від 11.07.2023 р. торговельна марка «SYMBOL» відома для 99% респондентів. Фактор 2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки. У відповідності до п. 3. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати використання або будь-яке просування торговельної марки може підтверджуватися, зокрема, відомостями про: види маркування товарів і/або застосування торговельної марки при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання торговельної марки в рекламі; комерційне використання торговельної марки в мережі Інтернет; заходи щодо просування торговельної марки. Згідно п. 4. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати інтенсивність використання торговельної марки на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, щодо яких застосовується торговельна марка; перелік областей України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується торговельна марка; цінність (вартість) торговельної марки згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки торговельної марки визначається її власником). У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Пунктом 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. У відповідності ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов`язується вносити плату за використання об`єкта, якщо інше не встановлено договором. Використання торговельної марки «SYMBOL» здійснюється відповідними суб`єктами господарювання (ліцензіатами) на підставі відповідного ліцензійного договору з правовласником торговельної марки «SYMBOL». Використання торговельної марки «SYMBOL» за період з 01.07.2015 р. по 01.07.2019 р. здійснювалося наступними ліцензіатами (далі за текстом – Ліцензіати): ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 . Окрім цього факт використання вищевказаної торговельної марки підтверджується наступними документами, що надаються: договорами комісії, укладеними відповідними суб`єктами господарювання із Ліцензіатами; відповідними довідками Ліцензіатів щодо обсягів продажу товарів та кількості відвідувачів; Довідкою Позивача № 01/07-23 від 11.07.2023 р.; Довідкою ТОВ «Хостпро ЛАБ» №104 від 03.08.2020 р. та інформації з WHOIS відносно домену «symbol.ua»; Довідкою Позивача від 13.07.2023 р. разом з доданими документами (Додатки № 1 - № 86); іншими документами. Фактор 3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується. У відповідності до п. 6 Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати рекламування торговельної марки може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів і/або послуг у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу. Факт рекламування торговельної марки «SYMBOL» підтверджується наступними документами, що надаються: відповідними рекламними договорами, укладеними відповідними Ліцензіатами з відповідними суб`єктами господарювання; відповідними статтями в мережі Інтернет щодо просування вказаної торговельної марки; Звітом про рекламу торговельної марки «SYMBOL» за 2011 р. -2015 р.; Довідкою ОСОБА_1 № 0010 від 10.07.2023 р.; іншими документами. Фактор 4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною. У відповідності до Свідоцтва Республіки Беларусь № 64514 торговельна марка «SYMBOL» була зареєстрована на території Республіки Беларусь з 25.02.2019 р. Фактор 5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою. У відповідності до Звіту ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» від 24.07.2015 р. ринкова вартість майнових прав на торговельну марку «SYMBOL» складає 27 786 270,00 грн. Таким чином, торговельна марка «SYMBOL» відповідає вимогам ст. 25 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» та може бути визнана добре відомою згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції станом на 01.07.2019 р. 
У відзиві на апеляційну скаргу Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» просить залишити апеляційну скаргу без задоволення та судове рішення без змін.
У відзиві представник ОСОБА_2 - ОСОБА_27 просить апеляційну скаргу відхилити та судове рішення залишити без змін. 
Перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції, відповідно до вимог ст.367 ЦПК України - в межах доводів апеляційної скарги і вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Рішення суду в частині відмовлених позовних вимог щодо визнання недійсним Свідоцтво України № НОМЕР_2 щодо товарів та послуг 25, 35 класів МКТП, оскільки комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою комбінованою торговельною маркою «SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо товарів та послуг 25, 35 класів МКТП; визнання недійсним Свідоцтво України № НОМЕР_2 щодо усіх товарів та послуг оскільки комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельною маркою «SYMBOL», яка визнана добре відомою відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції станом на 01.07.2019 р.; стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 понесені витрати, пов`язані з проведенням експертного дослідження за Договором № 12/07 від 14.07.2023 р. в розмірі 30 398,26 грн.; стягнення з Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на користь ОСОБА_1 понесені витрати, пов`язані з проведенням маркетингових послуг за Договором № 25052023/2 від 25.05.2023 р. в розмірі 71 000,00 грн не оспорюється, тому судом апеляційної інстанції не переглядається.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що ОСОБА_1 не доведено належними та допустимими доказами вимоги щодо яких заявлений позов, тому відсутні правові підстави для його задоволення.
Такі висновки суду першої інстанції відповідають вимогам закону та фактичним обставинам справи.
Судом встановлено, що започатківцем і власницею торговельної марки «SYMBOL» за свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 є ОСОБА_1 , яка у 2004 році відкрила перший магазин елітного одягу, хутра, взуття, аксесуарів під торговельною маркою «SYMBOL». 
Використання торговельної марки «SYMBOL» за період з 01.07.2015 р. по 01.07.2019 р. здійснювалося наступними ліцензіатами (далі за текстом – Ліцензіати): ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 .
Факт використання вищевказаної торговельної марки підтверджується наступними документами, що надаються: договорами комісії, укладеними відповідними суб`єктами господарювання із Ліцензіатами; відповідними довідками Ліцензіатів щодо обсягів продажу товарів та кількості відвідувачів; Довідкою Позивача № 01/07-23 від 11.07.2023 р.; Довідкою ТОВ «Хостпро ЛАБ» №104 від 03.08.2020 р. та інформації з WHOIS відносно домену «symbol.ua»; Довідкою Позивача від 13.07.2023 р. разом з доданими документами (Додатки № 1 - № 86); іншими документами.
Факт рекламування торговельної марки «SYMBOL» підтверджується наступними документами, що надаються: відповідними рекламними договорами, укладеними відповідними Ліцензіатами з відповідними суб`єктами господарювання; відповідними статтями в мережі Інтернет щодо просування вказаної торговельної марки; Звітом про рекламу торговельної марки «SYMBOL» за 2011 р. -2015 р.; Довідкою ОСОБА_1 № 0010 від 10.07.2023 р.; іншими документами
У відповідності до Свідоцтва Республіки Беларусь № 64514 торговельна марка «SYMBOL» була зареєстрована на території Республіки Беларусь з 25.02.2019 р.
У відповідності до Звіту ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» від 24.07.2015 р. ринкова вартість майнових прав на торговельну марку «SYMBOL» складає 27 786 270,00 грн.
Як на підставу позовних вимог ОСОБА_1 посилалася на те, що протягом тривалого часу торговельна марка «SYMBOL» знаходиться на слуху та відома низці вимогливих споживачів сегменту лакшері одягу, взуття, наголовних уборів та аксесуарів в Україні, які купують елітні товари під всесвітньо відомими брендами в мережі офлайн і онлайн магазинів під торговельною маркою «SYMBOL». Започатківцем і власницею торговельної марки «SYMBOL» за свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 є ОСОБА_1 , яка у 2004 році відкрила перший магазин елітного одягу, хутра, взуття, аксесуарів під торговельною маркою «SYMBOL». Це відбулося у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 . З часом, відкрилося понад 23 магазина в містах мільйонниках України. В мультібрендових магазинах під торговельною маркою «SYMBOL» представлені елітні товари під такими всесвітньо відомими брендами, як Gucci, Valentino, Christian Dior, Tom Ford інші. Власниками магазинів є фізичні-особи підприємці які використовують торговельну марку «SYMBOL» на підставі невиключної ліцензії. Так, станом на 24 липня 2015 р. ринкова вартість майнових прав на торговельну марку «SYMBOL» становила 27 786 270 грн., що підтверджена відповідними затратами на просування, піар-акції, маркетингові кампанії торговельної марки «SYMBOL». Протягом липня 2015 р. по липень 2019 р. проводились активні маркетингові кампанії на радіо, журналах ELLE, DresseCode та інші. Створено онлайн магазин під доменом symbol.ua де дуже зручно надаються послуги з придбання речей відомих брендів онлайн в Україні. Крім того, мережа магазинів під торговельною маркою «SYMBOL» має власну газету SYMBOL NEWS, каталозі товарів під конкретні сезони продажів, дисконтну програму, різні промоакції. Рекламна кампанія торговельної марки «SYMBOL» побудована через призму красивого життя і належності до вищого кола осіб, які можуть дозволити собі одягатися та купувати елітні речі лакшері сегменту саме в Україні. Також, витратами на просування торговельної марки «SYMBOL» здійснюють і ліцензіати (власники магазинів мережі), як за правило це вивіски магазинів, оформлення фотозон і вітрин магазинів до свят, випуск поліграфічної продукції, зовнішня реклама, інше. Загалом протягом 2015 по 2019 р.р. на рекламну кампанію торговельної марки «SYMBOL» витрачено 177 338 882 грн. 18 копійок. Популярність торговельної мережі «SYMBOL» також можливо оцінити активністю відвідувачів і покупців лакшері товарів що підтверджені у Додатках до цього позову. Таким чином, підготовка і подання цього позову обумовлена необхідністю визнання торговельної марки добре відомою в Україні. ПО-ПЕРШЕ. У відповідності до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. У відповідності до ст. 25 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні. При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою. Фактор 1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства. У відповідності до п. 7. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 433 від 02.03.2021 р. (далі за текстом – Регламент Апеляційної палати) відомість торговельної марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості торговельної марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. У відповідності до Опитування споживачів щодо відомості торговельної марки «SYMBOL» в Україні ПП «Міжнародна маркетингова група» від 11.07.2023 р. торговельна марка «SYMBOL» відома для 99% респондентів. Фактор 2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки. У відповідності до п. 3. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати використання або будь-яке просування торговельної марки може підтверджуватися, зокрема, відомостями про: види маркування товарів і/або застосування торговельної марки при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання торговельної марки в рекламі; комерційне використання торговельної марки в мережі Інтернет; заходи щодо просування торговельної марки. Згідно п. 4. Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати інтенсивність використання торговельної марки на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, щодо яких застосовується торговельна марка; перелік областей України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується торговельна марка; цінність (вартість) торговельної марки згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки торговельної марки визначається її власником). У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Пунктом 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. У відповідності ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов`язується вносити плату за використання об`єкта, якщо інше не встановлено договором. Використання торговельної марки «SYMBOL» здійснюється відповідними суб`єктами господарювання (ліцензіатами) на підставі відповідного ліцензійного договору з правовласником торговельної марки «SYMBOL». Використання торговельної марки «SYMBOL» за період з 01.07.2015 р. по 01.07.2019 р. здійснювалося наступними ліцензіатами (далі за текстом – Ліцензіати): ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 . Окрім цього факт використання вищевказаної торговельної марки підтверджується наступними документами, що надаються: договорами комісії, укладеними відповідними суб`єктами господарювання із Ліцензіатами; відповідними довідками Ліцензіатів щодо обсягів продажу товарів та кількості відвідувачів; Довідкою Позивача № 01/07-23 від 11.07.2023 р.; Довідкою ТОВ «Хостпро ЛАБ» №104 від 03.08.2020 р. та інформації з WHOIS відносно домену «symbol.ua»; Довідкою Позивача від 13.07.2023 р. разом з доданими документами (Додатки № 1 - № 86); іншими документами. Фактор 3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується. У відповідності до п. 6 Розділу ІV Регламенту Апеляційної палати рекламування торговельної марки може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів і/або послуг у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу. Факт рекламування торговельної марки «SYMBOL» підтверджується наступними документами, що надаються: відповідними рекламними договорами, укладеними відповідними Ліцензіатами з відповідними суб`єктами господарювання; відповідними статтями в мережі Інтернет щодо просування вказаної торговельної марки; Звітом про рекламу торговельної марки «SYMBOL» за 2011 р. -2015 р.; Довідкою ОСОБА_1 № 0010 від 10.07.2023 р.; іншими документами. Фактор 4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною. У відповідності до Свідоцтва Республіки Беларусь № 64514 торговельна марка «SYMBOL» була зареєстрована на території Республіки Беларусь з 25.02.2019 р. Фактор 5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою. У відповідності до Звіту ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛІТ» від 24.07.2015 р. ринкова вартість майнових прав на торговельну марку «SYMBOL» складає 27 786 270,00 грн. Таким чином, торговельна марка «SYMBOL» відповідає вимогам ст. 25 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» та може бути визнана добре відомою згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції станом на 01.07.2019 р. ПО-ДРУГЕ. Правовласнику торговельної марки за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 стало відомо про реєстрацію комбінованої торговельної марки «ETHNO SYMBOL», яка була опублікована 13.01.2021 р. в Бюлетені № 2021/2. Комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» належить ОСОБА_2 , що засвідчується Свідоцтвом України на торговельну марку № 290178 (дата подання заявки – 05.03.2019 р.), зі строком дії до 05.03.2029 р. У відповідності до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці Документ сформований в системі позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою. Згідно ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника; комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Пунктом 4.3.2.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 р. (далі за текстом – Правила) передбачено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг; б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою; знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції (995_123); в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг; г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім`я особи, яка має право користування таким найменуванням; ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку. Пунктом 4.3.2.6. Правил передбачено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Згідно п. 11.1.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» № 91 від 07.04.2014 р. (далі за текстом – Методичні рекомендації») встановлені пунктом 3 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації знака передбачають урахування прав на знаки, які набуті в Україні іншими особами до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза заявленого позначення по суті, а також інших більш ранніх прав, що набуті третіми особами до цієї дати. Так, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції; фірмовими (комерційними) найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. У відповідності до п. 11.1.4. Методичних рекомендацій відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах. Згідно п. 11.1.5. Методичних рекомендацій позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Згідно п. 11.1.6. Методичних рекомендацій відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. В результаті порівняльного аналізу позначень, які зареєстровані в якості торговельних марок та засвідчуються Свідоцтвом України № НОМЕР_1 та Свідоцтвом України № НОМЕР_2 відповідно, вважаємо, що комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожою настільки, що її можна сплутати із комбінованою торговельною маркою «SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо товарів та послуг 25, 35 класів МКТП, виходячи із звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. У відповідності до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав знаки для товарів і послуг» Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Враховуючи зазначене, Свідоцтво України № НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним частково щодо товарів та послуг 25, 35 класів МКТП, оскільки комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою комбінованою торговельною маркою «SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо товарів та послуг 25, 35 класів МКТП. Окрім цього, Свідоцтво України № НОМЕР_2 підлягає визнанню недійсним повністю щодо усіх товарів та послуг МКТП, оскільки комбінована торговельна марка «ETHNO SYMBOL» за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожою настільки, що її можна сплутати із комбінованою торговельною маркою «SYMBOL», яка є добре відомою станом на 01.07.2017 р., та охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.
Щодо визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту, судова колегія зазначає наступне.
На час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-XII встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
Судова колегія зауважує, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення, а саме:
Визнання марки добре відомою Апеляційною палатою:
Наказом від 02.03.2021 року № 433 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі — Регламент. Регламент, зокрема, визначав порядок розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До набрання чинності Регламентом вказане питання регулювалось Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 року № 228 (далі — Порядок № 228).
Встановлена Регламентом процедура розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні передбачала такі особливості: до складу учасників розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні належать подавець заяви, його представники, секретар засідання, експерт, який підготував висновок експертизи і представляє Укрпатент (Національний орган інтелектуальної власності, НОІВ), експерт, який залучається колегією (у разі такого залучення), та інші особи, які беруть участь у розгляді у випадках, визначених цим Регламентом (п. 1 глави 4 розділу I Регламенту); повідомлення подавця заяви про місце, дату і час засідання (п. 11 глави 4 розділу IV Регламенту); ухвалення рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, резолютивна частина якого повинна також містити: дату, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні (у разі визнання її такою); прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) або повне найменування власника добре відомої торговельної марки в Україні; перелік товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, згрупованих за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (п. 3 розділу VII Регламенту).
Рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом Укрпатенту є обов`язковим для сторін, подавця заяви та Укрпатенту (п. 5 розділу VII Регламенту).
Обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується таким чином: торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Укрпатентом, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність». До Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, вносяться дані щодо: дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що торговельна марка стала добре відомою в Україні; дати, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні; імені (повного найменування), місця проживання (місцезнаходження) власника добре відомої торговельної марки в Україні; зображення торговельної марки; переліку товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні (п. 4 розділу IX Регламенту).
Цей процедурний механізм дозволяв надалі Укрпатенту ефективно не допускати реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки (або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою (абзаци третій та четвертий пункту 3 статті 6 Закону).
Отже, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні.
З огляду на це судова колегія доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.
Щодо визнання торговельної марки добре відомою судом, судова колегія зазначає наступне.
Визнання марки добре відомою судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.
Судова колегія звертає увагу на те, що відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави..
Стаття 3 ЦПК України передбачає, що цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
Отже, на час розгляду судом першої інстанції цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми цивільного судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.
Положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.
Звертаючись у цій справі з позовом для захисту прав на добре відому марку, про яке (право) стверджує Позивач, вона вказує на конкретне порушення цього права з боку Відповідача-2: належний знак для товарів і послуг «ETHNO SYMBOL» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 24 липня 2015 року торговельною маркою Позивача для ідентичних товарів, у зв`язку із чим спірне свідоцтво, на переконання Позивача, підлягає визнанню недійсним.
Отже, в цьому випадку Позивач юридично засновує свої вимоги на встановленому у частині першій статті 6bis Паризької конвенції обов`язку України «за клопотанням зацікавленої особи … визнавати недійсною реєстрацію … товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».
Ця норма Конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), про який просить Позивач і який за наведеним положенням Конвенції застосовується за умови, що знак (марка) Позивача «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим».
Тобто визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).
Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.
Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов`язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувані нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.
Судова колегія obiter dictum відзначає, що про обґрунтованість таких висновків свідчить також те, що у меморандумі «Охорона добре відомих знаків», підготовленому Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (документ WKM/CE/III/2 від 20.08.1997), виданому для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, Міжнародне бюро відзначило: «очевидним є те, що це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише inter partes; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» (п. 2.2).
Першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22.05.2003 № 850-IV встановлено: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (у редакції Закону від 21.07.2020 № 815-IX термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»).
Тобто ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.
Судова колегія окремо звертає увагу на відповідність викладених вище висновків положенням ЦК України стосовно прав на добре відому марку.
Так, згідно із частинами першою та третьою статті 494 ЦК України «Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Положення частини третьої цієї статті про те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, не слід розуміти як таке, що відповідно до неї визнання торговельної марки добре відомою є засобом набуття майнових прав на марку.
Стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.
Протилежне тлумачення, а саме що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.
Аналогічний підхід Велика Палата застосовує й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, – це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і НОІВ. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору.
Даний висновок узгоджується з постановою Великої Палати Верховного Суду від 17 квітня 2024 року у справа № 910/13988/20.
Щодо вимоги про зобов`язання УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені
Судова колегія звертає увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.
Отже, внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.
Закладений у положеннях частини четвертої статті 25 Закону № 3689-XII механізм інформування НОІВ про рішення про визнання марки добре відомою і внесення нею відомостей про таку марку до Переліку спрямований на забезпечення ефективності дії норми абзаців третього та четвертого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, згідно з яким не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.
З огляду на те, що набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.
У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.
Виходячи з вищевикладеного судова колегія приходить до висновку, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в оскаржуваній частині.
Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції в частині, що оскаржується, ухвалене з додержанням вимог матеріального та процесуального права.
Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують.
Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо надання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки з огляду на конкретні обставини справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).
Відповідно до ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Керуючись ст. ст. 367, 368, 369, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України суд, -
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 – ОСОБА_3 - залишити без задоволення.
Рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 20 лютого 2024 року в оскаржуваній частині – залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення у випадках, передбачених ст. 389 ЦПК України.
Головуючий:                                                                        О.В. Маміна
Судді:                                                                                        Ю.М. Мальований
                                                                                       В.Б. Яцина

Повне судове рішення складено 25 липня 2024 року.