ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року 
м. Київ

cправа №  922/3128/23 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Бенедисюка І. М. (головуючий), Колос І. Б., Малашенкової Т. М.  
за участю  секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - не з`явився, 
відповідача - Коваль А. М. (адвокат),
                        Сопільняк О. Ю. (адвокат),
розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді",
на рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 та
постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024,
на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 та
на додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024
у справі № 922/3128/23
за позовом     Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

ІСТОРІЯ СПРАВИ 

1.          Короткий зміст позовних вимог

1.1.          Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром", позивач) звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі - ТОВ "Три Ведмеді",відповідач) [з урахуванням заяви про зміну предмета позову]  про: 
- заборону ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на визнану рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан", зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку; заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням;
- заборону ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на зареєстровану, в тому числі, стосовно товару 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356, зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку, заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням.

1.2.          Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач здійснює неправомірне використання позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль" / "Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які є: 
-           1) схожими із зареєстрованими, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельними марками, які на праві власності належать ТОВ "Хладопром" (за Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356  та від 27.07.2020 № 279110) настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельними марками позивача;
-           2) імітацією, здатною викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/18843/15-ц від 19.11.2015 добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво"; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його до продажу, продаж, застосування зазначеного неправомірно використаного позначення в рекламі та в мережі Інтернет.

1.3.          Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 задоволено клопотання ТОВ "Три Ведмеді" про передачу справи за підсудністю; вирішено матеріали справи № 922/3128/23 передати за підсудністю на розгляд до Господарського суду міста Києва.

1.4.          Постановою Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2023 ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 скасовано, а справу №922/3128/23 направлено для продовження розгляду до Господарського суду Харківської області.

2.          Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1.          Господарський суд Харківської області рішенням від 07.03.2024 (суддя                   Трофімов І. В.), залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду  від 19.06.2024 (колегія суддів: Медуниця О. Є.,                     Істоміна О. А., Радіонова О. О.) у справі № 922/3128/23 позовні вимоги задовольнив.

2.2.          Судові рішення мотивовані тим, що відповідач неправомірно використовує позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль" / "Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які використовуються відповідачем на упаковці товару 30 класу МКТП "морозиво" "Три ведмеді Каштан ваніль" та "Три ведмеді Каштан шоколад", зокрема:  шляхом нанесення його на упаковку, в якій міститься товар; зберігання такого товару із нанесенням такого позначення з метою пропонування для продажу; пропонування його до продажу та застосування зазначеного позначення в рекламі, що призводить до порушення виключних прав позивача на використання торговельних марок останнього.

2.3.          Додатковим рішенням Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 у справі № 922/3128/23 задоволено заяву ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі. Стягнуто з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 138 000,00 грн, витрати пов`язані з проведенням експертизи в сумі 38 236,80 грн та 2 684,00 грн судового збору за подання ТОВ "Хладопром" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі № 922/3128/23.

2.4.          Східний апеляційний господарський суд постановою від 19.06.2024 апеляційну скаргу ТОВ "Три Ведмеді" задовольнив частково. Змінив додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та виклав резолютивну частину додаткового рішення у такій редакції: "Заяву ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі задовольнити частково. Стягнути з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 100 000,00 грн, витрати пов`язані з проведенням експертизи в сумі 38 236,80 грн та 2 684,00 грн судового збору за подання ТОВ "Хладопром" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі №922/3128/23. В іншій частині заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі відмовити". В іншій частині додаткове рішення Господарського суду Харківської області у справі № 922/3128/23 залишив без змін.

2.5.          Додатковою постановою Східного апеляційного господарського суду                  від 02.07.2024 ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 75 000,00 грн. В іншій частині заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу відмовлено.

3.          Короткий зміст вимог касаційних скарг

3.1.          ТОВ "Три Ведмеді", не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями звернулося до Верховного Суду із касаційними скаргами, в яких, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення судами норм процесуального права, просить:
-          скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у справі     № 922/3128/23;
-          скасувати додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 у справі     № 922/3128/23 та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат;
-          скасувати додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 у справі     № 922/3128/23 та прийняти нову, якою відмовити у задоволенні заяви позивача від 24.06.2024 про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу.

4.          АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1.          Доводи особи, яка подала касаційні скарги

4.1.1.          Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді"  на судові рішення ухвалені судом першої та апеляційної інстанції по суті спору подана на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з посиланням на пункт 6 частини першої статті 310 ГПК України і пункти 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.

4.1.2.          Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді" на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 подана на підставі пунктів 1, 3 частини другої статті 287 ГПК України.

4.1.3.          Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді" на додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 подана на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.
4.1.4.          Обґрунтовуючи наявність підстави касаційного оскарження судових рішень ухвалених по суті спору, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 № 910/13988/20 (щодо добре відомої торговельної марки) та у постановах Верховного Суду від 25.06.2020 у справі № 924/233/18, від 31.01.2018 у справі № 910/8763/17 (щодо встановлення судом конкретних форм та способів використання об`єкта інтелектуальної власності у справах про порушення прав на такі об`єкти), від 04.05.2023 у справі № 904/702/21 (щодо з`ясування та встановлення судом ключових, вагомих і визначальних питань у вирішенні такого спору). 

4.1.5.          З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287     ГПК України скаржник також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:

щодо питання застосування положень статті 108 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), зокрема:
-          у контексті наявності / відсутності у особи права на використання позначення у господарській діяльності, за умов, що така особа подала заявку на реєстрацію цього позначення у якості торговельної марки, і за яким є попередня відмова, однак така заявка перебуває на стадії оскарження в Апеляційній палаті?
-          та "чи є достатньою підставою для того, аби стверджувати про неможливість використання особою позначення, поданого такою особою на реєстрацію в якості торговельної марки, при наявності попередньої відмови у реєстрації"?

щодо питання застосування положень статті 16 Закону № 3689-XII, зокрема:
-          "до якої межі використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку, вважається використанням зареєстрованої торговельної марки"?
-          "чи перешкоджає подання на реєстрацію особою нового позначення в якості торговельної марки, використанню зареєстрованої торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами"?

щодо питання застосування положень статті 7 Закону № 3689-XII, зокрема: " щодо наявності / відсутності у особи - володільця прав на торговельну марку обов`язку здійснити реєстрацію нової, видозміненої торговельної марки, у разі видозміни торговельної марки та фірмового стилю компанії?"

щодо питання застосування положень статей 7, 16 Закону № 3689-XII та статті 1109 ЦК України, зокрема: "чи може факт подання однією із сторін ліцензійного договору заявки на реєстрацію іншого позначення (яке не є предметом ліцензійного договору) бути  свідченням автоматичного розірвання такого ліцензійного договору"? 

щодо питання застосування положень статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція), зокрема,  щодо використання окремих "елементів" зареєстрованих торговельних марок у аспекті того чи може вважатися таке використання,  використанням окремих позначень (елементів) та чи це відповідає використанню зареєстрованих торговельних марок "такими, як вони є" (принцип telle quelle) в порядку приписів статті 6 quinquies Паризької конвенції?
щодо питання застосування положень статті 18 ГПК України у аспекті таких питань:
-          "чи є обов`язковим врахування судом апеляційної інстанції при винесенні постанови врахування рішення суду, яке набрало законної сили на момент розгляду судом апеляційної інстанції і яким встановлено обставини, що є визначальними і ключовими для справи?
-          якщо є таке рішення суду, що вступило в законну силу, в якому встановлені обставини, які в силу частини четвертої статті 75 ГПК України не потребують доказування, то таке рішення має обов`язковий характер лише для справи, в якій воно прийняте, чи для усіх інших справ?
-          чи є обов`язковим для суду апеляційної інстанції врахування такого рішення?
-          чи розповсюджує таке рішення свою силу у часі лише перспективно чи й ретроспективно?
-          якщо ретроспективно, то лише у конкретній справі, чи й у всіх інших, провадження в яких ще триває"?

4.1.6.          Також скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, зокрема правила виключної підсудності, що передбачено пунктом 6 частини першої статті 310     ГПК України та підпадає під визначення випадку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 287 цього Кодексу.

4.1.7.          ТОВ "Три Ведмеді" також зазначає про те, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, необґрунтовано відхилили клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача - власника торговельних марок за свідоцтвами України № 121585 та № 121586, які використовує відповідач у своїй господарській діяльності на підставі ліцензійного договору.

4.1.8.          Крім того, підставою касаційного оскарження визначив пункт 4 частини третьої статті 310 ГПК України, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 287 цього Кодексу  та вказує про те, що суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно встановили правомірність переходу до позивача майнових прав на торговельну марку "Каштан", визнану добре відомою відносно Приватного акціонерного товариства "Хладопром", виключно на підставі витягу з ЄДРПОУ.

4.1.9.          На переконання скаржника, такий витяг є недопустимим доказом для встановлення обставин щодо прав позивача на добре відому торговельну марку "Каштан", у тому числі і наявність одного ідентифікаційного коду у різних юридичних осіб - Приватного акціонерного товариства "Хладопром" та ТОВ "Хладопром" також не підтверджує належність прав позивача на добре відому торговельну марку.

4.2.          Крім того відповідач вважає, що прийнятий судами та покладений в основу оскаржуваних судових рішень висновок експерта Жили Б.В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.07.2023 № 247 також є недопустимим доказом, оскільки складений та підготовлений з грубими порушеннями норм, які регламентують порядок проведення дослідження, норм матеріального права та методичних приписів.

4.2.1.          Із посиланням на положення статті 311 ГПК України ТОВ "Три Ведмеді" також зазначає, що суди першої та апеляційної інстанції у вирішенні цього спору грубо порушили норми процесуального права та неправильно застосували норми матеріального права, зокрема:
-          статті  261, 267 ЦК України у вирішенні питання щодо позовної давності;
-          статтю 16 Закону № 3689-XII та частину п`яту статті 236 ГПК України у вирішенні питання щодо використання позначень (торговельних марок) відповідачем; 
-          статті 161, 166 та 119 ГПК України у вирішенні питання про залишення без розгляду відповіді на відзив;
-          статті 86 та частини п`ятої статті 236 ГПК України у вирішенні питання надання оцінки обставинам реєстрації торговельних марок за заявками № m202002650 та №m202002654; 
-          статті 76-79, 56, 58 ГПК України у сукупності з неправильним застосуванням положень Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо надання оцінки висновкам експертів.
-          статті 76-79 ГПК України щодо надання оцінки соціологічного опитування;
-          статті 50 ГПК України у вирішенні питання щодо залучення третьої особи;
- статті 18, 75 ГПК України у вирішенні питання щодо наявності підстав для врахування висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі № 910/6518/19.

4.2.2.          У поданій касаційній скарзі на додаткове рішення суд першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції (прийняту за результатами перегляду додаткового рішення) скаржник зазначає про порушення судом першої інстанції положень частини шостої статті 233 ГПК України та вказує, що резолютивна частина рішення суду, яка наявна у матеріалах справи відрізняється від резолютивної частини рішення, проголошеної у судовому засіданні 21.02.2024. Зокрема, вказує, що при оголошенні вступної та резолютивної частини рішення прийнятого за результатами вирішення спору по суті судом не було зазначено про призначення до розгляду заяви позивача про відшкодування судових витрат, що підтверджується звукозаписом судового засідання. Питання відшкодування судових витрат взагалі не було предметом розгляду у жодному із судових засідань. Лише згодом, у процесі виготовлення повного тексту судового рішення, суд першої інстанції доповнив проголошену ним вступну та резолютивну частину рішення інформацією про призначення до розгляду питання відшкодування судових витрат за заявою, яка надійшла після його оголошення (26.02.2024), що призвело до порушення порядку вирішення, в тому числі призначення до розгляду, питання про відшкодування судових витрат.

4.2.3.          За вказаних обставин, скаржник зазначає, що суд першої інстанції мав би ухвалою суду вирішити питання про призначення судового засідання з розгляду заяви позивача (про вирішення питання про судові витрати), виконавши при цьому, вимоги ГПК України щодо викликів і повідомлень, у тому числі задля надання відповідачу, як учаснику процесу, розумного строку для реагування на відповідні процесуальні документи. Наведені порушення процесуальних норм судом першої інстанції призвели до ухвалення незаконного судового рішення, які суд апеляційної інстанції визнав недостатніми у розумінні положень статті 277 ГПК України обов`язковими підставами для скасування оскаржуваного додаткового рішення. 

4.2.4.          Відповідач вважає, що наведене вище свідчить про порушення судами першої та апеляційної інстанції принципу змагальності сторін, передбаченого у статті 13 ГПК України, внаслідок чого останній був фактично позбавлений можливості скористатися своїм правом на подання клопотання про зменшення судових витрат.

4.2.5.          У цьому аспекті скаржник вказує про неврахування судом апеляційної інстанції висновків Верховного Суду, які викладені у постановах від 21.12.2022 у справі № 204/4406/20, від 12.06.2024 у справі № 911/172/22 та від 16.01.2024  щодо порушення судами першої та апеляційної інстанції принципу законності, шляхом недотримання норм процесуального права (пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України).

4.2.6.           Також з посиланням на положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України вказує про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, зокрема, у вирішенні таких питань:
-          чи допускається відмінність тексту резолютивної частини судового рішення при складанні його повного тексту від проголошеного тексту резолютивної частини у судовому засіданні?
-          чи може суд вказати дату судового засідання для вирішення питання про судові витрати лише в тексті резолютивної частини судового рішення при складанні його повного тексту, водночас не оголосивши дату призначеного такого судового засідання сторонам при проголошенні вступної та резолютивної його частини у судовому засіданні?

4.2.7.          У касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції з посиланням на положення пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України зазначає, що суд апеляційної інстанції не врахував висновків Верховного Суду, які викладені у постанові від 19.03.2021 у справі № 922/3987/19 (у контексті недотримання судом апеляційної інстанції вимог частини першої статті 282 ГПК України) та у постановах  від 21.12.2022 у справі № 204/4406/20, від 12.01.2024 у справі № 911/172/22, від 16.01.2024 у справі № 910/78/23 (у контексті порушення судом апеляційної інстанції принципу законності, шляхом недотримання норм процесуального права).

4.2.8.          У цьому аспекті відповідач зазначає, що оскаржувана додаткова постанова суду апеляційної інстанції не містить належного мотивування та обґрунтування в частині визначення суми витрат позивача, які підлягають відшкодуванню, шляхом стягнення цієї суми з відповідача.

4.3.          Інші доводи учасників справи
4.3.1.          ТОВ "Хладопром" у відзивах на касаційні скарги заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційні скарги - без задоволення.

5.          Розгляд клопотань

5.1.          Від ТОВ "Хладопром" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке обґрунтовано неможливістю забезпечити присутність свого представника у судовому засіданні, внаслідок хвороби останнього.

5.2.          В судовому засіданні 20.08.2024 Верховний Суд протокольно ухвалив відмовити позивачу в задоволенні цього клопотання, з огляду на те, що явка представників учасників справи у судове засідання у суді касаційної інстанції обов`язковою не визнавалась, позиція позивача викладалася ним, зокрема у відзиві на касаційну скаргу, а матеріали справи є достатніми для перевірки правильності застосування судами попередніх інстанції норм матеріального та процесуального права. До того ж у клопотанні не наведено обставин неможливості заміни цього представника у судовому засіданні 20.08.2024 на інших осіб, уповноважених представляти інтереси позивача.

6.          СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Місцевий та апеляційний господарські суди у справі, зокрема, встановили таке.
6.1.          На підставі заявки від 22.02.1999 № 99020539, поданою відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2", 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН" (словесне, без надання захисту кольорам) та видано названому товариству свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356.

6.2.          Інформацію про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг "Каштан" опубліковано в офіційному бюлетені №3 від 16.04.2001.

6.3.          Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц визнано словесний знак для товарів і послуг "Каштан" добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства "Хладопром" відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" станом на 29.09.2000.

6.4.          У подальшому, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2016 внесено зміни в частині зміни організаційно-правової форми власника свідоцтва України № 19356, а саме, зазначено, що власником свідоцтва стало ТОВ "Хладопром".

6.5.          Звертаючись до суду з позовом ТОВ "Хладопром" вказує, що воно є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг "Каштан" від 16.04.2001 за №19356, зареєстрованого, зокрема, для товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельної марки "Каштан", а також власником торговельної марки "Каштан", визнаної добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" рішенням Солом`янського районного суду м .Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц.

6.6.          Позивач та його ліцензіати означені об`єкти права інтелектуальної власності використовують в господарській діяльності.

6.7.          За твердженнями позивача, у 2023 році ТОВ "Хладопром" зафіксовано факт неправомірного використання ТОВ "Три Ведмеді" позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль"/"Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, шляхом нанесення на упаковку товару 30 класу МКТП "морозиво", виробником якого є відповідач, без дозволу власника (позивача) на використання зазначеного позначення, що підтверджується фіскальним чеком від 13.06.2023 ФН 3000755578 на придбання морозива "Три Ведмеді Каштан Ваніль" та "Три Ведмеді Каштан Шоколад" у магазині "Продукти-122" (ТОВ "АТБ").

6.8.          Позивач стверджуючи, що використовувані ТОВ "Три Ведмеді" позначення є: 1) схожими із зареєстрованими, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельними марками, які на праві власності належать ТОВ "Хладопром" за свідоцтвами на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356  та від 27.07.2020 № 279110, настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельними марками позивача; 2) імітацією, здатною викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво", що призводить до порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "Каштан", визнану добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП "морозиво" на зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356 та від 27.07.2020 № 279110.

6.9.          Означене і стало підставою звернення до суду з цим позовом - про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

6.10.          Відповідач проти позову заперечує та вказує, що використовує у господарській діяльності позначення "Каштан Ваніль" / "Каштан Шоколад", зареєстровані як торговельні марки за свідоцтвами України № 121585 та № 121586 на підставі ліцензійного договору від 31.12.2016.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
7.          Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1.          Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.2.          Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

7.3.          У зв`язку з відпусткою судді Ємця А. А. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.08.2024, який наявний в матеріалах справи.

8.          Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1.          Спір у справі виник з приводу наявності/відсутності підстав для припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити певні дії.

8.2.          Предметом касаційного оскарження є рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги та постанова апеляційного господарського суду, якою це рішення залишено без змін, а також додаткові судові рішення судів першої та апеляційної інстанції, якими вирішено питання розподілу судових витрат.

8.3.          Дослідивши доводи касаційних скарг, зміст оскаржуваних судових рішень у їх контексті та матеріали справи, Суд виходить з такого.

8.4.          До майнових прав інтелектуальної власності стаття 424 ЦК України відносить, зокрема: право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

8.5.          З 15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2147-VІІІ "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (далі - Закон № 2147-VІІІ), яким ГПК України викладено в новій редакції.

8.6.          Положення статті 20 ГПК України в редакції, чинній на час звернення до суду з позовом у цій справі, передбачає, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси.

8.7.          Разом з тим, Вищий суд з питань інтелектуальної власності роботу не розпочав. При цьому згідно з пунктом 16 розділу ХІ Перехідних положень ГПК України відтерміновано початок дії вказаних положень, а саме регламентовано, що до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

8.8.          Питання, пов`язані з підвідомчістю і підсудністю справ господарським судам, унормовувалися розділом ІІІ ГПК України (статті 12-17, у редакції, яка діяла до 15.12.2017). Так, стаття 16 ГПК України (у редакції, яка діяла до 15.12.2017) визначала, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

8.9.          Отже, зміст статей 12-17 ГПК України (у редакції, яка діяла до 15.12.2017) дає підстави для висновку, що спори про порушення майнових прав інтелектуальної власності належить розглядати в порядку господарського судочинства. При цьому для розгляду таких справ частиною четвертою статті 16 ГПК України встановлено виключну підсудність. Вказаною правовою нормою передбачено, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення, а справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

8.10.          Верховний Суд неодноразово зазначав про те, що виключна підсудність означає, що певні категорії справ не можуть розглядатись за загальними правилами підсудності, а також за правилами альтернативної підсудності.

8.11.          За таких обставин станом на день звернення до суду з цим позовом та станом на час розгляду цієї справи судами попередніх інстанцій розгляд справ у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності було віднесено до юрисдикції господарських судів, і такі справи розглядаються з урахуванням статті 16 ГПК України (у редакції, яка діяла до 15.12.2017) .

8.12.          Така правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 30.09.2021 у справі №916/1500/19 та від 06.09.2022 у cправі № 914/2390/21.

8.13.          Зі змісту позовних вимог та обставин, якими позивач їх обґрунтовує, убачається, що звернення ТОВ "Хладопром" до суду обумовлено необхідністю захисту його майнового права інтелектуальної власності - права використовувати знак для товарів і послуг "Каштан" від 16.04.2001 за №19356, зареєстрованого, зокрема, для товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельної марки "Каштан", а також торговельної марки "Каштан", визнаної добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" рішенням Солом`янського районного суду м .Києва від 19.11.2015 у справі  № 760/18843/15-ц, оскільки позивач будучи власником торговельної марки згоди на використання зазначеного позначення відповідачу не надавав.

8.14.          У цьому аспекті Суд зазначає, що заявивши вимоги до відповідача про заборону використання позначення "Каштан", шляхом заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку, заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням, позивач визначив особу, яка використовує спірне позначення та, на його думку, вчиняє порушення.

8.15.          У цьому випадку виключна підсудність за таким способом захисту, з точки зору місця вчинення порушення, безпосередньо прив`язана до визначеного позивачем порушника - відповідача у цьому спорі, який, на думку позивача, незаконно його використовує (нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку / зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу / пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу / продаж такого товару).

8.16.          Як вбачається з матеріалів справи, місцезнаходженням відповідача є м. Київ.

8.17.          Отже, розгляд даної справи за правилами територіальної юрисдикції має здійснюватися як судом першої інстанції - Господарським судом м. Києва, а не Господарським судом Харківської області, на що не звернув уваги суд апеляційної інстанції у вирішенні питання щодо неправильного застосування судом першої інстанції положень ГПК України у вирішенні клопотання ТОВ "Три Ведмеді" про передачу справи за підсудністю до Господарського суду м. Києва.

8.18.          Разом з тим, посилання позивача та судів першої і апеляційної інстанції на частину четверту статті 16 ГПК України "(в редакції від 06.11.1991 до 15.12.2017)", за якою справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення, у спірному випадку придбання товару у м. Харків, Судом не приймається, оскільки магазин "Продукти-122" торговельної мережі ТОВ "АТБ" та /або інші торгові точки (чи інші) заклади в м. Харкові, що здійснювали б продаж морозива "Три Ведмеді Каштан Ваніль" та "Три Ведмеді Каштан Шоколад", відповідачами в цьому спорі не визначалися.

8.19.          Таким чином, встановивши відсутність вимог позивача щодо юридичної особи, якій належить торговельна мережа магазинів (магазин "Продукти-122" - ТОВ "АТБ") у якому позивач придбав морозиво "Три Ведмеді Каштан Ваніль" та "Три Ведмеді Каштан Шоколад", тоді як Товариство (відповідач) згідно з даними ЄДРЮО зареєстроване у м. Києві, де, на думку позивача, відбувається порушення його прав інтелектуальної власності, у тому числі і за відсутності доказів того, що відповідне виробництво здійснюється відповідачем на території м. Харків та / або Харківської області, Господарський суд Харківської області розглянув справу з порушенням вимог щодо правил територіальної юрисдикції (підсудності), а суд апеляційної інстанції допущене місцевим судом порушення не усунув.

8.20.          Наведене свідчить, що судові рішення в даній справі ухвалені з порушенням територіальної юрисдикції.

8.21.          Верховний Суд, ураховуючи положення частини сьомої статті 301 ГПК України виходить з того, що Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.

8.22.          Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

8.23.          Відтак, беручи до уваги, що у даній справі відповідач ТОВ "Три Ведмеді" згідно з даними ЄДРЮО зареєстрований у м. Києві, де на думку позивача відбувається порушення його прав інтелектуальної власності, розгляд справи № 922/3128/22 відбувся з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), а суд апеляційної інстанції допущене місцевим судом порушення не усунув, у зв`язку з чим оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на розгляд до Господарського суду міста Києва за місцем вчинення порушення, який як суд першої інстанції, має вирішити процесуальні питання щодо відкриття провадження у справі.

8.24.          Таким чином доводи касаційної скарги в цій частині знайшли своє підтвердження.

8.25.          Інші доводи касаційної скарги по суті спору є передчасними та колегією суддів не розглядаються, оскільки під час касаційного провадження Верховним Судом встановлено допущені судами попередніх інстанцій порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

8.26.          Щодо касаційних скарг ТОВ "Три Ведмеді" на додаткове рішення, постанову суду апеляційної інстанції, яка ухвалена за результатами перегляду додаткового рішення суду першої інстанції та на додаткову постанову, Суд виходить з такого.

8.27.          З огляду на те, що за результатами розгляду касаційної скарги ТОВ "Три Ведмеді" рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 та постанова Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024, підлягають скасуванню передачею справи на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, додаткове рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції (ухвалена за результатами апеляційного перегляду додаткового рішення суду першої інстанції), а також додаткова постанова суду апеляційної інстанції також підлягають скасуванню. 

8.28.          Суд у вирішенні цього питання враховує, що додаткове рішення є невід`ємною частиною прийнятого по суті рішення суду і може бути оскаржено відповідно до статті 287 ГПК України (відповідний правовий висновок викладений у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.05.2020 у справі № 910/5410/19).

8.29.          Тобто, додаткове рішення не може існувати окремо від первісного (основного) рішення та у разі скасування рішення у справі ухвалене додаткове рішення втрачає силу. Аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.04.2018 у справі     № 923/631/15, від 23.01.2020 у справі № 910/20089/17, від 23.12.2021 у справі     № 925/81/21, від 09.02.2022 № 910/17345/20, від 06.04.2023 у справі                   № 910/18417/21.

8.30.          Отже, додаткове рішення є невід`ємною частиною рішення у справі і у випадку, якщо судом касаційної інстанції скасовано судові рішення з передачею справи на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції, то розподіл судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

8.31.          Оскільки суд касаційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваних судових рішень, то зважаючи на положення статей 129, 130, 244 ГПК України наявні підстави для скасування додаткового рішення, постанови суду апеляційної інстанції, яка ухвалена за результатами перегляду додаткового рішення суду першої інстанції та додаткової постанови зі справи, які у цьому випадку є додатковими до судових рішень, ухвалених по суті спору.

8.32.          З урахуванням мотивів, наведених у пунктах 7.4 - 7.30. цієї постанови, Верховний Суд відхиляє доводи ТОВ "Хладопром", викладені у відзиві на касаційну скаргу.

9.          Висновки за результатами розгляду касаційних скарг
9.1.          Доводи скаржника про порушення судами попередніх інстанції норм процесуального права при прийнятті оскаржуваних судових рішень за результатами перегляду справи в касаційному порядку знайшли своє часткове підтвердження з мотивів і міркувань, викладених у цій постанові.

9.2.          Згідно з пунктом 2 статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

9.3.          Пунктом 6 частини першої статті 310 ГПК України передбачено, що судові рішення підлягають обов`язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо судове рішення ухвалено з порушенням правил інстанційної або територіальної юрисдикції.

9.4.          Зважаючи на те, що розгляд справи відбувся з порушенням правил виключної підсудності, прийняті у справі судові рішення підлягають скасуванню, справа - передачі на розгляд до Господарського суду міста Києва (з мотивів, наведених у розділі 6 цієї постанови), а касаційні скарги ТОВ "Три Ведмеді" - частковому задоволенню.

10.          Судові витрати

10.1.          Враховуючи, що справа направляється на новий розгляд до суду першої інстанції, розподіл судових витрат, пов`язаних з розглядом справи в суді касаційної інстанції також має бути вирішений судом при ухваленні остаточного рішення по справі за результатом розгляду спору по суті, відповідно до вимог статті 129 ГПК України.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314, 315, 316, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1.          Касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" задовольнити частково.

2.          Рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024, постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 , додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 (ухвалену за результатами апеляційного перегляду додаткового рішення суду першої інстанції) та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 у справі № 922/3128/23 скасувати.

Справу № 922/3128/23  передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя                                                                                          І. Бенедисюк

Суддя                                                                                          І. Колос

Суддя                                                                                          Т. Малашенкова