ОКРЕМА ДУМКА
суддів Ткача І. В., Погрібного С. О., Ступак О. В., Ткачука О. С., Шевцової Н. В.
до постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23)
 
за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», позивач) до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрпатент, [правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», УКРНОІВІ], відповідач-1) та Акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - АТ «Лубнифарм», відповідач-2, скаржник) про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії.

Обставини справи
 
1.                 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до суду з позовом (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) до відповідачів, у якому просило: 
 
-                  визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» стосовно позивача;
 
-                  зобов`язати Укрпатент внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (далі - Бюлетень);
 
-                  визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є АТ «Лубнифарм», видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997 (далі також спірне Свідоцтво);
 
-                  зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
 
2.                 На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (далі - Закон № 3689-XII) підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача як таке, що станом на визначну дату відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. Поряд із цим позивач доводить, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів та послуг.
 
3.                 До того ж позивач переконує, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №  НОМЕР_1 , який належить АТ «Лубнифарм», є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, й таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє цей товар. Тому позивач уважає, що спірне Свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-ХІІ.
 
Встановлені обставини справи та короткий зміст судових рішень судів попередніх інстанцій
 
4.                 Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022, позов задовольнив:
 
-                  визнав позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» стосовно позивача;
 
-                  зобов`язав відповідача-1 внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
 
-                  визнав недійсним належне відповідачу-2 свідоцтво України №  НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП;
 
-                  зобов`язав відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України №  НОМЕР_1 , про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
 
5.                 Суд першої інстанції встановив, що позивач є власником зареєстрованих торговельних марок:
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України №  НОМЕР_2 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 25.10.2012;
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №  НОМЕР_3 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.09.2012;
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України №  НОМЕР_4 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України №  НОМЕР_5 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України №  НОМЕР_6 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 11.01.2010;
 
- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України №  НОМЕР_7 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.04.2009.
 
Та отримав реєстраційні посвідчення щодо лікарських засобів, а саме:
 
- № Т/96/205/1 щодо «ІНФОРМАЦІЯ_6», термін дії до 12.07.1997;
 
- № UA/3984/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_5», оформлене 06.11.2015, діє на всій території України до 04.11.2020;
 
- № UA/17370/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_7», оформлене 03.05.2019, термін дії на території України до 26.04.2024;
 
- № UA/6550/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_8», оформлене 03.05.2017, термін дії на території України необмежений
 
6.                 Господарський суду міста Києва встановив, що відповідач-2 є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №  НОМЕР_1 , зареєстрованої за заявкою на реєстрацію знака №  НОМЕР_8 поданою 24.02.1997, публікацію відомостей про видачу свідоцтво здійснено 15.02.2002.
 
7.                 Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов висновку, що тривале, безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування позивачем торговельної марки підтверджується поданими суду доказами, і такі обставини в їх сукупності свідчать про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». Зі свого боку, відповідач-2 не подав доказів, які б спростовували встановлені судом обставини та подані позивачем докази на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» стосовно позивача.
 
8.                 При визначенні того, чи набула вказана торговельна марка доброї відомості в України на визначену позивачем дату, суди попередніх інстанцій виходили з доведеності позивачем цього факту за такими факторами:
 
-                 тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується підтверджуються: статтею, розміщеною у «Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року»; виданнями «Регистр лекарственных средств россии» та «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (москва, Інфармхім 1994 року); листом Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (далі - ДП «Фармакопейний центр») від 04.02.2020 № 11/121-5; копіями газети «Еженедельник Атпека», випуски № 39(59), № 41(61), № 42(62), № 43(63), № 44(64), № 45(65) за жовтень 1996 року, № 46(66) за листопад 1996 року, № 47(67), № 48(68), № 49(69), № 50(70), № 51(71) за грудень 1996 року; звітом про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік; 
 
-                 ступінь відомості чи визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються: звітом по основній діяльності позивача за 1994 рік; аналізом результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік; звітом про основну діяльність 1996 рік та розшифровкою до форми 12-НТЗ за січень - грудень 1996 року; тимчасовою фармакопейною статтею від 30.05.1996; статтею, розміщеною у «Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року»; виданнями «Регистр лекарственных средств россии» та «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (москва, Інфармхім 1994 року); листом ДП «Фармакопейний центр» № 11/121-5 від 04.02.2020; звітом за результатами соціологічного опитування; аналітичною довідкою № 0920/01-11 від 01.09.2020; 
 
-                 цінність, що асоціюється з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», підтверджується звітами про продаж препаратів «ІНФОРМАЦІЯ_2».
 
9.                 Так, про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача суди попередніх інстанцій виснували на підставі аналізу не лише доказів, поданих позивачем на підтвердження суто факторів тривалості та обсягу використання торговельної марки, а й інших доказів, якими позивач підтверджував охороноздатність цієї торговельної марки за такими факторами, як: тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування; ступінь відомості чи визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються.
 
10.             Водночас суди попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях зазначили, що позивачем подано достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», а відповідачем-2, у свою чергу, не подано достатніх та більш вірогідних доказів на спростування встановлених вище обставини, ніж подані позивачем, на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» саме за ним.
 
11.             Враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння торговельних марок, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, суди попередніх інстанцій виходили з того, що спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом № 3689-XII.
 
12.             За висновком Агенції консалтингових послуг щодо можливої вартості знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, на підставі проведених розрахунків можлива ринкова вартість знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва позивача, розрахована з використанням дохідного підходу методу роялті та методу дисконтування грошового потоку станом на дату дослідження складає 212 000 грн без урахування суми ПДВ.
 
13.             Відповідно до соціологічного опитування 99 % респондентів та 100 % фармацевтів і провізорів знають торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2»; 74 % респондентів та 98 % фармацевтів і провізорів асоціюють торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з позивачем; і 64 % респондентів та 82 % фармацевтів і провізорів дізналися про цю торговельну марку до 01.01.1997.
 
Це соціологічне опитування проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум груп України» дослідницьким холдингом, який належить до міжнародної мережі Factum Group, що працює на ринку України з 2011 року. При проведенні дослідження застосовувався комплексний багаторівневий контроль якості даних із дотриманням професійних стандартів асоціації ESOMAR (Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу). Опитування проводилося на базі онлайн-панелі Opinion, загальна чисельність якої понад 350 000 респондентів.
 
14.             Суди попередніх інстанцій також виходили з того, що схожість наведених торговельних марок до ступеню змішування підтверджується листом споживачки ОСОБА_1 від 06.11.2019, яка повідомляла про помилкову купівлю нею ліків «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробництва відповідача-2 замість добре їй відомих ліків «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва повивача. 
 
15.             До того ж суд першої інстанції відхилив доводи відповідача-2 про те, що саме він першим почав використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробничій і господарській діяльності, та зазначив, що доводи відповідача-2 у цій частині містять різні дати першого використання ним позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України - 1986 рік та 1982 рік. 
 
16.             Проаналізувавши приписи Положення про товарні знаки, яке діяло з 1982 року до 18.09.1992, та Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92 (далі - Тимчасове положення № 479/92), суд першої інстанції визнав безпідставними твердження відповідача-2 про те, що станом на 1992 рік позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» належало йому, оскільки матеріали справи не містять доказів, які б підтверджували наявність у відповідача-2 виключного права на користування торговельною маркою.
 
17.             За висновком суду першої інстанції, надані АТ «Лубнифарм» документи, а саме акт впровадження раціоналізаторської пропозиції та листування щодо дозвільних документів на виробництво таблеток, не підтверджують самого факту виробництва, реалізації та просування препарату, маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2».
 
18.             Дослідивши зміст висновку судової експертки Андрєєвої А. В. від 30.09.2020 № 01-09/2020, суд першої інстанції виснував, що він підтверджує фактичне застосування позивачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у формі, яка відрізняється від добре відомої торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності торговельної марки, а також те, що оспорювана торговельна марка відповідача-2 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів.
 
19.             Суди попередніх інстанцій урахували висновок судової експертки Андрєєвої А. В. від 25.02.2021 № 02-12/2020, згідно з яким позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.1997 не було загальновживаним скороченням, терміном, символом як позначення товарів і послуг певного виду щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» та мало розпізнавальну здатність.
 
20.             Водночас суд першої інстанції не взяв до уваги висновок експерта Жили Б. Ю. № 204 від 20.01.2021, оскільки надання оцінки наявним у матеріалах справи доказам є обов`язком суду, який не може бути покладено на судового експерта. 
 
21.             Реагуючи на доводи відповідача-2 щодо відсутності розрізняльної здатності словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, суд першої інстанції зазначив, що матеріали справи не міститься жодних доказів, які б підтверджували використання такого позначення декількома різними виробниками ліків, а споживачі купували б такі ліки без конкретизації відповідного виробника. Одночасно суд першої інстанції вважав, що експерт не проаналізував жоден з наданих на дослідження документів з точки зору сприйняття українськими споживачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та розрізняльної здатності цього позначення.
 
22.             Суд першої інстанції визнав наданий позивачем звіт за результатами опитування щодо відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» серед покупців лікарських засобів, а також фармацевтів та провізорів, складений Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум Груп Україна» (далі - ТОВ «Фактум Груп Україна»), належним та допустимим доказом, що підтверджує обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх позовних вимог.
 
23.             Дослідивши зміст наданого відповідачем-2 звіту про соціологічне опитування Інституту розвитку міста Полтава, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що це опитування не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 (далі - Порядок № 228), ані щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування. 
 
24.             З огляду на викладене суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також зобов`язання відповідача-1 внести відповідні відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». 
 
25.             Також суд першої інстанції зазначив, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. Отже, на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстровану на ім`я відповідача-2, поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена пунктом 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ.
 
26.             За висновком суду першої інстанції, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №  НОМЕР_1 та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими настільки, що їх можна сплутати.
 
27.             Суд першої інстанції відхилив клопотання відповідача-2 про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки підставою для визнання недійсним спірного свідоцтва є визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою стосовно позивача, отже, і право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
 
28.             Залишаючи без задоволення апеляційну скаргу відповідача-2, а судове рішення суду першої інстанції - без змін, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що позивач подав достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що не спростовано відповідачем-2 достатніми та більш вірогідними доказами, ніж ті, що подані позивачем на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» саме за ним. З огляду на зазначене суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», а отже позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
 
29.             Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції в частині визнання недійсним спірного свідоцтва з огляду на те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки схожа з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», що їх можна сплутати.
 
30.             Крім того, суд апеляційної інстанції відхилив доводи відповідача-2 щодо пропуску позивачем позовної давності, оскільки права на добре відому торгову марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору, отже, вважаються порушеними із заявленої у позові дати.
 
Стислий зміст касаційної скарги
 
31.             Скаржник зазначає, що до спірних правовідносин мають застосовуватися норми права, що діяли станом на дату якої стосується спір (01.01.1997). У зв`язку із цим скаржник зазначає, що станом на 01.01.1997 законодавством України не визначався порядок визнання позначення добре відомою торговельною маркою, як не визначався і такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка. Тому, на переконання скаржника, використання схожого позначення не може вважатися використанням знаку та надавати особі прав інтелектуальної власності. При цьому, згідно з абзацам 3 частини другої статті 16 Закон № 3689-ХІІ (у редакції, чинній станом на 01.01.1997) передбачалося, що первинним доказам використання знака визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування. Проте, позивач, як уважає скаржник, не довів факт нанесення знаку в формі спірного позначення, натомість вказав, що використовував схоже позначення.
 
32.             Скаржник стверджує, що суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали оцінки зібраним у справі доказам, зокрема: висновку експерта Жили Б.В. № 204, висновку судового експерта Загребельного В. В. від 06.01.2021 № 19509, заявам свідків, індивідуальному пакуванню та зразку таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва відповідача-2, промисловій та статистичній звітності відповідача-2 за період з 1986 року до 1996 року включно, листу Державного архіву м. Києва від 11.01.2021 № 068/02-12/96, рішенню Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заявки № 94103498 (відмова в реєстрації знаку), звіту про соціологічне опитування, проведеному Інститутом розвитку міста Полтава.
 
33.             Скаржник уважає, що суди попередніх інстанцій встановили обставини на підставі недопустимих доказів, а саме висновку № 01-09/2020 та аналізу результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік. При цьому скаржник наполягає, що висновок 01-09/2020 здійснено щодо правових питань та є недостовірним з огляду на неналежність вихідних даних, а аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік не містить підпису уповноваженої особи та подано позивачем у копії.
 
34.             Скаржник також наполягає, що позовну заяву позивачем подано з пропуском позовної давності як за первісною так і за похідними вимогами. У цьому контексті скаржник звертає увагу, що позивачем визнано, що йому було відомо про факт видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» вже у 2000 році. Зважаючи на приписи статті 256 ЦК України, можливість судового захисту обмежена терміном у три роки, отже перша позовна вимога позивача про визнання торговельної марки добре відомою, на думку скаржника, теж підлягає правовому регулюванню і може бути реалізована протягом трьох років з моменту виникнення права. Оскільки позивач самостійно визначив дату виникнення права - 01.01.1997, строк позовної давності, як уважає скаржник, почав перебіг саме з цієї дати і на момент звернення до суду сплив, як за первісною, так і за похідними вимогами.
 
Стислий зміст постанови Великої Палати Верховного Суду
 
35.             Велика Палата Верховного Суду постановою від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20:
 
?                   касаційну скаргу АТ «Лубнифарм» задовольнила частково;
 
?                   постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 скасувала;
 
?                   у частині позовних вимог про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняла нове рішення, яким у позові в цій частині відмовила;
 
?                   у частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо всіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Реєстру на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
 
36.             Велика Палата Верховного Суду мотивувала постанову так.
 
37.             У пунктах 8.9-8.15 постанови Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі - Паризька конвенція, Конвенція) набула чинності для СРСР 26.04.1970. З 25.12.1991 Конвенція набула чинності для України.
 
38.             Положення частини першої статті 6 bis Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак.
 
39.             Велика Палата Верховного Суду відхилила посилання скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка (пункт 8.15).
 
40.             Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення (пункт 8.17).
 
41.             Так, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні (пункт 8.23).
 
42.             З огляду на це Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункт 8.24).
 
43.             Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати (пункт 8.25).
 
44.             Тобто визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема, шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва) (пункт 8.36).
 
45.             Велика Палата Верховного Суду виснувала, що вимога про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту, а тому відмовила у задоволенні цієї вимоги (пункт 8.49).
 
46.             Окремо Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (пункт 8.50).
 
47.             У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до переліку добре відомих в Україні торговельних марок не впливають на права учасників цивільного обігу, і цей за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до згаданого переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку (пункт 8.54).
 
48.             Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу, заявлену позивачем, вимогу про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва відповідача-2 похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою (пункт 8.56).
 
49.             Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва відповідача-2, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Реєстру щодо визнання недійсним свідоцтва України №  НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (пункт 8.57).
 
50.             Велика Палата висновує, що положення першого речення частини другої статті 6^bis Паризької конвенції у взаємозв`язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п`ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога (пункт 8.65).
 
51.             Велика Палата Верховного Суду, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, зазначила, що суди мали встановити, чи набув позивач це право і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.
 
52.             Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією, для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.
 
Підстави та мотиви для викладення окремої думки
 
53.             Відповідно до частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку.
 
54.             Щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 висловлюємо окрему думку, мотиви якої викладені нижче.
 
І. Правове регулювання відносин, пов`язаних з добре відомими торговельними марками
 
55.             Позивач звернувся до суду з позовом, в якому заявив вимогу щодо визнання належної йому торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку відповідача-2, що є імітацією добре відомої торговельної марки позивача. 
 
56.             Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі ? ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
 
57.             До прийняття ЦК України у законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміна «торговельна марка» використовувались терміни «товарний знак і знак обслуговування» (у Тимчасовому положенні № 479/92), а пізніше - «знак для товарів і послуг» (у Законі № 3689-XII).
 
58.             Відповідно до статті 1 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) знак для товарів і послуг - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
 
59.             Статтею 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) визначені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг. Правова охорона надається знаку, який не суперечить  суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина перша статті 5). Об`єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів (частина друга статті 5).
 
60.             Водночас у статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) законодавець встановив підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг.
 
61.             Зокрема, згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
 
62.             Абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
 
63.             Відповідно до статті 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції, яка набула чинності для України 25.12.1991, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
 
64.             Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції термін «загальновідомий знак» характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.
 
65.             У пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20?29.09.1999,наведено перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, а саме:
? ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства;
? тривалість, ступінь та географічний район використання знака;
? тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знака, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак;
? тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знака та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знака;
? матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами;
? цінність, притаманна цьому знаку.
 
66.             У пункті 2 статті 16 розділу 2 «Торговельні знаки» частини ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) зазначено, що стаття 6 bis Паризької конвенції застосовується mutatis mutandis. При визначенні, чи є торговий знак широко відомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідних верств населення про цей торговий знак, у тому числі знання на території відповідного члена, отримані в результаті просування торгового знаку.
 
67.             Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
68.             Статтею 3 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
69.             Відповідно, станом на 01.01.1997 захист добре відомої торговельної марки здійснювався на підставі Паризької конвенції та національного законодавства України.
 
70.             Паризька конвенція набула чинності для України 25.12.1991. Країни-учасниці Паризької конвенції зобов`язалися визнавати та здійснювати охорону загальновідомих знаків осіб, які користуються привілеями цієї Конвенції. Це означає, що охорона прав на добре відомі торговельні марки забезпечується автоматично на основі міжнародного договору.
 
71.             Надалі поняття «добре відома торговельна марка» також було імплементовано у законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Закон № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22.05.2003 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» (далі - Закон № 850-ІV), який доповнено його статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак».
 
72.             Так, пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-XII визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою (колегіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності для розгляду заперечень проти рішень цієї установи щодо набуття прав на об`єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом № 3689-XII - стаття 1 цього Закону) або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
 
73.             Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону № 3689-XII при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.
 
74.             Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВдо переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (абзац другий пункту 4 статті 25 Закону № 3689-XII).
 
75.             З наведеного вище слідує, що «загальновідомий товарний знак» (термін, який вживається у Паризькій конвенції) та «добре відома торговельна марка» (термін, який вживається у законодавстві України з питань інтелектуальної власності) мають аналогічні критерії для визначення (пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації; пункт другий статті 25 Закону № 3689-XII) та аналогічні механізми охорони (стаття 6 bis Паризької конвенції; абзац третій пункту 3 статті 6 та пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).
 
76.             Отже, терміни «загальновідомий товарний знак» та «добре відома торговельна марка» сутнісно є тотожними.
 
77.             У контексті наведеного потрібно звернути увагу на те, що пунктом 2 частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції, яка була чинною станом на 01.01.1997) передбачалося, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
 
78.             Водночас положення частини першої статті 6 bis Паризької конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак. Так, частина перша статті 6 bis Паризької конвенції залишає на розсуд законодавця можливість встановити для компетентного органу повноваження ex officio відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака. Натомість обов`язок здійснювати захист визначеними способами за клопотанням (позовом) зацікавленої особи прямо встановлений у цій нормі.
 
79.             Підсумовуючи потрібно зазначити, що чинне станом на 01.01.1997 (дату, з якої позивач просить визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні за ним) законодавство, зокрема Закон № 3689-ХІІ та Паризька конвенція, визначало, що наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання для товарів та послуг, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак. Аналогічного висновку Велика Палата Верховного Суду дійшла в постанові від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17 (пункт 7.12), постанові від 16.10.2018 у справі №910/18195/17 (пункт 4.13).
 
ІІ. Стосовно визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту
 
Розмежування визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом
 
80.             У пункті 8.17 постанови від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 Велика Палата Верховного Суду виснувала, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом мають різне юридичне значення.
 
81.             Із зазначеним висновком не погоджуємось.
 
82.             Зі змісту частини першої статті 6 bis Паризької конвенції, яка для України набула чинності 25.12.1991, слідує, що країни-учасниці зобов`язані визнавати та здійснювати охорону загальновідомих знаків осіб, які користуються привілеями цієї Конвенції. Це означає, що охорона прав на добре відомі торговельні марки забезпечується автоматично на основі міжнародного договору.
 
83.             Отже, положення частини першої статті 6 bis Паризької конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах, пов`язаних з добре відомими торговельними марками. 
 
84.             Водночас стаття 6 bis Паризької конвенції не містить визначення умов, за яких особа може звертатись до того чи іншого органу для визнання торговельної марки добре відомою. Визначення способів реалізації права особи на визнання торговельної марки добре відомою належить до сфери регулювання національного законодавства.
 
85.             Пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ (якщо не вказано зворотне, тут і далі - в редакції, чинній на момент подання позовної заяви) визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
 
86.             Зазначений припис закону визначає два альтернативні порядки визнання торговельної марки добре відомою - це випливає із вжиття законодавцем розділового сполучника «або».
 
87.             Академічний тлумачний словник української мови роз`яснює, що розділовий сполучник «або» вживається на означення того, що з ряду перелічуваних предметів (явищ і т. ін.) можливий тільки один, тобто підкреслює взаємовиключення перелічуваних предметів, явищ і таке інше.
 
88.             Граматичне (філологічне) тлумачення статті 25 Закону № 3689-ХІІ полягає у з`ясуванні дійсного змісту юридичної норми та дає підстави для висновку, що за допомогою розділового сполучника «або» перераховуються два варіанти визнання торговельної марки добре відомою, які можуть бути реалізовані через звернення в адміністративному порядку до Апеляційної палати або шляхом подання позову до суду.
 
89.             Вказане означає взаємовиключний (альтернативний) вибір з кількох елементів - «один з двох можливих», якими в цьому випадку є: 1) Апеляційна палата; 2) суд.
 
90.             Водночас пункт 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ не містить критеріїв розмежування випадків, коли особа повинна звертатись до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою, а коли - до суду.
 
91.             Оскільки законодавець не встановив критеріїв розмежування правовідносин, за яких особа повинна звертатись до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою, а за яких - до суду, то зацікавлена особа має право самостійно обирати, звернутись для визнання торговельної марки добре відомою до Апеляційної палати або до суду.
 
92.             Крім цього, згідно з пунктом 4 статті 25 Закону № 3689-ХІІ у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.
 
93.             Тобто вказані вище норми встановлюють однакові правові наслідки для добре відомих торговельних марок, визнаних такими Апеляційною палатою або судом.
 
94.             Варто зазначити, що перелік добре відомих в Україні торговельних марок інформує невизначене коло осіб щодо доброї відомості торгової марки.
 
95.             У пунктах 8.21, 8.22 згаданої постанови Велика Палата Верховного Суду зауважила, що обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується, зокрема, тим, що торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні. Зокрема, цей процедурний механізм дозволяє надалі Укрпатенту ефективно не допустити реєстрацію як торговельні марки позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою.
 
96.             Однак наведений Великою Палатою Верховного Суду процедурний механізм стосується не тільки Апеляційної палати. Торговельна марка, визнана добре відомою в Україні за рішенням суду, також вноситься до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні.
 
97.             Отже, зважаючи на викладенене, враховуючи зміст пункту 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ є підстави стверджувати, що в Україні законодавець чітко визначив два самостійні порядки визнання торговельної марки добре відомою: адміністративний (позасудовий), який реалізується через звернення до Апеляційної палати, та судовий, суть якого полягає в пред`явленні позову про визнання торговельної марки добре відомою. Право вибору між наведеними процедурами належить виключно особі, яка вважає себе власником торговельної марки, що містить ознаки добре відомої на території України.    
 
Стосовно набуття прав на добре відому торговельну марку, охорони та захисту прав власника добре відомої торговельної марки
 
98.             Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові акцентує увагу на тому, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункт 8.24). Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати (пункт 8.25).
 
99.             З таким висновком не погоджуємося. Затверджений наказом № 433 від 02.03.2021 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі - Регламент) встановлює певну процедуру розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. У контексті цієї процедури, зокрема, в пункті 5 розділу VII Регламенту зазначено, що рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом Укрпатенту є обов`язковим для сторін, подавця заяви та Укрпатенту, на що посилається Велика Палата Верховного Суду в пункті 8.20 постанови. Водночас наведені норми Регламенту не дають підстав для висновку, що рішення Апеляційної палати не може стосуватися або зачіпати права та інтереси інших осіб. Навпаки, за змістом  абзацу другого частини третьої статті 25 Закону № 3689-ХІІ будь-яка особа, яка вважає, що рішення Апеляційної палати стосується її прав чи інтересів, може оскаржити рішення Апеляційної палати в судовому порядку. Тому помилковим є здійснений Великою Палатою Верховного Суду умовивід про те, що рішення Апеляційної палати стосується лише відносин заявника з Укрпатентом.
 
100.        Крім того, у пункті 1 глави 4 розділу І Регламенту зазначено, що до складу учасників розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні належать також інші особи, які беруть участь у розгляді у випадках, визначених цим Регламентом. Тобто особа, яка вважає, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою зачіпає її права та інтереси, може взяти участь у процедурі розгляду, що здійснюється Апеляційною палатою.
 
101.        Як зазначалось вище, положення статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначають два окремі (судовий і позасудовий) порядки визнання торговельної марки добре відомою, а також встановлюють однаковий правовий наслідок для добре відомих торговельних марок незалежно від способу (порядку) визнання їх добре відомими.
 
102.        Жодних виключень чи застережень, які дозволяли б стверджувати про різне юридичне значення визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом, законодавство не містить.
 
103.        Як в адміністративному порядку визнання торговельної марки добре відомою, так і при вирішенні цього ж питання судом застосовуються ті самі критерії, визначені законодавством України та міжнародними актами, зокрема, частиною другою статті 25 Закону № 3689-ХІІ, пунктом «b» статті 2 Спільної рекомендації. Тому Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові безпідставно допустила звужене тлумачення повноважень Апеляційної палати при визнанні торговельної марки добре відомої та штучно розмежувала правові наслідки звернення особи з вимогою про визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному та судовому порядках.
 
104.        У цьому контексті потрібно акцентувати увагу на особливостях набуття прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку.
 
105.        В Україні існує реєстраційна система набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
 
106.        За загальним правилом умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація в Україні у встановленому законом порядку.
 
107.        Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
 
108.        Цій правовій нормі кореспондують приписи статті 5 Закону № 3689-XII, що визначає умови надання правової охорони торговельній марці. За змістом абзацу першого частини третьої цієї статті набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
 
109.        Отже, умовою визнання позначення об`єктом прав інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація у встановленому законом порядку.
 
110.        Як виняток із цього правила набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана у встановленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
111.         Статтею 6 bis Паризької конвенції встановлено, що добре відомі торговельні марки підлягають правовій охороні в усіх країнах-членах Паризького союзу без реєстрації прав на них. Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України та абзацу третього пункту 3 статті 5 Закону № 3689-ХІІ набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
112.         Водночас відповідно до частини першої статті 25 Закону № 3689-ХІІ охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Тобто документом, що засвідчує право інтелектуальної власності на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні, є відповідне рішення Апеляційної палати або суду.
 
113.         Отже, з викладеного вище слідує висновок: правова охорона торговельної марки здійснюється з моменту видачі свідоцтва, натомість правова охорона добре відомої торговельної марки здійснюється з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за рішенням Апеляційної палати або суду торговельну марку визнано добре відомою в Україні, їй надається така саме правова охорона, як і торговельним маркам, набуття права інтелектуальної власності на які засвідчено свідоцтвом.
 
114.         Правовий захист зазвичай пов`язується з державно-примусовою діяльністю щодо забезпечення виконання юридичного обов`язку та відновлення порушеного права. Зважаючи на викладене вище також не можна погодитись з висновком Великої Палати Верховного Суду про те, що визнання торговельної марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї (пункт 8.25 постанови), а рішення Апеляційної палати є інструментом охорони прав власника добре відомої торговельної марки (пункт 8.24 постанови). 
 
Щодо того, що визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes (тільки для сторін спору), а не erga omnes (для невизначеного кола осіб)
 
115.         Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону № 3689-ХІІ у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.
 
116.         Як автори окремої думки повторюємо, що вказана норма встановлює однаковий правовий наслідок для добре відомих торговельних марок, визнаних такими Апеляційною палатою або судом, - це набуття такими торговельними марками охороноздатності з огляду на їх внесення до переліку добре відомих в Україні торговельних марок і публікацію в Бюлетені.
 
117.         Відповідно до положень статті 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом. Обов`язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права чи інтереси.
 
118.         Отже, законна сила рішення суду означає наявність певних ознак, які характеризують його як акт правосуддя, який є кінцевим судовим актом, постановленим у формі процесуального документа, що завершує процесуальну діяльність суду з розгляду та вирішення відповідної справи.
 
119.         Так, у такій категорії справ судовим рішенням не покладаються на третіх осіб, які заявляють чи не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, а також на осіб, які не беруть участі у справі, будь-які матеріально-правові обов`язки, не встановлюються та не захищаються їхні права.
 
120.        Однак саме рішення Апеляційної палати або суду є підставою для внесення торговельної марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікації в Бюлетені.
 
121.         Наголошуємо, що перелік добре відомих в Україні торговельних марок є загальнодоступним та інформує невизначене коло осіб щодо доброї відомості торгової марки, а тому може слугувати інструментом для уникнення можливих правопорушень прав із боку третіх осіб.
 
122.         Тобто безпосереднімоб`єктом судового захисту у справах за позовами про визнання торговельної марки добре відомою є не лише захист прав власника такої торговельної марки, але й неперсоніфікований суспільний інтерес - потреба в дотриманні певних умов, необхідних для економічного, соціального добробуту споживачів, у яких добре відома торговельна марка асоціюється з високою якістю товарів і послуг, що також дозволяє їм реалізовувати певні суб`єктивні (приватні) права та інтереси.
 
123.         Наявність окремої позовної вимоги про визнання торговельної марки добре відомою у зазначеній категорії справ сама по собі не може впливати на значення судового рішення тільки для сторін спору або для невизначеного кола осіб. 
 
Щодо способу захисту
 
124.         У пункті 8.49 постанови Велика Палата Верховного Суду підсумувала, що вважає помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги. Велика Палата виснувала, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. 
 
125.         Вважаємо висловлені висновки хибними, зважаючи на таке.
 
126.         Як зазначалось вище, в Україні визнання торговельної марки добре відомою відбувається як в адміністративному, так і в судовому порядку.
 
127.         Під способами захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.
 
128.         У пункті 1 частини першої статті 16 ЦК України серед способів захисту порушеного права законодавець розрізняє таку загальну категорію спорів, як спори про визнання права.
 
129.         Положеннями статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою, зокрема, судом.
 
130.        Тобто саме ця норма як спеціальна норма матеріального права встановлює спосіб захисту (визнання торговельної марки добре відомою судом), про який просить позивач у цій справі.
 
131.         Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що особа, законний інтерес або право якої порушено, може скористатися способом захисту, який прямо передбачено нормою цивільного права.
 
132.         Тому, звертаючись до суду з позовом про визнання торговельної марки добре відомою, тобто у спосіб, безпосередньо передбачений нормами матеріального права, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» мало правомірні очікування на те, що така вимога буде розглянута та вирішена судом по суті.
 
133.         Натомість Велика Палата Верховного Суду в пункті 8.49 своєї постанови відійшла від усталеної судової практики щодо належності й ефективності такого способу захисту, як визнання торговельної марки добре відомою, яка формувалася ще з 25 грудня 1991 року, тобто з моменту ратифікації Україною Паризької конвенції.
 
134.         Як приклад розгляду такої категорії справ можна навести справу про визнання торговельної марки Макдональдс добре відомою в Україні станом на 05.12.1995 (постанова Вищого господарського суду України від 21.09.2004 у справі № 21/609). Не ставилась під сумнів можливість розгляду судами окремої вимоги позову про визнання торговельної марки добре відомою і касаційними судами у складі Верховного Суду (див., зокрема, постанови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 12.10.2022 у справі № 539/2612/21, від 02.07.2020 у справі № 760/23323/17, від 27.07.2022 у справі №522/10809/20, постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.03.2021 у справі № 910/14758/20 тощо).
 
135.         Більше того, у пункті 3 частини другої статті 20 ГПК України серед категорій справ, які підлягатимуть розгляду Вищим судом з питань інтелектуальної власності після його створення,  законодавець окремо вказав «справи про визнання торговельної марки добре відомою», що додатково вказує на можливість пред`явлення такої окремої вимоги позову.
 
136.         Як автори окремої думки переконані, що для відступу від усталеної судової практики (особливо в питанні способів захисту порушеного права) повинні існувати істотні передумови, які обов`язково мають зазначатися в постанові по суті спору.
 
137.         Водночас,  дійшовши висновку про те, що вимога про визнання торговельної марки добре відомою не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема вимога, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, Велика Палата Верховного Суду необхідність відступу від усталеного розуміння та правозастосування  судами положень статті 16 ЦК України та статті 25 Закону № 3689-ХІІ не мотивувала.
 
138.         Отже, сформульоване Великою Палатою Верховного Суду співвідношення процедур визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою та визнання торговельної марки добре відомою судом і надання цим процедурам різного юридичного значення, а також твердження про те, що визнання торговельної марки добре відомою не може бути окремою позовною вимогою, є такими, що не відповідають національному законодавству, а саме положенням пункту 1 частини першої статті 16 ЦК України та статті 25 Закону № 3689-ХІІ, які визначають визнання права (визнання торговельної марки добре відомою) серед способів захисту порушеного права.
 
ІІІ. Стосовно застосування позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою
 
139.         З огляду на те, що Велика Палата Верховного Суду виснувала, що вимога про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, питання щодо позовної давності за цією вимогою залишилось поза увагою суду.
 
140.        Із цього приводу вважаємо за необхідне зауважити таке.
 
141.         Згідно із частинами третьою та четвертою статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
 
142.         Для застосування позовної давності за заявою сторони у спорі суд має дослідити питання її перебігу окремо за кожною звернутою до цієї сторони позовною вимогою і залежно від установленого дійти висновку про те, чи спливла позовна давність до відповідних вимог (пункт 72 постанови Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі № 183/1617/16).
 
143.         Вимога про визнання торговельної марки добре відомою є одним зі способів судового захисту інтелектуальної власності, який полягає в отриманні рішення суду, що встановлює правовий статус позивача. У цьому випадку суд вирішує питання про те, які права мав позивач стосовно торговельної марки на певну, визначену ним дату, не вирішуючи, чи було порушено ці права.
 
144.         Згідно зі статтею 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
 
145.         Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
 
146.         Отже, для визначення моменту початку перебігу позовної давності необхідно встановити як об`єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа довідалася або повинна була довідатись про це порушення) чинники.
 
147.         Основна мета вимоги про визнання торговельної марки добре відомою полягає у встановленні відповідності цієї марки критеріям охороноздатності та доброї відомості на дату, визначену позивачем. 
 
148.         Тобто визнання торговельної марки добре відомою на певну (конкретну) дату є тим елементом способу захисту порушеного права, встановлення якого у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.
 
149.         У разі задоволення такої вимоги судом рішення про визнання торговельної марки добре відомою підтверджує її відповідність критеріям охороноздатності та доброї відомості, як наслідок, визнає права позивача на таку марку й гарантує її захист від незаконного використання чи імітації.
 
150.        Оскільки позови про визнання торговельної марки добре відомою пов`язані з визнанням існування права у минулому, то на ці позови не поширюються правила про позовну давність.
 
ІV. Стосовно вимоги зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені
 
151.         Згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-ХІІ (у редакції, чинній станом на дату звернення позивача до суду з цим позовом) у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.
 
152.         Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.
 
153.         Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» № 703-ІХ від 16.06.2020 (далі - Закон № 703-ІХ) внесено зміни, зокрема, до Закону № 3689-ХІІ, а саме визначено таке: у статті 1 абзаци другий і дванадцятий викласти в такій редакції: «Національний орган інтелектуальної власності - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях».
 
154.         Доповнено Закон № 3689-ХІІ статтею 2-1, частини перша та друга якої викладені так: «Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
155.         До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
?                   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
?                   видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;
?                   опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
?                   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
?                   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
?                   ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
?                   інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки».
 
156.         Згідно з пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 703-ІХ НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.
 
157.         Тобто саме на НОІВ покладено окремі владні повноваження з реалізації державної політики, зокрема, видача охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності, внесення відомостей до державних реєстрів, опублікування офіційних відомостей.
 
158.         Кабінет Міністрів України розпорядженням № 943-р від 28.10.2022 визначив, що Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції НОІВ.
 
159.         Отже, внесення відомостей про добре відомі торговельні марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікація про це в офіційному електронному бюлетені віднесено до виключних владних повноважень НОІВ, функції якого виконує Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
 
160.        Внесення відповідних відомостей до переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, має не лише інформативний характер, а й спрямовано на усунення правової невизначеності щодо обсягу прав володільців та користувачів добре відомою торговельною маркою, а також надає додатковий захист добре відомій торговельній марці від реєстрації та використання схожого до ступеня змішування знака, тобто можливості уникнення потенційного порушення прав на добре відому торговельну марку. 
 
161.         Особа після набуття виключних прав на добре відому торговельну марку, дбаючи про їх захист, може здійснювати моніторинг порушень після внесення відомостей до переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні, та комунікацію з імовірним правопорушником, що в сукупності представляє собою ефективний механізм захисту майнових прав на добре відому торговельну маркута сприяє як запобіганню правопорушення, так і ефективному захисту своїх прав після його здійснення.
 
162.         Така інформація необхідна також третім особам для того, щоб розуміти, зокрема, використання яких позначень буде порушувати права інших осіб, а також на які позначення і стосовно яких товарів та послуг можна набути майнові права інтелектуальної власності.
 
163.         Крім того, позивач звернувся до суду за захистом охоронюваного законом інтересу, що полягає у прагненні до внесення УКРНОІВІ позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, відповідної публікації в Бюлетені відповідно до приписів Закону № 3689-ХІІ та користування конкретним благом - правом інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, що є самостійним об`єктом захисту, які не суперечать загальноправовим засадам.
 
164.         Відтак те, що частина четверта статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначає інформаційний характер переліку добре відомих в Україні торговельних марок, який є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ, призвело до помилкових висновків, що внесення відомостей до такого переліку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку, а дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення таких відомостей не впливає на права учасників цивільного обігу. 
 
165.         Отже, вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні та зобов`язання Укрпатенту внести відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені, співвідносяться між собою як основна та похідна, які заявляються з метою ефективного захисту інтересів власника добре відомої торговельної марки, що відповідає принципу правової визначеності.
 
V. Стосовно вимоги визнати недійсним свідоцтво Товариства на знак
 
166.         За загальним правилом умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація в Україні у встановленому порядку.
 
167.         Як виняток із цього правила набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана у встановленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (частина третя статті 494 ЦК України, абзац третій пункту 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). 
 
168.         Разом з цим, документом, що засвідчує право інтелектуальної власності на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні, є відповідне рішення Апеляційної палати або суду (пункт 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ).
 
169.         Отже, законодавство України має певні особливості регулювання правовідносин, пов`язаних з набуттям та охороною прав на торговельні марки.
 
170.        На момент звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-ХІІ встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
 
171.         Водночас згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції добре відомі торговельні марки підлягають правовій охороні в усіх країнах-членах Паризького союзу без реєстрації прав на них, а відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України та абзацу третього пункту 3 статті 5 Закону № 3689-ХІІ набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
172.         Поряд з тим частиною другою статті 494 ЦК України передбачено, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
 
173.         Отже, хоча набуття права на визнання торговельної марки добре відомою в Україні не вимагає засвідчення свідоцтвом, однак з огляду на викладене слідує, що з дати, на яку рішенням Апеляційної палати або суду торговельну марку визнано добре відомою в Україні, їй надається така сама правова охорона, як і торговельним маркам, набуття права інтелектуальної власності на які засвідчено свідоцтвом.
 
174.         З наведеного можна дійти висновку, що для того щоб торговельна марка підлягала правовій охороні в розумінні наведених актів законодавства, вона повинна відповідати критеріям охороноздатності, оскільки тільки в такому разі можуть бути вжиті заходи захисту.
 
175.         Тобто торговельна марка може набути ознак відповідності критеріям охороноздатності не лише у разі засвідчення свідоцтвом набуття права інтелектуальної власності на неї, а й у випадку визнання її судом добре відомою.
 
176.         У разі визнання, зокрема, судом торговельної марки добре відомою обсяг правової охорони останньої визначатиметься положеннями статті 25 Закону № 3689-ХІІ та статті 6 bis Паризької конвенції.
 
177.         Визнання торговельної марки добре відомою є підставою для надання особі захисту, зокрема, шляхом визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є інша особа. 
 
178.         Як наслідок позивач у разі виявлення порушень його прав та/або інтересів зможе захистити їх, зокрема, через визнання у судовому порядку недійсним свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку, тобто така вимога є одним зі способів судового захисту інтелектуальної власності.
 
179.         Визначальним для визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку в контексті спірних правовідносин є встановлення її невідповідності критеріям охороноздатності як такої, що є тотожною або схожою настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема, торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
 
180.        Суди попередніх інстанцій на підставі дослідження та оцінки наданих доказів дійшли висновку, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки позивачем доведено відповідність цього позначення критеріям охороноздатності, отож це позначення підпадає під правову охорону.
 
181.         У розрізі вказаної вимоги зауважимо, що національне законодавство не містить переліку вимог, на які поширюється позовна давність.
 
182.         Натомість вимоги, на які позовна давність не поширюється, законодавчо закріплені (стаття 268 ЦК України).
 
183.         Отже, застосування судом позовної давності до заявлених у справі вимог є загальним правилом. Незастосування позовної давності до певної вимоги є виключенням, яке може бути обумовлене або прямою вказівкою закону, або особливостями правової природи заявленої вимоги тощо.
 
184.         Паризька конвенція у статті 6 bis встановлює мінімальний строк позовної давності для звернення з вимогою про визнання недійсним чи заборону конфліктуючої торговельної марки: для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.
 
185.         Варто зауважити, що Паризькою конвенцією визначено лише граничну межу мінімально допустимого періоду часу для звернення з вимогою про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку - щонайменше п`ять років від дати реєстрації знаку та взагалі не встановлено обмежень жодним кінцевим терміном.
 
186.         Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
 
187.         Частиною першою статті 258 ЦК України визначено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.
 
188.         Із системного аналізу положень Закону № 3689-ХІІ та ЦК України випливає, що положеннями національного законодавства не визначено строків позовної давності за вимогами про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку. Заразом зазначені вимоги також не є такими, на які позовна давність не поширюється, зокрема, в розумінні статті 268 ЦК України.
 
189.         Водночас у статті 6 bis Паризької конвенції передбачені спеціальні правила щодо встановлення позовної давності для таких вимог. Зокрема, встановлено, що мінімальним строком є п`ять років.
 
190.        Отже, до вимоги про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку встановлена позовна давність тривалістю у п`ять років (мінімальна допустима позовна давність для звернення з такою вимогою відповідно до частини другої статті 6 bis Паризької конвенції).
 
191.         Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно (частина третя статті 6 bis Паризької конвенції).
 
192.         Разом із цим потрібно відзначити, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.
 
193.         За обставин цієї справи датою виникнення права на захист потрібно вважати визнання торговельної марки добре відомою. Захист права на добре відому торговельну марку неможливий як такий до моменту набуття особою прав на добре відому торговельну марку. 
 
194.         Права на торговельну марку особа набуває з моменту видачі свідоцтва, а специфіка набуття прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку полягає в тому, що особа набуває права на такий об`єкт інтелектуальної власності з моменту визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
 
195.         Тобто до того моменту, як знак було визнано добре відомим відносно певної особи, така особа об`єктивно не може довідатись про порушення своїх прав. Початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. Такий підхід узгоджується з положеннями статті 261 ЦК України.
 
196.         Лише після набуття виключних прав на добре відому торговельну марку особа може вимагати визнання недійсним свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку, а тому вимога про визнання недійсним свідоцтва або заборону використання конфліктуючої торговельної марки в такому разі може бути пред`явлена не раніше виникнення суб`єктивного права, що підлягає судовому захисту.
 
197.         Підсумовуючи викладене, а також ураховуючи, що положення закону про правові наслідки спливу позовної давності застосовуються лише у випадку, коли буде доведено існування самого суб`єктивного права, що в цьому разі повинно пов`язуватися з визнанням судом у судовому рішенні торгової марки добре відомою, виснуємо, що строк позовної давності до такої вимоги не сплив, а тому позивачем не пропущено строк на звернення до суду із захистом порушених прав за такими спірними правовідносинами.
 
VІ. Стосовно порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи
 
198.         Згідно із частиною другою статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
 
199.         Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.
 
200.        За частиною другою статті 311 ГПК України порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.
 
201.        Доводи скаржника про залишення без оцінки висновку № 204, соціологічного дослідження Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (далі - КО «Інститут розвитку міста» ПМР) і рішення Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заяви № 94103498 не заслуговують на увагу, оскільки ці документи визнано судами попередніх інстанцій неналежними доказами з наведенням відповідного мотивування.
 
202.        Твердження скаржника про відсутність дослідження та надання оцінки в рішеннях судів попередніх інстанцій висновку судового експерта Загребельного В. В. від 06.01.2021 № 19509, заявам свідків не можуть бути підставою для задоволення вимог касаційної скарги.
 
203.        Зазначені заяви свідків стосуються питання обсягу продажу відповідачем-2 препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1». Суди попередніх інстанцій із цього приводу, зокрема, зазначали, що інші докази (окрім щодо реалізації 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1», що опосередковано підтверджується листами, адресованими ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм»), що підтверджують продаж препарату відповідача-2, або не містять жодної вказівки на їх дату, або містять інформацію щодо відомостей уже після 01.01.1997.
 
204.        Разом з тим суди попередніх інстанцій надали оцінку та відхили доводи відповідача-2 у цій частині, визнавши звіт за результатами опитування щодо відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» серед покупців лікарських засобів, а також фармацевтів та провізорів, складений ТОВ «Фактум Груп Україна», належним та допустимим доказом.
 
205.        Скаржник у касаційній скарзі наполягає на тому, що суди попередніх інстанцій не надали оцінки його промисловій та статистичній звітності з 1986 до 1996 року та зразкам упаковки продукції, які він надавав на підтвердження обставини, що саме він першим почав використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробничій і господарській діяльності.
 
206.        У цьому контексті вважаємо за доцільне зауважити, що у цій справі вирішувалося питання про те, чи відповідала критеріям охороноздатності торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на визначену позивачем дату, для чого суди попередніх інстанцій мали встановити її відповідність факторам доброї відомості, визначеним у статті 25 Закону № 3689-XII та пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації.
 
207.        Варто зазначити, що наведені у цих правових нормах критерії не є ані вичерпними, ані обов`язковими та розглядаються, якщо вони є доречними. 
 
208.        Отже, при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, фактори «тривалість, обсяг будь-якого використання торговельної марки», які можуть доводитися, зокрема, промисловою та статистичній звітністю, зразками продукції тощо, не мають пріоритетного значення та повинні розглядатися сукупно з іншими доречними факторами. 
 
209.        Ухвалюючи оскаржувані судові рішення, суди попередніх інстанцій виходили з того, що надані позивачем докази у сукупності підтверджують, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».
 
210.        Беручи до уваги викладене зазначимо, що в цій частині висновок Великої Палати Верховного Суду про те, що суди попередніх інстанцій не дослідили докази у справі, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, зроблено з перевищенням повноважень щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції, передбачених статтею 300 ГПК України. Отож повторно направляючи справу на новий розгляд, Велика Палата Верховного Суду надала вказівки про необхідність встановлення обставин, які вже були встановлені судами під час розгляду цієї справи.
 
VII. Щодо розгляду справи по суті позовних вимог
 
211.         Нагадаємо, що для визнання торговельної марки добре відомою компетентному органу необхідно встановити її відповідність факторам доброї відомості, визначеним у статті 25 Закону № 3689-XII та пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації.
 
212.         Водночас за змістом цих норм для визнання того, що торговельна марка є добре відомою в Україні, не вимагається встановлення її відповідності всім наведеним у них факторам доброї відомості, враховуватися повинні саме доречні фактори. 
 
213.         Відповідно до статті 5 Паризької конвенції застосування товарного знака його власником у такій формі, що відрізняється від зареєстрованої в якій-небудь з країн Союзу лише окремими елементами, що не змінюють відмітного характеру знака, не спричинює визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надана знаку.
 
214.         Отже, стаття 5 Паризької конвенції станом на 01.01.1997 дозволяла визнавати застосуванням товарного знака (торговельної марки) його використання у схожій формі (що не змінює його відмітного характеру) без обмеження визначених цією конвенцією засобів охорони такого знака.
 
215.         З огляду на викладене вважаємо, що застосований судами попередніх інстанцій підхід до вирішення позову у цій частині відповідає приписам статті 25 Закону № 3689-XII та пункту «b» статті 2 Спільної рекомендації.
 
216.         Отже, з`ясувавши обставини справи в цій частині, перевіривши їх шляхом дослідження та оцінки поданих сторонами доказів, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки позивачем доведено відповідність цього позначення критеріям охороноздатності, отже, це позначення підлягає правовій охороні. 
 
217.         Спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» була зареєстрована за АТ «Лубнифарм» відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 15.02.2002 для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака №  НОМЕР_8 , поданою 24.02.1997.
 
218.         Вирішуючи питання наявності підстави для скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» як такого, що не відповідає умовам надання правової охорони, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2» для ідентичних товарів, що підтверджується висновком експерта № 01-09/2020 та листом споживачки ОСОБА_1 від 06.11.2019.
 
219.         Звертаємо увагу, що особливість спорів, пов`язаних з визнанням недійсним свідоцтва на знаки та послуги з підстав невідповідності цих знаків умовам надання правової охорони, полягає у тому, що у більшості випадків вирішення цього питання потребує наявності спеціальних знань (зокрема, для визначення схожості торговельних марок за семантичними, фонетичними, графічними ознаками, та, відповідно, для визначення, чи має певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи тотожні певні частини зображення із зображеннями інших знаків; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати; чи є підстави вважати, що знак може вводити в оману щодо походження та якості позначеного ним товару тощо), не притаманних суду, у зв`язку з чим судом як докази у справі оцінюються висновки експерта, надані на замовлення учасників справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
 
220.        З огляду на викладене вважаємо, що застосований судами попередніх інстанцій підхід до вирішення спору в цій частині узгоджується з рекомендаціями щодо застосування статті 6 bis Паризької конвенції, викладеними у Настановах щодо застосування Конвенції (Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; далі - Настанови)та Спільній рекомендації, та суди обґрунтовано ураховували Висновок № 01-09/2020, згідно з яким на підставі проведених порівняльних досліджень (за фонетичними, графічними, семантичними ознаками) судовий експерт зазначив, що український споживач може вважати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» (добре відомою стосовно позивача) у застосуванні та сприйнятті торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» або у зв`язку з ними.
 
221.         Суди попередніх інстанцій, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права дійшли правильного висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також встановивши невідповідність критеріям охороноздатності зареєстрованої на ім`я відповідача-2 марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.02.2002, - дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнати недійсним свідоцтво України №  НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є відповідач-2.
 
222.         Натомість доводи скаржника, викладені у касаційній скарзі, не спростовують правильних висновків судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача у повному обсязі, ухвалених за наслідком належної оцінки поданих сторонами доказів з урахуванням їх належності, допустимості, достовірності, вірогідності та взаємного зв`язку в їх сукупності.
 
Висновки
 
223.         Ураховуючи наведене зауважуємо, що суди попередніх інстанцій, повно і всебічно дослідивши обставини цієї справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права, дійшли правильного висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також встановивши невідповідність критеріям охороноздатності зареєстрованої на ім`я відповідача-2 марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.02.2002, - дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнати недійсним свідоцтво України №  НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є відповідач-2 та задоволення решти позовних вимог.
 
224.         Водночас з огляду на викладені мотиви вважаємо, що Велика Палата Верховного Суду повинна була змінити постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 в їх мотивувальних частинах з підстав, викладених у цій окремій думці, а в решті - залишити без змін.

Судді                                                                                               І. В. Ткач
 
                                                                                                        С. О. Погрібний
 
                                                                                                        О. В. Ступак
 
                                                                                                        О. С. Ткачук
 
                                                                                                        Н. В. Шевцова