ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2024 р.           Справа№ 910/5655/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Копитової  О.С.
суддів:            Отрюха Б.В. 
          Остапенка О.М. 
 за участю секретаря судового засідання: Гріщенко А.О.
та представників сторін:
від апелянта - Олійник К.С.,
від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - Поліщук Н.В.,
розглянувши  апеляційну скаргу приватного підприємства "Укркорн"
на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року
(повний текст складено 05.11.2021 року) 
та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року
(повний текст складено 12.11.2021 року)
у справі № 910/5655/21 (суддя Підченко Ю.О.)
за позовом приватного підприємства "Укркорн"
до 1) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
     2) товариства з обмеженою відповідальністю фірма "ОЛІС ЛТД"
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії             
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року у задоволенні позовних вимог приватного підприємства «Укркорн» (надалі по тексту - ПП «Укркорн», апелянт, позивач) відмовлено повністю.
Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року заяву товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» (надалі по тексту - ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД», відповідач 2) про відшкодування витрат на правничу допомогу задоволено. Присуджено до стягнення з ПП «Укркорн» на користь ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД» витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 116 100,00 грн.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції від 27.10.2021 року та з додатковим рішенням суду першої інстанції від 12.11.2021 року ПП «Укркорн» подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року по справі №910/5655/21, в якій просить суд повністю скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги ПП «Укркорн» повністю та визнати недійсним свідоцтва на торговельні марки від 24.02.2021 року №292708 («Пищепром»), 292707 («Пищепром») повністю та зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі по тексту - ДП «Український інститут інтелектуальної власності», відповідач 1) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтв. Судові витрати покласти на ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД».
Обґрунтовуючи подану апеляційну скаргу, апелянт зазначає,що вважає рішення господарського суду міста Києва  від 27.10.2021 року незаконним, необґрунтованим та таким, що прийнято з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права з огляду на наступне.
Судом першої інстанції не прийнято до уваги Висновок експерта Стародубова І.В. G-002CIB/21 від 17.03.2021 року, в якому зазначено, що позначення за заявкою на торговельну марку №m 201908696 від 12.04.2019 року є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 від 10.10.2017 року. Позначення за заявкою на торговельну марку №m 201908697 від 12.04.2019 року є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 від 10.10.2017 року. 
Крім того, місцевим судом не наведено в своєму рішенні мотивів відхилення висновку експерта.
Також апелянт зазначає, що  підстави для визнання торговельних марок недійсними наведено у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тому застосовуватися повинен саме цей закон, а не Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», який було застосовано місцевим судом під час прийняття оскаржуваного рішення.
Апелянт зазначає, що під час розгляду справи судом першої інстанції було застосовано положення п. 7 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», яке діяло на момент розгляду справи, а не подання заявок на торговельної марки, що є самостійною підставою для скасування рішення суду першої інстанції.
Норма закону, на яку посилається суд першої інстанції - абз.4 п.2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить визначення поняття відтворення, в тому тлумаченні, в якому його наводить місцевий суд, а саме «повне відтворення».
Як зазначалося не одноразово у матеріалах справи, поняття «відтворення» у розумінні абз. 2, ч.4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у законодавчих актах відсутнє, так як і відсутнє поняття «відтворення промислового зразка».
Суд першої інстанції наводить тлумачення поняття «відтворення» з Великого тлумачного словника. Однак, апелянт вважає, що не може розглядатися тлумачення авторами словника поняття «відтворення», у розумінні правової норми  абз. 2, ч.4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як підстава, на яку можна посилатися в обґрунтуванні рішення.
Крім того, поняття «відтворення» неодноразово використано у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року  №91 і по тексту тлумачиться, як імітація, відтворення частини позначення, відтворення в розумінні графічного виконання, вміст у позначенні іншого позначення, тощо. Проте, визначення «відтворення», як «копіювання» або визначення, як «тотожність» у Методичних рекомендаціях відсутнє.
Також апелянт зазначає, що місцевий суд вийшов за межі предмету позову, досліджуючи при цьому питання наявності чи відсутності суттєвих ознак у промисловому зразку за патентом України №35559, натомість щоб досліджувати наявність чи відсутність підстав для визнання свідоцтв України на торговельні марки №292707 та №292708 недійсними.
Крім того, апелянт вважає незаконним та не обґрунтованим стягнення судових витрат та зазначає наступне.
Судове рішення ухвалене 27.10.2021 року. Заява про відшкодування судових витрат та докази судових витрат на правничу допомогу були подані до канцелярії місцевого суду 04.11.2021 року, а саме через вісім днів після ухвалення рішення суду.
Таким чином, відповідач 2 пропустив строк, встановлений ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України для подання суду заяви про надання доказів на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу і відповідно його заява задоволенню не підлягає.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.11.2021 року апеляційну скаргу ПП «Укркорн» передано для розгляду колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Доманської М.Л., Остапенка О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2021 року витребувано з господарського суду міста Києва матеріали справи №910/5655/21 за позовом ПП «Укркорн» до 1) ДП «Український інститут інтелектуальної власності»; 2) ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії та відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги  або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року по справі №910/5655/21 до надходження матеріалів справи №910/5655/21 до Північного апеляційного господарського суду.
06.12.2021 року від господарського суду міста Києва на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2021 року надійшли матеріали справи №910/5655/21 за позовом ПП «Укркорн» до 1) ДП «Український інститут інтелектуальної власності»; 2) ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2021  року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року по справі  №910/5655/21. Розгляд апеляційної скарги ПП «Укркорн» призначено на 26.01.2022 року.
10.01.2022 року  через відділ документообігу суду від відповідача 2 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а оскаржувані рішення залишити без змін. 
Обґрунтовуючи поданий відзив, відповідач 2 зазначає, що не погоджується з твердженнями апелянта щодо немотивованого відхилення місцевим судом Висновку експерта Стародубова І.В. G-002CIB/21 від 17.03.2021 року з огляду на те, що проведене експертом дослідження стосується схожості спірних позначень, до ступеню сплутування, але не містить   висновків ні щодо встановлення факту оманливості або введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, ні щодо відтворення Промислового зразка як того вимагає Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Відповідач 2 вважає, що при вирішенні спору про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку шляхом експертного дослідження необхідно з`ясувати, чи є позначення за відповідним свідоцтвом таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
Саме в процесі використання і Промислового зразка, і спірних позначень має бути виявлено небезпеку введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, що може бути підтверджено документально, наприклад, соціологічними опитуваннями споживачів такого товару, тощо.
Разом з цим, в підтвердження того, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу,  позивач надає лише Висновок експерта.
Тим не менше, експертом не встановлено за результатами дослідження, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а тому відсутні підстави для виконання оспорюваних свідоцтв недійсними в силу приписів абз. 5 п. 2 ст. 6 та ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
З огляду на вищевикладене, відповідач 2 вважає, що Висновок експерта не стосується предмета доказування по справі №910/5655/21, є неналежним доказом та обґрунтовано не взятий до уваги місцевим судом під час прийняття рішення по суті, оскільки Висновок не підтверджує наявність підстав для визнання недійсними оспорюваних свідоцтв ні згідно абз. 5 ч. 2 ст. 6, ні згідно абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Також відповідач 2  у своєму відзиві зазначає, що не погоджується з твердженнями позивача, про те, що судом першої інстанції застосовано редакцію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», яка не підлягає застосуванню до спірних правовідносин, оскільки, по-перше, вказана позиція позивача суперечить позиції, висловленій останнім про те, що відповідний закон не повинен застосовуватись до спірних правовідносин. По-друге, позивач посилається на п. 62 Постанови №12, якою встановлено, що відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 року №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.
Отже, вказаний пункт Постанови №12 стосується виключно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів  і послуг» та не встановлює жодних умов щодо застосування редакцій інших законів, зокрема, при дослідженні питання щодо відтворення у спірних позначеннях відповідачем 2 Промислового зразка позивача.
Крім того, як випливає із позовних вимог, питання щодо порушення прав на Промисловий зразок не є предметом позову. А, отже, вказана обставина, на думку відповідача 2, не входить до предмету доказування по справі.
Також представник відповідача 2 заперечує проти тверджень позивача, стосовно тлумачення поняття «відтворення» та зазначає, що, по-перше, позивачем не надано обґрунтування із посиланням на законодавство України чому саме Великий тлумачний словник не може застосовуватись для тлумачення термінів, визначення яких відсутнє у чинному законодавстві України.
Посилання позивача на Постанову пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року №4 не містить відсилань до конкретних пунктів відповідної постанови, що унеможливлює ідентифікацію конкретної позиції суду, яку можна застосувати в даному випадку. Більше того, дослівна правова позиція, викладена позивачем у апеляційній скарзі відсутня в зазначеній постанові. 
По-друге, застосування словників є нормальною обґрунтованою практикою судів при вирішенні різних категорій спорів коли чинне законодавство України не дає визначення відповідних термінів.
Крім того, відповідач 2 у відзиві зазначає, що місцевим судом із посиланням на п. 65 Постанову пленуму Вищого господарського суду України №12  вірно встановлено, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи себе на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не  повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.
Як вже зазначалося вище, згідно абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не реєструються на знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. 
Таким чином, відповідач 2 вважає, що місцевий суд прийшов до вірного висновку, що Висновок експерта не містить відповіді, з якої вбачається, те, що експертом було встановлено про повне відтворення Промислового зразка в спірних позначеннях.
Отже, суду не подано належних і допустимих доказів того, що спірні позначення відтворюють Промисловий зразок і є підстави для визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №292708 та 292707 в силу приписів абз. 2 п. 4 ст. 6 та ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Тому враховуючи вищевикладене, відповідач 2 вважає, що місцевий суд прийшов до вірного та обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні позовних вимог в силу їх необґрунтованості та відсутності доказів, що їх підтверджують.
Що стосується заперечень позивача щодо незаконності та необґрунтованості стягнення судових витрат, відповідач 2 зазначає, що останнім в межах строку, встановленого ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України було подано заяву про відшкодування судових витрат, що підтверджується копією опису вкладення, поштовою накладною та фіскальним чеком. 
17.01.2022 року на електронну адресу суду від представника відповідача 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
25.01.2022 року через відділ документообігу суду від апелянта надійшло клопотання про долучення документів.
25.01.2022 року через відділ документообігу суду від відповідача 1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд залишити апеляційну скаргу ПП «Укркорн» без задоволення, а рішення  господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року у справі №910/5655/21 - без змін.
Обґрунтовуючи поданий відзив відповідач 1 зазначає, що місцевий суд оцінюючи докази та наведені обґрунтування позивача правильно дійшов висновку щодо відсутності підстав  для визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв України №292708 від 24.02.2021 року на знак для товарів і послуг та №292707 від 24.02.2021 року на знак для товарів і послуг , виходячи з того, що суду не подано належних та допустимих доказів того, що спірні позначення відтворюють промисловий зразок і є підстави для визнання свідоцтв України на торговельні марки №292708 та №292707 недійсними в силу приписів абзацу 2 п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу в силу приписів абзацу 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Також відповідач 1 вважає, що місцевий суд вірно критично оцінив наданий позивачем Висновок експерта G-002CIB/21 від 17.03.2021 року, оскільки даний Висновок не містить відповіді, з якої вбачається те, що експертом було встановлено про повне відтворення Промислового зразка в спірних позначеннях, а також те, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть  ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послугу. Експерт лише вказав, що позначення за заявками на торговельну марку  від 12.04.2019 року №m201908696  та від 12.04.2019 року №m201908697 є схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ СОВЕТСКИЙ  ПРОВАНСАЛЬ ЗА патентом України від 10.10.2017 року №35559.
Висновок експерта G-002CIB/21 від 17.03.2021 року на думку відповідача 1,  не можна вважати належним доказом  по даній справі, оскільки він не містить інформацію про предмет доказування, а саме, не містить відповіді на питання «чи відтворює позначення за свідоцтвами України №292708 та 292707 сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35559» відповіді на питання щодо можливості введення в оману споживача. Висновок G-002CIB/21 містить дослідження питання щодо схожості позначень за заявками №m201908696  та №m201908697 із промисловим зразком за патентом спору, та суперечить самій термінології спеціального Закону.
Таким чином, враховуючи викладене, відповідач 1 повністю підтримує висновки суду першої інстанції  про те, що позовні вимоги задовленню не підлягають, оскільки докази у справі в їх сукупності не підтверджують невідповідність зареєстрованих за свідоцтвами України №292708, №292707 торговельних марок умовам надання правової охорони.
25.01.2022 року через відділ документообігу суду від апелянта надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 31.01.2022 року, у зв`язку з перебуванням судді Доманської М.Л., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл справи.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.01.2022 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Остапенка О.М., Отрюха Б.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.01.2022 року вищезазначеною колегією суддів прийнято до провадження апеляційну скаргу ПП «Укркорн». Розгляд справи №910/5655/21 призначено на 30.03.2022 року.
09.02.2022 року через відділ документообігу  суду від відповідача 1 надійшло клопотання про долучення доказів.
В зв`язку з введенням Указом  Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року воєнного стану в Україні та Указами Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №133/2022 від 14.03.2022 року,  №259/2022 від 18.04.2022 року,  №341/2022 від 17.05.2022 року  та перебуванням головуючого судді Копитової О.С. у відпустці, розгляд справи №910/5655/21 не відбувся.
04.04.2022 року на електронну адресу суду від представників сторін надійшли клопотання про відкладення.
Також від представника відповідача 2 на електронну адресу суду  надійшли заперечення проти стягнення судових витрат.
Обґрунтовуючи подані заперечення представник зазначає, що на його думку, розмір заявлених до стягнення апелянтом витрат є необґрунтованим та завищеним,  а вартість деяких послуг не може покладатися на відшкодування за рахунок відповідача 2, з огляду на те, що позивачем не подано до суду детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, завдяки чому  представник відповідача 2 зміг би оцінити обсяг наданих послуг.
Також адвокатом чітко не встановлений порядок обчислення гонорару.
За таких обставин, на думку відповідача 2 розмір витрат на правову допомогу є недоведеним.  
29.04.2022 року на електронну адресу суду від представника апелянта надійшло клопотання про надання інформації щодо розгляду справи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2022 року розгляд справи №910/5655/21  призначено на 13.07.2022 року.
07.07.2022 року на електронну адресу суду від апелянта надійшло клопотання про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи, а саме: Висновок експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року.
11.07.2022 року через відділ документообігу суду від апелянта надійшло клопотання про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи ідентичне клопотанню яке надійшло на електронну адресу суду 07.07.2022 року. 
12.07.2022 року на електронну адресу суду від відповідача 2 надійшли заперечення на клопотання про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи.
В поданих запереченнях представник посилаючись на норми Господарського процесуального кодексу України  зазначає, що Висновок експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 не може бути долучений до матеріалів справи, оскільки оскаржуване рішення прийнято місцевим судом 27.10.2021 року, Висновок експертів складений 22.02.2022 року. Тобто, станом на дату прийняття оскаржуваного рішення, відповідний доказ не був предметом розгляду господарським судом міста Києва.
Апелянтом в клопотанні не обґрунтовано, в чому полягає «винятковий випадок» для прийняття Висновку експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року судом апеляційної інстанції та не наведено об`єктивних обставин, які унеможливили своєчасне вчинення такої процесуальної дії як замовлення і подання висновку експерта під час розгляду даної справи судом першої інстанції з причин, що не залежали від позивача.
12.07.2022 року на електронну адресу суду від апелянта надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів на підтвердження судових витрат та поновлення строку на їх подання.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2022 року розгляд справи №910/5655/21  відкладено на 21.09.2022 року.
14.07.2022 року через відділ документообігу суду від відповідача 2 надійшли заперечення на клопотання про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи ідентичні запереченням, які надійшли на електронну адресу суду 12.07.2022 року.
15.08.2022 року через відділ документообігу суду від відповідача 1 надійшли заперечення проти клопотання апелянта про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи.
В поданих запереченнях відповідач 2 зазначає, що апелянтом в клопотанні зазначено, що експертиза була проведена вже після ухвалення судом першої інстанції рішення, у зв`язку з тим, що суд першої інстанції не прийняв до уваги експертизу, надану разом з поданням позову та фактично перейняв на себе функції експерта. Задля того, щоб в матеріалах справи був наявний належний та доступний доказ - Висновок експертів, позивачем було замовлено проведення комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Однак, відповідач 1 з такими твердженнями апелянта не погоджується та зазначає, що наведена  апелянтом причина жодним чином не доводить об`єктивну неможливість завчасного замовлення такого Висновку експертів №31/01-2022 та його своєчасного подання як доказу у справу в передбачені процесуальним законом строки .
Таким чином, відповідач 1 вважає, що апелянт не довів виняткового випадку прийняття такого доказу на стадії апеляційного розгляду в порядку ст. 269 Господарського процесуального кодексу України через неможливість його подання з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
Законодавством України  не передбачено право сторони судового процесу подавати нові докази у справі на стадії апеляційного провадження, обґрунтовуючи причини їх неподання у визначений законом строк тим, що вже подані докази були критично оцінені судом  та не були прийняті до уваги.
21.09.2022 року на електронну адресу суду  до початку судового засідання від представника апелянта надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи, в якому представник просить суд поставити такі питання: 
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, суттєві елементи промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559, що впливають на зорове враження, яке він справляє?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, суттєві елементи промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559, що впливають на зорове враження, яке він справляє?.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2022 року, у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці,  призначено повторний автоматизований розподіл справи.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2022 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Отрюха Б.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2022 року прийнято до свого провадження апеляційну скаргу ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року у справі №910/5655/21 та призначено до розгляду на  21.09.2022 року.
21.09.2022 року в судовому засіданні оголошено перерву до 28.09.2022 року.
27.09.2022 року  на електронну адресу від представника відповідача 2 надійшли заперечення проти клопотання про призначення комплексної судової експертизи.
Обґрунтовуючи подані заперечення, представник відповідача 2 зазначає, що на його думку, на даному етапі розгляду справи позивач намагається замінити неналежний висновок експерта, долучений ним же на етапі розгляду справи судом першої інстанції, на належний висновок експертизи, складений  згідно ухвали суду про призначення експертизи. Тому, суд апеляційної інстанції повинен відмовити в задоволенні клопотання про проведення експертизи на стадії апеляційного провадження.
Окрім вищезазначеного, відповідач 2 в своїх запереченнях зазначає, що якщо, суд апеляційної інстанції прийде до висновку про можливість призначення комплексної експертизи в даній справі, то відповідач 2 просить суд проведення експертизи  доручити Науково-дослідному центру  експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
Однак, з метою забезпечення рівності сторін та проведення незалежного дослідження, відповідач 2 не заперечує проти проведення судової експертизи  в установі, визначеної судом.
Також відповідачем 2 запропоновано внести на розгляд експертам наступні питання:
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 повністю?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 частково?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 повністю?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559 частково?.
Стосовно питань, які просить позивач в своєму клопотанні, а саме: - чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, суттєві елементи промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559, що впливають на зорове враження, яке він справляє?; - чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, суттєві елементи промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559, що впливають на зорове враження, яке він справляє?, відповідач 2 заперечує та зазначає, що згідно ч. 3  постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 року №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Оскільки, станом на дату подачі заявок на спірні Торговельні марки від 12.04.2019 року діяла інша редакція закону, на думку відповідача 2, суд не має брати до уваги вищезазначені питання позивача.
28.09.2022 року до початку судового засідання на електронну адресу суду від позивача надійшли додаткові пояснення.
Обґрунтовуючи подані пояснення позивач зазначає, що місцевий суд, приймаючи рішення у даній справі, фактично перебрав на себе невластиві йому функції судового експерта, адже, на думку позивача, вирішення питань, пов`язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань. Тому місцевий суд безпідставно, маючи відповідні повноваження, не призначив у справі судову експертизу.
Таким чином, позивач вважає, що суд апеляційної інстанції не має іншої можливості виправити недоліки рішення суду першої інстанції, аніж як шляхом призначення експертизи.
Стосовно переліку питань експерту, які були запропоновані відповідачем 2, позивач зазначає, що заперечує проти клопотань відповідача 2 та наполягає на переліку питань, викладених у клопотанні саме позивача про призначення комплексної судової експертизи від 20.09.2022 року в уточненій редакції, викладеній у прохальній частині даних додаткових пояснень.
Що стосується експертної установи, запропонованої відповідачем 2, позивач зазначає, що на його думку, відповідач 2, заперечуючи  проти клопотання від 20.09.2022 року про призначення комплексної судової експертизи, не навів жодних аргументів, які б свідчили про об`єктивну неможливість призначення судової експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2022 року клопотання ПП «Укркорн» про призначення експертизи задоволено частково. Призначено у справі №910/5655/21 комплексну  судову експертизу в сфері інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На розгляд та вирішення експертів поставлено наступні питання: - чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559?; - чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559?. Оплату вартості експертизи покладено на заявника - ПП «Укркорн». Зупинено апеляційне провадження по справі №910/5655/21 за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року по справі  №910/5655/21 до отримання результатів експертизи. Вирішено інші процесуальні питання.
14.12.2022 року на адресу Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів №134/22 за результатами комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.11.2022 року та матеріали справи № 910/5655/21.
          Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 року поновлено провадження у справі № 910/5655/21 за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та призначено розгляд справи  на 18.01.2023 року.
10.01.2023 року на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.    
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 року клопотання ПП «Укркорн» про проведення судового засідання в режимі відеоконференції  задоволено. Повідомлено сторін, що судове засідання по справі № 910/5655/21 призначене  на 18.01.2023 року відбудеться  в режимі відео конференції.
17.01.2023 року на електронну адресу суду від ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД» надійшли письмові пояснення щодо Висновку експертів №134/22.
В поданих поясненнях представник відповідача 2 зазначає, що судовими експертами Фоєю О.А. та Чабанець Т.М. у Висновку експертів №134/22 невірно визначено суттєві ознаки Промислового зразка позивача та ознаки Торговельних марок відповідача 2, визначені експертами ознаки не відповідають фактичним даним, а віднесення ознак до суттєвих чи несуттєвих не обґрунтовано належним чином.
Також представник відповідача 2 вважає, що суд не повинен брати до уваги твердження експертів про «відтворення промислового зразка» через визначення схожості промислового зразка та позначень відповідача 2, оскільки зазначене твердження експертів суперечить посиланню самих експертів на визначення поняття «відтворювати» згідно Великого тлумачного словника сучасної української мови (як створення того самого, копіювання з максимальною точністю).
Розширене тлумачення поняття  «відтворення промислового зразка» та домислення щодо його визначення є довільним та суб`єктивним тлумаченням норм чинного законодавства судовими експертами як неуповноваженими на це особами та не може бути прийняте судом як належне та допустиме.
Крім того, представник відповідача 2 зазначає, що однією з підстав позову у даній справі є невідповідність Торговельних марок відповідача 2 умовам надання правової охорони, а саме, абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , відповідно якого не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.
Отже, предметом доказування в даному випадку є саме факт відтворення у Промисловому зразку позивача позначень, зареєстрованих в якості Торговельних марок відповідача 2. Саме факт відтворення мають встановити експерти не лише в частині експертизи, але й логічно дійти до такого висновку в дослідницькій частині.
Таким чином, для дослідження питання щодо відтворення у промисловому зразку інших позначень слід дослідити факт відтворення всіх суттєвих ознак зображення виробу, що втілений у Промисловому зразку позивача, у зображеннях, зареєстрованих як Торговельні марки відповідача 2.
Таким чином, відповідач 2 вважає, що Висновок експертів №134/22 є неналежним та недостовірним.
    18.01.2023 року до початку судового засідання від ПП «Укркорн» надійшло клопотання про заміну відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на його правонаступника Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». 
Обґрунтовуючи подане клопотання представник позивача зазначає, що 08.11.2022 року набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України № 943-р від 28.10.2022 року «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», відповідно до якого втратили чинність попередні розпорядження Кабінету Міністрів України № 1267 від 13.10.2020 року та №1129 від 15.09.2021 року, якими передбачалося, що ДП «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Починаючи з 08.11.2022 року Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 року клопотання ПП «Укркорн» задоволено. Замінено відповідача-1 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (надалі по тексту - ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»). Розгляд справи №910/5655/21  відкладено на 01.02.2023 року. Вирішено інші процесуальні питання.
23.01.2023 року  на електронну адресу суду відповідачем 2 подано докази направлення на адресу  Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» копії відзиву на апеляційну скаргу.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2023 року, у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці,  призначено повторний автоматизований розподіл справи.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.01.2023 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Отрюха Б.В., Остапенка О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.01.2023 року прийнято до свого провадження апеляційну скаргу ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року у справі №910/5655/21 та призначено на 01.02.2023 року.
31.01.2023 року на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.01.2023 року задоволено клопотання ПП «Укркорн» про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Судове засідання по справі № 910/5655/21 призначено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду на 01.02.2023 року.
31.01.2023 року через відділ документального забезпечення суду від ПП «Укркорн» надійшло клопотання на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 року до якого додано докази направлення апеляційної скарги Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
31.01.2023 року на електронну адресу суду від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшло клопотання, в якому відповідач-1 просить суд повторно зобов`язати ПП «Укркорн» направити на адресу відповідача-1 копії апеляційної скарги та відкласти розгляд справи, оскільки станом на 31.01.2023 року останній не отримував від апелянта копію апеляційної скарги, в зв`язку з чим не має можливості підготувати правову позицію по справі та своєчасно надіслати до суду відзив на апеляційну скаргу.
31.01.2023 року на електронну адресу суду від ТОВ «ОЛІС ЛТД» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з погіршенням самопочуття та наявними симптомами коронавірусної хвороби (COVID-19).
01.02.2023 року до початку судового засідання на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» надійшли додаткові пояснення по справі, в яких представник зазначає, що згідно із Висновком експертів №134/22    на підставі матеріалів даної справи судовими експертами було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №292708 та №292707 відтворюють промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України №35559.
Так, у     Висновку експертів №134/22   зазначається, що відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції, що діяла на дату подання заявки на промисловий зразок, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
За пунктом 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002 року в редакції, що діяла на дату подання заявки на промисловий зразок, за якою було видано Патент України №35559 ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.
У Висновку експертів №134/22 додатково розкривається суть суттєвих ознак промислового зразка, до яких відносять ознаки, що об`єктивно властиві художньо-конструкторському  рішенню, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення зорового образу цього виробу. Тобто вони характеризують композиційні особливості цього виробу і впливають на процес його формоутворення. Суттєвість ознаки промислового зразка визначається участю у створенні зорового образу виробу, в наданні виробу властивостей, що дають змогу візуально відрізнити його від ряду аналогічних рішень.
Несуттєвими вважають ознаки, які не впливають на формування зовнішнього вигляду виробу, або які не виявлять сутності виробу, що заявляються як промисловий зразок, не впливають на властивості виробу та його функції. Вироби, відмінні за несуттєвими ознаками, як правило, сприймаються споживачем як ідентичні.
Відповідно до Висновку експертів №134/22 об`єктом промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом №35559 є поєднання форми, малюнку та розфарбування, які визначають  його зовнішній вигляд та суттєві ознаки якого визначені у даному Висновку. Словесні елементи промислового зразка розглядалися в рамках експертизи як зображувальні елементи.
З урахуванням цитованих в експертному висновку положень щодо загальних підходів для встановлення ступеню схожості позначення, судовими експертами дослідження проводилось з урахуванням окремих особливостей порівняння комбінованих позначень, зокрема з урахуванням першого враження від порівнюваних позначень та на підставі ступеню подібності між порівнюваними позначеннями та визначення домінуючих елементів.
Домінуючим елементом знаків для товарів і послуг за свідоцтвами № 292708 та №292707 у Висновку експертів №134/22 є наступні: - щодо свідоцтва № 292708 - зображувальний елемент у вигляді прямокутника, який має біло-блакитне тло, у правій частині якого розміщено зображення усміхненої жінки, у якої сороча червоного кольору, хустинка - біла, волосся - коричневе; в нижній частині позначення міститься полоса з написом, виконаним контрастним кольором до фону полоси, оскільки зображувальний елемент превалює за розмірами, виконаний яскравим кольором, містить зображення жінки, що дивиться на оглядача, чим привертає на себе увагу, таким чином з нього і починається огляд позначення. Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, настільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.
-          Щодо свідоцтва №292708: зображувальний елемент у вигляді прямокутника, який має біло-блакитне тло, у правій частині якого розміщено зображення усміхненої жінки, у якої сорочка червоного кольору, хустинка - біла, волосся - коричневе, в нижній частині позначення міститься полоса з написом, виконаним контрастним кольором до фону полоси, жінка тримає в руках банку з білим вмістом, в якій занурено ложку.
Таким чином, позивач вважає, що з урахуванням ґрунтовно проведеного дослідження судовими експертами у Висновку експертів №134/22 встановлений факт відтворення у домінуючому елементі торговельних марок за свідоцтвами  №292708 та №292707 суттєвих ознак промислового зразка за патентом №35559, що є підставою для встановлення факту відтворення промислового зразка за патентом №35559 у знаках для товарів і послуг за свідоцтвами  №292708 та №292707. Встановлення даної обставини підтверджує наявність підстав для визнання свідоцтв  №292708 та №292707 недійсними через невідповідність позначень умовам надання правової охорони.
Позивач вважає, що Висновок експертів №134/22 повністю відповідає формальним вимогам щодо його складення та обґрунтованості, базується на відповідних нормах матеріального права та застосованих методиках дослідження, містить всі необхідні складові та узгоджується із попередніми висновками судових експертів, що знаходяться в матеріалах справи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2023 року  задоволено клопотання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та ТОВ «ОЛІС ЛТД» про відкладення розгляду справи. Розгляд справи № 910/5655/21 за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» відкладено на 22.03.2022 року.
14.03.2023 року на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.   
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2023 року задоволено клопотання ПП «Укркорн» про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Судове засідання по справі № 910/5655/21 призначено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду на 22.03.2023 року.
21.03.2023 року через відділ документообігу суду від відповідача 1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд залишити апеляційну скаргу ПП «Укркорн» без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.
Обґрунтовуючи поданий відзив відповідач 1 зазначає, що оскаржуване рішення місцевого суду є законним та обґрунтованим.
Відповідач 1 вважає,що місцевий суд дійшов вірного висновку, що спірні позначення не відтворюють всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35559, оскільки торговельні марки не містять словесних позначень, що є суттєвими ознаками Промислового зразка.
Також відповідач 1 у своєму відзиві зазначає, що не погоджується з Висновками експертів №134/22, оскільки вважає, що даний Висновок є таким, що викликає сумніви у їх правильності, у зв`язку з тим що експертами всупереч правовим нормам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил, якими встановлено, що відповідність позначення умовам надання правової охорони, визначеним абзацом 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», щодо відтворення, встановлюється саме стосовно тотожності раніше зареєстрованого промислового зразка.
          Такі дії експертів, на думку відповідача 1, є недобросовісним намаганням штучно виявити ознаки відтворення промислового зразка торговельними марками, що є порушенням п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом від 08.10.1998 року №53/5, у якому зазначено, що у дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань.
          Крім того, відповідач 1 стверджує, що експертами при дослідженні промислового зразка за патентом України №35559 взято до уваги не всі його суттєві ознаки.
          Тому відповідач 1 вважає, що методи порівняння та дослідження здійснені експертами є некоректними та такими, що викликають сумніви у правильності та об`єктивності   дослідження, а тому, відповідач 1 критично оцінює Висновок експертів №134/22 та вважає його неналежним доказом у справі.
           22.03.2023 року у судовому засіданні оголошено перерву до 05.04.2023 року.
           24.03.2023 року через відділ документообігу суду від відповідача 2 надійшло клопотання про подачу доказів по справі.
У зв`язку з виходом у відпустку головуючого судді Копитової О.С. з 30.03.2023 року по 10.04.2023 року розгляд справи ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.03.2023 року перепризначено на 12.04.2023 року.
29.03.2023 року на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.         
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2023 року задоволено клопотання ПП «Укркорн» про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Судове засідання по справі № 910/5655/21 призначено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду на 12.04.2023 року.
12.04.2023 року судове засідання не відбулося   у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М. у відпустці.
З 14.04.2023 року по 21.04.2023 року суддя Отрюх Б.В. перебував у відпустці.
24.04.2023 року після виходу суддів Остапенка О.М. та Отрюха Б.В. з відпустки ухвалою Північного апеляційного господарського суду розгляд апеляційної скарги ПП «Укркорн» призначено на 26.04.2023 року.
У зв`язку з виходом у відпустку головуючого судді Копитової О.С. з 26.04.2023 року   ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.04.2023 року розгляд апеляційної скарги ПП «Укркорн» перепризначено на 08.06.2023 року.
07.06.2023 року через на електронну адресу суду від ПП «Укркорн» та від ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2023 року задоволено клопотання ПП «Укркорн» та ТОВ «ОЛІС ЛТД» про відкладення розгляду справи. Розгляд справи № 910/5655/21 за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» відкладено на 21.06.2023 року.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 року клопотання ТОВ «ОЛІС ЛТД» про зупинення провадження у справі №910/5655/21 до вирішення справи №757/29060/21-ц, що розглядається Печерським районним судом міста Києва, задоволено. Апеляційне провадження у справі №910/5655/21 до набрання законної сили рішенням Печерського районного суду міста Києва справі №757/29060/21-ц - зупинено. Зобов`язано сторін повідомити суд про усунення обставин, що стали підставою для зупинення апеляційного провадження у справі №910/5655/21.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2023 року розгляд справи № 910/5655/21  призначено на 22.11.2023 року.
22.11.2023 року судове засідання не відбулося   у зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2023 року розгляд апеляційної скарги ПП «Укркорн» призначено на 17.01.2024 року.
17.01.2024 року у судовому засіданні оголошено перерву до 24.01.2024 року.
23.01.2024 року через підсистему «Електронний суд» від представника ТОВ «ОЛІС ЛТД» надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.         
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.01.2024 року у задоволенні заяви представника ТОВ «ОЛІС ЛТД» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами суду у справі №910/5655/21 відмовлено, у зв`язку технічною неможливістю проведення відеоконференції у Північному апеляційному господарському суді 24.01.2024 року у призначений час.
24.01.2024 року підсистему «Електронний суд», а також через відділ документообігу суду  від представника апелянта надійшла заява ПП «Укркорн» про розподіл судових витрат, в якій представник просить відшкодувати понесені судові витрати за розгляд справи у суді першої інстанції в розмірі 88  231,22 грн. та за розгляд справи в суді апеляційної інстанції судові витрати в розмірі 20  000,00 грн. та 35  111,22 грн., пов`язані з проведенням двох експертиз.
24.01.2024 року в судове засідання з`явилися представник апелянта та  представник відповідача 1 та надали усні пояснення по справі.
Представник відповідача 2 в судове засідання не з`явився, при цьому, до початку судового засідання надіслав клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні ставилось на обговорення питання щодо можливості здійснення розгляду справи за відсутності представника відповідача 2. Представник апелянта та представник відповідача 1 поклалися на розсуд суду.
Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд справи  за відсутності представника відповідача 2, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1  ст. 216 Господарського процесуального кодексу України  суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених ч. 2  ст. 202 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2  ст. 202 Господарського процесуального кодексу України  суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього  Кодексу  судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.
Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. Неявка учасника судового процесу у судове засідання за умови належного повідомлення сторони про час і місце розгляду його позову, не є підставою для відкладення розгляду справи,
В даному випадку колегія суддів не вбачає підстав для відкладення розгляду справи, підстави заявлені в клопотанні, зокрема, щодо відмови суду в проведенні судового засідання в режимі відео конференції, не є поважними в розумінні діючого законодавства.
Крім того, колегія суддів враховує, що представники відповідача 2 приймали участь в численних судових засіданнях апеляційного суду, свої заперечення та пояснення по суті апеляційної скарги надавали, також в матеріалах справи наявні і пояснення відповідача 2 щодо висновків судової експертизи.
Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України    зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України    кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
При цьому слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання.
Як зазначалося вище, заявник звернувся до суду апеляційної інстанції 23.01.2024 року, а судове засідання по справі призначене на 24.01.2024 року, тобто менше ніж за п`ять робочих днів до засідання.
Оскільки,  заявником подано заяву про призначення відеоконференції в судовому засіданні менше ніж за п`ять робочих днів до засідання, у суду апеляційної інстанції була відсутня технічна можливість забезпечити проведення відеоконференції  у призначений час. 
За таких обставин відповідач 2, розуміючи, що клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції було подано з порушенням  встановлених строків, що могло мати наслідком відмови у задоволенні його  заяви, та за бажанням представника приймати участь в судовому засіданні мав забезпечити його участь в судовому засіданні.
24.01.2024 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.
Відповідно до  ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Згідно із ч. 1       ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, в суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.
Як вбачається з матеріалів справи та зазначено місцевим судом,  ПП «Укркорн» (надалі по тексту  - Підприємство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (надалі по тексту  - Міністерство), ТОВ «Оліс ЛТД» відповідно до якого просило: - визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708 («Пищепром») повністю, - визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707 («Пищепром») повністю; - зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; - зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач не надавав відповідачу-2 будь-якого дозволу на використання промислового зразка, в тому числі, не надавав згоди на реєстрацію знаків для товарів і послуг, які відтворюють промисловий зразок, виключні права на використання якого належать позивачу.
Рішенням господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року у задоволенні позовних вимог ПП «Укркорн» відмовлено повністю.
Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року заяву ТОВ «ОЛІС ЛТД» про відшкодування витрат на правничу допомогу задоволено. Присуджено до стягнення з ПП «Укркорн» на користь ТОВ фірма «ОЛІС ЛТД» витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 116 100,00 грн.
Зазначені рішення і переглядаються судом апеляційної інстанції.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга ПП «Укркорн» підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року - скасуванню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ОСОБА_1 (надалі по тексту - ОСОБА_1) є власником патенту України від 10.10.2017 року № НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (надалі по тексту - Промисловий зразок), що відноситься до 19-08 класу Міжнародної класифікації промислових зразків, в який входять надруковані вироби, в тому числі етикетки.
09.01.2019 ОСОБА_1 (ліцензіар) та ПП «Укркорн» (Підприємством) (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір на використання промислового зразка (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії Договору виключну ліцензію на використання промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1», який охороняється патентом України від 10.10.2017 № НОМЕР_1 таким способами: виготовлення виробів (ліцензійної продукції) із застосуванням Промислового зразка; застосування таких виробів; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях.
Відповідно до підпункту 2.2.2. пункту 2.2. та пункту 2.3. Договору ліцензіатові надано право перешкоджати неправомірному використанню Промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, а також право вимагати поновлення порушених прав, в тому числі шляхом подання заперечень проти рішень установ щодо набуття прав на об`єкти інтелектуальної власності (включаючи право на звернення до суду, в тому числі, визнання охоронних документів на об`єкти інтелектуальної власності недійсними) належить як ліцензіару, так і ліцензіату. Сторони погодили, що дане положення є згодою ліцензіара в розумінні абз. 2 п. 2 ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».
Згідно із пунктом 2.4. Договору права на Промисловий зразок надаються ліцензіаром ліцензіату для використання на всій території України.
Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та укладається на весь строк дії патенту України на Промисловий зразок від 10.10.2017 № НОМЕР_1 (пункт 8.1. Договору).
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України  розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.
Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Разом з тим, ст. 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.
Отже, укладений позивачем і Табачним Є.О. Договір за своєю правовою природою є ліцензійним договором на підставі якого Підприємство набуло виключні права (ліцензію) на використання Промислового зразка на всій території України.
Позивач вказує на те, що: Підприємство здійснює господарську діяльність на всій території України; основними видами діяльності є виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості (основний); виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазина.
На підставі Договору позивачем було розпочато підготовку до використання Промислового зразка шляхом виробництва та пакування майонезу із застосуванням Промислового зразка.
Разом з тим, Підприємство зазначає, що ним було помічено в продуктових магазинах міста Маріуполя пропонування до продажу майонезу, пакування якого схоже настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу, що вводить в оману споживачів стосовно виробника товару.
Так, 08.02.2021 року було здійснено закупку майонезу «Пищепром 67%» в магазині торговельної мережі «Zеркальний» за адресою шосе Запорізьке б. 2, м. Маріуполь, пакування якого є схожим настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу. Також, на пакуванні були зазначені дані виробника, а саме: Товариство, адреса: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 47.
В подальшому позивачу стало відомо, що відповідач-2 є власником таких знаків для товарів і послуг:
- свідоцтво України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708, дата подання заявки m201908697 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
- свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707, дата подання заявки m201908696 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів МКТП.
Позивач стверджує, що не надавав відповідачу-2 будь-якого дозволу на використання Промислового зразка, в тому числі, не надавав згоди на реєстрацію знаків для товарів і послуг, які, на його думку, відтворюють Промисловий зразок, виключні права на використання якого належать Підприємству на підставі Договору.
Отже, на думку позивача, оспорювані свідоцтва мають бути визнані недійсними, виходячи з двох підстав, а саме: - спірні позначення відтворюють Промисловий зразок - абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»; - спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу - абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».
Суд першої інстанції приймаючи оскаржуване рішення дійшов висновку, що у результаті порівняння торговельних марок і Промислового зразка можна дійти висновку, що спірні позначення не відтворюють всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1. Зокрема, торговельні марки не містять словесних позначень, що є суттєвими ознаками Промислового зразка, а саме: власна назва промислового зразка «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ»; гасло «Первый жировой трест», літери якого забарвлені білим кольором; тип продукту, для якого заявляється етикетка «Майонез».
Єдиною ознакою Промислового зразка, що повністю відтворена у спірних позначеннях, є зображення жінки, яка є ідентичною, що встановлюється шляхом візуального огляду.
Висновок експерта, який поданий до суду першої інстанції не приймається судом оскільки не містить відповіді, з якої вбачається, те, що експертом було встановлено про повне відтворення Промислового зразка в спірних позначеннях.
Суду не подано належних і допустимих доказів того, що спірні позначення відтворюють Промисловий зразок і є підстави для визнання свідоцтв України на торговельні марки № 292708 та 292707 в силу приписів абз. 2 п. 4 ст. 6 та ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Щодо підстави для визнання свідоцтв недійсними, то  суд першої інстанції зазначив, що в підтвердження того, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, позивач надав лише Висновок, в якому експерт чітко вказав, що позначення за заявками на торговельну марку від 12.04.2019 року № m201908696 та від 12.04.2019 року № m201908697 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України від 10.10.2017 № НОМЕР_1.
Таким чином, експертом не встановлено за результатами дослідження, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а тому відсутні підстави для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними в силу приписів абз. 5 п. 2 ст. 6 та ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Дослідивши матеріали справи, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.
Як вбачається з матеріалів справи,  відповідачем 2 - 12.04.2019 року було подано заявку №m2019 08697 на комбінований знак для товарів і послуг «Пищепром», та заявку №m2019 08696 на комбінований знак для товарів і послуг «Пищепром», які відтворюють Промисловий зразок виключні права на використання якого належать позивачу.
Суд апеляційної інстанції зазначає, що відповідно до абз. 5 п. 3  Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII  «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. 
Як зазначається у п. 62 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.
Підстави для визнання недійсним свідоцтва, були передбачені ст. 5 та ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Так, ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла на дату подання заявок - 12.04.2019 року) передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому поряду недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла на дату подання заявок - 12.04.2019 року), правова охорона надається знаку на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла на дату подання заявок - 12.04.2019 року) не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.
За приписами абз. 3 п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20 вересня 1997 року № 72), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач в позові зазначає, , що ним було помічено в продуктових магазинах міста Маріуполя пропонування до продажу майонезу, пакування якого схоже настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу, що вводить в оману споживачів стосовно виробника товару.
Так, 08.02.2021 року було здійснено закупку майонезу «Пищепром 67%» в магазині торговельної мережі «Zеркальний» за адресою шосе Запорізьке б. 2, м. Маріуполь, пакування якого є схожим настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу. Також, на пакуванні були зазначені дані виробника, а саме: Товариство, адреса: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 47.
В подальшому позивачу стало відомо, що відповідач-2 є власником таких знаків для товарів і послуг:
- свідоцтво України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708, дата подання заявки m201908697 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
- свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707, дата подання заявки m201908696 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів МКТП.
Позивач стверджує, що не надавав відповідачу-2 будь-якого дозволу на використання Промислового зразка, в тому числі, не надавав згоди на реєстрацію знаків для товарів і послуг, які, на його думку, відтворюють Промисловий зразок, виключні права на використання якого належать ПП «Укркорн» на підставі Договору, що відповідно є порушенням ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Відповідачі заперечували  щодо позовних вимог та наполягали на тому, що торгівельні марки відповідача 2 не відтворюють Промисловий зразок права на використання якого має позивач в повному обсязі і відповідно жодних порушень його прав не існує.
З метою встановлення вказаних обставин апеляційним судом ухвалою від 28.09.2022 року призначено у справі №910/5655/21 комплексну  судову експертизу в сфері інтелектуальної власності.
На розгляд та вирішення експертів поставити такі питання:
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292707, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908696, промисловий зразок "Етикетка для упаковки майонезу "Советский провансаль" за патентом України №35559?;
- чи відтворює знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України №292708, зареєстрований 24.02.2021 року за заявкою №m201908697, промисловий зразок "Етикетка для упаковки майонезу "Советский провансаль" за патентом України №35559?.
Згідно Висновку експертів №134/22, за результатами експертизи судовими експертами було встановлено, що знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами №292708 та №292707 відтворюють промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України від 10.10.2017 року №35559.
Судовими експертами у Висновку експертів №134/22 зазначено, що датою подання заявки m201908696 - 12.04.2019 року, на цю дату діяла редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 року, дана редакція Закону і застосовується експертами при проведенні комплексної судової експертизи.
Датою подання заявки №s201701332  є  24.07.2017 року, на цю дату діяла редакція Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 05.12.2012 року, дана редакція Закону і буде застосовуватися експертами при проведенні комплексної експертизи.
Так, у Висновку експертів №134/22 зазначається, що відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в редакції, що діяла на дату подання заявки на промисловий зразок, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у нього копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
За пунктом 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002 року в редакції, що діяла на дату подання заявки на промисловий зразок, за якою був виданий Патент України №35559, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього  вигляду виробу, якому притаманна така ознака.
За пунктом 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002 року в редакції, що діяла на дату подання заявки на промисловий зразок, за якою був виданий Патент України №35559, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього  вигляду виробу, якому притаманна така ознака.
У Висновку експертів №134/22 додатково розкривається суть суттєвих ознак промислового зразка, до якого відносять ознаки, що об`єктивно властиві художньо-конструкторському рішенню, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення зорового образу цього виробу. Тобто, вони характеризують композиційні особливості цього виробу і впливають на процес його формоутворення. Суттєвість ознаки промислового зразка визначається участю у створенні зорового образу виробу, в наданні виробу властивостей, що дають змогу візуально відрізнити його від ряду аналогічних рішень.
Несуттєвими вважають ознаки, які не впливають на формування зовнішнього вигляду виробу, або які не виявляють сутності виробу, що заявляються як промисловий зразок, не впливають на властивості виробу та його функції. Вироби, відмінні за несуттєвими ознаками, як правило, сприймаються споживачем як ідентичні. Поділ на суттєві та несуттєві ознаки умовний. Залежно від характеру об`єкта і мети розроблення художньо-конструкторському рішення, одні і ті ж ознаки можуть бути визнані як суттєвими, так і несуттєвими.
Відповідно до Висновку експертів №134/22 об`єктом промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України від 10.10.2017 № НОМЕР_1 є поєднання форми, малюнку та розфарбування, які визначають його зовнішній вигляд та суттєві ознаки якого визначені у  Висновку експертів №134/22. Словесні елементи промислового зразка розглядалися в рамках експертизи як зображувальні елементи.
Відповідно до Висновку експертів №134/22 суттєвими ознаками промислового зразка за патентом України від 10.10.2017 № НОМЕР_1 визнані наступні ознаки: етикетка виконана у вигляді прямокутника; фон має біло-блакитний колір; в нижній частині етикетки міститься полоса з написом, виконаним контрастним кольором до фону полоси; з правого краю етикетки розміщено зображення усміхненої жінки; зображення жінки має наступні кольорові ознаки: сорочка червоного кольору, хустинка біла, волосся коричневе; жінка тримає в руках банку із білим вмістом, в яку занурено ложку.
Для встановлення факту відтворення промислового зразка у знаках для товарів і послуг Свідоцтвами №292708 та №292707 судовими експертами досліджено поняття «відтворення», оскільки Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить даного визначення.
Так, судовими експертами у Висновку №134/22 витлумачено поняття «відтворення» як дія, пов`язана із актом «відтворювання», і яка означає створювати, виробляти те саме; повторювати, відновляти, передавати що-небудь з максимальною точністю; точно описувати, змальовувати, зображати що-небудь у художніх творах; відображати.
Відповідно, з урахуванням положень нормативно-правових актів, судовими експертами було проведено порівняльний аналіз суттєвих ознак промислового зразка за Патентом №35559 та знаків для товарів і послуг (торговельних марок) за Свідоцтвами №292708 та №292707. Аналіз проводився у два етапи: - перший етап - визначення спорідненості товарів та послуг; другий етап - зіставлення окремих та загальних ознак різних засобів індивідуалізації.
При дослідженні спорідненості товарів та послуг судові експерти дійшли висновку про спорідненість товарів, для яких використовується етикетка за Патентом №35559, із товарами та послугами 29,30 та 35 класів МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг (торговельні марки) за Свідоцтвами №292708 та №292707, оскільки послуги 35 класу МКТП кореспондують із усіма класами товарів; товари 29, 30 класів МКТП відносяться до одного виду товарів, для яких передбачено використання етикетки за Патентом №35559 - харчові продукти; товари мають однакове функціональне призначення - вживання в їжу; товари мають однакове коло споживачів та однакові канали продажу.
За результатами дослідження судовими експертами було встановлено, що знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами №292708 та №292707 є комбінованими позначеннями, які містять в собі зображувальні і словесні елементи, а промисловий зразок складається із зображувальних елементів, для встановлення факту відтворення промислового зразка дослідження проводилось за правилами схожості комбінованих позначень.
З урахуванням  цитованих в експертному висновку положень щодо загальних підходів для встановлення ступеню схожості позначення, судовими експертами дослідження проводилось з урахуванням окремих особливостей порівняння комбінованих позначень, зокрема, з урахуванням першого враження від порівнюваних позначень та на підставі ступеню подібності між порівнюваними позначеннями та визначення домінуючих елементів.
Важливим є те, що під час встановлення схожості зображувальних і об`ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість домінуючих елементів; елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів; елементів, що краще запам`ятовуються споживачами.
За результатами проведення дослідження судовими експертами у  Висновку експертів №134/22 встановлений факт відтворення у домінуючому елементі торговельних марок за Свідоцтвами №292708 та №292707 суттєвих ознак промислового зразка за патентом від 10.10.2017 № НОМЕР_1, а також товарів та послуг 29, 30 та 35 класів на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №292707 та за свідоцтвом України №292708, що є підставою для встановлення факту відтворення промислового зразка  за патентом від 10.10.2017 № НОМЕР_1 у знаках для товарів і послуг за Свідоцтвами №292708 та №292707. 
Відповідачі заперечують щодо Висновку експертів №134/22 та зазначають, що для дослідження питання щодо відтворення у промисловому зразку інших позначень слід дослідити факт відтворення всіх суттєвих ознак зображення виробу, що втілений у Промисловому зразку позивача, у зображеннях, зареєстрованих як торгівельні марки відповідача 2. 
Розглядаючи справу, колегія суддів враховує той факт, що аналогічні правовідносини досліджувалися  Верховним Судом у справі №760/24085/14-ц.
У зазначеній справі Верховний Суд  прийняв позицію судового експерта, що поняття «відтворення промислового зразка» врегульоване на рівні методичних рекомендацій ДП «Український інститут промислової власності» і на сьогодні поняття «відтворення» застосовується не лише для прямого копіювання промислового зразка у складі знаку для товарів і послуг, а й для застосування у складі знаку зображень, схожих настільки, що їх можна сплутати з промисловими зразками.
Крім того, приймаючи рішення, колегія суддів враховує, що поняття «відтворення» розкривається у ст. б-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 року, а саме: країни Союзу зобов`язується чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або похідних продуктів. Це положення, поширюється  на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Отже, виходячи з  Паризької конвенції про охорону промислової власності поняття «відтворення» не тлумачиться виключно, як «копіювання», а може бути «відтворена» лише якась частина позначення, тобто схожа.
Крім того, поняття  «відтворення» неодноразово використано у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертиз заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року №91, в редакції, що діяла станом на дату подання заявок відповідача 2 - 12.04.2019 року, і по тексту тлумачиться, як імітація, відтворення частини позначення, відтворення в розумінні графічного виконання, вміст у позначенні іншого позначення тощо. Однак, визначення «відтворення», як «копіювання» або визначення, як «тотожність» у Методичних рекомендаціях відсутнє.
Таким чином, встановлення судовою експертизою факту відтворення промислового зразка  за патентом від 10.10.2017 № НОМЕР_1 у знаках для товарів і послуг за Свідоцтвами №292708 та №292707, на думку суду апеляційної інстанції, підтверджує наявність підстав для визнання  Свідоцтв №292708 та №292707 недійсними через невідповідність позначень умовам надання правової охорони.
Клопотання апелянта про поновлення строку на подання доказу та долучення його до матеріалів справи, а саме: Висновок експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року, відхиляється судом апеляційної інстанції, оскільки як вбачається з матеріалів справи оскаржуване рішення прийняте місцевим судом 27.10.2021 року, Висновок експертів №31/01-2022 складений 22.02.2022 року, тобто станом на дату прийняття оскаржуваного рішення  відповідний доказ не був предметом розгляду в суді першої інстанції, в зв`язку з чим суд відхиляє  клопотання апелянта про поновлення строку на подання доказу та не приймає до розгляду поданий апелянтом Висновок експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року.
На підставі викладеного, рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року у справі № 910/5655/21 підлягає скасуванню, з прийняттям нового, про визнання недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 року №292708 («Пищепром») та свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 року №292707 («Пищепром») та зобов`язання ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 року №292708 («Пищепром»)  та свідоцтва на торговельну марку від 24.02.2021 року №292707 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в інформаційному бюлетені «Промислова власність».
Разом з тим, господарським судом міста Києва 12.11.2021 року прийнято додаткове рішення у даній справі, відповідно до якого заяву ТОВ «ОЛІС ЛТД»  про відшкодування витрат на правничу допомогу  задоволено. Стягнуто з ПП «Укркорн»  на користь  ТОВ «ОЛІС ЛТД»  витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 116  100,00 грн.
Обґрунтовуючи додаткове  рішення місцевий суд посилався на відмову в задоволенні позовних вимог та відповідно наявності підстав для відшкодування судових витрат відповідача за рахунок позивача.
Враховуючи той факт, що суд апеляційної інстанції дійшов висновку щодо наявності підстав для скасування основного рішення в повному обсязі та задоволення позовних вимог, то і додаткове рішення підлягає скасуванню.
В зв`язку з викладеним, в задоволенні заяви ТОВ «Оліс ЛТД» про відшкодування судових витрат слід відмовити.
При цьому слід зазначити, що питання про стягнення судових витрат, зокрема понесених витрат на правничу допомогу вирішується судом при ухваленні судового рішення у порядку, спосіб та строки, встановлені  Господарським процесуальним кодексом України.
Відповідно до  ст. 123 Господарського процесуального кодексу України  судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу.
Згідно з п. ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України  інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи у разі задоволення позову  покладаються на відповідача.
Оскільки колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваних рішень суду першої інстанції та задоволення позовних вимог, то судовий збір згідно  ст. 129 Господарського процесуального кодексу України за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції   покладається на ТОВ «ОЛІС ЛТД».
Відповідно до ч.ч. 1, 2  ст. 126 Господарського процесуального кодексу України  витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
Згідно ч. 8  ст. 129 Господарського процесуального кодексу України  розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
Як вбачається з матеріалів справи,  звертаючись до суду першої інстанції з позовною заявою, позивач просив стягнути з відповідача 2 витрати зі сплати судового збору в розмірі   9  080,00 грн.,  42  300,00 грн. - судові витрати на професійну правничу допомогу та витрати пов`язані з проведенням експертизи в розмірі 36  896,15 грн.
Згідно з ч. 3  ст. 126 Господарського процесуального кодексу  України  для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Учасник справи повинен деталізувати відповідний опис лише тією мірою, якою досягається його функціональне призначення - визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат. Надмірний формалізм при оцінці такого опису на предмет його деталізації, за відсутності визначених процесуальним законом чітких критеріїв оцінки, може призвести до порушення принципу верховенства права.
У випадку встановленого договором фіксованого розміру гонорару сторона може доводити неспівмірність витрат у тому числі, але не виключно, без зазначення в детальному описі робіт (наданих послуг) відомостей про витрати часу на надання правничої допомоги. Зокрема, посилаючись на неспівмірність суми фіксованого гонорару зі складністю справи, ціною позову, обсягом матеріалів у справі, кількістю підготовлених процесуальних документів, кількістю засідань, тривалістю розгляду справи судом тощо
Суд апеляційної інстанції на підставі вищевикладеного, дійшов висновку про стягнення з відповідача 2 на користь  позивача 51  380,00 грн., з яких: 9  080,00 грн. - витрати зі сплати судового збору (підтверджені платіжним дорученням № 1542 від 31.03.2021 року) та 42  300,00 грн. - судові витрати на професійну правничу допомогу (підтверджені  договором про надання правової допомоги №20/01-2021 від 29.01.2021 року, Актом наданих послуг №1 від 30.03.2021 року, розрахунком витрат на професійну правничу допомогу від 30.03.2021 року та платіжним дорученням № 1542 від 31.03.2021 року).
Витрати, що  пов`язані з проведенням експертизи в розмірі 36  896,15 грн. не підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача, оскільки вказаний висновок не є належним доказом по справі та не підтверджує  позицію позивача щодо відтворення Промислового зразка в спірних позначеннях.
Щодо судових витрат понесених позивачем у суді апеляційної інстанції, суд зазначає наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, апелянтом за розгляд справи в суді апеляційної інстанції понесено такі судові витрати: витрати зі сплати судового збору в розмірі 13  620,00 грн.; витрати пов`язані з проведенням експертизи та подання до Північного апеляційного господарського суду Висновку експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року  в розмірі 20  000,00 грн.,  39  500, 00 грн. судові витрати на професійну правничу допомогу та 35  111,22 грн. витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи.
В судовому засіданні представник позивача наполягала на відшкодуванні судових витрат лише в частині  витрат пов`язаних з проведенням експертизи та поданням до Північного апеляційного господарського суду Висновку експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року  в розмірі 20  000,00 грн. та 35  111,22 грн. витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи розмірі 35  111,22 грн.
Суд апеляційної інстанції, дослідивши належним чином матеріали справи,  вважає за можливе стягнути з відповідача 2 на користь позивача витрати зі сплати судового збору в розмірі 13  620,00 грн. (підтверджені платіжним дорученням №2577 від 09.11.2021 року) та витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в розмірі  35  111,22 грн. (підтверджені Актом виконаних послуг від 30.11.2022 року).
Заява позивача про відшкодування судових витрат в частині витрат, пов`язаних з проведенням експертизи та поданням до Північного апеляційного господарського суду Висновку експертів №31/01-2022 від 22.02.2022 року  в розмірі 20  000,00 грн. задоволенню не підлягає, оскільки судом апеляційної інстанції відмовлено позивачу в задоволенні клопотання про поновлення строків для подання вказаного висновку, в зв`язку з чим він не враховується при розгляді справи.
Від витрат на правову допомогу в суді апеляційної інстанції представник позивача відмовився.
Керуючись статтями  129, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1.Апеляційну скаргу приватного підприємства "Укркорн" на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року  та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року  у справі № 910/5655/21 - задовольнити.
2.Рішення  господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року у справі № 910/5655/21 - скасувати.
Прийняти нове рішення, яким визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 року №292708 («Пищепром») та свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 року №292707 («Пищепром») повністю, власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ОЛІС ЛТД". 
Зобов`язати  Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 року №292708 («Пищепром»)  та свідоцтва на торговельну марку від 24.02.2021 року №292707 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в інформаційному бюлетені «Промислова власність».
3.Заяву приватного підприємства "Укркорн" про відшкодування судових витрат задовольнити частково.
4.Стягнути з  товариства з обмеженою відповідальністю фірма "ОЛІС ЛТД"( ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 39353597, адреса: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Спасо-Преображенська, буд.170) на користь приватного підприємства "Укркорн" (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 20478063, адреса: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.. Карпенка-Карого, буд.47) 51  380,00 грн., з яких: 9  080,00 грн. - витрати зі сплати судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції та 42  300,00 грн. - судові витрати на професійну правничу допомогу.
5.Стягнути з  товариства з обмеженою відповідальністю фірма "ОЛІС ЛТД"( ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 39353597, адреса: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Спасо-Преображенська, буд.170) на користь приватного підприємства "Укркорн" (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 20478063, адреса: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.. Карпенка-Карого, буд.47)  48  731,22 грн., з яких: 13  620,00 грн. - витрати зі сплати судового збору за розгляд справи в суді апеляційної  інстанції та 35  111,22 грн. витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи.
6. Додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року  у справі № 910/5655/21 - скасувати.
Прийняти нове рішення, яким відмовити  товариству з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» у задоволенні заяви про відшкодування витрат на правничу допомогу.
 7. Доручити господарському суду міста Києва видати накази.
   8. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.
 9.Справу №910/5655/21 повернути до господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.
          Повний текст постанови підписано 12.02.2024 року 
Головуючий суддя                                                            О.С. Копитова 

Судді                                                                                Б.В. Отрюх

                                                                                О.М. Остапенко