ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року 
м. Київ
справа №826/16275/18
адміністративне провадження № К/9901/9293/19  
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
головуючий - Стародуб О.П., 
судді -  Єзеров А.А.,  Кравчук В.М., 
розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.11.2018 (суддя - Вовк П.В.) та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.02.2019 (судді - Вівдіченко Т.Р., Ганечко О.М., Кузьмишина О.М.) 
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, 
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОЗОВНИХ ВИМОГ
ТОВ "Українська академія індустрії моди" звернулось до суду з позовом, в якому просило:
- визнати протиправним та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. №2748 від 04.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повторно провести кваліфікаційну експертизу заявки № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та прийняти рішення про реєстрацію знака.
ВСТАНОВЛЕНІ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ ОБСТАВИН СПРАВИ
Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ "Українська академія індустрії моди" було подано заявку № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
04.03.2016 Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) було складено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №2748, яким встановлено, що заявлене позивачем позначення не відповідає умовам надання правової охорони.
Вказаний висновок обґрунтований тим, що для всіх послуг 35, 41 класів заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:
1) з словесними знаками «FASHION WEEK» (свідоцтво №116102 від 25.12.2009, заявка № m 200806901 від 10.04.2008), «ТИЖДЕНЬ МОДИ» (свідоцтво №118473 від 25.02.2010, заявка № m 200806904 від 10.04.2008) та комбінованими знаками «UKRAINIAN FASHION WEEK» (свідоцтво №107110 від 25.05.2009, заявка № m 200713624 від 16.08.2007 та свідоцтво №167588 від 11.03.2013, заявка № m 201200856 від 23.01.2012) раніше зареєстрованими в Україні на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИЖДЕНЬ МОДИ», м. Київ, (UA) щодо споріднених послуг;
2) з словесним знаком «Неделя моды» (свідоцтво України №42736 від 16.08.2004, заявка № m 2002119410 від 05.11.2002), раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «АДАРИС», м. Київ, (UA) щодо споріднених послуг.
04.03.2016 вказаний висновок був затверджений начальником Управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України Шатовою І.О. При цьому, у самому висновку зазначено, що він, після затвердження Державною службою інтелектуальної власності України, набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака і таке рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному статтею 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Вважаючи вказане рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду.
В обґрунтування позовних вимог покликався на протиправність рішення щодо відмови у реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг з огляду на безпідставність доводів Державної служби інтелектуальної власності України про те, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними та комбінованими знаками, про які було зазначено в оскаржуваному рішенні.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РІШЕНЬ СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.11.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.02.2019, позов задоволено.
Визнано протиправним та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України вих. №2748 від 04.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України організувати повторне проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та прийняти за її наслідком рішення про реєстрацію знака.
Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, судами попередніх інстанцій було враховано висновки, викладені у рішенні Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 у справі №910/13539/16, а саме, що знак для товарів і послуг «FASHION WEEK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 складається лише з позначення, що є загальновживаним терміном відносно такої послуги 35 класу МКТП, як «влаштовування і проведення конкурсів і показів мод на комерційні або рекламні потреби» та таких послуг 41 класу МКТП, як «Влаштовування і проведення ...шоу-показів мод; телевізійні і радіопередачі, тематика яких пов`язана з модою; підготування, організація і проведення показів мод; інформування щодо різноманітних культурних і розважальних заходів, пов`язаних з модою». Вказаним рішенням Господарського суду міста Києва було визнано недійсним стосовно вказаних вище, пов`язаних зі сферою моди, послуг 35 та 41 класів МКТП свідоцтво України №116102 на знак «FASHION WEEK», що є одним зі знаків, протиставлених позначенню за заявкою № m 2015 08991 в оскаржуваному рішенні.
Враховуючи наведене, суди дійшли висновку, що такий, окремо взятий елемент протиставлених знаків, як словосполучення «FASHION WEEK» / «ТИЖДЕНЬ МОДИ» / «Неделя моды», не здатен вирізнити товари і послуги одного виробника від іншого, оскільки в силу свого загальновживаного характеру, не може викликати асоціації лише з однією конкретною особою.
Крім того, суди виходили з того, що той факт, що для послуг 35 та 41 класу МКТП, безпосередньо пов`язаних з організацією, проведенням та висвітленням показів модного одягу, окремо взяте словосполучення «FASHION WEEK» не може бути зареєстровано в якості знака будучи загальновживаним терміном в галузі моди, не означає, що для всіх інших послуг 35 та 41 класів МКТП, назви яких не містять прямих вказівок на галузь моди, таке словосполучення має високу розрізняльну здатність. Адже, формулювання назв таких послуг просто є більш узагальненими, внаслідок чого вони охоплюють різні сфери діяльності й галузь моди в тому числі. Отже, додавання до позначення, яке є загальновживаним терміном, додаткового елементу, може зробити таке нове позначення достатньо відмінним для того, щоб уникнути асоціацій та, відповідно, сплутування з позначеннями інших осіб, які містять в своєму складі аналогічні загальновживані терміни.
Крім того суди виходили з того, що відповідно до наявного в матеріалах справи висновку судового експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності №13639/16-53/2185-2190/18-53 від 07.02.2018, складеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ):
-словосполучення «FASHION WEEK» є сталим, загальновживаним виразом, використання якого не може бути заборонено;
-схожість до ступеню сплутування між позначенням «ODESSA FASHION WEEK» та знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 107110, 113781, 113782, 116102, 118473, 167588 відсутня.
-порівнювані позначення збігаються за наявністю тотожного (за фонетичними та семантичними знаками) словесного елементу «FASHION WEEK», яке повністю входить в інше позначення, проте, в цілому самі позначення не тотожні та несуть різні відтінки семантичних значень: «Одеський тиждень моди» та «тиждень моди». Розрізняються Тижні моди лише за локальним місцем проведення на території тієї чи іншої держави, в даному випадку, за локальним місцем проведення на території України. Враховуючи, що позначення Fashion Week (Тиждень Моди) є сталим виразом, що позначає дійство, подію, шоу, як явище у фешн-індустрії без додаткових пояснень і уточнень, не ідентифікує певного надавача послуг, то саме завдяки вказанню локального місця надання послуг (наприклад, «ODESSA FASHION WEEK», «LVIV FASHION WEEK», Dnepr Fashion Weekend, Lutsk Fashion Weekend, MB Kiev Fashion Days, Kiev Fashion Days тощо) та додатковим позначенням, розрізняються послуги одних осіб на території України від таких самих або споріднених послуг інших осіб.
Суди дійшли висновку, що висновок КНДІСЕ є належним доказом у даній справі, підтверджує відсутність схожості до ступеню сплутування між позначенням «ODESSA FASHION WEEK» за заявкою № m 2015 08991 та знаками, які були йому протиставлені в оскаржуваному рішенні, тобто, цілком відповідає вимогам ст.ст.72, 73 КАС України.                                                            
Враховуючи викладене, суди дійшли висновку, що висновок ДП «Український інститут інтелектуальної власності» щодо позначення за заявкою № m 2015 08991 від 15.06.2015 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 116102, 118473, 107110, 167588, 42736 не відповідає Правилам та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно, прийняте на підставі вказаного висновку рішення вих. № 2748 від 04.03.2016 є протиправним та підлягає скасуванню.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ ОСОБИ, ЯКА ПОДАЛА КАСАЦІЙНУ СКАРГУ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
В обгрунтування касаційної скарги відповідач покликається на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Зокрема, покликається на те, що наявність словесного елементу «ODESSA» не надає позначенню позивача розрізняльної здатності, оскільки є елементом, що вказує на місце надання зазначених послуг 35 та 41 МКТП та посилює ступінь сплутування у зв`язку з неодноразовим проведенням ТОВ «ТИЖДЕНЬ МОДИ» своїх заходів у м. Одеса. 
Також покликається на те, що позначення «ODESSA FASHION WEEK» за заявкою позивача № НОМЕР_2 є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком «FASHION WEEK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , раніше зареєстрованим на ім`я ТОВ «ТИЖДЕНЬ МОДИ» для таких самих або споріднених з ними послуг.
Крім того, покликається на те, що складений КНДІСЕ висновок судового експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.02.2018 у справі №910/9450/16, на який здійснено посилання судів попередніх інстанцій, є неналежним, недостовірним та недопустимим доказом у справі, оскільки стосується підстави, передбаченої  п. 2 ст. 6 Закону щодо введення в оману, а не підстави, передбаченої п. 3 ст. 6 Закону щодо схожості, на підставі якої було відмовлено в реєстрації знака позивача.
Також покликається на те, що висновки судів попередніх інстанцій суперечать висновкам Верховного Суду у постанові від 20.11.2018 (справа №910/11004/17).
Також покликається на те, що, незважаючи на заявлене клопотання, судами не було залучено до участі у справі ТОВ «ТИЖДЕНЬ МОДИ», яке, як власник знака « FASHION WEEK » та майнових прав на нього, а також комерційного (фірмового) найменування «ТИЖДЕНЬ МОДИ»/ «FASHION WEEK», має очевидний інтерес щодо результатів розгляду цієї справи.
Просить рішення судів попередніх інстанцій скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Крім того, відповідачем заявлено клопотання про закриття провадження у справі, з підстав належності даного спору до юрисдикції господарського суду.
Відзиву на касаційну скаргу до суду не надходило.
ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо юрисдикції
Спір у цій справі стосується правомірності відмови у реєстрації знака для товарів і послуг, тобто стосується прав інтелектуальної власності.
Вказані обставини свідчать про те, що між позивачем та відповідачами виник спір, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності, а тому, з огляду на склад учасників цього спору та предмет позову, його вирішення віднесено до юрисдикції господарського суду.
Аналогічного висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 16.10.2018 у справі №910/18195/17 (провадження №12-159гс18) та у постанові від 29.05.2019 у справі №826/15263/18 (провадження № 11-222аппп19).
Про віднесення даного спору до компетенції господарського суду наголошував й відповідач у клопотанні про закриття провадження у справі.
Відповідно частини 1 статті 354 КАС України порушення правил юрисдикції адміністративних судів, визначених статтею 19 цього Кодексу, є обов`язковою підставою для скасування рішення із закриттям провадження незалежно від доводів касаційної скарги.
Судом встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 закрито провадження у справі №910/9450/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ" до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТИЖДЕНЬ МОДИ", оскільки спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.
Враховуючи викладене, Верховний Суд вважає за необхідне розглянути справу і прийняти остаточне рішення в рамках даного провадження за правилами адміністративного судочинства.
Такий підхід відповідає висновкам Великої Палати Верховного Суду у постанові від 29.08.2018 у справі №463/624/14-а.

Щодо суті спору
Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні врегульовано Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 №3689-XII (тут і далі в редакції на час виникнення спірних правовідносин; Закон №3689-XII).
Відповідно до визначень, наведених у ст. 1 Закону №3689-XII, Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються  від товарів і послуг інших осіб; свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг; зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво.
Відповідно до частини першої статті 5 Закону №3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 317-19 та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Відповідно до частини першої статті 7 Закону №3689, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону №3689 експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Відповідно до частини третьої статті 10 Закону №3689 кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.
За правилами частини 3 статті 6 Закону №3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності 995_123;
фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" 752-14. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку..
Відповідно до частини першої статті 15 Закону №3689 заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.
За змістом наведених норм процедура надання правової охорони знаків передбачає обов?язкове проведення кваліфікаційної експертизи заявки.
Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що в процесі розгляду заявки позивача проведено кваліфікаційну експертизу вих. №2748, висновок якої про схожість заявленого позначення на підставі частини 3 статті 6 Закону №3689, в силу приписів частини третьої статті 10 Закону №3689, слугував підставою для прийняття відповідачем рішення про відмову в реєстрації знака.
Заперечуючи проти рішення відповідача про відмову в реєстрації знака, позивач покликається на висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності №13639/16-53/2185-2190/18-53 від 07.02.2018, складений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ).
На вирішення зазначеної експертизи, згідно ухвали Господарського суду міста Києва від 02.08.2016, було поставлено питання чи є позначення «Odessa fashion week» за заявкою m201580991 таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка надає послуги, відносно знаків за Свідоцтвами України №107110, №113781, 113782, 116102,118473, 167588.
Згідно висновку від 07.02.2018, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою позивача не є таким, що може ввести в оману.
Водночас, можливість введення в оману є ознакою, яка виключає можливість одержання позначенням правової охорони відповідно до частини 2 статті 6  Закону №3689.
Оскаржуваним у цій справі рішенням відповідач відмовив у реєстрації знака за ознакою схожості з раніше зареєстрованими знаками на підставі частини 3 статті 6 Закону №3689.
Таким чином, висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності №13639/16-53/2185-2190/18-53 від 07.02.2018, складений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ), стосувався інших питань, ніж ті, які слугували підставою для прийняття відповідачем оскаржуваного у цій справі рішення, відтак не належить до предмета доказування  у цій справі.
Суди попередніх інстанцій, досліджуючи висновок експертизи №13639/16-53/2185-2190/18-53 від 07.02.2018, надали йому іншого змісту, ніж той, який закладав експерт в цілях вирішення поставленого на експертизу питання.
При цьому, додаткову чи повторну експертизу для забезпечення повноти та ясності висновку експерта відповідно до вимог статті 111 КАС України призначено не було.
Також висновок судів попередніх інстанцій щодо протиправності оскаржуваного рішення відповідача про відмову грунтується на висновках Господарського суду міста Києва у рішенні від 01.08.2017 у справі № 910/13539/16.
Водночас, цим рішенням свідоцтво України на знак для товарів і послуг №116102 визнано недійсним лише щодо кількох послуг класів МКТП 35 та 41, що не може бути підставою для висновку щодо протиправності оскаржуваного рішення відповідача в цілому.
Крім того, таке рішення суду постановлене більш ніж через два роки після прийняття відповідачем оскаржуваного рішення, відтак не може характеризувати як протиправне прийняте відповідачем, за наслідками розгляду заявки позивача, рішення.
Інші докази, які б спростовували висновок кваліфікаційної експертизи вих. №2748, судами першої та апеляційної інчтанції не зазначено.
Відповідно до статті 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
За таких обставин колегія суддів погоджується з доводами касаційної скарги щодо необґрунтованості висновків судів попередніх інстанцій про протиправний характер оскаржуваного рішення відповідача.
Інші доводи касаційної скарги не впливають на кінцеве рішення у цій справі відтак не потребують окремої оцінки.
Відповідно до ч. 1 ст. 351 КАС України суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 341 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.
Враховуючи викладене, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги, скасування рішень судів попередніх інстанцій із прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позову.
Керуючись статтями 341, 345, 349, 351, 356, 359 КАС України, Суд -
п о с т а н о в и в :
Касаційну скаргу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задовольнити частково.
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.11.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.02.2019 у цій справі скасувати.
В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська академія індустрії моди"  відмовити.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Судді: 
О.П. Стародуб
А.А. Єзеров
В.М. Кравчук