ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
20 грудня 2023 року
м. Київ
 
справа № 482/1361/21
провадження № 61-9458св23
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Коломієць Г. В. (суддя-доповідач), Гулька Б. І., Луспеника Д. Д.,
 
учасники справи:
позивач -компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД 
відповідачі: ОСОБА_1 , Національний орган інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент),
 
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун Артем Олександрович, на рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року, ухвалене у складі судді Козлова Р. Ю., та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року, прийняту у складі колегії суддів: Березовенко Р. В., Лапчевської О. Ф., Мостової Г. І.,
 
ВСТАНОВИВ: 
 
Описова частина
 
Короткий зміст позовних вимог
 
У жовтні 2021 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД звернулася до суду з позовом до ОСОБА_1 , Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»), в якому просила суд:
 - достроково припинити повністю дію свідоцтва України від 10 травня 2016 року № 211724 на торгівельну марку «baidu» щодо всіх заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована;
 - зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торгівельні марки про дострокове припинення дії свідоцтва України від 10 травня 2016 року № 211724 на торгівельну марку «baidu» повністю щодо всіх заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
 
Позов мотивований тим, що компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО.,ЛТД має міжнародну реєстрацію наступних торговельних марок: 1532661 - Baidu, дата реєстрації: 13 січня 2020 року; 1098119 - Baidu, дата реєстрації: 08 листопада 2011 року; 1093504 - Baidu, дата реєстрації: 23 вересня 2011 року; 1064506 - baidu, дата реєстрації: 04 січня 2011 року.
18 лютого 2021 року компанія звернулася до Національного органу інтелектуальної власності - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) із заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 для послуг 38 та 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Однак в ході ретельного патентного пошуку торговельних марок схожих, за окремими ознаками або тотожних із вищезазначеними торговельними марками за міжнародною реєстрацією, за даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ «Компанія «Інвента», встановлено, що за громадянином ОСОБА_1 зареєстровано торговельну марку: «baidu» за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016; порядковий номер заявки: № m201416573, дата подання заявки 20 листопада 2014 року).
За даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаного патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ «Компанія «Інвента», було встановлено ймовірність попередньої відмови в реєстрації торговельної марки компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД з огляду на те, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 від 18 лютого 2021 року для заявлених послуг 38 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 на ім`я ОСОБА_1 для таких самих послуг 38 класу МКТП.
Таким чином, внаслідок існування торговельної марки «baidu» за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016), що належить ОСОБА_1 , компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за національною заявкою від 18 лютого 2021 року № m202103645 для послуг 38 та 42 класу МКТП.
В той же час, компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД зазначає, що торговельна марка «baidu» за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 не використовувалась в Україні протягом останніх п`яти років щодо заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована.
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
 
Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року позов компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД залишено без задоволення.
 
Залишаючи без задоволення позов, суд першої інстанції виходив із того, що надані відповідачем суду докази у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що відповідачем доведено факт використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації відомостей про її реєстрацію.
При цьому належним підтвердженням використання відповідачем торгівельної марки в мережі Інтернет є надані відповідачем копії двох сертифікатів про реєстрацію доменного імені baidu.ua, зокрема від 16 травня 2016 року та від 29 вересня 2021 року, які видані ТОВ «Інтернет Інвест» щодо придбання доменного імені другого рівня - baidu.ua, де і розміщується відповідний сайт з 16 травня 2016 року.
Крім того, знак активно та регулярно використовується відповідачем у діловому листуванні з контрагентами, та в іншому документообігу, що підтверджується копією листа від 13 жовтня 2019 року вих. № 18 від ТОВ «Агро-Флор» та копією листа у відповідь від імені відповідача від 01 листопада 2019 року № 41; копією прайс-листа станом на 18 грудня 2020 року та копією акта приймання-передачі майна у найм (прокат) за договором б/н від 02 березня 2021 року.
Суд першої інстанції також дійшов висновку, що позовні вимоги до ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про зобов`язання вчинити дії не можуть бути задоволені, оскільки є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійним.
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
Постановою Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року апеляційну скаргу Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, подану представником - адвокатом Моргуном А. О., залишено без задоволення, рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року залишено без змін.
 
Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив із того, що надані відповідачем докази підтверджують реальне використання торгівельної марки відповідачем протягом п`яти років з дати публікації про її реєстрацію, тобто з 10 травня 2016 року, тому позовні вимоги задоволенню                           не підлягають.
 
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводів
 
У червні 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, просила суд скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року і направити справу на новий розгляд.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що суди першої та апеляційної інстанцій не надали належної оцінки доказам, наданим позивачем (довідки, відповіді уповноважених органів) та не дослідили в повній мірі питання щодо того, що оскаржувана торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, зокрема щодо безперервності його використання.
Отже, судами попередніх інстанцій не з`ясовано та не досліджено те, що: розміщення позначення на домені baidu.com.ua не є належним фактом (доказом) використання торговельної марки відповідно до вимог частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; веб-ресурс, який на думку відповідача є підтвердженням використання знака для товарів і послуг в Україні відносно послуг, для яких цей знак зареєстровано, не підтверджує належним чином використання знаку для товарів і послуг саме 38 класу МКТП, бо є не активним,                  а створений задля розгляду судової справи на його користь; копії листів та інших документів за підписом та печаткою відповідача не може бути підтвердженням використання торговельної марки, бо виконані саме за його підписом та печаткою, і таке виконання може бути датовано будь-якою датою (ймовірно після відкриття провадження по справі). Цифрового підпису з визначенням дати документа                           не надано, дата не зафіксована. Також, відповідачем не надано відповідних договорів щодо реклами, інших договорів, касових чеків, квитанцій, накладних, іншої документації, що містить інформацію про найменування товару й місце його придбання, митні декларації та інші митні документи. Не надано належної бухгалтерської документації, що формується за цифровими підписами та у відповідній програмі. Маркування технічних пристроїв (телефонів), на рекламній продукції (ручки кулькові, пакети, ділові щоденники) доводиться лише наявністю відповідного договору на рекламу на відповідні бухгалтерські документи. Маркування виготовлено невідомою датою та нанесено на товар в невідомий період. Отже, відповідачем не надано доказів виробництва продукції, маркованої спірними позначеннями, протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, а також доказів реалізації такої продукції. А надані копії документів та невстановлене маркування не містить інформації щодо використання в оформленні цієї продукції спірного знаку.
 
Підставою касаційного оскарження рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанови Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року заявник зазначає відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме дострокового припинення дії свідоцтва, якщо торгівельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів та послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (частина четверта статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). 
 
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
 
У липні 2023 року ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому просило суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення без змін як такі, що ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права.
 
У серпні 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду відповідь на відзив ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на касаційну скаргу, в якому зазначила, що касаційна скарга підлягає задоволенню.
 
У листопаді 2023 року ОСОБА_1 подав до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив, що за встановлених у цій справі обставин та досліджених судами попередніх інстанцій доказів, з урахуванням заявлених в суді першої інстанції позовних вимог, суди правильно застосували норми матеріального права до спірних правовідносин, було проведено повне і всебічне з`ясування ними обставин справи, а доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що суди допустили неправильне тлумачення наведених норм або застосували закон, який не підлягав застосуванню чи не застосували закон, який підлягав застосуванню. Таких фактів з посиланням на норми закону представник позивача у касаційній скарзі не вказує, тому доводи касаційної скарги висновки судів                           не спростовують та ґрунтуються на формальних міркуваннях.
 
У листопаді 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду відповідь               на відзив ОСОБА_1 , в якому просила суд відмовити в прийнятті та долученні до матеріалів справи відзиву у зв`язку з пропуском строку на його подання та відсутність клопотання щодо поновлення відповідного строку.
 
Рух касаційної скарги у суді касаційної інстанції
 
Ухвалою Верховного Суду від 28 червня 2023 року касаційну скаргу залишено без руху та надано строк для усунення недоліків касаційної скарги.
 
У липні 2023 року заявник у встановлений судом строк усунув недоліки касаційної скарги.
 
Ухвалою Верховного Суду від 13 липня 2023 року поновлено компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., строк на касаційне оскарження, відкрито касаційне провадження у справі та витребувано матеріали цивільної справи із суду першої інстанції. 
 
У липні 2023 року до Верховного Суду надійшли матеріали справи.
 
Фактичні обставини справи, встановлені судами
 
Компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД є власником ряду торговельних марок за міжнародною реєстрацією: 1532661 - Baidu, дата реєстрації: 13 січня 2020 року; 1098119 - Baidu, дата реєстрації: 08 листопада 2011 року; 1093504 - Baidu, дата реєстрації: 23 вересня 2011 року; 1064506 - baidu, дата реєстрації: 04 січня 2011 року.
 
18 лютого 2021 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД через свого представника звернулася до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) із заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 від 18 лютого 2021 року для послуг 38 та 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг.
 
У подальшому в ході ретельного патентного пошуку торговельних марок, схожих за окремими ознаками або тотожних з вищезазначеними торговельними марками за міжнародною реєстрацією, за даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ «Компанія «Інвента», було встановлено, що за ОСОБА_1 зареєстровано торговельну марку: «baidu»                       за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016; порядковий номер заявки: № m201416573, дата подання заявки 20 листопада 2014 року).
 
За даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно- правової компанії ТОВ «Компанія «Інвента», встановлено про ймовірність попередньої відмови в реєстрації торговельної марки компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, з огляду на те, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою на реєстрацію торговельної марки від 18 лютого 2021 року № m202103645 для заявлених послуг 38 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016) на ім`я: ОСОБА_1 , для таких самих послуг 38 класу МКТП.
 
Таким чином, внаслідок існування торговельної марки «baidu» за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016), що належить ОСОБА_1 , компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за національною заявкою від 18 лютого 2021 року № m202103645 для послуг 38 та 42 класу МКТП.
 
ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку, яка зареєстрована для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
 
Мотивувальна частина
 
Позиція Верховного Суду
 
Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
 
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД,  від імені якої діє адвокат Моргун А. О., не підлягає задоволенню.
 
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
 
Статтею 400 ЦПК України встановлено межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Так, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги у межах, які стали підставами для відкриття касаційного провадження, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що постанова суду апеляційної інстанції ухвалена з додержанням норм матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги цих висновків не спростовують.
 
Відповідно до статті 15 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
 
Згідно з статтею 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
 
До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно зі статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з його преамбулою, регулює відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Закріплені у цьому Законі норми є спеціальними стосовно норм інших законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини або безпосередньо стосуються таких правовідносин.
 
В абзаці четвертому статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, визначено, що торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
 
За змістом частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. 
 
Відповідно до статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
 
Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.
 
Частиною п`ятою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.
 
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.
У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.
Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.
Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва.
Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.
 
Згідно з частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
 
Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
 
Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
 
Подібні висновки викладено у постановах Верховного Суду від 24 лютого 2020 року у справі № 760/12081/17 (провадження № 61-15486св19), від 13 травня 2022 року у справі № 760/4277/17 (провадження № 61-4933св21).
 
Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду.
 
Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).
 
Аналіз означених норм Закону дає підстави стверджувати, що, виходячи з правової сутності торговельної марки, умовою належного її використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цю марку зареєстровано.
 
Відповідно до частини першої статті 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.
 
Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
 
Відповідно до приписів статей 1 та 19 Закону України «Про міжнародні договори України» цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону; чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
Позивач компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, звертаючись до суду з позовом, стверджувала, що відповідач ОСОБА_1                         не використовує зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 більше п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва.
 
Однак ОСОБА_1 , обґрунтовуючи використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зокрема, посилався на придбання доменного імені другого рівня - baidu.ua, де і розміщується відповідний сайт з 16 травня 2016 року.
 
Стаття 1 Закону України «Про телекомунікації» містить визначення, згідно яких: домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється; доменне ім`я - це позначення (словесне, цифрове, словесно-цифрове), яке використовується для ідентифікації діяльності юридичних і фізичних осіб в мережі Інтернет з будь-якою метою.
У Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв`язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225, міститься визначення, згідно з яким веб-сайт - це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб`єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів, та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет.
 
Отже, власником сайту є особа, на яку зареєстроване відповідне доменне ім`я. Доменне ім`я, зареєстроване у відповідному домені, використовується для позначення відповідного сайту. Для того, щоб сайт був позначений конкретним доменним ім`ям, спочатку необхідно зареєструвати доменне ім`я у відповідному домені.
 
Правовідносини з реєстрації доменного імені виникають між реєстрантом, реєстратором та адміністратором адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідному домені:
реєстрант - особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені. Це і є особа, якій належить доменне ім`я, а отже і сайт, для позначення якого воно використовується;
реєстратор - суб`єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені;
адміністратор - адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування.
 
Під час реєстрації доменного імені реєстрант надає контактну інформацію про себе реєстратору, а, отже, ці дані є в розпорядженні реєстратора та адміністратора. Факт реєстрації доменного імені означає делегування прав на нього реєстранту, який використовує відповідне доменне ім`я для позначення сайту, тобто є власником цього сайту з відповідним доменним ім`ям.
 
Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA та Регламентом публічного домену.
 
Відповідно до пункту 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак) за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.
 
Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватись певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ «Хостмайстер» (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.
 
Належним підтвердженням того, що певна особа є власником сайту, можуть бути дані, отримані від адміністратора адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідному домені, а також дані, отримані від реєстратора, який на підставі цивільно-правового договору, укладеного з реєстрантом, здійснював реєстрацію відповідного доменного імені (пункт 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).
 
Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, не спростовано матеріалами справи та сторонами те, що ОСОБА_1 на підтвердження застосування торговельної марки в мережі Інтернет надав два сертифікати про реєстрацію доменного імені baidu.ua, зокрема від 16 травня 2016 року та від 29 вересня 2021 року, які видані ТОВ «Інтернет Інвест».
 
Також, ОСОБА_1 підтверджено використання ним торговельної марки у діловому листуванні з контрагентами, та в іншому документообігу, зокрема з копії листа від 13 жовтня 2019 року вих. № 18 від ТОВ «Агро-Флор» вбачається, що ТОВ «Агро-Флор» зверталося до ФОП ОСОБА_1 з питанням щодо розгляду можливості здачі в оренду телефонних апаратів в кількості 8 штук для користування співробітниками даного підприємства в якості корпоративного зв`язку.
 
Зі змісту копії листа у відповідь від імені ФОП ОСОБА_1 № 41 від 01 листопада 2019 року вбачається, що ним було звернуто увагу директора ТОВ «Агро-Флор», що телефонні апарати пропонуються на умовах прокату, терміном до 12 місяців, список наявних на дату 01 листопада 2019 року моделей і ціни з урахуванням оптової знижки вказані в додатку до даного листа.
 
Зі змісту копії прайс-листа станом на 18 грудня 2020 року вбачається найменування моделей телефону та ціна за користування.
 
Також, відповідно до копії акта приймання-передачі майна у найм (прокат) за договором б/н від 02 березня 2021 року, складеного ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , про те, що згідно з договором б/н від 02 березня 2021 року наймодавець передав, а наймач прийняв у найм (прокат) майно - телефон «Samsung Galaxy F02 2/32Gb». Ввищезгадане майно знаходиться у справному стані, має гарний зовнішній вигляд без слідів ударів, подряпин та технічно справними.
 
Перелічені документи містять символ попереджувального маркування на товарі, який вказує на те, що торговельна марка зареєстрована в Україні.
 
Враховуючи викладене, колегія суддів Верховного Суду погоджується із висновком судів попередніх інстанцій про те, що надані ОСОБА_1 суду докази у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що ним доведено факт використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації її реєстрації 10 травня                    2016 року.
 
Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій дослідили всі наявні у справі докази у їх сукупності та співставленні, надали їм належну оцінку, правильно визначили характер спірних правовідносин і норми права, які підлягали застосуванню до цих правовідносин, і дійшли обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні позову.
 
Інші доводи касаційної скарги є ідентичними доводам апеляційної скарги та зводяться до переоцінки доказів, що згідно з положеннями статті 400 ЦПК України не належить до повноважень суду касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц (провадження № 14-446цс18)).
 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
 
Відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
 
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що оскаржувані судові рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстави для задоволення касаційної скарги відсутні.
 
Оскільки касаційна скарга залишається без задоволення, то відповідно до частини тринадцятої статті 141 ЦПК України в такому разі розподіл судових витрат не проводиться. 

 
Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун Артем Олександрович, залишити без задоволення.
 
Рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року залишити без змін. 
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття,     є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Судді:                                                                                               Г. В. Коломієць

Б. І. Гулько
 
Д. Д. Луспеник