Постанова
Іменем України
 
09 серпня 2023 року
м. Київ
 
справа № 592/7979/18
провадження № 61-20975св21
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Крата В. І.,
суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М. (суддя-доповідач),
 
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1 ,
відповідачі: Державне підприємство «Тростянецьке лісове господарство», Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа», Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр»,
треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,  
 
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Сумського апеляційного суду від 24 листопада 2021 рокуу складі колегії суддів: Левченко Т. А., Собини О. І., Ткачук С. С.,
 
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
 
У липні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Державного підприємства «Тростянецьке лісове господарство» (далі - ДП «Тростянецьке ЛГ»), Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа» (далі - СТБ «Сумиагропромбіржа»), Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі - ДП «ЛІАЦ»), треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності.
 
Свої вимоги обґрунтовував тим, що 12 березня 2018 року він подав заявку на отримання патенту на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3», а 25 травня 2018 року було видано патент № НОМЕР_1 . У подальшому йому стало відомо, що відповідачі використовують корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» шляхом організації та проведення торгів (аукціонів) за допомогою (з використанням) Програмного продукту «APS-Forest», що належить ДП «ЛІАЦ» (використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4, або інше доменне ім`я (далі - веб-портал ДП «ЛІАЦ») способом, що абсолютно ідентичний формулі корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1. Корисна модель UA НОМЕР_1 належить до галузі інформаційних технологій, а саме до методів управління торговельними операціями з використанням комп`ютеризованих систем управління і може бути використана, зокрема для проведення торгів (аукціонів). Факт використання відповідачами ознак корисної моделі, що міститься в формулі патенту, підтверджується судовою експертизою. Висновком експерта № 150/18 від 03 липня 2018 року за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності підтверджується факт використання у процесі проведення автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1 від 25 травня 2018 року, або ознака, еквівалентна їй. Зазначеними діями йому спричиняються збитки. ДП «Тростянецьке ЛГ» як учасник торгів (аукціонів) - користувач веб-порталу ДП «ЛІАЦ», СТБ «Сумиагропромбіржа» як організатор торгів (аукціонів) - користувач веб-порталу ДП «ЛІАЦ», а ДП «ЛІАЦ» як особа, що дозволяє використання комп`ютерних програм та програмного забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», а також є володільцем прав як на комп`ютерні програми та програмне забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», так і на майнові та немайнові права на доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 або інше доменне ім`я в разі зміни, та подальшого використання комп`ютерних програм та програмного забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ» усі фактично без дозволу та всупереч волі власника патенту використовують корисну модель, ознаки якої описані в формулі патенту № НОМЕР_1 .
 
ОСОБА_1 , уточнивши позовні вимоги, просив:
 
заборонити ДП «Тростянецьке ЛГ» використання корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», майнові та немайнові права на який належить ОСОБА_1 на підставі патенту №  НОМЕР_1 , шляхом участі в електронних торгах за допомогою (з використанням) комп`ютерних програм та програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи веб-порталу ДП «ЛІАЦ» (використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4, або доменне ім`я / ІНФОРМАЦІЯ_1 /, або доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 або інше доменне ім`я) з метою реалізації необробленої деревини;
 
заборонити СТБ «Сумиагропромбіржа» використання корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», майнові та немайнові права на який належить ОСОБА_1 на підставі патенту №  НОМЕР_1 , шляхом організації та проведення електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерних програм та програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи веб-порталу ДП «ЛІАЦ» (використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4, або доменне ім`я / ІНФОРМАЦІЯ_1 /, або доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 або інше доменне ім`я) з метою організації та проведення торгів необробленою деревиною;
 
заборонити ДП «ЛІАЦ» використання корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», майнові та немайнові права на який належить ОСОБА_1 на підставі патенту №  НОМЕР_1 , шляхом організації та проведення електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерних програм та програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи веб-порталу ДП «ЛІАЦ» (використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4, або доменне ім`я / ІНФОРМАЦІЯ_1 /, або доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 або інше доменне ім`я);
 
стягнути солідарно з відповідачів збитки в розмірі 75 000,00 грн і витрати на проведення судових експертиз.
 
Короткий зміст судових рішень суду першої інстанції
 
Ухвалою Ковпаківського районного суду міста Суми від 11 серпня 2021 року прийнято відмову ОСОБА_1 від позову до ДП «Тростянецьке лісове господарство», Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», ДП «ЛІАЦ», треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про відшкодування збитків.
 
Закрито провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ДП «Тростянецьке лісове господарство», Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», ДП «ЛІАЦ», треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про відшкодування збитків.
 
Рішенням Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 серпня 2021 року позов ОСОБА_1 задоволено частково.
 
Заборонено ДП «ЛІАЦ», СТБ «Сумиагропромбіржа» використання корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», на яку виданий патент від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , без дозволу володільця такого патенту шляхом організації і проведення електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерної програми «APS-Forest» на веб-порталі ДП «ЛІАЦ» з метою реалізації необробленої деревини.
 
Суд першої інстанції зазначив, що:
 
експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 03 липня 2018 року виданий висновок № 150/18. За результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності підтверджується факт використання у процесі проведення автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1 від 25 травня 2018 року, або ознака, еквівалентна їй (копія висновку додається). Згідно з висновком експерта ним досліджувався об`єкт № 1 Корисна модель за патентом України від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 та об`єкт № 2 Процес проведення здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) сайту ІНФОРМАЦІЯ_4. Суд встановив та сторони визнали, що зазначений веб-портал належить відповідачу ДП «ЛІАЦ» та останнім на ньому використовується комп`ютерна програма «APS Forest». Суд зазначив, що комп`ютерна програма «APS Forest», права на яку належать відповідачу ДП «ЛІАЦ», містить корисну модель, захищену патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_3», права на який належать позивачу. У судовому засіданні експерт ОСОБА_4 повідомила, що для надання цього висновку було надано достатньо документів та визначення, що має місце факт використання кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули за патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, або ознака, еквівалентна їй. Зазначена експертиза проведена на замовлення позивача, що узгоджується з положеннями статей 102, 106, 107 ЦПК України. Висновки експертизи узгоджуються з іншими матеріалами справи, доповнюють їх, не мають суперечностей між собою, а тому не викликають сумнівів у суду;
за встановлених обставин позивач має захищене патентом право на корисну модель. Він має виключне право надавати дозвіл на використання корисної моделі, або забороняти її використання, звертатися до суду за захистом своїх прав і відшкодування збитків, упущеної вигоди. При цьому згода інших співволодільців патенту чи її відсутність не перешкоджають йому захищати свої права захищені патентом. Порушниками такого права є саме ДП «ЛІАЦ» та CТБ «Сумиагропромбіржа». ДП «Тростянецьке лісове господарство» лише було користувачем зазначеного програмного забезпечення виставляло заявку на продаж необробленої речовини;
 
положеннями пункту 6 частини першої статті 251 ЦПК України визначено, що суд зобов`язаний зупинити провадження у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. Встановлені судом обставини і наведені положення матеріального права дають законні підстави для ухвалення рішення у справі. У зв`язку з цим під час розгляду суд не застосовував положення пункт 6 частини першої статті 251 ЦПК України щодо зупинення провадження до розгляду справ за позовом ДП «ЛІАЦ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 про визнання права та зобов`язання вчинити дії (справа № 757/41289/18), та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 про визнання недійсним патенту (справа № 757/51334/18). На час ухвалення цього рішення можливо дійти висновків за заявленим позовом. Проте ухвалення рішень у цих справах може бути підставою для перегляду цього рішення за нововиявленими обставинами;
 
згідно зі статтею 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції станом на 10 січня 2018 року будь-яка особа, яка до дати подання до Національного органу інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне, заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного - заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Під час судового розгляду відповідач не надав доказів прав попереднього користувача. Відповідач мав процесуальну можливість доводити такі права, подавши зустрічний позов, але цього не зроблено. Всупереч положенням частини другої статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідач не надав належних і допустимих доказів того, що процес, який охороняється патентом, відрізняється від процесу який використовується у програмі «APS-Forest»;
 
права позивача порушені і підлягають захисту шляхом заборони відповідачам ДП «ЛІАЦ» та CТБ «Сумиагропромбіржа» використовувати корисну модель, на яку виданий патент від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, права на який належить у тому числі позивачу. При цьому в межах заявленого позову та встановлених обставин для ефективного захисту прав позивача, можливості і ясності у розумінні рішення необхідно враховувати, що фактично корисна модель використовується у комп`ютерній програмі «APS-Forest». Ця програма розмішена на відповідному веб-порталі, який може змінюватися за бажанням власника програми ДП «ЛІАЦ» та CТБ «Сумиагропромбіржа», як ліцензіатом. Тому належить встановити заборону саме ДП «ЛІАЦ», як власнику, і CТБ «Сумиагропромбіржа», як ліцензіату, використовувати корисну модель права на яку належать позивачу шляхом проведення і організації електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерної програми «APS-Forest» на веб-порталі ДП «ЛІАЦ». Саме таке формулювання відповідає вимогам позивача, саме цього він прагнув для захисту своїх прав. Таке формулювання є ясним для виконання. Заборона ДП «Тростянецьке лісове господарство» є зайвою, адже останнє є лише користувачем і не має прав на програму чи її самостійне використання.
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
Постановою Сумського апеляційного суду від 24 листопада 2021 року апеляційну скаргу ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» задоволено.
 
Рішення Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 серпня 2021 року скасовано в частині задоволених позовних вимог та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 . 
 
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ДП «ЛІАЦ» судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 2 114,40 грн.
 
Апеляційний суд зазначив, що:
 
у справі порушення права інтелектуальної власності позивач обґрунтовував тим, що відповідачі використовують корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3», на яку виданий патент від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 йому, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 шляхом організації і проведення електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерної програми «APS-Forest» на веб-порталі ДП «ЛІАЦ» з метою реалізації необробленої деревини;
 
матеріалами справи підтверджується та сторонами не заперечується, що веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_4 належить ДП «ЛІАЦ» та останнім використовується комп`ютерна програма «APS-Forest». Відповідно до договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017-АЛ, укладеного між ДП «ЛІАЦ» та ТОВ «АЛАДДІН СІСТЕМС», про розробку та впровадження програмного продукту «APS-Forest» ДП «ЛІАЦ» набуло усіх майнових прав інтелектуальної власності на цю комп`ютерну програму та породжувані нею наслідки та об`єкти права інтелектуальної власності. У пункті 1.2. договору визначено, що комп`ютерна програма «APS-Forest» розробляється на базі програмної платформи (ядра) - комп`ютерної програми «APS Tender. Система управління закупівлями (APS Smart). Комп`ютерна програма «APS-Forest» є похідним твором від комп`ютерної програми «APS Tender», Система управління закупівлями» (APS Smart). Згідно з пунктом 1.3 вказаного договору технічне завдання та обсяг послуг наведені в додатку № 1 до цього договору, який є його невід`ємною частиною. Відповідно до Додатку до договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017 (т. 6, а. с. 178-179) технічне завдання та обсяг послуг щодо розробки та впровадження твору на замовлення - комп`ютерної програми «APS-Forest» включає в себе: 1. Створення електронної системи з веб-інтерфейсом для проведення торгів/аукціонів з необробленої деревини. 2. Надання цілодобового та безперешкодного доступу до системи з використанням логіну та паролю для авторизації на ресурсі: http://sales.ukrforest.com/. 3. Забезпечення захисту системи від втручання зловмисників, кібер атак та зупуску зловмисних програм. 4. Розробка можливості вести торги в системі від одного покупця декільком користувачам одночасно (обмеження - не менше 30 осіб). 5. Виконання налаштування для організаторів торгів-біржі. 6. Створення торгів. 7. Внесення реквізитів продавців в систему. 8. Завантаження лотів в систему. 9. Автоматичне створення та наповнення довідника атрибутів. 10. Розділення лотів по сесіях. 11. Реєстрація покупців. 12. Подача заявки покупцями.13. Присвоєння реєстраційного номеру покупцю. 14. Допуск до участі в торгах. 15. Налаштування кроків ставок, встановлення додаткового часу торгів по лотах. 16. Хід торгів. 17. Результати торгів. Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 16 січня 2018 року ДП «ЛІАЦ» отримало комп`ютерну програму «APS-Forest», втілену на матеріальному носії, з усіма оригіналами вхідних кодів до комп`ютерної програми (т. 6, а. с. 180). Із січня 2018 року ДП «ЛІАЦ» належать виключні майнові права на вказану комп`ютерну програму як об`єкт інтелектуальної власності. 10 січня 2018 року відповідно до договору № Л-11/СМ ДП «ЛІАЦ» надало СТБ «Сумиагропромбіржа» у строкове платне користування невиключну ліцензію на використання у власній господарській діяльності програмного забезпечення «APS-Forest» (т. 2, а. с. 59-81);
 
із січня 2018 року ДП «ЛІАЦ» та СТБ «Сумиагропромбіржа» використовують програмне забезпечення - комп`ютерну програму «APS-Forest», власником якої є ДП «ЛІАЦ». Вона є об`єктом авторського права та охороняється як літературний твір. При цьому відповідно до статті 18 Закону України «Про авторське право і суміжні права» охорона поширюється на комп`ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження;
 
суд першої інстанції, задовольняючи позов до відповідачів ДП «ЛІАЦ» та СТБ «Сумиагропромбіржа», виходив із того комп`ютерна програма «APS-Forest», права на яку належать ДП «ЛІАЦ» містить корисну модель, захищену патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_3», права на який належать позивачу. Проте суд першої інстанції не врахував, що виключні майнові права на вказану комп`ютерну програму як об`єкт інтелектуальної власності належать ДП «ЛІАЦ» з січня 2018 року. Організація та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини здійснюється ДП «ЛІАЦ» в електронній формі з використанням саме комп`ютерної програми «APS-Forest», виключні майнові права на яку, як об`єкт інтелектуальної власності, належать ДП «ЛІАЦ» з січня 2018 року. Тобто ці права виникли у ДП «ЛІАЦ» до отримання позивачем патенту від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_3». Крім того, в самому патенті описано спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг у виді технічного рішення, а в додатку 1 до договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017 викладено технічне завдання, яке фактично є також описом процесу (способу) торгів, для здійснення якого розроблена комп`ютерна програма «APS-Forest»;
 
організація та проведення електронних торгів необробленою деревиною шляхом використання ДП «ЛІАЦ» та СТБ «Сумиагропромбіржа» комп`ютерної програми «APS-Forest» за допомогою веб-портала не порушує прав позивача як співвласника корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», на яку виданий патент від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, оскільки право інтелектуальної власності на вказану комп`ютерну програму виникло у ДП «ЛІАЦ» на підставі Закону України «Про авторське право і суміжні права» до отримання позивачем патенту на корисну модель. Суд першої інстанції наведених обставин не з`ясував, не застосував до спірних правовідносин положення Закону України «Про авторське право і суміжні права» та норми глави 36 ЦК України, внаслідок чого зробив помилковий висновок про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог ОСОБА_1 . Крім того, своїм рішенням суд першої інстанції фактично заборонив ДП «ЛІАЦ» використовувати комп`ютерну програму «APS-Forest», на яку відповідач у встановленому діючим законодавством порядку набув майнові права як на об`єкт інтелектуальної власності;
 
тому рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині задоволених позовних вимог з ухваленням нового судового рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 до Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності.
 
Аргументи учасників справи
 
У грудні 2021 року до Верховного Суду від ОСОБА_1 надійшла касаційна скарга, у якій він, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права і порушення норм процесуального права, просить скасувати постанову апеляційного суду і залишити в силі рішення суду першої інстанції.
 
У касаційній скарзі ОСОБА_1 зазначає, що:
 
апеляційний суд застосував норми статті 18 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та глави 36 ЦК України до правовідносин, що регулюються нормами статей 28 та 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за відсутності відповідного висновку Верховного Суду щодо питання застосування зазначених норм права у подібних правовідносинах;
 
матеріалами справи підтверджується факт використання відповідачами корисної моделі, немайнові та майнові права на яку належать позивачу в процесі організації і проведення електронних торгів деревиною. Факт використання відповідачами ознак корисної моделі, що містяться в формулі патенту, підтверджується проведеною судовою експертизою. Висновком експерта від 03 липня 2018 року № 150/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності підтверджується факт використання у процесі проведення автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули за патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, або ознака, еквівалентна їй. Наявними електронними доказами підтверджується факт участі у процесі проведення автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) веб-порталу ДП «ЛІАЦ» усіма відповідачами. Враховуючи той факт, що спосіб організації та проведення торгів (аукціонів) за допомогою (з використанням) веб-порталу ДП «ЛІАЦ» використовує усі ознаки корисної моделі, що містяться в формулі патенту № НОМЕР_1, перший відповідач як учасник торгів (аукціонів) - користувач веб-порталу ДП «ЛІАЦ», другий відповідач як організатор торгів (аукціонів) - користувач веб-порталу ДП «ЛІАЦ», а третій відповідач як особа, що дозволяє використання комп`ютерних програм та програмного забезпечення веб-порталу, - ДП «ЛІАЦ», а також є володільцем прав як на комп`ютерні програми та програмне забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», так і на майнові та немайнові права на доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 або інше доменне ім`я в разі зміни, та подальшого використання комп`ютерних програм та програмного забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», усі фактично без дозволу та всупереч волі власника патенту використовують корисну модель, ознаки якої описані в формулі патенту № НОМЕР_1 ;
 
фактичне використання корисної моделі здійснюється: оператором торгів (аукціонів), власником комп`ютерних програм та програмного забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», що підтверджується самим відповідачем у заявах по суті спору у справах № 757/51334/18-ц та № 757/41289/18-ц; товарною біржею шляхом приймання заявок для організації та проведення торгів (аукціонів) з допомогою (з використанням) веб-порталу ДП «ЛІАЦ», що підтверджується у тому числі договорами, укладеними з ДП «ЛІАЦ» на використання об`єкту інтелектуальної власності - ліцензії на використання програмного забезпечення та доступу до веб ресурсу ДП «ЛІАЦ»; лісокористувачем - спеціалізованим державним лісогосподарським підприємством шляхом використання веб-порталу ДП «ЛІАЦ» для реалізації необробленої деревини та подальшого укладання з покупцями договорів купівлі-продажу необробленої деревини за результатами торгів (аукціонів), що підтверджується Договором про надання послуг по проведенню електронних аукціонів, укладеним останнім з організатором торгів, а також аукціонними свідоцтвами та договорами купівлі-продажу деревини;
 
модель торгів функціонує в такий спосіб: ДП «ЛІАЦ» як оператор торгів надає доступ до особистого кабінету на сайті та диференціює користувачів на покупців, продавців та організаторів торгів. У тому числі в певних випадках останній може виступати організатором торгів. Біржа як організатор торгів за допомогою використання функцій особистого кабінету оголошує торги, збирає заявки від продавців, формує бюлетень (пропозицію) в електронному вигляді та розміщує її на веб-ресурсі. Лісогосподарське підприємство - продавець надає заявку - пропозицію на продаж біржі або іншому організатору торгів, та отримує за результатом торгів аукціонні свідоцтва, що підтверджують факт укладення угод останнім з покупцем, що підтверджується регламентом торгів, а також Висновком технічної експертизи. Усі учасники торгів були повідомлені позивачем про порушення його прав інтелектуальної власності шляхом участі останніх у електронних торгах (аукціонах) з реалізації необробленої деревини з використанням веб-ресурсу ДП «ЛІАЦ», що підтверджується повідомленнями (містяться в матеріалах справи), отриманими останніми неодноразово як засобами електронного зв`язку, так і поштою;
 
належними, достовірними, достатніми та допустимими доказами у цій справі належним чином підтверджено факт використання способу організації та проведення торгів (аукціонів) (усіх ознак корисної моделі, що містяться в формулі патенту № НОМЕР_1) під час здійснення електронних торгів деревиною з використанням веб-порталу ДП «ЛІАЦ» першим відповідачем як учасником торгів (аукціонів) - користувачем веб-порталу ДП «ЛІАЦ», другим відповідачем як організатором торгів (аукціонів) - користувачем веб-порталу ДП «ЛІАЦ», а третім відповідачем як особою, що дозволяє використання комп`ютерної програми та програмного забезпечення веб-порталу ДП «ЛІАЦ», а також є володільцем прав як на комп`ютерні програми та програмне забезпечення веб- порталу ДП «ЛІАЦ», так і на майнові та немайнові права на доменне ім`я /Ііас- sales.aps-tender.com/ або інше доменне ім`я в разі зміни, без дозволу та всупереч волі власників патенту;
 
на підтвердження відсутності порушеного права співвласників патенту судом апеляційної інстанції в оскарженій постанові було наведено факт належності третьому відповідачу права інтелектуальної власності на комп`ютерну програму як твір, а також на факт наявності в останнього права попереднього користування. Суд апеляційної інстанції ототожнив факт виникнення в третього відповідача прав інтелектуальної власності на комп`ютерну програму як набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп`ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об`єктному кодах) та права інтелектуальної власності на корисну модель як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології, що неможливо з огляду на абсолютну відмінність зазначених об`єктів інтелектуальної власності та відповідно різний зміст правової охорони, яку отримує власник такого об`єкту інтелектуальної власності. Суд апеляційної інстанції при цьому абсолютно ототожнив комп`ютерну програму, що є фактично набором кодів та символів з принципом проведення торгів, зазначивши з незрозумілих підстав у судовому рішенні, що комп`ютерна програма містить у собі корисну модель. Водночас використання усіх ознак корисної моделі теоретично може здійснюватися шляхом використання певної комп`ютерної програми, однак сама комп`ютерна програма як набір кодів і символів (твір) жодним чином не може містити у собі корисну модель. Таким чином, матеріалами справи підтверджується факт порушення апеляційним судом норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» та глави 36 ЦК України шляхом застосування до правовідносин сторін під час вирішення цієї справи, а також норм Закону України «Про винаходи і корисні моделі» внаслідок їх не застосування до правовідносин сторін;
 
особливість застосування статті 31 Закону України «Про винаходи і корисні моделі» полягає у тому, що зважаючи на той факт, що використання корисної моделі «Спосіб проведення електронних торгів» відбувається за участі одночасно кількох осіб, які використовують/застосовують процес (а саме склад відповідачів), виникнення права попереднього користування способом, що захищений формулою патенту можливе лише в особи, яка дійсно використала такий об`єкт у своїй діяльності до дати пріоритету (за умови доведення належними засобами доказування), але в той же час відповідне право не може виникнути в інших осіб, якім такою особою було надано право використання зовсім іншого об`єкта інтелектуальної власності - комп`ютерної програми. Судом апеляційної інстанції фактично було застосовано норми статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у справі, в той час як застосування цієї норми до правовідносин сторін у справі неможливе. Нормами частини першої статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. При цьому, обсяг використання корисної моделі (пунктів її формули), як і факт такого використання станом на дату подання заявки на винахід (корисну модель) повинен бути доведений ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» у випадку наявності тверджень про наявність в останнього права попереднього користування належними, допустимими та достовірними доказами. Сторонами у справі фактично визнано, що спосіб, застосований (описаний) у Корисній моделі, за сукупністю суттєвих ознак використовує кожну істотну ознаку, що використовується з січня 2018 року позивачем в процесі здійснення промислової експлуатації комп`ютерної програми «Aps Forest» (APS Tender V2, з використанням адреси інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6) з посиланням на висновок експертного дослідження від 03 липня 2018 року № 150/18. Однак цей висновок було складено лише 03 липня 2018 року на підставі дослідження веб-сайту/ресурсу, яке здійснювалось 07 червня 2018 року - 08 червня 2018 року, що підтверджується висновком експерта № 149/18 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 23 червня 2018 року;
 
ДП «ЛІАЦ» фактично було визнано використання в роботі веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 кожної істотної ознаки, що включена до незалежного пункту формули за патентом №126015 від 25 травня 2018 року. Однак таке використання останнім здійснювалося ще з січня 2018 року. Належними, допустимими та достовірними доказами у справі підтверджується використання скаржником суттєвих ознак корисної моделі в процесі здійснення промислової експлуатації комп`ютерної програми «Aps Forest» (APS Tender V2, з використанням адреси інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6) лише з 07 червня 2018 року. Факт використання ДП «ЛІАЦ» корисної моделі до дати подання заявки/пріоритету не підтверджується взагалі жодним належним, допустимим та достовірним доказом. У частині першій статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. При цьому жодних доказів на визначення та підтвердження обсягу такого використання, як стверджує скаржник з січня 2018 року, способу застосованого (описаного) у Корисній моделі за сукупністю суттєвих ознак ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» в процесі здійснення промислової експлуатації комп`ютерної програми «Aps Forest» (APS Tender V2, з використанням адреси інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6) останнім надано не було;
 
предметом цього договору є створення та виникнення прав на комп`ютерну програму, тобто твір. Очевидним є той факт, що комп`ютерна програма є окремим об`єктом інтелектуальної власності, оскільки є за своєю суттю є твором та правовому захисту у такому випадку підлягає лише набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів у випадку їх відтворення. Оскільки комп`ютерна програма, згідно норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь- якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп`ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об`єктному кодах). При цьому норми статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначають, які саме дії створюють факт використання корисної моделі. Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. ДП «ЛІАЦ» було наведено факт виникнення права інтелектуальної власності на комп`ютерну програму як доказ використання останнім корисної моделі. Отже, результат корисної моделі у вигляді здійснення біржових торгів є технічним, в зв`язку з чим об`єкт корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3» за патентом України № НОМЕР_1, відноситься до об`єкту процес (спосіб) відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр»не було надано належних, допустимих та достовірних доказів, які б підтверджували факт використання до дати пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою в Україні технологічного (технічного) вирішення, тотожного заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснення значної і серйозної підготовки саме для такого використання, що унеможливлює збереження права безоплатного використання корисної моделі за ДП «ЛІАЦ»;
 
колегією суддів у складі: Левченко Т. А., Криворотенко В. І. та Ткачук С. С., після заявлення 29 жовтня 2021 року відводу, 01 листопада 2021 року було проведено автоматизований розподіл справи, внаслідок чого саме в судді Криворотенко В. І., якому було заявлено відвід у справі, з`явилась можливість розглянути відвід, заявлений усій колегії суддів. Зазначені обставини викликали сумнів позивача в упередженості колегії суддів: Левченко Т. А., Криворотенко В. І. та Ткачук С. С.;
 
апеляційну скаргу ДП «ЛІАЦ» позивачем отримано лише 25 жовтня 2021 року, що унеможливило подання відзиву у строк, встановлений судом;
 
поданий відвід було проігноровано судом апеляційної інстанції і ухвалою від 19 листопада 2021 року було залишено без розгляду.
 
Аналіз касаційної скарги свідчить, що постанова апеляційного суду оскаржується у частині позовних вимог ОСОБА_1 до СТБ «Сумиагропромбіржа», ДП «ЛІАЦ». У частині позовних вимог ОСОБА_1 до ДП «Тростянецьке лісове господарство» постанова апеляційного суду не оскаржується, тому в касаційному порядку не переглядається.
 
У лютому 2022 року ДП «ЛІАЦ» надало відзив на касаційну скаргу, в якому просить оскаржену постанову апеляційного суду залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
 
У відзиві ДП «ЛІАЦ» зазначає, що:
позивач та інші співавтори корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 від 25 травня 2018 року зазделегідь до дати подачі заявки на реєстрацію корисної моделі за патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, будучи посадовими особами (працівниками) іншого суб`єкту господарювання, що здійснював свою господарську, комерційну, конкурентну діяльність, в аналогічному, дотичному, видові господарської діяльності з видом господарської діяльності, що здійснює ДП «ЛІАЦ», були обізнані про проведення робіт зі створення відповідачем комп`ютерної програми «APS Forest» та відповідної ІТС, були обізнані про наміри ДП «ЛІАЦ» використовувати ІТС у власній господарській діяльності з метою отримання прибутку;
весь обсяг майнових прав, прав інтелектуальної власності на комп`ютерну програму «APS Forest», а так само й на породжувані нею застосовані в її роботі логічні рішення, працюючи у поєднанні з веб-сайтом за адресою посилання в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7., утворює ІТС, ДП «ЛІАЦ» набуло у визначений спосіб (копія договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017 на створення комп`ютерної програми «APS Forest» - міститься в матеріалах справи). Майнові права, права інтелектуальної власності на комп`ютерну програму «APS Forest», а так само на ІТС ДП «ЛІАЦ» ніким, ніде не оспорювались і не оспорюються, позивач їх визнає;
відповідно до наявних у матеріалах справи доказів доведеним є факт того, що на замовлення ДП «ЛІАЦ» у 2017 році на підставі укладеного з ТОВ «АЛЛАДІН СІСТЕМС» господарського договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017 було розроблено комп`ютерну програму «APS Forest», що в поєднанні з роботою відповідного сайту ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» у мережі Інтернет, утворюють Інформаційно- телекомунікаційну систему ДП «ЛІАЦ» для проведення електронних торгів необробленою деревиною за адресою мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_8. електронну систему та/або будь-яких інших веб-адрес;
відповідно до підпункту 9.3, 9.4 Договору від 20 жовтня 2017 року №  20/10/2017 виключні майнові права ДП «ЛІАЦ» на комп`ютерну програму «APS Forest», як об`єкт ІВ, створені в процесі виконання виконавцем договору, поширюються як на готовий об`єкт ІВ, так і на матеріали отримані в ході його розробки, породжувані ним аудіовізуальні відображення, незалежно від умов та форми вираження, включаючи вихідний текст і об`єктний код;
обґрунтованих підстав для заявлення відводів складу суду не існувало. Судом не було порушено процедури розгляду заявлених відводів. Сумніви в неупередженості складу суду відсутні.
 
Рух справи
 
Ухвалою Верховного Суду від 27 січня 2022 року відкрито касаційне провадження у справі та витребувано її матеріали з суду першої інстанції.
 
Ухвалою Верховного Суду від 04 липня 2023 року: узадоволенні клопотання ДП «ЛІАЦ» про участь у судовому засіданні відмовлено; справу призначено до судового розгляду у порядку письмового провадження у складу колегії із п`яти суддів.
 
Межі та підстави касаційного перегляду
 
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України). 
 
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).
 
Доводи касаційної скарги містять підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 389 ЦПК України, що неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права. Зазначено, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
 
Фактичні обставини
 
Суди встановили, що ДП «ЛІАЦ» здійснює свою господарську діяльність в сфері забезпечення діяльності ведення державної системи електронного обліку деревини, здійснює розробку, впровадження інноваційних проектів та програм, здійснює іншу господарську діяльність згідно Статуту. У своїй діяльності використовує комп`ютерну програму «APS-Forest» з використанням веб-порталу у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_9.
 
ДП «ЛІАЦ» на підставі договору № 20/10/2017-АЛ від 20 жовтня 2017 року, додатку № 1 до нього та акту приймання-передачі виконаних робіт від 16 січня 2018 року набуло право власності на комп`ютерну програму «АРS Fоrеst».
 
CТБ «Сумиагропромбіржа» є організатором аукціонів з продажу необробленої деревини.
 
10 січня 2018 року ДП «ЛІАЦ» (ліцензіар) та CТБ «Сумиагропромбіржа» (ліцензіат) уклали договір № Л-11/ СМ, за яким дійшли згоди, що ліцензіар надав в порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі, у строкове платне користування невиключну ліцензію на використання ліцензіатом (у кількості 1 користувача) у власній господарській діяльності програмного забезпечення «APS-Forest» (далі - ПЗ або програма), яке належить ліцензіару на праві власності, а ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду за надання йому такого дозволу на використання ПЗ на строк по 31 грудня 2018 року.
 
На підставі укладених договорів про надання послуг з проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини CТБ «Сумиагропромбіржа» надавало послуги з організації аукціону ДП «Тростянецьке ЛГ».
 
25 травня 2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виданий патент № НОМЕР_1 на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
 
ІНФОРМАЦІЯ_3, що включає з заданою періодичністю здійснення збору на електронному носії інформації, її уніфікацію, об`єднання відомостей про пропозиції товарів і послуг від постачальників (продавців) і обробку запитів за допомогою центрального серверного пристрою, забезпеченого засобом зв`язку з постачальниками (продавцями) і терміналами користувачів глобальної інформаційної мережі, зв`язок з постачальниками (продавцями) і терміналами користувачів глобальної інформаційної мережі здійснюють в режимі реального часу або безпосередньо з можливістю дублювання інформації та захисту її від маніпуляцій за допомогою програмно-апаратних блоків центрального серверного пристрою, які виконані апаратними та/або програмними пристроями, при цьому зв`язок і передачу інформації в мережі Інтернет або в іншій мережі з комп`ютерами або мобільними додатками постачальників (продавців) і користувачів здійснюють через торгові термінали, які технічно формують у вигляді глобальної мережі віддалених комп`ютеризованих або які оснащені іншими мобільними пристроями робочих місць учасників торгів, і через цю мережу проводять обмін інформацією і подачу торгових заявок за номенклатурними і географічними ознаками, при цьому в мережу включають засоби введення інформації, а робочі місця оснащують системою спостереження або участі в торгах в режимі реального часу, системою прийому, обробки, контролю і передачі інформації на головний сервер глобальної мережі, кожному учаснику торгів присвоюють ім`я, ідентифікаційний номер або будь-який інший ідентифікатор та надають пароль для участі в конкретних торгах, крім того, весь документообіг здійснюють в електронному вигляді з можливістю використання електронно-цифрового підпису.
 
14 червня 2018 року ОСОБА_1 звернувся з листом до ДП «ЛІАЦ», у якому повідомив, що наявними експертними висновками в роботі електронної торгової системи «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» використовується корисна модель позивача (патент від 25 травня 2018 року № 126018), у зв`язку з чим просив негайно припинити порушення прав шляхом обмеження авторизованим користувачам (підприємствам-лісокористувачам, товарним біржам та суб`єктам господарювання) доступу до електронної торгової системи «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4/. А також запропонував від свого імені та імені співвласників патенту проведення переговорів на предмет отримання ДП «ЛІАЦ» ліцензії або виключної ліцензії на користування корисною моделлю та інших організаційних питань, пов`язаних з методологією проведення електронних торгів.
 
25 червня 2018 року позивач направив ДП «Тростянецьке ЛГ» листа, в якому повідомив, що за наявними експертними висновками в роботі електронної торгової системи «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» використовується корисна модель позивача (патент від 25 травня 2018 року № 126018), у зв`язку з чим дії ДП «Тростянецьке ЛГ» з реалізації необробленої деревини за допомогою «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4/ порушують права власників патенту на корисну модель. Заявник просив відмовитись від використання вказаного порталу та попередив, що продовження його використання є порушенням прав інтелектуальної власності на корисну модель.
 
25 червня 2018 року позивач звернувся з письмовою вимогою до СТБ «Сумиагропромбіржа», в якому також повідомив, що СТБ «Сумиагропромбіржа» використовується веб-портал за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4/ з метою організації та проведення торгів необробленою деревиною. При цьому, за наявними експертними висновками в роботі електронної торгової системи «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» використовується корисна модель позивача (патент від 25 травня 2018 року № 126018), у зв`язку з чим дії СТБ «Сумиагропромбіржа» з організації та проведення торгів необробленою деревиною за допомогою «Портал аукціонних торгів ДП «ЛІАЦ» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4/ порушують права власників патенту на корисну модель. Заявник просив відмовитись від використання вказаного порталу та попередив, що продовження його використання є порушенням прав інтелектуальної власності на корисну модель.
 
Згідно з висновком експерта № 150/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 03 липня 2018  року у процесі проведення автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг (торгів) за допомогою (з використанням) сайту ІНФОРМАЦІЯ_4/ використовується кожна істотна ознака, що включена до незалежного пункту формули за патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, або ознака еквівалентна їй.
 
Відповідно до висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 10 вересня 2018 року № 23699/ЗУ/18 (стосується заявки № u 2018 02418), проведеної експертом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Крамар І. А., корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», а саме за формулою корисної моделі не є промислово придатною.
 
У провадженні Печерського районного суду міста Києва перебувають справи № 757/41289/18-ц за позовом ДП «ЛІАЦ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 про визнання права та зобов`язання вчинити дії та № 757/51334/18-ц за позовом ДП «ЛІАЦ» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 про визнання патенту недійсним, зобов`язання вчинити дії.
 
Апеляційний суд встановив, що відповідно до договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017-АЛ, укладеного між ДП «ЛІАЦ» та ТОВ «АЛАДДІН СІСТЕМС», про розробку та впровадження програмного продукту «APS-Forest», ДП «ЛІАЦ» набуло усіх майнових прав інтелектуальної власності на цю комп`ютерну програму та породжувані нею наслідки та об`єкти права інтелектуальної власності.
 
У пункті 1.2. договору визначено, що комп`ютерна програма «APS-Forest» розробляється на базі програмної платформи (ядра) - комп`ютерної програми «APS Tender. Система управління закупівлями (APS Smart). Комп`ютерна програма «APS-Forest» є похідним твором від комп`ютерної програми «APS Tender», Система управління закупівлями» (APS Smart).
 
Згідно з пунктом 1.3 вказаного договору технічне завдання та обсяг послуг наведені в додатку № 1 до цього договору, який є його невід`ємною частиною. 
 
Відповідно до Додатку до договору від 20 жовтня 2017 року № 20/10/2017 (т. 6, а. с. 178-179) технічне завдання та обсяг послуг щодо розробки та впровадження твору на замовлення - комп`ютерної програми «APS-Forest» включає в себе:
 
1. Створення електронної системи з веб-інтерфейсом для проведення торгів/аукціонів з необробленої деревини.
 
2. Надання цілодобового та безперешкодного доступу до системи з використанням логіну та паролю для авторизації на ресурсі: http://sales.ukrforest.com/.
 
3. Забезпечення захисту системи від втручання зловмисників, кібер атак та зупуску зловмисних програм. 
 
4. Розробка можливості вести торги в системі від одного покупця декільком користувачам одночасно (обмеження - не менше 30 осіб). 
 
5. Виконання налаштування для організаторів торгів-біржі. 
 
6. Створення торгів. 
 
7. Внесення реквізитів продавців в систему. 
 
8. Завантаження лотів в систему. 
 
9. Автоматичне створення та наповнення довідника атрибутів. 
 
10. Розділення лотів по сесіях. 
 
11. Реєстрація покупців. 
 
12. Подача заявки покупцями. 
 
13. Присвоєння реєстраційного номеру покупцю. 
 
14. Допуск до участі в торгах. 
 
15. Налаштування кроків ставок, встановлення додаткового часу торгів по лотах. 
 
16. Хід торгів. 
 
17. Результати торгів. 
 
Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 16 січня 2018 року ДП «ЛІАЦ» отримало комп`ютерну програму «APS-Forest», втілену на матеріальному носії, з усіма оригіналами вхідних кодів до комп`ютерної програми (т. 6, а. с. 180). 
 
Позиція Верховного Суду
 
Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
 
Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства (частина перша статті 13 ЦК України).
 
Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2021 року № 2-р(II)/2021 у справі № 3-95/2020(193/20) визнано, що частина третя статті 13, частина третя статті 16 ЦК України не суперечать частині другій статті 58 Конституції України та вказано, що «оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 Кодексу, Конституційний Суд України констатує, що заборону недопущення дій, що їх може вчинити учасник цивільних відносин з наміром завдати шкоди іншій особі, сформульовано в ньому на розвиток припису частини першої статті 68 Основного Закону України, згідно з яким кожен зобов`язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Водночас словосполука «а також зловживання правом в інших формах», що також міститься у частині третій статті 13 Кодексу, на думку Конституційного Суду України, за своєю суттю є засобом узагальненого позначення одразу кількох явищ з метою уникнення потреби наведення їх повного або виключного переліку. Здійснюючи право власності, у тому числі шляхом укладення договору або вчинення іншого правочину, особа має враховувати, що реалізація свободи договору як однієї із засад цивільного законодавства перебуває у посутньому взаємозв`язку з установленими Кодексом та іншими законами межами здійснення цивільних прав, у тому числі права власності. Установлення Кодексом або іншим законом меж здійснення права власності та реалізації свободи договору не суперечить вимогам Конституції України, за винятком ситуацій, коли для встановлення таких меж немає правомірної (легітимної) мети або коли використано юридичні засоби, що не є домірними. У зв`язку з тим, що частина третя статті 13 та частина третя статті 16 Кодексу мають на меті стимулювати учасників цивільних відносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав, Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця мета є правомірною (легітимною)».
 
Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу (частина третя статті 16 ЦК України).
 
Зловживання правом проявляється в тому, що:
особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»;
наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);
враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин).
 
Згідно з частиною першою статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
 
Відповідно до частини першої статті 470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
 
Згідно з частиною першою статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
 
Очевидно, що особа яка заявляє вимогу про заборону використання корисної моделі, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема шляхом заборони суб`єкту використовувати його корисну модель, право на яку виникло раніше.
 
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).
 
У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 11 серпня 2021 року в справі № 723/826/19 (провадження № 61-8810св20) вказано, що «приватно-правовий інструментарій не повинен використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу (коштів, збитків, шкоди) або виконання судового рішення про стягнення боргу (коштів, збитків, шкоди), що набрало законної сили. Про зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин)».
 
Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).
 
Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково.
 
Для застосування того чи іншого способу захисту, необхідно встановити які ж права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких прав (інтересів) позивач звернувся до суду. При оцінці обраного позивачем способу захисту потрібно враховувати його ефективність, тобто спосіб захисту має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення, та забезпечити поновлення порушеного права.
 
У постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13 травня 2021 року у справі № 910/6393/20 зазначено, що «Верховний Суд звертає увагу, що відсутність порушення прав та законних інтересів позивача оскаржуваним договором є самостійною, достатньою підставою для відмови у позові (аналогічну правову позицію також викладено в постановах Верховного Суду від 04 грудня 2019 року у справі № 910/15262/18, від 03 березня 2020 року у справі № 910/6091/19)».
 
Відповідно до частини першої статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
 
Згідно з частиною першою статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
 
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦПК України).
 
Відповідно до відомостей, що містяться на сайті Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (СІС) (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/), дата подання заявки на отримання патенту № НОМЕР_1 - 12 березня 2018 року. Дата, з якої є чинними права з патенту № НОМЕР_1 - 25 травня 2018 року.
 
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина перша статті 81 ЦПК України).
 
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України).
 
У справі, що переглядається:
 
порушення права інтелектуальної власності ОСОБА_1 обґрунтовував тим, що ДП «ЛІАЦ» використовує корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3», на яку виданий патент від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1 йому, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , шляхом організації і проведення електронних торгів за допомогою (з використанням) комп`ютерної програми «APS-Forest» на веб-порталі ДП «ЛІАЦ» з метою реалізації необробленої деревини;
 
апеляційний суд встановив, що веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_4 належить ДП «ЛІАЦ» та останнім використовується комп`ютерна програма «APS-Forest». Відповідно до договору № 20/10/2017-АЛ від 20 жовтня 2017 року, укладеного між ДП «ЛІАЦ» та ТОВ «АЛАДДІН СІСТЕМС» про розробку та впровадження програмного продукту «APS-Forest»;
 
у відзиві на касаційну скаргу ДП «Л ЛІАЦ» акцентує увагу на тому, що позивач та інші співавтори корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 від 25 травня 2018 року зазделегідь до дати подачі заявки на реєстрацію корисної моделі за патентом від 25 травня 2018 року № НОМЕР_1, будучи посадовими особами (працівниками) іншого суб`єкту господарювання, що здійснював свою господарську, комерційну, конкурентну діяльність, в аналогічному, дотичному, виді господарської діяльності з видом господарської діяльності, що здійснює ДП «ЛІАЦ», були обізнані про проведення робіт зі створення відповідачем комп`ютерної програми «APS Forest» та відповідної ІТС, про наміри ДП «ЛІАЦ» використовувати ІТС у власній господарській діяльності з метою отримання прибутку;
 
аналіз матеріалів справи свідчить, що у письмових поясненнях ДП «ЛІАЦ» зазначало про те, що  ОСОБА_1 був посадовою особою комерційного підприємства, що веде діяльність на ринку торгівлі необробленою деревиною, а також кінцевим бенефіціаром ТСБ «Сумська ресурсна біржа», мав доступ до відомчої інформації, що стосується розробки та впровадження відповідних програмних продуктів (т. 1, а. с. 194). ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» також вказувало, що  ОСОБА_2 як директор ТСБ «Сумська ресурсна біржа» приймав участь у засіданнях робочих груп щодо розробки та впровадження відповідних програмних продуктів і мав доступ до програми «APS Forest» (т. 1, а. с. 194). У копії позовної заяви про визнання патенту недійсним ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» вказувало, що доступ до програми «APS Forest» (ключі та паролі доступу) мали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як посадові особи ТСБ «Сумська ресурсна біржа» (т. 5, а. с. 18; т. 6, а. с. 211 зворот);
 
поза увагою судів залишилось те, що особа яка заявляє вимогу про заборону використання корисної моделі, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема шляхом заборони суб`єкту використовувати його корисну модель, право на яку виникло раніше;
 
суди з урахуванням установлених обставин у справі не врахували, що зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовує право на зло, наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);
 
суди з урахуванням встановлених обставин у справі не звернули увагу, що вимога про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою;
 
суди з урахуванням встановлених обставин у справі не врахували, що є очевидним, що особа, яка заявляє вимогу про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й отримання патенту на корисну модель не з метою правової охорони певного процесу у будь-якій сфері технології, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту такого процесу у будь-якій сфері технології;
 
суди не надали оцінки тому факту, що відповідно до відомостей, що містяться на сайті Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (СІС) (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/), дата подання заявки, на отримання патенту № НОМЕР_1 - 12 березня 2018 року. Дата, з якої є чинними права з патенту № НОМЕР_1 - 25 травня 2018 року. Натомість Виключні майнові права на комп`ютерну програму «APS-Forest» належать ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» з січня 2018 року.
 
Тому постанову апеляційного суду в оскарженій частині і рішення суду першої інстанції в цій частині належить скасувати та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
 
Суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені судами попередніх інстанцій, з огляду на положення статті 400 ЦПК України.
 
Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (частина четверта статті 411 ЦПК України).
 
Оскільки встановлено підстави для скасування оскаржених рішень у частині позовних вимог ОСОБА_1 до СТБ «Сумиагропромбіржа», ДП «ЛІАЦ» про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності, то колегія суддів не аналізує інші підстави відкриття касаційного провадження.
 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
 
Касаційну скаргу належить задовольнити частково, рішення Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 серпня 2021 року і постанову Сумського апеляційного суду від 24 листопада 2021 року у частині позовних вимог ОСОБА_1 до СТБ «Сумиагропромбіржа», ДП «ЛІАЦ» про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності скасувати та передати справу у цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
 
Керуючись статтями 400, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
 
Рішення Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 серпня 2021 року та постанову Сумського апеляційного суду від 24 листопада 2021 року у частині позовних вимог ОСОБА_1 до Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» про заборону використання об`єкта інтелектуальної власності скасувати та передати справу у цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
 
З моменту прийняття постанови суду касаційної інстанції рішення Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 серпня 2021 року та постанова Сумського апеляційного суду від 24 листопада 2021 року у скасованих частинах втрачають законну силу.
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий	В. І. Крат	
 	   	
Судді:	Н. О. Антоненко	
 	    І. О. Дундар    	
 	Є. В. Краснощоков     М. М. Русинчук