ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" вересня 2023 р.           Справа№ 910/8419/22
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Полякова Б.М.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Доманської  М.Л. 

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2023
у справі № 910/8419/22
за позовом     Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр";
до     Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій";
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс";
про             скасування рішень та відмову у реєстрації торговельної марки
за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 18.09.2023

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", у якому просило:
- скасувати рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 14.07.2022 за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" № m201929785, клас             МКТП 9;
- скасувати рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 14.09.2021 за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" № m201929785, клас             МКТП 9;
- відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" в реєстрації торговельної марки за заявкою № m201929785, клас             МКТП 9.
Позовні вимоги ґрунтуються на обставинах незаконності реєстрації за Товариством з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" торговельної марки за заявкою № m201929785, клас 9 МКТП та видачі свідоцтва про таку реєстрацію з підстав невідповідності умовам правової охорони.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Ключовими мотивами рішення є:
-          суд дійшов висновку про недоведеність доводів і тверджень позивача про порушення його прав як на стадії проведення експертизи так і на стадіях винесення рішення від 14.09.2021 № 113226/ЗМ/21 та рішення Апеляційної палати Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 12.07.2022;
-          вимога позивача, в якій останній просить відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" у реєстрації торговельної марки за заявкою №m201929785, клас МКТП 9 є формою втручання в дискреційні повноваження відповідача.
Не погоджуючись з прийнятим судовим рішенням, КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення місцевого суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.
Ключовим аргументом скарги є:
-          судом прийнято рішення без повного/всебічного дослідження всіх обставин, що мають значення для справи.
Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи № 910/8419/22 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Буравльов С.І., Остапенко О.М. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019 й може розглядати справи про банкрутство та справи у спорах, які пов`язані з процедурою банкрутства, справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2023 витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/8419/22. Відкладено вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги, до надходження матеріалів справи.
На викання ухвали від 03.07.2023 з Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/8419/22.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі № 910/8419/22, розгляд справи призначено на 21.08.2023.
Розпорядженням керівника апарату від 16.08.2023 у зв`язку з     перебування судді Буравльова С.І., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.
Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи № 910/8419/22 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Остапенко М.Л., Доманська     М.Л. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019 й може розглядати справи про банкрутство та справи у спорах, які пов`язані з процедурою банкрутства, справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності. 
Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 розгляд справи №910/8419/22 відкладено на 04.09.2023. Визнано явку представника Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" обов`язковою.
В судовому засіданні 04.09.2023 колегія суддів, порадившись на місці, оголосила перерву в розгляді справи до 18.09.2023.
В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місцевим судом, громадська організація "Смарт сіті хаб" 06.11.2019 подала до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m201929785 на реєстрацію торговельної марки (далі також - заявка, заявка № m201929785) для товарів і послуг 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі    також - МКТП).
03.03.2021 між Громадською організацією "Смарт сіті хаб" (заявник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" (далі також - третя особа) укладено договір № 01/2021 про передання права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку), відповідно до п. 1 якого, за цим договором заявник знаку для товарів та послуг (торговельної марки) "KYIV SMART CITY" (далі також - "торговельна марка") по заявці    № m201929785 від 06.11.2019 (далі також - "заявка") дійсним передав у власність правозаступника, а правозаступник прийняв всі виключні та невиключні права, які випливають чи можуть випливати із заявки на отримання Свідоцтва України на знак для товарів та послуг (торговельну марку) "KYIV SMART CITY" для всього переліку послуг. для яких подано на реєстрацію вказаний знак (торговельну марку), тобто для товарів 9-го класу.
За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m201929785 Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" винесено висновок від 14.09.2021 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи відносно усього переліку заявлених товарів 9 класу МКТП, на підставі якого було прийнято рішення від 14.09.2021 № 113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки.
Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі також - позивач), не погоджуючись з вказаним рішенням, подало до Апеляційної палати Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заперечення від 29.09.2021 № 3303-4676.
12.07.2022 Апеляційною палатою Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" прийнято рішення, яке затверджене наказом    від 08.09.2022 № 178-Н/2022, яким відмовила позивачеві у задоволенні заперечення, а рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки "KYIV SMART CITY" за заявкою № m201929785 залишила чинним.
Позивач, звертаючись до суду з вказаним позовом зазначає, що рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 14.09.2021 № 113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки та рішення Апеляційної палати Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 12.07.2022, яке затверджене наказом    від 08.09.2022 № 178-Н/2022, прийняті з порушенням  Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"  (далі також - Закон) та Правил складання,    подання    та    розгляду    заявки на    видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених  наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116  (далі також - Правила).
Місцевий суд ухвалюючи рішення про відмову в позові, виходив з того, що позивачем не доведено порушення його прав як на стадії проведення експертизи так і на стадіях винесення рішення від 14.09.2021 № 113226/ЗМ/21 та рішення Апеляційної палати Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 12.07.2022, також суд зазначив позивачем обрано неефективний спосіб захисту порушеного права, оскільки обраний позивачем спосіб захисту не передбачений  законом.
Колегія суддів погоджується з таким висновком місцевого суду.
За результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, місцевий суд дійшов висновку про недоведеність доводів і тверджень позивача про порушення його прав як на стадії проведення експертизи так і на стадіях винесення рішення від 14.09.2021 № 113226/ЗМ/21 та рішення Апеляційної палати Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 12.07.2022.
Так суд першої інстанції правомірно відхилив та не прийняв в якості належного та допустимого доказу у справі наданий Позивачем Висновок експерта № 132/22 від 04.11.2022, складений судовим експертом Ковальовою Н.М., про те, що: «Комбіноване позначення «KYIV SMART CITY», яке використовується КП ГІОЦ на автоматах з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів) є схожим настільки» що його можна сплутати з торговельною маркою за заявкою № т2019 29785 від 06.11.2019. Торговельна марка за заявкою № т2019 29785 є схожою до ступеню сплутування з комбінованим позначенням «KYIV SMART CITY», яке стало відомим в місті Києві до дати подання ТОВ «Діджітал Солюшнс» заявки на реєстрацію торговельної марки. Торговельна марка за заявкою № т2019 29785 від 06.11.2019 є такою, що може ввести в оману споживачів і створити у них помилкове враження що товари, роботи та послуги, які надаються із використанням торговельної марки за заявкою № т.2019 29785, надаються саме КП ГІОЦ, як оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності».
Судом першої інстанції правильно встановлено, що Позивачем надано судовому експерту, для складання висновку, та суду, для розгляду справи, різні докази, а саме різні фотокопії ПТКС, на яких містяться різні позначення. Також зі вступу Висновку експерта № 132/22 вбачається, що Позивачем, серед іншого, надано фотокопії платіжних терміналів комплексного самообслуговування (далі - ПТКС) Позивача (КП ГІОЦ) та на сторінці 13 вказаного висновку, експерт наводить зображення автомату ПТКС.
Так, Позивачем (разом із листом з проханням провести експертизу) було надано експерту на дослідження фотокопії використання комбінованого позначення «KYIV SMART CITY», яке нанесено на автомати з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів). Проте, таке нанесене на автомати з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів) комбіноване позначення «KYIV SMART CITY» та позначення, а саме зображення візії «КИЇВ СМАРТ СІТІ», що визначено Концепцією «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020», що затверджена рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 №500/3507, яким позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, є різними.
Отже, як правильно сказав місцевий суд, Висновок № 132/22 від 04.11.2022 містить низку недоліків, які не дозволяють використати його у якості належного засобу доказування, а тому є неналежним та недопустимим доказом у справі.
Місцевий суд правильно встановив, що на підтвердження використання у своїй господарській діяльності позначення "KYIV SMART CITY" Позивач надає фотокопії платіжних терміналів комплексного самообслуговування (ПТКС) та стверджує, що на вказаних ПТКС нанесено позначення "KYIV SMART CITY".
Однак, як вбачається з вказаних фотокопій, на ПТКС нанесено позначення "Київ Цифровий", а відтак твердження позивача суперечать наявним в матеріалах справи доказам, які ним же і були подані. Фотокопій ПТКС, на яких було б нанесено позначення "KYIV SMART CITY", Позивачем до матеріалів справи не додано.
Суд першої інстанції, також правомірно не прийняв до розгляду надані Позивачем роздруківки інтернет-статей від 01.08.2019 та копію договору від 15.07.2019 №4677, оскільки вказане у них зображення відрізняється від тих фотокопій ПТКС, які були надані Позивачем до суду. Позивачем порушено порядок подання доказів, встановлений правовими приписами частини 2 статті 164 ГПК України, так як у позовній заяві позивачем не зазначено, що він має намір надати суду роздруківки інтернет-статтей та копію договору від 15.07.2019 №4677, суд першої інстанції, правильно зазначив, що зі змісту договору від 15.07.2019 № 4677 неможливо встановити, що позивачу надавалися саме послуги з монтажу ПТКС з позначенням "KYIV SMART CITY" .
Крім того, Позивач своєчасно не додав до позовної заяви всі наявні в нього докази, в позовній заяві не зазначав та письмово не повідомив суд, які докази та з яких причин не можуть бути подані разом з позовною заявою, в клопотанні про залучення доказів не обґрунтував неможливість їх подання в установлений законом строк. При цьому, надані Позивачем копії письмових доказів та паперові копії електронних доказів не засвідчені належним чином в порядку, передбаченому процесуальним законодавством, а тому не можуть вважатися належними і допустимими доказами та братися до уваги судом.
Відповідно до статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Предметом доказування в даній справі є встановлення обставин того, чи може позначення за заявкою №т 2019 29785 для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), ввести в оману щодо особи, та чи були порушені права Позивача внаслідок подання заявки на таке позначення.
Надані Позивачем роздруківка інтернет-статті від 01.08.2019 та копія договору про надання послуг від 15.07.2019 №4677 не підтверджують заявлені Позивачем вимоги, не містять інформацію щодо предмета доказування, а відтак є неналежними доказами, які не можуть братися до уваги судом.
Також суд першої інстанції правильно встановив, що, як вбачається з рішення Апеляційної палати Укрпатенту від 12.07.2022, Позивачем також не було надано стосовно розробки та розміщення на ПТКС зображення позначення, заявленого за заявкою № т201929785.
Отже, суд першої інстанції правильно дійшов висновку про недоведеність доводів і тверджень Позивача про порушення його прав, як на стадії проведення експертизи, так і на стадіях винесення рішення від 14.09.2021 № 113226/3M/21 та рішення Апеляційної палати Укрпатенту від 12.07.2022, а тому відсутні правові підстави для скасування вказаних рішень.
Місцевий суд також правомірно встановив, що спосіб захисту, обраний Позивачем, не є ефективним способом захисту порушених прав, оскільки задоволення первісної вимоги позивача про скасування рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки за заявкою № П1201929785 не може призвести до захисту порушеного права позивача (у разі його порушення), оскільки на підставі вказаного рішення Укрпатентом 28.09.2022 здійснено публікацію в бюлетені "Промислова власність" № 39/2022 відомостей про видачу свідоцтва України № 325675 на торговельну марку, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс", та одночасно з публікацією таких відомостей було здійснено державну реєстрацію вказаної торговельної марки в Державному реєстрів свідоцтв України на торговельніj марки в порядку передбаченому ст. 12, 13, 14 Закону № 3689-ХІІ. Оскарження Позивачем рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки за заявкою № т201929785 в судовому порядку не передбачено Законом № 3689-ХІІ. Позивачем обрано неефективний спосіб захисту порушеного права, оскільки обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом.
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника та їх відображення у судових рішеннях, питання вичерпності висновків суду, суду апеляційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006). Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи. 
У даній справі апеляційний суд дійшов висновку, що скаржникові було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені в апеляційній скарзі не спростовують обґрунтованих та правомірних висновків суду першої інстанції.
З огляду на викладене, апеляційний господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення першої інстанції - без змін як такого, що ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права.
У зв`язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні апеляційної скарги та залишає без змін раніше ухвалене судове рішення, на скаржника покладаються витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.
У зв`язку з введенням указами Президента України воєнного стану на всій території України; можливістю незнаходження осіб за вказаними в апеляційних скаргах адресами, зокрема, у зв`язку з евакуацією; тимчасовою нероботою АТ "Укрпошта", зокрема, на тимчасово окупованих та звільнених від агресора територіях; та інше, з метою належного повідомлення сторін в цій особливій для країни ситуації, відповідно до приписів п.п. 6, 7 ст. 6 та ст. 169 ГПК України, колегія суддів вважає за можливе повідомляти осіб про розгляд справи не через АТ "Укрпошта", а іншими засобами, які доступні в період воєнного стану (надсилання повідомлення на електрону пошту сторін, електронний кабінет, повідомлення на офіційному сайті ПАГС); докази повідомлення долучати до матеріалів справи.
Керуючись ст. ст.  253-255, 269, 276, 277,  281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1. Апеляційну скаргу Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі № 910/8419/22 залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі №910/8419/22 залишити без змін.
3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на скаржника.
4. Справу №910/8419/22 повернути до Господарського суду міста Києва.
5. Дану постанову направити на відомі суду електронні адреси сторін, що наявні в матеріалах справи.
Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:
"Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою."
6. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.
          Повний текст складено 25.09.2023.

Головуючий суддя                                                            Б.М. Поляков 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                М.Л. Доманська