П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И
 
10 квітня 2023 року                                                                          місто Київ
справа №757/20584/19-ц
                                                                       провадження№22-ц/824/6904/2023  
 
Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів - Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.,
 
сторони: 
позивач -  Товариство з обмеженою відповідальністю "УАН КАРД"
відповідач - Міністерство економіки України
відповідач - ОСОБА_1 
відповідач - Державна організація «Український  національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
 
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві апеляційну скаргу  ОСОБА_1 , подану адвокатом Даниленком Євгеном Михайловичем, 
на ухвалу Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2021 року, постановлену у складі судді Козлова Р.Ю..
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УАН КАРД" до Міністерство економіки України, ОСОБА_1 , Державної організації «Український  національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним та скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 лютого 2019 року за реєстраційним номером 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "onecard" за заявкою № m 2018 18462 від 7 серпня 2018 року,-  
 
В С Т А Н О В И В :
 
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2021 року задоволено клопотання представника позивача ТОВ «УАН КАРД» - адвоката Жухевича О.В., призначено  у справі  повторну судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експерта (експертів) поставлені питання:
Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 7 серпня 2018 року таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, станом на 7 серпня 2018 року?
Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 7 серпня 2018 року тотожним або схожим із фірмовими найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 7 серпня 2018 року?
Чи було позначення "onecard" за заявкою № m 201818462 від 7 серпня 2018 року тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», настільки, що їх можна сплутати, станом на 7 серпня 2018 року.
Оплату за проведення експертизи покладено на позивача ТОВ «УАН КАРД» та відповідача ОСОБА_1 у рівних частинах. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.
Не погоджуючись з такою ухвалою суду, представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Даниленко Є.М. подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу суду першої інстанції скасувати, прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні заяви про призначення повторної судової експертизи, посилаючись на порушення судом норм процесуального права.
В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що суд першої інстанції не навів жодного обґрунтування необхідності призначення повторної судової експертизи  та не обґрунтував наявність такої підстави.
Суд першої інстанції безпідставно  зобов`язав  оплачувати повторну судову експертизу не лише позивача, який заявив клопотання про призначення такої, але й відповідача ОСОБА_1 , який заперечував проти призначення повторної експертизи. Витрати має нести сторона, яка заявила клопотання про проведення експертизи.
Наведені у клопотанні та поясненнях позивача аргументи та доводи на користь призначення повторної  судової експертизи не відповідають обставинам справи та не можуть бути підставами для її призначення.  
Так, висновки експертів № 156 від 22 серпня 2019 року, №01-02/19 від 27 серпня 2019 року, № 02/03-2019 від 22 серпня 2019 року, яким на  переконання представника позивача, протирічить висновок № 2863, наданий експертами Львівського НДІ судових експертиз на виконання ухвали Печерського районного суду м.Києва від 28 лютого 2020 року, засновані виключно на тих самих документах, що додані позивачем до позовної заяви, які, насправді, не підтверджують факт виробництва товарів та надання послуг з боку ТОВ " Уан Кард" в період до 7 серпня 2018 року, в тому числі у класах 16,35, 36,39,41 МКТП.
Свідчення необґрунтованості наданих позивачем експертних висновків є зокрема, те, що в якості доказів виробництва чи реалізації товарів експерти взяли до уваги такі не релевантні докази як договори та інші первинні документи (рахунки- фактури, акти), що були укладені ТОВ " Уан Кард" в період після 7 серпня 2018 року, а також договори, що стосуються придбання позивачем сертифікатів (карток) інших юридичних осіб (партнерів), які не підтверджують факт реалізації ТОВ " Уан Кард" сертифікатів " ONECARD".
Висновки експертів № 156 від 22 серпня 2019 року, № 01-02/19 від 27 серпня 2019 року, № 02/03-2019 від 22 серпня 2019 року, надані позивачем, були здійснені ним в поза процесуальний спосіб. Тобто, матеріали для проведення цих експертиз були надані відповідним експертам ще до подання позовної заяви, що обмежило відповідача ОСОБА_1 права приймати участь у процесі проведення експертизи, зокрема, подавати заяву про відвід експерта.
Відтак, посилання позивача на невідповідність Висновку № 2863 висновкам експертів №156 від 22 серпня 2019 року, № 01-02/19 від 27 серпня 2019 року, N9 02/03- 2019 від 22 серпня 2019 року не свідчить про необґрунтованість чи суперечність цього висновку. Навпаки, матеріалам справи суперечать  висновки експертів, складені на замовлення позивача, на підставі наданих лише ним документів, без урахування аргументів та доводів ОСОБА_1 та наданих ним документів.
Висновок № 2863, підготовлений судовими експертами Львівського науково-дослідного інституту судових на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2020 року, загалом відповідають висновку експерта Андреєєвої В. А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11 листопада 2019 № 135/19, наданого ОСОБА_1 (хоча порядок проведення дослідження та його аргументація відрізняються).
При цьому вказаний висновок експерта Андреєєвої В.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11 листопада 2019 № 135/19, на відміну від того, що був підготовлений експертами, залученими позивачем, ґрунтується на аргументах, доводах та доказах не лише позивача, але й відповідача.
Більше того, саме для визначення того, який із наданих висновків експертів є правильним (ті, що надані позивачем чи той, що наданий відповідачем) Печерським районним судом м. Києва ухвалою від 28 лютого 2020 року  було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, яка жодною із сторін не оскаржувалась.
Відтак, насправді Висновок № 2863 відповідає висновку за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11 листопада 2019 року № 135/19 та матеріалам справи, а посилання позивача на надані ним висновки експертів не заслуговують на увагу.
Таким чином, наведені у клопотанні та поясненнях позивача аргументи і доводи на користь призначення повторної судової експертизи не спростовують правильність висновку №2863 та його відповідність матеріалам справи,  відповідно у суду першої інстанції були відсутні підстави для призначення повторної експертизи. 
У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача ТОВ " УАН КАРД" - адвокат  Жухевич О.В. заперечував проти доводів апеляційної скарги, просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу суду першої інстанції залишити без змін. Додатково пояснив, що  висновок експертів №2863 не містить інформацію щодо предмета доказування (не співвідноситься з предметом доказування у цій справі), та не є належним доказом у справі.
Зокрема зазначив, що комерційне найменування має ідентифікувати суб`єкта господарювання, під використанням комерційного найменування має розглядатися застосування саме під час здійснення суб`єктом  господарської діяльності, тобто застосування у будь-якому документі, рекламі, тощо, що призначається для третіх осіб.
При цьому у розділах 3.5 дослідження матеріалів справи  щодо видів діяльності ТОВ "УАН КАРД"  та 3.7. визначення та порівняння товарів та/або послуг, стосовно яких використовується  комерційне (фірмове) найменування та стосовно яких  подана на реєстрацію торговельна марка, експерти неправильно застосовують ст.. 489 ЦК України шляхом неправильного її тлумачення. А саме, експерти досліджують використання комерційного найменування тільки з точки зору застосування (зазначення) його на "подарункових сертифікатах", без дослідження інших фактів його використання. Цим експерти застосували ст.489 ЦК України в звуженому  розумінні, що свідчить про неправильне застосування  норм матеріального права, і неправильних висновків експертів в цілому.
Крім цього, у висновку №2863 не наведено докладний опис проведеного дослідження, відсутні посилання на усі докази, що містяться в матеріалах справи (зокрема, не досліджено докази - додатки 6-9,15-32 позовної заяви).
Таким чином висновок № 2863 складено без дослідження усіх обставин справи (а саме: сфери та видів діяльності позивача), не досліджено обставини фактичної діяльності позивача з виробництва, просування, реалізації універсальних подарункових  сертифікатів щодо отримання товарів та/або освітніх, розважальних і спортивних послуг", зокрема, у форматі співробітництва "b2b" (тобто просування товарів/послуг корпоративним клієнтам, великим компаніям) і у форматі   "b2с" (тобто  просування товарів/послуг споживачам).
Відсутність детального опису проведених експертами  досліджень, а також відсутність повноти дослідження дозволяють зробити висновок про невідповідність висновку № 2863 критерію об`єктивності дослідження та самого висновку як такого. Як наслідок, наведені експертами відповіді щодо обставин справи не можна вважати обґрунтованими. 
Крім цього, висновок експертів №2863 не містить відповіді на всі  поставлені питання; не містить інформації хто був присутнім при проведенні експертизи; не зазначено щодо обізнаності експертів про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків (ч.7 ст. 102 ЦПК України).
У відзиві на апеляційну скаргу представник ДО «Український  національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - Фінагіна В.Б.доводи апеляційної скарги підтримала, просила задовольнити апеляційну скаргу  ОСОБА_1 , ухвалу суду першої інстанції скасувати. Просила розгляд справи проводити за відсутності представника ДО «Український  національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Даниленко Є.М. доводи апеляційної скарги підтримав в повному обсязі, просив апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі, ухвалу суду першої інстанції скасувати.
Представник позивача ТОВ "УАН КАРД" - адвокат Жухевич О.В. заперечував проти доводів апеляційної скарги, просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги в повному обсязі, ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.
Представники Міністерства економіки України та Державної організації «Український  національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"в судове зсідання не з`явилися про місце, день і час засідання суду  повідомлені /том № 8, а.с.221,222/, а тому колегія суддів вважала можливим розглянути справу за їх відсутності (ч.2 ст. 372 ЦПК України).
 Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість постановленої у справі ухвали, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Постановляючи ухвалу про призначення експертизи, суд першої інстанції вважав необхідним проведення у справі повторної судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зважаючи на те, що в матеріалах справи наявні висновки експертів, які  є протилежними за своїм  змістом. Висновок експертів за результатами проведення судової комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за матеріалами цивільної справи від 18 серпня 2020 року №2863 викликав сумніви щодо його правильності, оскільки суперечить іншим матеріалам справи. Обставини, на які  як на підставу своїх вимог та заперечень посилаються  представник позивача та представник відповідача,  можливо лише підтвердити чи спростувати шляхом вирішення питань поставлених перед експертом, що  потребують спеціальних знань в галузі науки.  
З урахуванням позиції сторін, пояснень судових експертів Харабуги Ю.С. та Калініченка М.М., які належним чином не обґрунтували та не пояснили висновок експертизи № 2863, суд вважав за доцільне  призначити повторну судову експертизу з питань інтелектуальної власності, проведення якої  доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.  
Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. До основних засад (принципів) цивільного судочинства відносяться, зокрема, змагальність сторін та диспозитивність.
Відповідно частин 1, 2, 4, 5 статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
Згідно з статтею 104 ЦПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (стаття 1 Закону України «Про судову експертизу»).
Відповідно до статті 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд зберігаючи об`єктивність і неупередженість: роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.
Відповідно до частин 1, 5, 6 статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Частиною 2 статті 78 ЦПК України визначено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Висновок експерта є одним із видів доказів і має відповідати критеріям належності і допустимості доказів. Тому розглядаючи клопотання про призначення експертизи суд має його задовольнити саме у випадку, якщо обставини, про з`ясування яких заявлене клопотання, мають значення для справи та якщо їх з`ясування потребує спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо та лише для встановлення даних, які входять в предмет доказування у справі.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька.
Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з частиною 2 статті 102 ЦПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.
У справі на даний час наявні чотири висновки експертів, три з яких були підготовлені на замовлення позивача, а один на виконання ухвали суду про призначення судової експертизи у справі.  Два висновки експертів, складені за результатами проведення комісійних експертиз, два  висновки складені експертами одноособово. При цьому, висновок № 2863 за результатами комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за матеріалами цивільної справи №757/20584/19-ц від 18 серпня 2020 року є таким, що суперечить іншим матеріалам справи. Зокрема, висновок експертів № 2863 містить висновки (відповіді на питання суду), які є прямо протилежними із висновками трьох експертиз  № 156 від 22 серпня 2019 року, № 01-02/19 від 27 серпня 2019 року, № 02/03-2019 від 22 серпня 2019 року, які наявні в матеріалах справи, та відповідно суперечать відповідям на ті ж самі питання, які надані у  цих висновках, внаслідок чого вбачається його суперечність з іншими матеріалами справи.
Відповідно до ч.2 ст. 113 ЦПК України якщо висновок експерта буде  визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам). 
Встановивши, що висновок №2863 за результатами комісійної експертизи у сфері інтелектуальної  власності суперечить іншим наявним в матеріалах справи доказам, зокрема, висновкам експертів, виконаних спеціалістами на замовлення позивача, а також  викликав у суду першої інстанції об`єктивні сумніви в його правильності, усунути такі сумніви, у спосіб допиту експертів в судовому засіданні, не вдалося можливим, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав  для призначення повторної  судової експертизи з метою більш об`єктивного вирішення спору.
Доводи апеляційної скарги в тій частині, що ухвала суду першої інстанції є не досить обґрунтованою щодо необхідності призначення експертизи,  судом не наведено доводів щодо необґрунтованості та неправильності висновку судової експертизи, не можуть бути прийняті в якості підстав для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки в ухвалі суду викладена підстава для призначення повторної експертизи - наявність двох протилежних висновків, що відповідає вимогам ст.113 ЦПК України щодо суперечності висновку іншим матеріалам справи.
Призначаючи повторну експертизу, суд виходив із аналогічних за змістом та суттю питань, що були поставлені  експертам при призначенні первісної судової експертизи. 
Оскільки,  в даному випадку судом призначено повторну експертизу, відповідно витрати пов`язані з її проведенням підлягають розподілу  аналогічно розподілу витрат при призначенні первісної експертизи, а тому доводи апеляційної скарги про те, що витрати має нести сторона, яка заявила клопотання про проведення повторної експертизи, не заслуговують на увагу.
 Апеляційним судом не встановлено порушень норм процесуального права при вирішенні питанні про призначення експертизи.
Інші доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та не впливають на їх правильність, а тому підлягають відхиленню.
З огляду на викладене, колегія суддів уважає, що ухвала суду постановлена з додержанням норм процесуального права, є законною та обґрунтованою, підстав для її скасування не вбачається, тому апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу - без змін.                                                                                
Керуючись  ст.ст. 259, 268, 367, 374, 375, 381-384, 390  ЦПК  України, суд,-
 
П О С Т А Н О В И В :
 
Апеляційну скаргу  ОСОБА_1 , подану адвокатом Даниленком Євгеном Михайловичем, без задоволення.
Ухвалу Печерського районного суду м.Києва від 14 липня 2021 року залишити без змін.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили з  дня її прийняття, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

 
Суддя-доповідач:                                                              О.І. Шкоріна    

Судді:                                                                               Н.В. Поліщук  

                                                                                         В.В. Соколова