ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" квітня 2023 р.                                   Справа№ 910/5316/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Остапенка О.М.
суддів:            Грека  Б.М. 
          Сотнікова  С.В. 
 
за участю секретаря судового засідання: Сивак М.С.

у присутності представників сторін:
від позивача: Макарчук Л.Л. - в порядку самопредставництва
від відповідача-1: Поліщук Н.В. - в порядку самопредставництва
від відповідача-2: Купайгородський Е.О. - на підставі ордера
від третьої особи: Купайгородський Е.О. - на підставі ордера

розглянувши апеляційну скаргу Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року
у справі           №910/5316/21 (суддя Мандриченко О.В.)
за позовом          Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний                                 центр"
до                     1. Державної організації "Український національний офіс                                                    інтелектуальної власності та інновацій"                    
                     2. Громадської організації "Смарт сіті хаб"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2- Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджитал Солюшнс"
про                    визнання недійсним свідоцтва

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2021 року КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - КП "ГІОЦ", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач-1) та ГО "Смарт сіті хаб" (далі - відповідач-2) про визнання недійсним виданого відповідачу-2 свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку "KYIV SMART CARD" та зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними такого свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку "KYIV SMART CARD" видане із порушенням умов надання правової охорони, встановлених статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
На думку КП "ГІОЦ", використання відповідачем-2 вказаної торговельної марки може ввести в оману споживачів щодо особи, на замовлення якої виготовлені, розповсюджені та використовуються транспортні картки із зображенням торговельної марки "KYIV SMART CARD" в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року у справі №910/5316/21 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Рішення суду першої інстанції мотивовано недоведеністю доводів і тверджень позивача про порушення його прав на стадії проведення експертизи та видачі свідоцтва України НОМЕР_1, а надані останнім докази не є належними, оскільки не підтверджують використання ним спірного позначення.
Не погоджуючись із зазначенням рішенням місцевого господарського суду, КП "ГІОЦ" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року у даній справі повністю та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю, здійснити розподіл судових витрат.
За наслідками розгляду заявлених в апеляційній скарзі вимог, постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022 року апеляційну скаргу задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 у справі №910/5316/21 скасовано та прийнято нове, яким позов задоволено, визнано недійсним видане ГО "Смарт сіті хаб" свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку "KYIV SMART CARD", зобов`язано відповідача-1 внести зміни до Реєстру про визнання недійсним спірного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", здійснено розподіл судових витрат.
Однак, постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.01.2023 року касаційну скаргу ГО "Смарт сіті хаб" задоволено, постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022 року у справі №910/5316/21 скасовано, справу №910/5316/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 09.02.2023 року вказану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Грек Б.М., Поляков Б.М.
Ухвалою суду від 14.02.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/5316/21 за апеляційною скаргою КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 17.01.2023 року по справі №910/5316/21, та призначено справу до розгляду на 14.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.
20.02.2023 року через відділ документального забезпечення суду від ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надійшли пояснення у справі, в який останній просить суд здійснити заміну відповідача-1 у справі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - ДО "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".
09.03.2023 через відділ документального забезпечення суду від скаржника та 14.03.2023 засобами електронного зв`язку від ГО "Смарт сіті хаб" надійшли пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду у даній справі.
Судове засідання, призначене на 14.03.2023 року, не відбулось у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги у місті Києві.
Після усунення обставин, що зумовили зняття справи з розгляду, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2023 року розгляд справи №910/5316/21 призначено на 23.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.
21.03.2023 року через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшло клопотання про визнання зловживанням процесуальними правами, неприйняття поданих відповідачем-2 нових доказів та покладення витрат по сплаті судового збору на відповідача-2.
У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2023 для розгляду справи №910/5316/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Копитова О.С.
Ухвалою суду від 22.03.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/5316/21 за апеляційною скаргою КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року.
В судовому засідання ухвалою від 23.03.2023 здійснено процесуальне правонаступництво у справі №910/5316/21 шляхом заміни відповідача-1 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". 
Іншою ухвалою суду від 23.03.2023 року розгляд справи №910/5316/21 відкладено на 06.04.2023 року, залучено ТОВ "Діджитал Солюшнс" до участі у справі №910/5316/21 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2, зобов`язано інших учасників провадження надіслати ТОВ "Діджитал Солюшнс" документі вказані в ухвалі суду, зобов`язано КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" надати суду для огляду в судовому засіданні оригінал Договору поставки від 29.10.2018 №4489, укладений між позивачем та ТОВ "Підприємством "Пластик Карта", та Додатку №3 до цього договору, запропоновано ТОВ "Діджитал Солюшнс" ознайомитись з матеріалами справи та надати суду письмові пояснення по суті вимог апеляційної скарги.
У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.04.2023 для розгляду справи №910/5316/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Сотніков С.В.
Ухвалою суду від 04.04.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/5316/21 за апеляційною скаргою КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року.
До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представників позивача та відповідача-1 на виконання вимог ухвали суду від 23.03.2023 року надійшли докази направлення третій особі документів по справі, від третьої особи - пояснення по справі, а також від позивача - заява про роз`яснення судового рішення, клопотання про витребування оригіналів доказів у справі та додаткові пояснення по справі.  
В судове засідання 06.04.2023 року з`явились представники позивача, відпвідача-1, відповідача-2 та третьої особи. 
За наслідками розгляду в судовому засіданні заяви КП "ГІОЦ" про роз`яснення судового рішення та клопотання про витребування оригіналів доказів ухвалами суду від 06.04.2023 у їх задоволенні відмовлено. 
Представник позивача в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року у даній справі повністю та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.
Представники відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.
06.04.2023 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 09.12.2021 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.
Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.
У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Щодо звернення КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" до господарського суду міста Києва із позовом до належного відповідача-2.
Відповідно до ч. 4 ст. 45 ГПК України відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.
Як вбачається з матеріалів справи, позивачем КП "ГІОЦ" позов у даній справі пред`явлено, зокрема, відповідачу-2 - ГО "Смарт сіті хаб", як власнику свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку "KYIV SMART CARD".
Під час нового апеляційного розгляду справи судом апеляційної інстанції встановлено, що 03.03.2021 року між ГО "Смарт сіті хаб" та ТОВ "Діджитал Солюшнс" укладено договір №02/2021 про передачу права власності на торговельну марку повністю та передання всіх виключних та інших майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1), а також в цей же день між сторонами складено та підписано Акт №1/2021 приймання-передачі до договору від 03.03.2021 року.
Тобто, було встановлено, що ще до звернення позивача до суду з даним позовом (31.03.2021 року) в результаті передання продавцем та прийняття покупцем згідно цього Акта всіх вказаних прав, пов`язаних з торговельною маркою "KYIV SMART CARD", продавець (ГО "Смарт сіті хаб") втратив, а покупець (ТОВ "Діджитал Солюшнс") набув всі зазначені права.
Наведені вище обставини стали підставою для залучення ухвалою від 23.03.2023 року ТОВ "Діджитал Солюшнс" до участі у справі №910/5316/21 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2, оскільки рішення суду у даній справі про визнання недійсними свідоцтва НОМЕР_1 безпосередньо впливає на права та обов`язки ТОВ "Діджитал Солюшнс", як нового власника торгівельної марки.
Разом з тим, сліз зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.
Згідно приписів ч.ч.7, 9 ст. 16 Закону власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.
Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.
Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст.1114 ЦК України).
Аналіз наведених норм законодавства свідчить, що передача права власності на торговельну марку підлягає державній реєстрації з видачею відповідного свідоцтва та внесенням таких відомостей до реєстру.
Однак, докази реєстрації договору №02/2021 від 03.03.2021 про передачу права власності на торговельну марку від ГО "Смарт сіті хаб" до ТОВ "Діджитал Солюшнс" в матеріалах справи відсутні та сторонами не надано.
Більш того, як станом на дату звернення КП "ГІОЦ" до суду з даним позовом (31.03.2021 року), так і на дату розгляду справи судом апеляційної інстанції, власником спірної торговельної марки є ГО "Смарт сіті хаб", що підтверджується наявними у справі доказами, а тому судова колегія дійшла висновку про те, що ГО "Смарт сіті хаб" є належним відповідачем у цій справі.
Відповідно до статті 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (стаття 418 ЦК України). 
Згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша, друга статті 494 ЦК України). 
Відповідно до абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, що діяла на дату подання заявки, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Пунктом 4.3.1.3 Правил передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Системний аналіз зазначених норм Закону, Правил та міжнародних актів дозволяє зробити висновок, що підстава стосовно оманливості або можливості введення в оману стосується лише:
- виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг;
-   географічного походження товарів або послуг;
- виробника товарів або надавача послуг.
Така підстава, як оманливість, передбачена абзацом п`ятим частини 2 статті 6 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відноситься до так званих "абсолютних" підстав для відмови, що спрямовані, на відміну від "відносних" підстав, насамперед на захист публічного інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб.
Припис абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони позначення та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду неодноразово висловлював зазначену правову позицію, відповідно до яких наведена підстава є "абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення" (Постанови від 06.02.2020 у справі №910/2503/18, від 06.02.2020 у справі №910/13822/16, від 26.09.2019 у справі №910/11158/17, від 23.04.2019 у справі №910/13119/17, від 23.04.2019 у справі №910/11159/17, від 16.04.2019 у справі №910/13822/16).
Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, 08.11.2018 ГО    "Смарт сіті хаб" подано заявку № m 2018 26247 про реєстрацію знака "KYIV SMART CARD" для товарів і послуг 36 та 45 класів МКТП. 
Станом на дату подання такої заявки діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними законом від 09.04.2015 №317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015.
Згідно ч.1 ст.16 Закону, в редакції, чинній на дату подання вищезазначеної заявки, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки.
Згідно статті 1 Закону зі змінами, в редакції, чинній з 21.05.2015, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до частин 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а саме статтею 6.
Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Згідно зі статтею 10 Закону за заявкою на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи.
Експертиза складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. №72) (далі - Правила).
Під час проведення експертизи як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил застосовуються Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91.
Відповідно до Наказу Мінекономіки №730 від 18.05.2017 "Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності" уповноважено ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), зокрема: виконувати функції закладу експертизи, передбачені законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та правилами, встановленими на їх основі.
В силу положень ч.15 ст.10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому, використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Тобто, експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил.
З матеріалів справи вбачається, що за заявкою № m 201826247 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону зі змінами, що діють від 21.05.2015, та встановлених на його основі Правил, під час яких заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.
Згідно з пунктом 3 статті 10 Закону в редакції чинній на час винесення рішення, а саме з 16.08.2020 кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його Установою.
За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2018 26247 закладом експертизи 16.09.2020 було винесено Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони.
Станом на 16.09.2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2019 №838), було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечувало формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.
Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони від 16.09.2020 після затвердження Мінекономіки набуло статусу Рішення про реєстрацію знаку (вих.№98934/3M/20).
Таким чином, на підставі свідоцтва України НОМЕР_1 від 28.12.2020 року  ГО "Смарт сіті хаб" стало власником знаку для товарів і послуг "KYIV SMART CARD", зареєстрованого для товарів 36 та 45 класу МКТП.
Звертаючись до суду з даним позовом та обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку "KYIV SMART CARD" видано відповідачу-2 внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, що відповідно до пункту в) частини 1 статті 19 Закону є підставою для визнання свідоцтва недійсним. 
Також, посилаючись на абзац 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач зазначає, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
В обґрунтування свого права на звернення до суду з відповідним позовом позивач зазначає, що згідно із Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 №706 "Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності» КП "ГІОЦ" є оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСОП) та є уповноваженою особою здійснювати справляння плати за транспортні послуги, що надаються та оплачуються з використанням АСОП.
На виконання вказаного розпорядження на адресу розпорядника АСОП - Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з листом від 19.07.2018 №303-2338 позивачем направлено для узгодження стилістику транспортної картки, що буде використовуватись в автоматизованій системі оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, а саме - зображення словесного позначенням "KYIV SMART CARD", а також зображення транспортної картки в світлому та темному тлі, що містять словесне позначення "KYIV SMART CARD".
КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", згідно із Порядком функціонування АСОП, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 22.10.2018 №1887, як оператор АСОП зобов`язаний забезпечувати емісію транспортної картки, визначати вимоги до зовнішнього вигляду транспортної карти, організовувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.
Як зазначає позивач, він до теперішнього часу забезпечує емісію вказаних транспортних карток та їх розповсюдження.
При цьому, на підтвердження обставин створення та використання знаку для товарів і послуг "KYIV SMART CARD" для позначення товарів власного виробництва шляхом зображення цієї торговельної марки на безконтактних транспортних картках автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва позивачем до матеріалів справи надано наступні докази:
- договір поставки товару від 29.10.2018 №4489, укладений між позивачем та ТОВ "Підприємством "Пластик Карта", відповідно до умов якого останнє зобов`язалося поставити позивачу товар - картки безконтактні за кодом ДК 021:2015 (СРV) "Єдиний закупівельний словник" - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії, визначеним в додатку №3 до цього договору;
- додаток №3 до вказаного договору, який містить графічне зображення замовленої позивачем картки із позначенням "KYIV SMART CARD";
- договір комісії від 12.12.2018 №4531, укладений між позивачем та ТОВ "КНП Компані", відповідно до умов якого останнє зобов`язалося за дорученням позивача вчинити від свого імені правочин з користувачами (пасажирами) щодо забезпечення реалізації транспортних карток та створення для користувачів (пасажирів) можливості в режимі реального часу отримати послугу оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва з генерації електронних квитків та/чи транспортного ресурсу;
- договір поставки товару від 29.07.2019 №4688, укладений між позивачем та ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій", відповідно до умов якого останній зобов`язався поставити позивачу електронний квиток учня закладу загальної середньої освіти за кодом ДК 021:2015 (СРV) "Єдиний закупівельний словник" - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії;
- договір поставки товару від 23.09.2019 №4707, укладений між позивачем та ТОВ "Компанія "Спекл", відповідно до умов якого останній зобов`язався поставити позивачу картки безконтактні ДК 021:2015 (СРV) "Єдиний закупівельний словник" - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії.
За твердженням позивача, зазначені вище договори, відповідно до умов яких позивач замовив, придбав та доручив реалізацію безконтактних транспортних карток автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, що містить графічне зображення торговельної марки "KYIV SMART CARD", укладені на підставі та на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про створення автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності" від 27.04.2018 №706 та відповідно до Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 22.10.2018 №1887, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 24.10.2018 №221/2069.
Також, на підведення своїх вимог, позивачем додатково надано Висновок експертів №049/21 від 26.04.2021 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, а також роздруківки ЗМІ, в тому числі з мережі Інтернет, а саме: статті про використання транспортної картки із графічним зображенням торговельної марки "KYIV SMART CARD".
Переглядаючи законність винесення оскаржуваного рішення про відмову у задоволенні позовних вимог колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується з висновками суду першої інстанції про відповідність свідоцтва України НОМЕР_1 умовам надання правової охорони та не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги з огляду на наступне.
Як встановлено судом, ГО "Смарт сіті хаб" подано заявку № m 2018 26247 від 08.11.2018 про реєстрацію знака "KYIV SMART CARD" для товарів і послуг 36 та 45 класів МКТП.
Згідно ч.1 ст.16 Закону в редакції, чинній на дату подання вищезазначеної заявки, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Отже, враховуючи приписи наведеної норми, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки.
Згідно положень ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.
При цьому, ч. 4 ст. 16 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Підтвердженням факту використання знака є докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
Поширення на території України товарів із зображенням спірного знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
Як вбачається з матеріалів справи, на підтвердження використання у своїй господарській діяльності торговельної марки "KYIV SMART CARD" до 08.11.2018 (дати подачі ГО "Смарт сіті хаб" до Укрпатент заявки на реєстрацію торговельної марки "KYIV SMART CARD") позивач посилається на лист КП "ГІОЦ" від 19.07.2018 №303-2338 з відповідними додатками до нього, а також на укладений між позивачем та ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" договір поставки товарів №4489 від 29.10.2018, за умовами якого ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" зобов`язується поставити та передати у власність КП "ГІОЦ" у встановлений термін Картки безконтактні. Картки мали бути виготовлені згідно з вимогами до дизайну та поліграфії, що були викладені в Додатку 3 до даного договору.
На виконання вказівок Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладених у постанові від 17.01.2023 року у даній справі, позивачем надано, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, оглянуто та  досліджено оригінали зазначених вище документів, а також встановлено відповідність наявних у справі копій цих документів наданим суду оригіналам.    
Водночас, дослідивши надані позивачем та наявні у справі докази, судова колегія погоджується з висновком місцевого суду, що укладений між позивачем та ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" двосторонній договір поставки №4489 від 29.10.2018, яким останній доводить використання у своїй господарській діяльності спірної торговельної марки до 08.11.2018 (дати подачі заявки відповідачем-2) є лише замовленням на виготовлення карток    та не є введенням в обіг вказаних карток, про що стверджує позивач.
Також суд критично ставиться до наданих позивачем на підтвердження своїх доводів листа КП "ГІОЦ" від 19.07.2018 №303-2338 з відповідними додатками до нього та додатку №3 до договору поставки №4489 від 29.10.2018, оскільки такі докази не підтверджують факт використання спірного позначення.
Так, додаток №3 до договору поставки №4489 від 29.10.2018 року є лише додатком до двостороннього договору щодо майбутнього ескізу картки, а зазначений вище лист позивача - внутрішньо процедурні узгодження між позивачем та його органом управління, тобто не є діловою документацією позивача.
Більш того, як було зазначено вище, листом від 19.07.2018 №303-2338 позивач направив відповідному структурному підрозділу КМДА на узгодження стилістику транспортної картки, що лише буде використовуватись в автоматизованій системі оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, тобто станом як на дату направлення такого листа, так і на момент укладення 29.10.2018 року договору поставки, відповідні картки зі спірним словосполученням фізично не існували та не були передані замовнику.
Отже, наведені докази у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не свідчать про використання знаку будь-яким способом, в тому числі шляхом його застосування в діловій документації, а тому цілком обґрунтовано не взяті судом першої інстанції до уваги в якості належних доказів по справі.
Стосовно наявного у справі висновку експертів №049/21 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.04.2021 слід зазначити наступне.
За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Відповідно до ч.ч.1 ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За приписами ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. 
До обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 ГПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
Так, колегією суддів встановлено, що за результатами проведеного на замовлення позивача комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. складено висновок експертів від 26.04.2021 №049/21, в якому зазначено, що після дослідження знаку для товарів та послуг "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 та позначення "KYIV SMART CARD", яке використовується КП    "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві, експерти дійшли наступних висновків:
1. Торговельна марка "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке використовується КП    "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві;
2. Торговельна марка "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме КП    "Головний інформаційно-обчислювальний центр";
3. Торговельна марка "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке введено в обіг в місті Києві до дати подання ГО "Смарт сіті хаб" заявки на реєстрацію торговельної марки KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України НОМЕР_1.
Даний висновок складено комісією експертів Фоя О.А. та Чабанець Т.М., які атестовані за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", мають стаж експертної роботи та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності; експерт Фоя О.А. також має юридичну освіту (спеціаліст), експерт Чабанець Т.М. - вищу технічну освіту (магістр); експерти, як зазначено у висновку, обізнані про те, що даний експертний висновок підготовлено для подання до суду, а також про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України,
Проаналізувавши вказаний експертний висновок, колегія суддів дійшла висновку, що в частині відповідей 1 та 2 такий висновок є повним, вичерпним та обґрунтованим, містить всі передбачені законом складові, зокрема докладний опис проведеного дослідження, складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності та не викликає сумнівів у його правильності, а відтак заслуговує на увагу господарського суду.
При цьому, обґрунтованим є твердження суду першої інстанції про те, що висновок експертів в частині відповіді 3, згідно якої торговельна марка "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке введено в обіг в місті Києві до дати подання ГО "Смарт сіті хаб" заявки на реєстрацію торговельної марки "KYIV SMART CARD" за свідоцтвом України НОМЕР_1 (висновку), є неналежним доказом у справі, оскільки встановлення обставини щодо    визначення часу введення в обіг спірного позначення належить до компетенції суду.
Судова колегія апеляційного господарського суду зазначає, що хоча господарським судом міста Києва помилково не взято до уваги у якості належного доказу наданий позивачем Висновок експертів №049/21 від 26.04.2021 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності в частині відповідей 1 та 2, проте, враховуючи встановлені судом вище обставини щодо недоведеності позивачем факту введення в обіг вказаних карток зі спірним позначенням до 08.11.2018 року, відповідні обставини схожості Торговельної марки "KYIV SMART CARD" з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке використовує позивач, та ймовірного введення такою торговельною маркою в оману споживачів  стосовно особи КП "ГІОЦ" в даному випадку немає вирішального значення при вирішенні спору у цій справі, а допущені судом порушення щодо належної оцінки доказів не призвели до прийняття неправильного рішення по суті заявлених вимог.   
Інші надані позивачем та наявні у справі докази, зокрема, договір комісії від 12.12.2018 №4531, укладений між позивачем та ТОВ "КНП Компані"; договір поставки товару від 29.07.2019 №4688, укладений між позивачем та ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій";  договір поставки товару від 23.09.2019 №4707, укладений між позивачем та ТОВ "Компанія "Спекл", а також роздруківки ЗМІ, в тому числі з мережі Інтернет, про використання транспортної картки із графічним зображенням торговельної марки "KYIV SMART CARD", колегією суддів до уваги у якості належних доказів по справі не беруться, оскільки наведених позивачем доводів не доводять у зв`язку з їх виникненням вже після дати подання відповідачем-2 заявки до Укрпатенту, та навпаки, підтверджують введення в обіг у місті Києві спірної торговельної марки саме після 08.11.2018 року.
Отже, за результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, судова колегія вважає правомірним висновок суду першої інстанції про недоведеність доводів і тверджень позивача про порушення його прав на стадії проведення експертизи та видачі свідоцтва НОМЕР_1, оскільки позивачем не доведено використання спірної торговельної марки на дату подання ГО "Смарт сіті хаб" відповідної заявки, а тому відсутні підстави для визнання свідоцтва України НОМЕР_1 недійсним відповідно до статті 19 Закону.
За відсутності підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, відсутні підстави для задоволення похідної вимоги про зобов`язання відповідача-1 внести відомості про визнання недійсним цього свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені.
Судом також враховано, що Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
Названий Суд зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").
Таким чином, колегією суддів в повній мірі досліджено та надано оцінку всім наявним у справі доказам та обставинам справи, а доводи апелянта щодо неправильного застосування судом норм матеріального та процесуального права і неповноти з`ясування обставин, що мають значення для справи, не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.
Інші доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються як такі, що не впливають на суть прийнятого судового рішення і не потребують детальної відповіді з огляду на прийняте судом рішення у справі.
За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.
Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
У зв`язку із залишенням апеляційної скарги КП "ГІОЦ" без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін, судові витрати, пов`язані із розглядом справи в суді апеляційної інстанції, покладаються на позивача. 
Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року у справі №910/5316/21 залишити без задоволення.
2.Рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 року у справі №910/5316/21 залишити без змін.
3.Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.
4.Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.
Повний текст постанови підписано 14.04.2023 року після виходу суддів Остапенка О.М. та Сотнікова С.В. з відпустки.

Головуючий суддя                                                            О.М. Остапенко 

Судді                                                                                Б.М. Грек

                                                                                С.В. Сотніков