ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" травня 2023 р.                                     Справа№ 911/174/22
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Сотнікова  С.В.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Пантелієнка  В.О. 
 
за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,
представника позивача - адвоката Шульги А.В.,
представника відповідача-1 - адвоката Падох О.І.,
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" 
на рішення Господарського суду Київської області
від 14.02.2023 (повний текст складено 01.03.2023, суддя Антонова В.М.)
та додаткове рішення Господарського суду Київської області
від 02.03.2023 (повний текст складено 13.03.2023, суддя Антонова В.М.)
у справі №911/174/22 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи" 
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна", 
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Акм-груп" 
про припинення порушення прав інтелектуальної власності,
ВСТАНОВИВ:
Рішенням Господарського суду Київської області від 14.02.2023 у справі №911/174/22 позовні вимоги задоволено частково.
Додатковим рішенням від 02.03.2023 стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 9924 грн судового збору, 12500 грн витрат на проведення експертизи та 23000 грн витрат на правничу допомогу.
Не погоджуючись з зазначеними судовими рішеннями, відповідач-1 звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду Київської області від 14.02.2023, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" в повному обсязі. Також, відповідач-1 просить скасувати повністю додаткове рішення Господарського суду Київської області від 02.03.2023, прийняти нове додаткове рішення, яким відмовити в компенсації судових витрат позивача в повному обсязі, а судові витрати відповідача-1 покласти на позивача у повному обсязі. Судові витрати відповідача-1 по справі покласти на позивача в повному обсязі.
До апеляційної скарги додано клопотання про зупинення провадження у даній справі до вирішення справи Печерського районного суду міста Києва № 757/15355/22-ц.
Клопотання обґрунтоване тим, що предметом спору у справі № 757/15355/22-ц є визнання недійсними патентів, на підставі яких заявлені позовні вимоги у даній справі. При цьому, об`єктивна неможливість розгляду даної справи до вирішення справи № 757/15355/22-ц полягає в тому, що обставини дійсності патентів №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 не можуть бути встановлені самостійно судом в межах даної справи внаслідок обмеженості предметом позову. У свою чергу, заперечення проти позовних вимог ґрунтуються на тому, що корисні моделі, захищені спірними патентами, не є новими, а отже можуть бути визнані недійсними, що позбавить позивача права перешкоджати або забороняти використання спірних корисних моделей. Дослідження ж таких обставин неможливе в рамках даної справи через інший суб`єктний склад та непідвідомчість такої справи господарському суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна", розгляд справи призначено на 18.04.2023.
Позивач подав заперечення на клопотання про зупинення та просив відмовити у його задоволенні, оскільки таке клопотання вже заявлялось в суді першої інстанції та було задоволено. Втім, ухвала суду про зупинення провадження була скасована апеляційним судом.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.04.2023 відкладено розгляд справи № 911/174/22 на 23.05.2023.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" звернулось із заявою про відвід головуючого судді Сотнікова С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.04.2023 визнано необґрунтованим відвід судді Сотнікову С.В., викладений у заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна", справу №      911/174/22 передано для визначення складу суду в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України, для вирішення питання про відвід. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.04.2023 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна"  про відвід судді Сотнікова С.В. при розгляді справи № 911/174/22.
В судовому засіданні 23.05.2023 було розглянуто клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі до вирішення справи Печерського районного суду міста Києва № 757/15355/22-ц.
Розглянувши заявлене клопотання, колегія суддів ухвалила відмовити у його задоволенні, оскільки дійсність прав за патентом згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" презумується, а обставини недійсності прав за патентами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 не входять до предмету доказування у даній справі та не впливають на обсяг прав володільця патентів до ухвалення компетентним судом відповідного рішення про задоволення позову щодо визнання таких патентів недійсними. 
Тобто відсутні обставини неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, оскільки суду достатньо встановити чинність прав (а не їх недійсність) володільця патенту станом на час вчинення порушення заявлених до захисту прав інтелектуальної власності. А такі обставини можуть, зокрема, підтверджуватись актуальними відомостями з Державного реєстру патентів України, а їх встановлення не залежить від наявності інших судових проваджень.
В судовому засіданні представник відповідача-1 підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити.
Представник позивача заперечив доводи та вимоги апеляційної скарги, просив залишити скаргу без задоволення, а оскаржені рішення залишити без змін.
В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.
Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
З матеріалів справи вбачається, що позов заявлений до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акм-груп" (відповідач-2) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на корисну модель "Декорована огорода", захищену патентом України № НОМЕР_1 від 10.02.2017, та корисну модель "Спосіб виготовлення декорованої огорожі", захищену патентом України № НОМЕР_2 від 11.11.2019 (далі - Корисна модель-1, Корисна модель-2), ліцензіатом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи" (позивач).
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неправомірне використання відповідачами при виготовленні та реалізації продукції (зелена огорожа), кожної ознаки, які включені до незалежного пункту формули корисних моделей за патентами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 (далі - Патенти), що є порушенням прав позивача, визначених ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", та підлягають захисту згідно ст. 34 вказаного Закону, як ліцензіата одиничної ліцензії на підставі ліцензійного договору від 01.02.2021, укладеного із Кобою Віталієм Михайловичем як ліцензіаром.
Отже, позов мотивовано порушенням прав інтелектуальної власності позивача на Корисні моделі, що охороняються Патентами та випливають з нього.
За визначенням ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон, у відповідній редакції, чинній на дату виникнення спірних правовідносин) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Згідно ч. 2 ст. 6 Закону, об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); 
процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. 
З матеріалів справи вбачається, що 10.02.2017 ОСОБА_1 отримав патент на корисну модель "Декорована огорода" № НОМЕР_1 (далі - Патент № НОМЕР_1 ). 
Формула Корисної моделі-1:"Декорована огорода, що виконана у вигляді сітки, наприклад сітки "Рабица", яка забезпечена безліччю декоративних елементів, яка відрізняється тим, що декоративні елементи виготовлені зі штучного або натурального матеріалу, мають форму листяних або хвойних рослин і інстальовані в сітку таким чином, що створюють імітацію огороди з листяних або хвойних рослин".
11.11.2019 ОСОБА_1 отримав патент на корисну модель "Спосіб виготовлення декорованої 2019 огорожі" № НОМЕР_2 (далі - Патент № НОМЕР_2 ).
Формула Корисної моделі-2: "1. Спосіб виготовлення декорованої огорожі, що включає формування спіралей з дроту, сплетення їх у сітчасте полотно, який відрізняється тим, що додатково включає оздоблення декоративними елементами, виготовленими із штучного або натурального матеріалу у вигляді листяних або хвойних рослин, при цьому оздоблення здійснюють шляхом переплетення спіралей з дроту та декоративних елементів з одночасним або послідовним сплетенням декорованих спіралей з дроту у полотно. 2. Спосіб виготовлення декорованої огорожі за п. 1, який відрізняється тим, що формування спіралей здійснюють з дроту, покритого полівінілхлоридом (ПВХ)".
01.02.2021 між ОСОБА_1 (як Ліцензіар) та ТОВ "Фенс технолоджи" (як Ліцензіат)  укладений Ліцензійний договір б/н, за умовами пункту 2.2 якого Ліцензіар надав Ліцензіату майнові права інтелектуальної власності на Корисні моделі за Патентами, зокрема одиничну ліцензію на право використання Корисних моделей, які охороняються Патентами, для цілей виготовлення та розповсюдження товарів та/або продуктів (далі - Продукт) Ліцензіатом в межах території України.
За умовами Ліцензійного договору, дана одинична ліцензія на використання Корисних моделей видана лише позивачу (як одному ліцензіату) без права видачі володільцем Патентів (ліцензіаром) іншим особам ліцензій на використання Корисних моделей, але з правом використання Корисних моделей самим володільцем Патентів (ліцензіаром).
В підпункті д) пункту 5.1 Ліцензійного договору передбачено також, що Ліцензіат має право на захист своїх майнових прав інтелектуальної власності на вищевказані Корисні моделі у судовому порядку, зокрема, перешкоджати і забороняти неправомірне використання Корисних моделей та застосовувати інші засоби захисту порушених прав на Корисні моделі згідно з чинним законодавством.
Статтею 28 Закону визначено:
- права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі). (абз. 1 ч. 1);
- володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту. (абз. 1 ч. 2); 
- використанням винаходу (корисної моделі) визнається:
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. (абз. 4, 5, 8 ч. 2); 
- патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі). (ч. 5); 
- володілець патенту може передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. (ч. 6);
- володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору (ч. 7).
Статтею 34 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки.
Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
19.02.2021 позивачу стало відомо, що відповідач-1 виготовляє, здійснює випуск, пропонування до продажу, в тому числі через Інтернет, та реалізацію, зокрема, у місті Києві та в інших містах України, продукту, виготовленого з використанням Корисних моделей, які захищені Патентами та на законних підставах використовуються позивачем як Ліцензіатом за Ліцензійним договором.
ОСОБА_1 (як власник прав на Корисні моделі, захищені Патентами) та позивач (як єдиний ліцензіат та особа, якій на підставі Ліцензійного договору належать майнові права інтелектуальної власності на Корисні моделі, захищені Патентами) не надавали ані ТОВ "Аримком-Україна", ані будь-яким іншим особам права інтелектуальної власності (ліцензій, субліцензій тощо) на Корисні моделі, що захищені Патентами.
Втім, відповідач-1 виготовляє, пропонує до продажу на ресурсах в мережі Інтернет та реалізує продукт з використанням Корисних моделей, захищених Патентами, під торговельною маркою "GREEN МІХ" (Свідоцтво № НОМЕР_3 , дата реєстрації знака: 11.08.2014).
З відомостей, зазначених на веб-сайті ТОВ "Аримком-Україна" в мережі Інтернет за посиланням: https://metallosetka.dp.ua/contact/, https://metallosetka.dp.ua/products/zeljonvi-zabor/ позивачу стало відомо, що продукти, які ТОВ "Аримком-Україна" виготовило, зберігаються за наступними адресами: м. Київ, вул. Сирецька, 5; м. Київ, вул. Василенка, 21; м. Харків, вул. Плеханівська, 126А; м. Запоріжжя, вул. Українська, 52; м. Одеса, вул. Дальницька,46; м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 13; м. Львів, вул. Наукова, 7; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 37; м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2а; м. Дніпро, пр. Пушкіна, 40-Б.
Крім того, позивачу стало також відомо, що виготовлений ТОВ "Аримком-Україна" продукт пропонується до продажу відповідачем-2 через свій веб-сайт.
При цьому, з відомостей, зазначених на веб-сайті TOB "Акм-груп" в мережі Інтернет за посиланням: https://akm.kiev.ua/ua/contacts/. https://akm.kiev.ua/ua/dostavka/. позивачу стало відомо, що виготовлені "Аримком-Україна" продукти, відповідач-2 зберігає за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Шолом-Альхейма, 40 .
Як вірно зазначено судом першої інстанції, для вирішення спору у даній  справі необхідно встановити обставини чи використовується у продуктах, що виготовлені відповідачем-1 та пропонуються до продажу відповідачами кожна ознака незалежного пункту формули Корисних моделей за Патентами, або ознака еквівалентна їй?
Вказане питання належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування відповідних фактів необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право.
Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
Позивач подав суду висновок експертизи, а саме Висновок № 85-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до суду  , складений 30.04.2021 на замовлення позивача (а.с. 82-96 т. 1).
З Висновку експерта вбачається, що:
у виробі "Забор Green Міх, хвоя", який вироблений ТОВ "Аримком-Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 38530182), використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули Корисної моделі "Декорована огорода" за Патентом № НОМЕР_1;
при виготовленні виробу "Забор Green Міх, хвоя" ТОВ "Аримком-Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 38530182) використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули Корисної моделі "Спосіб виготовлення декорованої огорожі" за Патентом № НОМЕР_2.
Згідно із Законом України "Про судову експертизу" експертне дослідження проведено: Петренком Сергієм Анатолійовичем, який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), спеціальну вищу освіту інтелектуальної власності (магістр з інтелектуальної власності), науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, вид 08.07.2011 року, дійсне до 13.10.2023), стаж роботи в сфері  інтелектуальної власності та експертний стаж з 2002 року. Висновок експерта підготовлено для подання до суду, а експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі статтею 384 КК України.
За доводами апеляційної скарги Висновок експерта є недопустимим доказом, який отриманий з порушенням закону, а отже не може бути доказом для вирішення даної справи, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 77 ГПК України докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.
Колегія суддів зазначає, що допустимість доказів визначається законністю джерел, умов і способів їх одержання. Відповідно до положень ст. 77 ГПК (допустимість доказів) обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.
Допустимість доказів має загальний і спеціальний характер. 
Загальний характер полягає в тому, що незалежно від категорії справ слід дотримуватися вимоги щодо отримання інформації з визначених законом засобів доказування з додержанням порядку збирання, подання і дослідження доказів. 
Спеціальний характер полягає в обов`язковості певних засобів доказування для окремих категорій справ чи забороні використання деяких із них для підтвердження конкретних обставин справи.
Допустимість доказів означає, що у певних випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.
Як було зазначено вище, висновок експерта складений на замовлення позивача у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" атестованим судовим експертом, який був обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відтак відповідає вимогам статті 101 ГПК України, тобто є допустимим доказом у справі.
За вказаних обставин, суд першої інстанції правомірно взяв до уваги в якості доказу Висновок експерта та надав йому відповідну оцінку при розгляді справи згідно зі ст. 86, 104 ГПК України.
Одночасно колегія суддів, погоджуючись із судом першої інстанції, зазначає, що відповідач-1 не надав будь-яких доказів на спростування висновків, зроблених експертом за наслідками проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також жодних доказів на підтвердження заперечення проти позовних вимог. 
Таким чином, належить погодитись з висновком суду першої інстанції, що у виробі "Забор Green Міх, хвоя", який виготовлений ТОВ "Аримком-Україна", використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули Корисної моделі-1 за Патентом № НОМЕР_1 та використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули Корисної моделі-2 за Патентом № НОМЕР_2.
Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.
За таких обставин належить погодитись з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість позовних вимог, пред`явлених до відповідача-1.
В решті рішення про відмову в задоволенні позову до відповідача-2 не оскаржується сторонами, а відтак не підлягає перегляду в апеляційному порядку у відповідності до ст. 269 ГПК України.
На переконання колегії суддів, зібраними у даній справі доказами у своїй сукупності при розгляді даної справи позивачем доведені обставини використання відповідачем-1 при виготовленні продукції та пропонуванні її до продажу кожної ознаки незалежного пункту формули Корисних моделей за Патентами, які покладені в основу підстав даного позову.
В той же час, відповідач-1 не навів достатніх та беззаперечних доводів в обґрунтування вимог апеляційної скарги, у зв`язку з чим скаргу належить залишити без задоволення, а рішення Господарського суду  Київської області від 14.02.2023 залишити без змін як таке, що прийняте з дотримання норм матеріального та процесуального права.
У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника.
Щодо додаткового рішення.
Доводи апеляційної скраги в частині оскарження додаткового рішення зводяться до того, що в порушення ст. 124 ГПК України у першій заяві по суті спору позивач не навів попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат на правову допомогу, а відтак у компенсації таких витрат належить відмовити.
Колегія суддів, погоджуючись із судом першої інстанції, відхиляє вказані доводи апеляційної скарги, оскільки у позовній заяві вказаний попередній розрахунок судових витрат, що складаються із судового збору та витрат за проведення експертизи та зазначено, що у разі понесення позивачем додаткових витрат, окрім зазначених вище, буде надано їх відповідний розрахунок у встановленому порядку.
05.07.2022, 13.02.2023 та 16.02.2023 на адресу суду від позивача надійшли клопотання про долучення до матеріалів справи доказів понесення витрат на правову допомогу. Відтак, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що докази понесення витрат на правничу допомогу позивач подав у строк, встановлений ч. 8 ст. 129 ГПК України.
Оскільки відповідач не оскаржує витрати на правничу допомогу за розміром та суттю, а наведені вище доводи спростовані, то колегія суддів доходить висновку про необхідність залишити без змін додаткове рішення Господарського суду Київської області від 02.03.2023 як законне та обґрунтоване.
Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду Київської області від 14.02.2023  та додаткове рішення Господарського суду Київської області від 02.03.2023 у справі №    911/174/22  залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст постанови складений та підписаний 06.06.2023. 

Головуючий суддя                                                            С.В. Сотніков 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                В.О. Пантелієнко