ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року 
м. Київ

cправа №  910/5028/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Колос І.Б. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ярітенко О.В.,

представників учасників справи:
позивача - компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment) - Чепкова А.С., адвокат (ордер від 08.02.2023), Сопільняк В.Ю., адвокат (ордер від 06.12.2022),
відповідача - 1 - товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» - Петриченко Л.Ю., адвокат (ордер від 15.12.2022),
відповідача - 2 - державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності») -                         Запорожець Л.Г., в порядку самопредставництва (трудовий договір від 13.12.2022),

розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.10.2022 (головуючий суддя: Сотніков С.В., судді: Гарник Л.Л., Остапенко О.М.)
у справі № 910/5028/21
за позовом компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment)  (далі - Компанія)
до товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (далі - ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм») та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрпатент, [правонаступником якого є державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»])
про визнання недійсним рішення та припинення порушення прав інтелектуальної власності.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
Компанія звернулася до суду з позовом до ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про: визнання недійсним рішення відповідача-2 від 17.12.2020 №139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 від 02.10.2019; зобов`язання відповідача-1 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff, визнаний добре відомим в Україні. 
Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що заявлене відповідачем-1 до реєстрації позначення «MIRONOFF» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим із торговельними марками позивача та знаком, визнаним добре відомим щодо позивача, а власне позначення заявлено для тих самих і споріднених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), його реєстрація та подальше використання призведе до порушення прав інтелектуальної власності позивача. Саме рішення відповідача-2 про реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 від 02.10.2019 порушує права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff, визнаний добре відомим в Україні. За доводами позивача, використання відповідачем-1 спірного позначення не виключає змішування з діяльністю позивача, а розповсюдження товару (продукції), який маркований таким позначенням, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 15.02.2022 у справі                                          № 910/5028/21 (суддя Картавцева Ю.В.) позов задоволено повністю, з посиланням на його обґрунтованість.
Місцевий господарський суд, оцінивши та прийнявши як належні й допустимі докази, зокрема, висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Дорошенком О.Ф., а також наданий позивачем висновок за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Ковальовою Н.М., відхиливши та не прийнявши як належний доказ наданий відповідачем-1 висновок експерта Сопової К.А., складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, дійшов висновку про те, що заявлене на реєстрацію позначення «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 від 02.10.2019 для товарів 33 класу МКТП є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з огляду на що відсутня передбачена законом умова, наявність якої є необхідною для прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки - відповідність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Крім того, з огляду на висновок щодо схожості позначення «MIRONOFF» на етикетці продукції виробництва відповідача-1 настільки, що його можна сплутати з торговельними марками позивача та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим в Україні, зважаючи на аналогічність та спорідненість товарів, для яких позначення подано на реєстрацію та зареєстровано торговельні марки позивача, беручи до уваги те, що за приписами статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, а за нормами частини п`ятої статті 16 вказаного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, - суд дійшов висновку про доведеність  позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення відповідачем-1 прав інтелектуальної власності позивача, у зв`язку з чим останній вправі передбаченим частиною другою статті 20 названого Закону способом вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.
Згідно з додатковим рішенням від 13.05.2022 зі справи (суддя                 Картавцева Ю.В.) за результатом розгляду клопотання позивача про ухвалення додаткового рішення стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 1135,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову,                28 830,48 грн. витрат, пов`язаних зі складанням експертного висновку,              60     001,92 грн. витрат, пов`язаних з проведенням соціологічного дослідження.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.10.2022 рішення та додаткове рішення місцевого господарського суду зі справи скасовані; ухвалено нове рішення про відмову в позові. Стягнуто з позивача на користь відповідача-1  6 810,00 грн. витрат зі сплати судового збору .
Постанову суду апеляційної інстанції обґрунтовано з посиланням на те, що: Компанія не скористалась правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» з підстав невідповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим Компанія не має права на оскарження рішення Укрпатенту  в силу норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній станом на час подання заявки №m201927455 від 02.10.2019). Водночас Компанія не позбавлена права на звернення до суду з вимогою про визнання недійсним свідоцтва, що в подальшому має бути видане відповідачу-1 на підставі оспорюваного рішення Укрпатенту. Ухвалення позитивного рішення за заявкою за умови відсутності заперечень третіх осіб не може порушувати права та охоронювані законом інтереси таких осіб, оскільки не встановлює правових наслідків для них. Суд апеляційної інстанції в обґрунтування підстав для відмови в позові зазначив також й про те, що позивач не надав доказів на підтвердження обставин схожості спірного позначення та торговельних марок позивача. Висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Дорошенком О.Ф., а також висновок за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом            Ковальовою Н.М. не дають відповіді на зазначене питання, оскільки дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, а тому не можуть бути визнані належними й покладені в основу судового рішення по суті спору. Скасовуючи додаткове рішення місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції зазначив про те, що у зв`язку зі скасуванням рішення по суті спору підлягає скасуванню й додаткове рішення та здійснюється новий розподіл судових витрат за результатами апеляційного розгляду справи.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
Компанія, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, звернулася до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення та додаткове рішення місцевого господарського суду залишити в силі.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник посилається на:
- пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про те, що суд апеляційної інстанції, ухвалюючи оскаржувану постанову, порушив норми процесуального права, а саме: частину першу статті 104 ГПК України, згідно з якою висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, та застосував цю норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного: у постанові Верховного Суду від        15.07.2019 у справі № 910/18587/16 стосовно того, що суди оцінили висновки експертиз відповідно до статті 104 ГПК України з точки зору пересічного споживача; сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 09.06.2020 у справі  № 910/15741/17 щодо необхідності оцінки висновків експертизи з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №       922/3136/16 стосовно того, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як вирішення порушеного питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг;
-  пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права, зокрема, пункту 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями») у подібних правовідносинах щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, а саме, у правовідносинах  державної реєстрації прав на торговельні марки, в яких особа, яка оскаржує в судовому порядку рішення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) про реєстрацію торговельної марки, яким порушуються її права на торговельні марки, не подавала заперечення проти заявки на торговельну марку у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 21.07.2020 № 815-IX).
Доводи інших учасників справи 
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» у відзиві на касаційну скаргу просило Суд залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, з посиланням, зокрема, на законність та обґрунтованість рішення попередньої судової інстанції.
Згідно з ухвалою Верховного Суду від 26.01.2023 замінено співвідповідача у справі  № 910/5028/21 - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» його правонаступником - державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
Відповідач-2 не скористався своїм правом на подання відзиву на касаційну скаргу.
Відповідно до ухвали Верховного Суду від 26.01.2023 зі справи розгляд касаційної скарги відкладався.
Протокольною ухвалою від 09.02.2023 Суд задовольнив клопотання позивача (вих. від 27.01.2023 № 230127/13917), яке надійшло до Суду 30.01.2023, та долучив до матеріалів справи докази надсилання копії касаційної скарги державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Компанія є власником: торговельної марки «Nemiroff» за свідоцтвом України                         № 16270 від 15.09.2000, зареєстрованої, зокрема, для товарів 33 класу МКТП  «алкогольні напої, крім пива»; міжнародної реєстрації № 739116 від 07.08.2000 на торговельну марку «NEMIROFF», зареєстрованої, зокрема, для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої, крім пива» з поширенням дії реєстрації на територію Україну; добре відомої торговельної марки Nemiroff для товарів 33 класу МКТП (горілка) станом на 01.01.2003.
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019 подало заявку №m201927455 на реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF» для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м`ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».
Станом на дату подання заявки №m201927455 на реєстрацію знака для товарів і послуг «MIRONOFF» чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 09.04.2015, яка діяла з 21.05.2015.
За результатами кваліфікаційної експертизи вказаної заявки Укрпатент (відповідач-2) дійшов висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони.
Відповідно до відомостей про стан діловодства за заявкою №m201927455, Укрпатент 17.12.2020 прийняв рішення № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг. 
Як зазначає позивач, у випадку реєстрації торговельної марки «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 будуть порушені його права інтелектуальної власності, а позначення «MIRONOFF» не може бути зареєстроване як торговельна марка, оскільки воно не відповідає визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони, оскільки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
За доводами позивача, позначення «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, так як споживач може сприймати алкогольні напої з назвою «MIRONOFF» як продовження лінійки товарів позивача, маркованих торговельними марками позивача; позивач вказує на те, що позначення «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача, раніше заявленими на реєстрацію в Україні для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (торговельні марки за свідоцтвом № 16270 та міжнародною реєстрацією № 739116), а також зі знаком Nemiroff, який визнаний добре відомим в Україні щодо позивача.
Крім того, посилаючись на інформацію, яка розміщена на офіційній сторінці Державної фіскальної служби України у Facebook та прикріплені до вказаного допису фотографії стосовно встановлення працівниками ГУ ДФС у м. Києві факту зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, які реалізовувались через мережу Інтернет, позивач вказує на те, що відповідачем-1 здійснюється імітація його торговельної марки та копіюються відмітні риси етикетки продукції позивача, відтак, розповсюдження вищевказаного товару може призвести до завдання шкоди репутації позивача.
Матеріали справи містять поданий відповідачем-1 висновок судового експерта Сопової К.А. від 26.07.2021 № 88-07/21, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого:
- позначення «MIRONOFF» за заявкою на торговельну марку №m201927455 не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «Nemiroff» за свідоцтвом України № 16270 , «NEMIROFF» за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою Nemiroff, визнаною добре відомою в Україні;
- позначення «MIRONOFF», що містяться на етикетці товару - пляшка горілки, виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» не є схожим настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками «Nemiroff» за свідоцтвом України № 16270 , «NEMIROFF» за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою «Nemiroff», визнаною добре відомою в Україні;
- зовнішнє оформлення пляшки горілки «MIRONOFF» виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», не є схожим настільки, що його можна сплутати із зовнішнім оформленням пляшки горілки «NEMIROFF»;
- позначення «MIRONOFF» за заявкою №m201927455  на торговельну марку не є оманливим або таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Водночас в матеріалах справи міститься поданий позивачем висновок від 05.07.2021 № 100/21, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судово експертизи з питань інтелектуальної власності                    Ковальовою Н.М. за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого:
- словесне позначення «MIRONOFF» за заявкою на знак для товарів і послуг                           №m201927455 є схожим із словесним позначенням « Nemiroff » за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та знаком, визнаним добре відомим, настільки, що його можна сплутати;
- позначення «MIRONOFF», зображене на етикетці продукції, виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (фактичне використання позначення за заявкою №m201927455) займає домінуюче положення і є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та знаком, визнаним добре відомим;
- позначення «MIRONOFF» за заявкою на знак для товарів і послуг                                       №m201927455 є      таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Згідно з висновком експерта Дорошенка О.Ф. від 27.10.2021 № 1331, який складений за результатами проведення призначеної місцевим господарським судом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, експерт дійшов висновків, згідно з якими: 
- позначення «MIRONOFF» за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим;
- позначення «MIRONOFF», зображене на етикетці продукції виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (фактичне використання позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455) є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим в Україні;
- позначення «MIRONOFF» за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Позивачем надано копію замовлення від 16.05.2021 № 1935 онлайн-супермаркету «YESS» на купівлю горілки «Respect» ТМ «Mironoff» 0,5л, а також зображення придбаного товару. На зазначеному товарі (етикетках) міститься позначення «MIRONOFF», а також на етикетці на зворотній стороні пляшки як виробник вказане ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм». 
Місцевим господарським судом у розгляді справи, зокрема, встановлено, що власне зображення придбаного позивачем товару (горілки) були об`єктом дослідження експертів в межах встановлення схожості позначень на етикетках.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Спір у справі виник з приводу наявності/відсутності підстав для визнання недійсним рішення про реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF» та припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача.
У доводах касаційної скарги Компанія зазначає, зокрема, про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права, зокрема, пункту 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями») у подібних правовідносинах щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, а саме, у правовідносинах  державної реєстрації прав на торговельні марки, в яких особа, яка оскаржує в судовому порядку рішення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) про реєстрацію торговельної марки, яким порушуються її права на торговельні марки, не подавала заперечення проти заявки на торговельну марку у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 21.07.2020 № 815-IX).
Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства, закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
Положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України спрямовані на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію правовідносин, та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору.
У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, крім встановлення відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, обов`язковому дослідженню підлягає також питання щодо необхідності застосування таких правових норм для вирішення спору з огляду на встановлені фактичні обставини справи.
Так, скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову в позові, суд апеляційної інстанції виходив, зокрема, з того, що Компанія не скористалась правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» з підстав невідповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, у зв`язку з чим Компанія не має права на оскарження рішення Укрпатенту  в силу норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній станом на час подання заявки №m201927455 від 02.10.2019). Ухвалення позитивного рішення за заявкою за умови відсутності заперечень третіх осіб не може порушувати права та охоронювані законом інтереси таких осіб, оскільки не встановлює правових наслідків для них.
Стосовно наведеного Верховний Суд зазначає таке.
Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Статтею 124 Конституції України закріплено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
Відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.
Згідно з частинами першою та другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
1) визнання права;
2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право;
4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов`язку в натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.
Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.
Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.
У силу приписів статті 20 названого Закону будь-яке  посягання  на   права   власника свідоцтва, передбачені  статтею  16  цього  Закону, в тому числі вчинення без згоди власника  свідоцтва  дій,  що  потребують  його  згоди,  та готування  до  вчинення таких  дій,  вважається  порушенням  прав власника  свідоцтва,  що  тягне за собою відповідальність згідно з чинним  законодавством  України.
Відповідно до приписів статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 
Як унормовано приписами статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.
Мета торговельної марки полягає у вирізненні товарів і послуг одних осіб від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до частини третьої статті 13 ЦК України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.
Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991), країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Частина перша статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із       статтею 6 bis       Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
Стаття 1 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків,  прийнятих  Асамблеєю Паризького  союзу  з  охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на  тридцять  четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999 визначає «компетентний орган» як адміністративний, судовий, або напівсудовий орган держави-члена, який має компетенцію робити висновки чи є будь-який знак загальновідомим, чи забезпечувати охорону загальновідомих знаків.
У даному випадку спір, який виник у між сторонами, пов`язаний із необхідністю захисту, на думку позивача, його прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією  № 739116 і знак Nemiroff, визнаний добре відомим в Україні.
Отже, спір про визнання недійсним рішення відповідача-2 від 17.12.2020                                      № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF» за заявкою                                    №m201927455 від 02.10.2019 стосується захисту прав інтелектуальної власності позивача, тобто цивільного права. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 13.01.2022 зі справи  № 910/9185/20.
При цьому Верховний Суд зазначає про те, що право на оскарження позивачем спірного рішення Укрпатенту у судовому порядку не може ставитися у залежність від того, чи скористався позивач своїм правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» станом на момент її розгляду Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) з підстав невідповідності, на думку позивача, позначення «MIRONOFF» умовам надання правової охорони, оскільки рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а не у залежності від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб.
Отже, результат розгляду заявки не ставиться безпосередньо у залежність від наявності або відсутності заперечень інших осіб проти заявки щодо невідповідності наведеного у ній позначення умовам надання правової охорони і не звільняє уповноважений орган від обов`язку з належною повнотою перевірити відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).
Передбачена можливість подання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки. Такий захист має бути ефективним, зокрема, доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникнення або продовженню стверджуваного порушення.
Відповідно неподання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) не має вирішального значення у з`ясуванні питання щодо наявності/відсутності підстав для оскарження особою, яка вважає свої права порушеними, прийнятого органом рішення і не дає підстав для висновку про те, що рішення органу у такому випадку автоматично вважається прийнятим у відповідності до законодавчих приписів, а підстави для визнання його недійсним за позовом заінтересованої особи, - відсутні. 
Судом апеляційної інстанції не враховано те, що наслідком невиконання органом з належною повнотою свого обов`язку щодо перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони є порушення прав інших осіб, зокрема, власників тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати торговельних марок, які були раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію на ім`я таких осіб для таких самих або споріднених товарів і послуг чи добре відомих торговельних марок.
Таким чином, рішення Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки у даному випадку є таким, що стосується прав не лише ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (заявника), але і особи (у даному випадку, позивача), яка вважає, що існували підстави для прийняття рішення про відмову в реєстрації, з посиланням на належні їй права інтелектуальної власності.
Стосовно застосування судом апеляційної інстанції приписів Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, чинній станом на час подання заявки №m201927455 від 02.10.2019 до процедури  експертизи заявки на знак для товарів і послуг «MIRONOFF», формальна експертиза по якій не була завершена на день набрання чинності Законом України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (яким внесено зміни, у тому числі, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), Верховний Суд зазначає таке.
Відповідно до частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (який набрав чинності 16.08.2020) експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, при цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Отже, суд апеляційної інстанції, застосувавши до процедури експертизи заявки №m201927455 від 02.10.2019 порядок, передбачений приписами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, чинній станом на час подання заявки та навівши у своєму рішенні норми названого Закону у наведеній редакції, помилково ототожнив саму по собі процедуру експертизи заявки на знаки для товарів і послуг з перевіркою відповідності позначення умовам надання правової охорони під час кваліфікаційної експертизи в аспекті наявності/відсутності підстав для надання правової охорони.
Водночас приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ані в редакції, чинній станом на час подання заявки №m201927455 від 02.10.2019, ані в редакції внесених змін згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», ані в редакції, чинній станом на час звернення позивача з позовом до суду) не містять заборони на оскарження рішення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) особою, яка вважає, що таким рішенням її права та/або охоронювані законом інтереси порушені.
Крім того, відмовляючи у задоволенні позову з підстав відсутності у Компанії права на оскарження рішення Укрпатенту, суд апеляційної інстанції у той же час зазначив й про те, що позивач не надав доказів на підтвердження обставин схожості спірного позначення та торговельних марок позивача. 
За доводам суду апеляційної інстанції, висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Дорошенком О.Ф., а також висновок за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Ковальовою Н.М. не дають відповіді на зазначене питання, оскільки дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, а тому не можуть бути визнані належними й покладені в основу судового рішення по суті спору.
Проте, як зазначає у касаційній скарзі скаржник, висновки експертних досліджень, про які зазначав суд апеляційної інстанції, містять дослідження фактичного використання спірного позначення на товарі, а названим судом порушено приписи частини першої статті 104 ГПК України, згідно з якою висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, та застосовано цю норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного: у постанові Верховного Суду від    15.07.2019 у справі                            № 910/18587/16 стосовно того, що суди оцінили висновки експертиз відповідно до статті 104 ГПК України з точки зору пересічного споживача; сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 щодо необхідності оцінки висновків експертизи з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні; у постанові Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №       922/3136/16 стосовно того, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як вирішення порушеного питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг.
Стосовно наведеного Верховний Суд зазначає таке.
Як встановлено місцевим господарським судом, власне зображення придбаного позивачем товару (горілки) були об`єктом дослідження експертів в межах встановлення схожості позначень на етикетках маркованого товару. Зазначене підтверджується й змістом самих експертних висновків (арк. справи 47 - 48 том ІІ, арк. справи 25 - 36 том ІІІ).
Отже, доводи суду апеляційної інстанції про те, що експертні дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1 є певною мірою декларативними та такими, що не відповідають безпосередньо змісту таких експертних досліджень.
Оцінка доказів - це визначення їх об`єктивної дійсності, правдивості та достовірності. 
Способи перевірки і дослідження доказів залежать від конкретного виду засобів доказування, що використовуються. Метою оцінки доказів з огляду на їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв`язок доказів у їх сукупності - є усунення суперечностей між доказами, сумнівів у достовірності висновків, що випливають з отримуваної доказової інформації. 
Від повноти встановлення відповідних обставин справи та правильної оцінки доказів залежить обґрунтованість висновків суду при ухваленні судом рішення по суті спору. При цьому суд у кожному випадку повинен навести мотиви, з яких він приймає одні докази та відхиляє інші, що й було зроблено у вирішенні спору місцевим господарським судом.
У застосуванні до спірних правовідносин приписів статті 104 ГПК України «Оцінка висновку експерта судом» Верховний Суд враховує свою сталу та послідовну правову позицію, на яку також посилається у своїх доводах скаржник, відповідно до якої сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Такий висновок викладений, зокрема, у постановах Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №    922/3136/16, від      15.07.2019 у справі № 910/18587/16, від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17.
Водночас Верховний Суд враховує й викладену у зазначених справах правову позицію, згідно з якою схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово. 
Верховний Суд зазначає, що обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), відповідно у вирішенні питань наявності чи відсутності схожості до ступеня змішування орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.
Беручи до уваги те, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, враховуючи характер спірних правовідносин, з урахування якого оцінка експертних висновків відповідно до статті 104 ГПК України здійснюється з точки зору пересічного споживача, місцевий господарський суд, надавши оцінку, зокрема, висновкам експертних досліджень, які містяться в матеріалах справи, врахувавши специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, на відміну від суду апеляційної інстанції, - дійшов заснованого на законі висновку про те, що заявлене на реєстрацію позначення «MIRONOFF» за заявкою №m201927455 від 02.10.2019 для товарів 33 класу МКТП є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно про доведеність позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення його прав інтелектуальної власності, у зв`язку з чим останній вправі вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.
Доводи, викладені у постанові суду апеляційної інстанції зазначених висновків місцевого господарського суду не спростовують.
Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.
Отже, неправильне застосування апеляційним господарським судом приписів статті 16 ЦК України, статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», частини четвертої Прикінцевих та перехідних положень Закону від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», неврахування характеру спірних правовідносин у застосуванні приписів статті 104 ГПК України, - призвело до безпідставного скасування рішення суду першої інстанції по суті спору, а також додаткового рішення про розподіл судових витрат (стосовно яких позивач заявляв у позовній заяві як про витрати, які очікує понести, що встановлено місцевим господарським судом у додатковому рішенні, та подав суду відповідні докази у строк, визначений частиною восьмою статті 129 ГПК України), які (рішення по суті спору та додаткове рішення) відповідають закону.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині.
Відповідно до статті 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
Отже, постанову суду апеляційної інстанції слід скасувати, а рішення суду першої інстанції про задоволення позову та додаткове рішення про розподіл судових витрат - залишити в силі.
Судові витрати
Витрати Компанії зі сплати судового збору з касаційної скарги на постанову суду апеляційної інстанції зі справи покладаються у рівних частинах на відповідачів, у зв`язку із задоволенням касаційної скарги.
Поворот виконання постанови суду апеляційної інстанції Касаційним господарським судом не здійснюється за відсутності відповідної заяви Компанії, що не позбавляє права Компанію, за наявності відповідних підстав, звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції із заявою про поворот виконання постанови суду апеляційної інстанції у відповідності до приписів частин дев`ятої та десятої статті 333 ГПК України.
Керуючись статтями    129, 300, 308, 312, 315 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment)  задовольнити.
2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.10.2022 зі справи № 910/5028/21 скасувати.
3. Рішення господарського суду міста Києва від 15.02.2022 та додаткове рішення від  13.05.2022 зі справи № 910/5028/21 залишити в силі.
4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» на користь компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment) 4540,00 грн. судового збору з касаційної скарги.
5. Стягнути з державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на користь компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment)      4540,00 грн. судового збору з касаційної скарги.
6. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                   І.       Колос

Суддя                                                                                                     І. Булгакова

Суддя                                                                                                 Т. Малашенкова