ОКРЕМА ДУМКА
судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік О. М.
на ухвалу Великої Палати Верховного Суду від 15 березня 2023 року у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23)
за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПАТ «ФФ «Дарниця») до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ) (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - АТ «Лубнифарм») про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії
за касаційною скаргою АТ «Лубнифарм» на рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року (суддя Марченко О. В.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Отрюх Б. В., Гарник Л. Л.)
 
У вересні 2020 року ПАТ «ФФ «Дарниця» звернулося до суду з позовом, у якому зазначало, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні станом на 01 січня 1997 року на ім`я позивача для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» (далі - МКТП «фармацевтичні препарати»), оскільки відповідає ряду факторів доброї відомості торговельних марок. Вважало, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. 
Водночас належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів. Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки торговельна марка відповідача не відповідає умовам надання правової охорони з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII). 
Просило:
- визнати позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача;
- зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;
- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм» (видане 15 лютого 2002 року за заявкою від 24 лютого 1997 року);
- зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
26 січня 2022 року рішенням Господарського суду міста Києва позов задоволено. 
Рішення мотивоване безперервним, інтенсивним та географічно широким просуванням позивачем торговельної марки «Цитрамон». Станом на 01 січня 1997 року позначення «Цитрамон» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».
Торговельна марка «ЦИТРАМОН У», що належить АТ «Лубнифарм» за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «Цитрамон» є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Суд відхилив клопотання АТ «Лубнифарм» про застосування наслідків спливу позовної давності, зважаючи на те, що право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
29 вересня 2022 року постановою Північного апеляційного господарського суду рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року залишено без змін.
АТ «Лубнифарм» подало касаційну скаргу, в якій просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.
Касаційна скарга мотивована тим, що апеляційний господарський суд в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 910/21067/17 (щодо надання оцінки висновку експерта), від 02 липня 2020 року у справі № 922/2315/19 (стосовно приписів частин третьої, п`ятої статті 96 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)), від 25 червня 2020 року у справі № 924/233/18 (щодо необхідності ретельного розгляду всіх аргументів сторін та доказів, поданих сторонами), від 28 січня 2020 року у справі № 910/6981/19, від 01 липня 2021 року у справі № 917/549/20, від 16 лютого 2021 року у справі № 927/645/19 (щодо вірогідності доказів), від 26 вересня 2019 року у справі № 910/20650/17 (щодо оцінки висновку експерта), від 28 січня 2020 року у справі № 910/20564/16 (початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд), від 28 травня 2020 року у справі № 910/13119/17 (початок перебігу позовної давності пов`язується з початком використання спірного позначення на ринку).
З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України АТ «Лубнифарм» зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування положень частини першої статті 58 Конституції України, статті 5 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у системному взаємозв`язку з положеннями частини другої статті 6 Закону № 3689-XII зі змінами згідно з пунктом 3 постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України від 23 грудня 1993 року № 3771-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стосовно питання відсутності на дату подачі заявки обставин, що зумовлюють недійсність свідоцтва на знак для товарів і послуг) та відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування приписів статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою та скасування конфліктуючого свідоцтва (щодо початку перебігу строку позовної давності за такою вимогою).
27 жовтня 2022 року ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відкрито касаційне провадження у справі.
26 січня 2023 року ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду справу передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 ГПК України, якою передбачено, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. 
Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зазначив таке.
Причиною виникнення спору у справі стали питання щодо наявності чи відсутності підстав для: 1) визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача; 2) визнання недійсним повністю свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм».
Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються, зокрема, Законом № 3689-XII, відповідно до частини третьої статті 5 якого набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (яка набула чинності для України з 25 грудня 1991 року) (далі - Паризька конвенція) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Паризької конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.
Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.
Відповідно до статті 25 Закону № 3689-XII охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
Закон № 3689-XII не визначає окремих підстав (умов), за яких питання щодо визнання торговельної марки добре відомою розглядається Апеляційною палатою, а за яких - судом. Цим Законом суд визначений як альтернативний компетентний орган (за вибором заявника) поряд з Апеляційною палатою, до компетенції якого (суду) віднесено розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою.
Також у Законі № 3689-XII не вказано часових обмежень щодо звернення до Апеляційної палати як до альтернативного компетентного органу.
Водночас згідно із частиною другою статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Отже, правова проблема полягає в невизначеності питання щодо застосування / незастосування позовної давності (зокрема, статей 256, 261 ЦК України) у справах про визнання торговельної марки добре відомою у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону № 3689-XII поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу чи достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням, адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов чи, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила.
Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності в такій категорії спорів.
15 березня 2023 року Велика Палата Верховного Суду визнала мотиви, на підставі яких постановлено ухвалу Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26 січня 2023 року, обґрунтованими та прийняла справу до розгляду.
Не погоджуюся з висновками Великої Палати Верховного Суду, тому відповідно до частини третьої статті 34 ГПК України висловлюю окрему думку.
Згідно з частиною п`ятою статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
Оскільки критеріїв виключності правової проблеми цивільне процесуальне законодавство не містить, Велика Палата Верховного Суду напрацювала та послідовно застосовує критерії при вирішенні питання, чи містить справа, яка передається їй на розгляд, виключну правову проблему. У низці ухвал (наприклад, від 10 липня 2019 року у справі № 431/5643/16-ц, від 28 квітня 2020 року у справі № 357/13182/18, від 23 червня 2020 року у справі № 910/8130/17, від 09 липня 2020 року у справі № 610/1065/18, від 15 вересня 2020 року у справі № 910/32643/15, від 13 жовтня 2020 року у справі № 640/17296/19, від 23 жовтня 2020 року у справі № 906/677/19, від 14 квітня 2021 року у справі № 757/50105/19, від 22 квітня 2021 року у справі № 640/6432/19, від 28 квітня 2021 року у справі № 916/1977/20, від 18 травня 2021 року у справі № 758/733/18) Велика Палата Верховного Суду зазначила, що виключна правова проблема має оцінюватися з урахуванням кількісного та якісного показників.
Кількісний показник означає, що така проблема наявна не в одній конкретній справі, а в невизначеній кількості справ, які або вже існують, або можуть виникнути з урахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності.
З погляду якісного критерію про виключність правової проблеми можуть свідчити такі обставини: з касаційної скарги вбачається, що судами були допущені істотні порушення норм процесуального права, які унеможливили розгляд справи з дотриманням вимог справедливого судового розгляду; судами була допущена явна й груба помилка в застосуванні норм процесуального права, у тому числі свавільне розпорядження повноваженнями, і перегляд справи Великою Палатою Верховного Суду унеможливить її повторення в подальшій судовій діяльності; норми матеріального чи процесуального права були застосовані судами першої чи апеляційної інстанції таким чином, що постає питання стосовно дотримання принципу пропорційності, тобто забезпечення належного балансу між приватними та публічними інтересами; наявні колізії в нормах матеріального права, що викликає необхідність у застосуванні аналогії закону чи права, або постає питання щодо дотримання принципу верховенства права.
При цьому справа буде мати принципове значення, якщо йдеться про правове питання, яке потребує пояснення і трапляється в невизначеній (значній) кількості справ, у разі якщо надана на нього відповідь піддається сумніву або якщо існують різні позиції і це питання ще не вирішувалося вищою судовою інстанцією, а також необхідне тлумачення щодо застосування нових законів. Разом з тим не є виключною правовою проблемою правове питання, відповідь на яке є настільки ясною і чіткою, що вона може бути знайдена без будь-яких проблем.
В ухвалі Великої Палати Верховного Суду від 02 вересня 2021 року у справі № 910/11820/20 зроблено висновок про те, що для віднесення справи до категорії спорів, які містять виключну правову проблему і вирішення яких необхідне для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики, така справа повинна мати кілька з наведених ознак, проте не одночасно в їх сукупності, зокрема:
- справа не може бути вирішена відповідним касаційним судом у межах оцінки правильності застосування судами нижчих інстанцій норм матеріального права чи дотримання норм процесуального права;
- існують кількісні критерії, що свідчать про наявність виключної правової проблеми;
- існують якісні критерії, що свідчать про наявність виключної правової проблеми, зокрема: а) відсутність усталеної судової практики застосування однієї і тієї ж норми права, у тому числі наявність правових висновків суду касаційної інстанції, які прямо суперечать один одному; б) невизначеність законодавчого регулювання правових питань, які можуть кваліфікуватися як виключна правова проблема, у тому числі необхідність застосування аналогії закону чи права; в) встановлення глибоких та довгострокових розходжень у судовій практиці у справах з аналогічними підставами позову та подібними позовними вимогами, а також наявність обґрунтованих припущень, що аналогічні проблеми неминуче виникатимуть у майбутньому; г) наявність різних наукових підходів до вирішення конкретних правових питань у схожих правовідносинах тощо.
Однак в ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду відсутні посилання на кількісні та якісні показники, які б свідчили про те, що передача цієї справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. 
Звертаю увагу на те, що статтею 300 ГПК України передбачено, що, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права та не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
Крім цього, у силу вимог статті 311 ГПК України суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню. Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.
Неправильне застосування норм права є підставою для скасування судового рішення та ухвалення нового, що передбачено статтею 311 ГПК України. Такими повноваженнями наділена не лише Велика Палата Верховного Суду, але і Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду відповідно до частини першої статті 26 ГПК України.
Тобто, передбачивши можливість скасування судових рішень при їх касаційному перегляді у разі неправильного застосування норм матеріального права судами першої й апеляційної інстанцій, законодавець запровадив механізми уніфікації висновків, і такі механізми є ефективними.
Таким чином, на розгляд Великої Палати Верховного Суду в цій справі передані питання, які може вирішити Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду як належний суд, який відповідно до законодавчо визначених повноважень може дійти власного висновку щодо застосування відповідних норм права в спірних правовідносинах.
Колегія суддів Касаційного господарського суду не навела доводів, що підтверджували б неусталеність судової практики при вирішенні питання щодо застосування / незастосування позовної давності у справах про визнання торговельної марки добре відомою.
Не зазначила колегія суддів і конкретних постанов Великої Палати Верховного Суду, інших касаційних судів у складі Верховного Суду, у яких суди по-різному підходили до аналізу норм права в подібних правовідносинах. Про такі випадки відсутні посилання і в касаційній скарзі. 
Касаційна скарга мотивована порушенням судами попередніх інстанцій норм процесуального права, а саме приписів статей 75, 79, 91, 98 ГПК України, тобто її вимоги зводяться до оцінки доказів, яку в кожній конкретній справі суд здійснює за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд касаційної інстанції за частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
У разі виникнення суперечностей при застосуванні конкретних норм права в подібних правовідносинах лише у Верховному Суді у складі Касаційного господарського суду існують інші механізми подолання цих розбіжностей, аніж передача справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Зокрема, частиною першою статті 302 ГПК України передбачено, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає справу на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати. А в частині другій цієї статті вказано, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об`єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об`єднаної палати.
З наведених підстав можна зробити висновок, що питання, порушене Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, не свідчить про існування виключної правової проблеми в спірних правовідносинах, тому справу може вирішити Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду як належний суд, який відповідно до законодавчо визначених повноважень у межах оцінки правильності застосування судами нижчих інстанцій норм матеріального права чи дотримання норм процесуального права може зробити власний висновок щодо застосування відповідних норм права в спірних правовідносинах.
За таких обставин підстави для передачі цієї справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду є необґрунтованими, справа не містить виключної правової проблеми, тому відсутні підстави для прийняття та розгляду Великою Палатою Верховного Суду вказаної справи відповідно до частини п`ятої статті 302 ГПК України.
Згідно із частиною шостою статті 303 ГПК України якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, а також якщо дійде висновку про недоцільність розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду, зокрема, через відсутність виключної правової проблеми, наявність висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати Верховного Суду, або якщо Великою Палатою Верховного Суду вже висловлена правова позиція щодо юрисдикції спору в подібних правовідносинах, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об`єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об`єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати.
Ураховуючи наведене, справа мала бути повернута на розгляд Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду на підставі частини шостої статті 303 ГПК України.
Суддя                                                                                                              О. М. Ситнік