ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" серпня 2022 р.           Справа№ 760/27385/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Отрюха Б.В.
суддів:            Сотнікова  С.В. 
          Полякова Б.М. 

Секретар судового засідання: Гудько А.В.

За участю представників учасників процесу:
від ОСОБА_1 : адвокат Панченко О.Є.;
від Костецької Юлії Василівни : адвокат Панченко О.Є.;
від ОСОБА_3 : адвокат Панченко О.Є.;
інші учасники справи: не з`явилися.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 (суддя Картавцева Ю.В., повний текст рішення складено та підписано 24.12.2021)

за позовом 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича
2) Коротуна Олександра Олександровича 
до 1) ОСОБА_1 
2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна»
3) Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 
про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії

за зустрічним позовом ОСОБА_1 
до 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича
2) Коротуна Олександра Олександровича 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 
про визнання права попереднього користувача

ВСТАНОВИВ:
У грудні 2017 року ФОП Колесніков Є.В. та Коротун О.О. звернулись до суду з позовом до ОСОБА_3 , ТОВ «Хостінг Україна» та ФОП Костецької  Ю.В. про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Заявлені позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачами прав інтелектуальної власності позивачів на знак для товарів і послуг.
За твердженням позивачів, в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є схожим до ступеня змішування із знаком ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , власником якого є Коротун О.О. , та останнім не надавалось відповідачам дозволу на використання зазначеного знаку для товарів і послуг.
У березні 2018 року ОСОБА_3 подано зустрічний позов про визнання за ним права попереднього користувача на спірний знак, в обґрунтування якого посилається на те, що задовго до подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг №224482 він почав використовувати у своїй господарській діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_1.
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 08.07.2019 первісний позов ФОП Колеснікова Є.В. та Коротуна О.О. задоволено.
Зобов`язано ОСОБА_3 , ФОП Костецьку Ю.В. , ОСОБА_3 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27 березня 2017 року № 224482.
Заборонено ОСОБА_3 , ФОП Костецькій Ю.В. , ОСОБА_3 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27 березня 2017 року № НОМЕР_1 , включаючи його використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3
Зобов`язано ТОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування домену ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_3 до Коротуна О.О .
У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_3 до ФОП Колеснікова  Є.В., Коротуна О.О. про визнання права попереднього користувача, відмовлено.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постановою Київського апеляційного суду від 24.02.2020 апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08.07.2019 змінено.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 07.04.2021 у справі №760/27385/17 (провадження № 61-5912св20) касаційну скаргу представника ОСОБА_3 , до якої приєднався ОСОБА_3 , задоволено частково: рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08.07.2019 та постанову Київського апеляційного суду від 24.02.2020 скасовано, провадження у справі №760/27385/17 закрито. Повідомлено позивачів за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом, що розгляд справи за їх позовами віднесено до юрисдикції господарського суду.
У квітні 2021 року до Верховного Суду надійшла заява представника позивача у справі Коротуна О.О. про направлення справи за встановленою юрисдикцією, а саме - до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Верховного Суду від 26.05.2021 справу №760/27385/17 передано до Господарського суду міста Києва.
14.06.2021 справа № 760/27385/17 надійшла до Господарського суду міста Києва.
За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 первісний позов Коротуна Олександра Олександровича задоволено частково, окрім того:
- зобов`язано ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);
- зобов`язано Фізичну особу-підприємця Костецьку Юлію Василівну припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);
- заборонено ОСОБА_1 використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3;
- заборонено Фізичній особі-підприємцю Костецькій Юлії Василівні використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3
В іншій частині первісного позову Коротуна Олександра Олександровича відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.
Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 в частині часткового задоволення первісного позову Коротуна Олександра Олександровича та в частині повної відмови у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 та прийняти нове судове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні первісного позову Коротуна Олександра Олександровича та повністю задовольнити зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1 .
Також, у апеляційній скарзі скаржник просить суд, призначити по справі повторну, комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Визначити проведення експертизи в КНДІСЕ з залученням експерта Сопової К.А. та поставити перед експертами питання:
- Чи має словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2» розрізняльну здатність для послуг з продажу електронних сигарет?
- Чи містять надані на дослідження матеріали відомості про те, що ОСОБА_1 , в Інтересах своєї діяльності, добросовісно використав торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , або здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки на торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а саме до 26.08.2016?
Вище вказану вимогу, суд апеляційної інстанції приймає за клопотання про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.01.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_1 передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко  О.М., Грек Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2022 у справі №760/27385/17 витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 760/27385/17 за позовом 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича; 2) Коротуна Олександра Олександровича до 1) ОСОБА_1 ; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна»; 3) Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії. За зустрічним позовом ОСОБА_1 до 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича; 2) Коротуна Олександра Олександровича ; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 про визнання права попереднього користувача; відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 760/27385/17.
31.01.2022 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 760/27385/17.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022 у справі № 760/27385/17 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 залишено без руху.
14.02.2022 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшла заява про усунення недоліків на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі №760/27385/17 клопотання ОСОБА_1 задоволено та поновлено строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17; відкрито апеляційне провадження у даній справі; розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 призначено на 23.03.2022.
Проте, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №133/2022 від 14 березня 2022 року частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.
У зв`язку з вищевикладеним, для запобігання загрози життю та здоров`ю суддів та учасників судового процесу судове засідання з розгляду справи №760/27385/17, призначене на 23.03.2022, не відбулось.
08.04.2022 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання, у відповідності до якого останній просить суд, повідомити про дату та час розгляду справи № 760/27385/17; повідомлення направити на електронну адресу.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.04.2022 у справі №760/27385/17 розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 призначено на 01.06.2022.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.06.2022 у справі №760/27385/17 відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 на 06.07.2022.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.07.2022 у справі №760/27385/17 відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 на 31.08.2022; запропоновано (повторно) учасникам справи, завчасно, а саме до 24.08.2022, через управління документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати письмові пояснення стосовно клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2487/22 від 29.08.2022 у зв`язку з перебуванням суддів Грека Б.М. та Остапенка О.М. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 760/27385/17.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.08.2022 для розгляду справи №760/27385/17 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Отрюх  Б.В., судді: Поляков Б.М., Сотніков С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2022 у справі №760/27385/17 апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх   Б.В., Поляков Б.М., Сотніков С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 у справі №760/27385/17 відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про призначення у справі повторної комісійної експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
Представник ОСОБА_3 , ФОП Костецької Ю.В., ОСОБА_3 у судовому засіданні 31.08.2022 вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 в частині часткового задоволення первісного позову Коротуна Олександра Олександровича та в частині повної відмови у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 та прийняти нове судове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні первісного позову Коротуна О.О. та повністю задовольнити зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1 .
Представники інших учасників провадження у справі в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належними чином у відповідності до ч. 6 ст. 120 ГПК України шляхом направлення копії ухвали суду від 06.07.2022 про відкладення розгляду справи, докази чого долучено до матеріалів справи. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.
У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 
31.08.2022 оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 , ФОП Костецької Ю.В. , ОСОБА_3 , колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про залишення без задоволення у апеляційної скарги, а рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.
Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.
У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, з 28.10.2015 на ім`я Коротуна О.О. (позивач-2 за первісним позовом, відповідач-2 за зустрічним позовом) делегується доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_4», за адресою якого, як зазначають позивачі за первісним позовом, функціонує інтернет-магазин.
08.01.2016 між Коротуном О.О. (позивач-2 за первісним позовом, відповідач-2 за зустрічним позовом) та Колесніковим Є.В. (позивач-1 за первісним позовом, відповідач-1 за зустрічним позовом) укладено договір про співробітництво (партнерство) №08-01/16, згідно з яким вони підтверджують, що інтересам сторін відповідає спільне узгоджене співробітництво у сфері роздрібної, оптової та Інтернет торгівлі, а також у популяризації бренду ІНФОРМАЦІЯ_2.
Судом також встановлено, що 26.08.2016 позивачем-2 за первісним позовом була подана заявка №m201618653 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для послуг 35 класу МКТП.
27.03.2017 на ім`я Коротуна О.О. (позивач-2 за первісним позовом, відповідач-2 за зустрічним позовом)    видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів 35 класу МКТП: Демонстрування товарів 34 класу; написання рекламних текстів щодо товарів 34 класу; оновлювання рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби з метою популяризації товарів 34 класу; представляння товарів 34 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 34 класу; рекламування зовнішнє товарів 34 класу; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн товарів 34 класу; розповсюджування рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; розміщування в мережі інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів 34 класу та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги.
Крім того, з 03.02.2016 на ім`я ОСОБА_1 (відповідач-1 за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом) делегується доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою якого функціонує інтернет-магазин.
Судом встановлено, що на вказаному веб-сайті здійснюється реалізація товарів ФОП Костецькою Ю.В. (відповідач-3 за первісним позовом), що підтверджується видатковими накладними №1489 від 10.10.2017 на купівлю TFV8 V8-Q4 heads та №574 від 22.05.2017 на купівлю батарейного мод. Triade DNA 250 та TFV8 Cloud Beast Tank-атомайзер від Smok (покупець - Колесніков Євген ). Вказаний факт не заперечувався учасниками судового процесу.
Позивачі за первісним позовом, звертаючись з даним позовом до суду, зазначили, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке є схожим до ступеня змішування із знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , власником якого є позивач-2 за первісним позовом, та останнім не надавалось відповідачам за первісним позовом дозволу на використання зазначеного знаку для товарів і послуг.
За наведених обставин позивачі за первісним позовом звернулись до суду із відповідним позовом, в якому просять суд:
- припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є Коротун О.О. ;
- заборонити ОСОБА_1 та ОФП Костецькій Юлії Василівні використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» схоже настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є Коротун О.О. , в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, діловій документації, повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах;
- заборонити ТОВ «Хостінг Україна» порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2» шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 та видалити з реєстру доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3;
- зобов`язати ТОВ «Хостінг Україна» припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3;
- зобов`язати ТОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_1 на користь Коротуна О.О .
В свою чергу, позивач за зустрічним позовом, звертаючись до суду із зустрічним позовом, зазначив, що він задовго до подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг №224482 почав використовувати у своїй господарській діяльності    позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме 25.12.2015 між ним та ОСОБА_3 укладено Договір про спільну діяльність №25/12, пов`язаний із діяльністю інтернет-магазина ІНФОРМАЦІЯ_1. В подальшому у 2016 році було укладено низку договорів з приводу розробки програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_3, створення логотипу, а також здійснено створення інтернет-сторінок у соціальних мережах, де містяться публікації із використанням торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1.
З огляду на викладене, позивач за зустрічним позовом просить суд визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року за 35 класом МКТП.
За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 первісний позов Коротуна О.О. задоволено частково, окрім того:
- зобов`язано ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);
- зобов`язано Фізичну особу-підприємця Костецьку Юлію Василівну припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);
- заборонено ОСОБА_1 використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3;
- заборонено Фізичній особі-підприємцю Костецькій Юлії Василівні використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3
В іншій частині первісного позову Коротуна Олександра Олександровича відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.
Дане судове рішення про часткове задоволення первісних позовних вимог мотивовано тим, що факт використання у доменному імені факт використання у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстрантом якого є відповідач-1 за первісним позовом, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також пропонування та продаж товару із використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (відповідач-3 за первісним позовом), є формами використання позначення, що є схожим із зареєстрованим знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг№224482 від 27.03. 2017 настільки, що їх можна сплутати, та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.
В свою чергу, ТОВ «Хостінг Україна» станом на момент звернення до суду з позовом було реєстратором спірного доменного імені, проте надаючи послуги з реєстрації доменних імен, воно виконує виключно технічні функції та не набуває жодних прав на вказане доменне ім`я чи веб-сайт, а тому не може вважатись таким, що порушує права інтелектуальної власності.
Крім того, судом зазначено, що оскільки відповідач-2 перестав мати відношення до предмету спору, а клопотань про заміну неналежного відповідача позивачем не було заявлено, у задоволенні вимог в частині ТОВ «Хостінг Україна» було відмовлено.
Також судом не прийнято як належний та допустимий доказ у справі висновок експерта №78-12/20 від 11.12.2020, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Суд першої інстанції дійшов висновку про недоведеність позивачем за зустрічним позовом обставин, з якими пов`язується виникнення права попереднього користувача, а саме добросовісне використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, у зв`язку з чим відмовив у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 .
Скаржник не погоджується з частковим задоволенням первісного позову   Коротуна О.О. та повною відмовою у задоволенні зустрічного позову та у поданій апеляційній скарзі посилається на невідповідність висновків місцевого господарського суду, викладених у рішенні, встановленим обставина справи, а також порушення норм матеріального права.
Переглядаючи в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваного рішення, колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується з відповідним висновком суду першої інстанції з огляду на таке.
Стосовно вимог за первісним позовом.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.
Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.
Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.
Таким чином, позивачі, які звертаються з позовом, спрямованим на захист прав на знак для товарів і послуг, повинні довести порушення прав чи охоронюваних законом інтересів кожного з них.
Стосовно вимог позивача-2 за первісним позовом в частині заборони відповідачам-1 та -3 вчиняти дії та в частині припинення порушення прав на знак, суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).
За змістом ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.    Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції на дату звернення до суду з позовом) передбачено, що використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Оскільки питання використання відповідного знаку для товарів і послуг потребує спеціальних знань, позивачами за первісним позовом подано висновок комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №12017100010007062 від 01.08.2017 №1161, складений судовими експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, відповідно до якого:
- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», використане в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3 та в листуванні, яке відправляється з електронної пошти info@vape-house.com.ua, є схожим із знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП, власником якого є Коротун О.О. , настільки, що їх можна сплутати;
- використання доменного імені.com.ua може вказувати на зв`язок із сайтом за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_4 та із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем Коротун О.О. та завдати йому шкоди, як власнику знаку для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП демонстрування товарів 34 класу;
- використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 може ввести в оману щодо особи, яка пропонує до продажу товари по класу 35 МКТП та породжувати асоціації із сайтом за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_4    та із особою/фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1
За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).
Оцінюючи висновок експерта, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.
За таких обставин поданий позивачами за первісним позовом висновок приймається судом в якості належного та допустимого доказу.
За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у відповідній редакції) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Частиною 6 цієї статті унормовано, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:
- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
- використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
- некомерційне використання знака;
- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.
За змістом частини 1 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16     цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Згідно частини 2 цієї статті на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
За наведених обставин, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що факт використання у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстрантом якого є відповідач-1 за первісним позовом, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також пропонування та продаж товару із використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (відповідач-3 за первісним позовом), є формами використання позначення, що є схожим із зареєстрованим знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року настільки, що їх можна сплутати, та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.
Частиною 2 статті 5 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулась до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.
Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.
Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.
Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.
Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто, таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17, від 11.09.2018 у справі №905/1926/16, від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц, від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17.
З огляду на викладене, оскільки в силу Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва на знак для товарів і послуг вправі забороняти іншим особам використовувати без його згоди зокрема позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати, а також позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати, то зважаючи на встановлені обставини справи, позовні вимоги позивача-2 за первісним позовом в частині заборони відповідачам-1 та -3 за первісним позовом вчиняти дії підлягають частковому задоволенню, а саме шляхом застосування ефективного способу захисту шляхом заборони використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3
Стосовно іншої частини вказаних вимог до відповідачів-1 та -3 за первісним позовом, зокрема, стосовно заборони використання позначення в повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, судом обґрунтовано відмовлено в цій частині з підстав того, що вказані вимоги частково охоплюються вимогами про заборону використання знаку в діловій документації та мережі Інтернет, при цьому, вимога про заборону використання знаку в назві товариства, пред`явлена до фізичної особи та фізичної особи-підприємця, є необґрунтованою та не підтвердженою будь-якими доказами.
Щодо вимог позивача-2 за первісним позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є Коротун О.О., суд зазначає, що позивачем-2 у прохальній частині позову сформульовано вказану вимогу таким чином, що не визначено коло осіб, до яких спрямована вказана вимога, однак, враховуючи зміст позовної заяви, з якої вбачається сутність порушення, про яке йде мова у прохальній частині позову, беручи до уваги встановлені судом обставини щодо наявності порушеного права позивача-2 за первісним позовом відповідачами-1 та -3 щодо використання ними позначення, схожого на знак, належний позивачу-2 за первісним позовом, таке порушене право останнього підлягає захисту у спосіб, визначений судом як ефективний, а саме шляхом зобов`язання відповідачів-1 та -3 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу).
Стосовно вимог позивача-1 за первісним позовом в частині заборони відповідачам-1 та -3 вчиняти дії та в частині припинення порушення прав на знак, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що позивачем-1 не надано будь-якого обґрунтування порушення його прав на знак для товарів і послуг з свідоцтвом № №224482 .
Так, позивач-1 не є власником вказаного знака, не є особою, якій за ліцензійним договором чи будь-яким іншим надано відповідні права на цей знак, в тому числі право здійснювати захист такого знаку, тоді-як Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пов`язує саме з особою-власником свідоцтва на знак для товарів і послуг можливість забороняти використання знаку та вимагати припинення порушення прав на торговельну марку.
При цьому, умови Договору про співробітництво (партнерство) від 08.01.2016 №08-01/16 не містять жодних умов стосовно будь-яких прав позивача-1 за первісним позовом на торговельну марку за свідоцтвом України №224482, що належить позивачу-2 за первісним позовом.
За наведених обставин, позивач-1 за первісним позовом не довів належними та допустимими доказами наявність порушеного права чи саме законного інтересу щодо предмету спору у даній справі, у зв`язку з чим первісний позов позивача-1 в частині вимог про заборону вчинення дій та про припинення порушення прав на знак правомірно залишено без задоволення. 
Стосовно вимог позивача-1 та позивача-2 до ТОВ «Хостінг Україна», зокрема, про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2» шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 та видалити з реєстру доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3; зобов`язання ТОВ «Хостінг Україна» припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3; зобов`язання ТОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_1 на користь Коротуна О.О. , суд зазначає таке.
Так, позивачі, заявляючи вимоги про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування, фактично в межах даної справи захищають і комерційне найменування «ІНФОРМАЦІЯ_2».
До об`єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування.
Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.
Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.
Так, суд зазначає, що суд вправі захищати права на комерційне (фірмове) найменування у разі доведення заінтересованою стороною наявності у неї такого, з урахуванням вимог ЦК України та ГК України до комерційного найменування та умов чинності тощо.
За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
З огляду на приписи вищезазначеного законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:
- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;
- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті.
При цьому, суд зазначає, що частиною 1 ст. 159 ГК України передбачено, що суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.
Таким чином, норми законодавства України встановлюють можливість мати відповідне комерційне найменування лише суб`єкту господарювання - юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю. Наведене однозначно свідчить про відсутність правових підстав для дослідження питання щодо наявності у позивача-2 за первісним позовом як фізичної особі будь-якого комерційного найменування.
Стосовно питання щодо встановлення наявності у позивача-1 за первісним позовом як фізичної особи-підприємця відповідного комерційного найменування та наявності відповідно підстав для його захисту, суд наголошує, що матеріали позовної заяви не містять будь-якого обґрунтування стосовно наявності у позивача-1 саме комерційного найменування (оскільки позовна заява фактично обґрунтована порушенням прав на знак для товарів і послуг), зокрема, в позові не зазначено про те, яке саме комерційне найменування у позивача-1, чи дає воно можливість вирізнити одну особу з-поміж інших; чи не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої особи, чи    використане таке комерційне найменування у господарському обороті та власне з якої дати таке комерційне найменування є чинним (не вказано момент першого використання цього найменування).
З огляду на викладене, оскільки позивач-1 за первісним позовом не визначив та не обґрунтував зазначені обставини, які є суттєвими для встановлення факту наявності у відповідної особи певного комерційного найменування, суд не вправі самостійно досліджувати та встановлювати вказані обставини, у зв`язку з чим відсутні підстави для того, щоб вважати порушеними права позивача-1 за первісним позовом на комерційне найменування через недоведеність наявності останнього.
Більше того, за змістом статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»:
- веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об`єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов`язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;
- веб-сторінка - складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об`єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо;
- власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу;
- власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.
Відповідно до положень статті 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
У статті 1 Закону України «Про телекомунікації» наведено наступні визначення термінів:
- адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
- домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.
- домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.
Відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені.UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.
При цьому, відповідач-2 за первісним позовом надає послуги реєстрації доменних імен та хостингу, які регулюються публічним договором в формі публічної оферти, розміщеної на веб-сайті товариства.
Так, згідно Публічної оферти, розміщеної на веб-сайті відповідача-2 за первісним позовом, в межах замовлених і оплачених Абонентом послуг, Виконавець (ТОВ «Хостінг Україна») надає Абоненту (особа, якій надаються Послуги, згідно з умовами Договору. Всі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто, за своїм вільним волевиявленням):
1.1.1. Послугу з реєстрації, продовження реєстрації за Абонентом Доменних імен та підтримки їх на DNS сервері Виконавця.
1.1.2. Можливість створення поштових скриньок для отримання та надсилання листів електронної пошти.
1.1.3. консультації, необхідні для користування Послугами;
1.1.4. Послугу оренди віртуального виділеного сервера;
1.1.5. Послугу оренди виділеного сервера;
1.1.6. Послугу віртуального хостингу.
Виконавець здійснює реєстрацію Доменного імені відповідно до договорів, укладених із Операторами реєстрів та іншими реєстраторами. При наданні послуг з реєстрації Доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки реєстрації і можливі затримки в реєстрації, пов`язані з технічними особливостями процесу реєстрації і правилами, встановленими Оператором реєстру відповідної доменної зони. Також Виконавець не відповідає за відмову в реєстрації Домену з будь-яких інших технічних причин. Нове Доменне ім`я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема: в заявці вказана повна, точна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації. Відповідальність за повноту, правильність та достовірність інформації і даних, викладених у заявці, несе Абонент. дотримані правила реєстрації Доменних імен відповідної доменної зони.
Права на Доменне ім`я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього терміну передаються Абоненту за умови внесення ним відповідної плати, згідно з Розділом 4 цього Договору.
У разі, якщо зареєстрований Домен за будь-яких причин неможливо оформити на Абонента, і це не суперечить вимогам Реєстру, Виконавець має право оформити такий Домен, вказавши у відомостях про Регистранта Доменного імені свою контактну інформацію. В цьому випадку Виконавець не набуває права на такі доменні імена, не претендує на них і не несе замість Абонента відповідальності за законність реєстрації, за зміст та за використання таких Доменних імен.
Абонент підтверджує, що на момент укладення Договору і протягом усього терміну його дії, ані реєстрація Доменного імені, ані порядок його використання, ані інформація, розміщена на сайті Абонента, не порушують та не порушуватимуть прямо або непрямо (опосередковано) права третіх осіб. Абонент зобов`язаний реагувати на надіслані йому звернення (повідомлення) про порушення законодавства, порушення прав чи інших законних інтересів третіх осіб, та за наявності підстав - самостійно усувати відповідні порушення. За порушення вимог законодавства, прав інтелектуальної власності чи інших прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб або Виконавця, Абонент несе відповідальність перед цими третіми особами і перед Виконавцем відповідно до законодавства.
Так, відповідач-2 за первісним позовом станом на момент звернення до суду з позовом був реєстратором спірного доменного імені, проте місцевим судом обґрунтовано зазначено, що надаючи послуги з реєстрації доменних імен, товариство виконує виключно технічні функції та не набуває жодних прав на вказане доменне ім`я чи веб-сайт, а тому не може вважатись таким, що порушує права інтелектуальної власності.
Отже, вказана вимога про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування є необґрунтованою.
Окрім того, слід також зазначити, що відповідачем-2 вказано та з матеріалів справи вбачається, що після набрання рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/27385/17 відповідач-2 був зобов`язаний здійснити переделегування домену «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_3 до Коротуна О.О. , що ним фактично було зроблено, після чого за заявкою абонента (позивача-2) йому було видано код трансферу, що передбачає ініціювання Коротуном О.О. процедури зміни компанії-реєстратора доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Згідно відомостей з сервісу Whois, що були надані відповідачем-2, компанією-реєстратором вказаного домену було визначено Marcaria.con LLC.
Так, як вказав відповідач-2 за первісним позовом, після завершення Коротуном О.О. процедури трансферу, відповідач-2 перестав надавати йому або будь-якій іншій особі послугу реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3», вказані обставини не були спростовані іншими учасниками справи, тобто відповідач-2 не має будь-якого відношення до вказаного доменного імені і технічно не здатний вчинити з ним будь-які дії, зокрема розделегування, переделегування, продовження строку делегування, зміну особи-реєстранта тощо.
Оскільки відповідач-2 перестав мати відношення до предмету спору, а з відомостей з загальнодоступного сервісу з отримання інформації про доменні імена та Інтернет-адреси (сервіс Whois) вбачається, що компанією-реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» є реєстратор «Marcaria.com LLC», відповідач-2 просив суд вирішити питання про заміну неналежного відповідача, замінивши ТОВ «Хостінг Україна» на належного відповідача.
Проте, з огляду на те, що в силу ст. 48 ГПК України заявляти відповідне клопотання про заміну неналежного відповідача вправі лише позивач, в задоволенні клопотання відповідача-2 протокольною ухвалою суду першої інстанції від 09.11.2021 було відмовлено.
При цьому, оскільки позивачами не було заявлено відповідного клопотання про заміну неналежного відповідача, з огляду на встановлені обставини щодо зміни особи-реєстратора спірного домену, господарський суд міста Києва дійшов заснованого на законі висновку про те, що первісний позов в частині вимог до ТОВ «Хостінг Україна» пред`явлений до неналежного відповідача, з огляду на що у задоволенні вимог в цій частині правомірно відмовлено.
Більше того, вказані вимоги фактично є такими, що також спрямовані на захист прав на торговельну марку позивача-2 за первісним позовом, з огляду на що, враховуючи відсутність будь-яких доказів наявності порушеного права чи законного інтересу позивача-1 за первісним позовом щодо вказаної торговельної марки, а також беручи до уваги, що вимога про здійснення переделегування доменного імені на користь позивача-2 за первісним позовом є такою, що заявлена, в тому числі, позивачем-1 за первісним позовом не в своїх інтересах, а в інтересах позивача-2, що також свідчить про відсутність охоронюваного законом інтересу позивача-1 щодо предмету спору в цій частині, наведене є додатковою підставою для відмови в первісному позові позивача-1 в цій частині.
Щодо вимог за зустрічним позовом.
Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 500 ЦК України та ст. 4 Паризької конвенції в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.
Згідно статті 4 Паризької конвенції права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу по охороні промислової власності, який утворений Країнами, до яких застосовується ця Конвенція.
Статтею 500 ЦК України визначається, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Тобто для підтвердження права попереднього користувача необхідним відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановити, чи мало місце:
- нанесення знаку на будь-який товар, для якого його зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
- застосування у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Також відповідно до ст. 500 ЦК України необхідно установити, що особа, яка заявляє про право попереднього користувача, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала знак для товарів і послуг (торговельну марку).
Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об`єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.
Обов`язок доказування наявності обставин, з якими пов`язується виникнення в особи право попереднього користувача, покладається на цю особу. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку.
За обставинами цієї справи суд встановлено, що заявка власником свідоцтва на знак для товарів і послуг подана 26 серпня 2016 року, відповідне свідоцтво на знак для товарів і послуг видано 27 березня 2017 року.
При цьому, на підтвердження наявності у позивача за зустрічним позовом права попереднього користувача, позивач за зустрічним позовом посилається на: факт укладення Договору про спільну діяльність №25/12 від 25 грудня 2015 року між ним та ОСОБА_3 (третя особа); реєстрацію 03 лютого 2016 року доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3; роздруковану інформацію за період з лютого 2016 року з free-lance.ru щодо розробки логотипа для сайту ІНФОРМАЦІЯ_3; факт укладення Договору №1 на виконання робіт по розробці програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 лютого 2016 року (замовник ФОП Костецький В.Б.).
Разом з тим, слід зазначити, що вказані докази самі по собі не свідчать про використання знаку ОСОБА_1 у своїй діяльності, для якої його було створено. Не дають підстав вказані обставини і для висновку про відповідні приготування до використання, оскільки виникнення права попереднього користувача згідно вимог закону пов`язано із здійсненням організованого і цілеспрямованого комплексу дій, проте наведене не дає підстави для висновку про здійснення особою, яка заявляє про таке право (а саме ОСОБА_1 ), значної та серйозної підготовки.
При цьому, судова колегія погоджується з місцевим судом, що надані позивачем за зустрічним позовом на підтвердження вимог за зустрічним позовом інформація сторінок з соціальних мереж VK та Facebook в період з березня 2016 року по квітень 2017 року; інформація про публікації в період з 29 червня 2016 року та за липень 2016 року; скрін-шоти з Яндекс та Google за період з травня 2016 року, Договір оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року (орендар ФОП Костецький Володимир Богданович) щодо оренди приміщення, також не дають підстав для висновку про те, що ОСОБА_1 здійснювалось таке фактичне використання знаку, з яким законодавство пов`язує виникнення права попереднього користувача.
Інші надані позивачем за зустрічним позовом докази, зокрема статистичні дані вебмастера за відповідні періоди (починаючи з червня 2016 року); перелік URL-адрес; Договір №СЛМ000878 купівлі-продажу від 17 серпня 2016 року (покупець ОСОБА_3 ) не є належними доказами в розумінні норм ГПК України, тобто не підтверджують використання знаку, оскільки не містить даних щодо предмету доказування.
Разом з тим, як встановлено судом, третьою особою було подано висновок експерта №78-12/20 від 11.12.2020, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, згідно з яким словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_2» відноситься до слабких елементів та має низьку розрізняльну здатність для послуг з продажу електронних сигарет; надані на дослідження матеріали містять відомості про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в інтересах своєї діяльності було добросовісно використано торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 до дати подання заявки на неї, а саме до 26.08.2016.
Як вбачається зі змісту вказаного висновку, експертом були встановлені всі умови, наявність яких є необхідним для виникнення права попереднього користувача.
Разом з тим, питання оцінки доказів на предмет наявності чи відсутності підстав вважати доведеним факт існування всіх умов, які є необхідними для виникнення права попереднього користувача, є виключно завданням суду, а не експерта. Більше того, останнім у висновку зазначено, що використання позначень Костецькими здійснювалось добросовісно, в інтересах власної господарської діяльності.
Разом з тим, за висновками суду, добросовісність чи недобросовісність використання відповідних позначень може бути предметом дослідження суду, а не експерта при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Так, відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції, експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з`ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами.
Відтак, зважаючи на викладене вище, судом першої інстанції правомірно не прийнято як належний та допустимий доказ у справі висновок експерта від 11.12.2020 №78-12/20, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, що в свою чергу спростовує відповідні твердження скаржника.
З огляду на наведене, суд дійшов обґрунтованого висновку про недоведеність позивачем за зустрічним позовом обставин, з якими пов`язується виникнення права попереднього користувача, а саме добросовісне використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, як наслідок про відмову у задоволенні зустрічного позов.
Отже, доводи апелянта щодо неповного з`ясування обставин, що мають значення для справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.
Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла до висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі,  безпідставні необґрунтовані та недоведені, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, з огляду на що правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.
Керуючись ст.ст. 129, 240, 267-270, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 залишити без змін.
3. Справу №760/27385/17 направити до Господарського суду міста Києва.
4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 286-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано - 06.09.2022.

Головуючий суддя                                                            Б.В. Отрюх 

Судді                                                                                С.В. Сотніков

                                                                                Б.М. Поляков