ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" вересня 2022 р.           Справа№ 910/17860/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Грека  Б.М.
суддів:            Отрюха Б.В. 
          Полякова Б.М. 
 
за участю           секретаря судового засідання Кочурової Т.О.
за участю представників: 
АТ "Фармак" - Тесля Ю.О.
МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) - Сопільняк В.Ю.
ДП «Державний експертний центр МОЗ України» - Дараган О.Ю.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства «Фармак»
на рішення             Господарського суду міста Києва від 28.06.2022
у справі №910/17860/21
за позовом   МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.)                                     
до                            1) Акціонерного товариства "Фармак"
2) Міністерства охорони здоров`я України                                     
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 2 -             Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України»
про                                     захист порушеного права інтелектуальної власності
В С Т А Н О В И В :
Коротке викладення суті спору та позовних вимог.
Мерк Шарп Енд Доме Корп.  (Merck Sharp & Dohme Corp.)  (далі-позивач) звернулася до господарського суду з позовом до акціонерного товариства "Фармак" (далі-відповідач-1) та Міністерства охорони здоров`я України (далі-відповідач 2) в якому просить суд:
- зобов`язати Акціонерне товариство «Фармак» припинити порушення прав Мерк Шарп Енд Доме Корп. на винаходи за патентами № 74912 та №86026;
- заборонити Акціонерному товариству «Фармак» використовувати винаходи за патентами України № 74912 та № 86026 у лікарському засобі «Ситена Мет®»;
- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу «Ситена Мет®»: у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 або 4 блістери у пачці; у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, іn bulk: по 14 таблеток у блістері, по 14 блістерів у пачці, 24 пачки у траспортній коробці;
- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу «Ситена Мет®-Фармак» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/1000 мг по 10 таблеток у блістері по 3 або 6 блістерів у пачці.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є власником:
- патенту України № 74912 на винахід "БЕТААМІНОТЕТРАГІДРОІМІДАЗО-(1,2-А)-ПІРАЗИНИ І ТЕТРАГІДРОТРИАЗОЛО-(4,3-А)-ПІРАЗИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ ДИПЕНТИДИЛПЕПТИДАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АБО ЗАПОБІГАННЯ ДІАБЕТУ", яким захищено сполуку ситагліптин, а також застосування даної сполуки до виготовлення лікарського засобу для лікування, в тому числі, діабету типу 2; 
- патенту України № 86026 на винахід "СІЛЬ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-IV", яким захищено сполуку дигідрофосфат ситагліптину та спосіб лікування діабету 2 типу.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України  № 750 від 01.09.2010 року "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" зареєстровано лікарський засіб "ЯНУМЕТ"; перереєстровано згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України  № 1752 від 18.08.2021 року.
Позивач доводить, що лікарський засіб «Ситена Мет®», що поданий на державну реєстрацію відповідачем-1, є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУМЕТ"; діючою речовиною лікарських засобів «Ситена Мет®-Фармак» та «Ситена Мет®», які було подано на реєстрацію, є сполука ситагліптин, яка захищена патентами України №№ 74912,  86026; подання заяви на державну реєстрацію лікарського засобу є використанням винаходу та порушенням прав позивача.
Оскаржуване судове рішення (ухвала) господарського суду першої інстанції.
Рішенням господарського суду м. Києва від 28.06.2022 суд вирішив:
Позов задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство "Фармак" припинити порушення прав Мерк Шарп Енд Доме Корп. (Merck Sharp & Dohme Corp.)  на винаходи за патентом України №74912.
Заборонити Акціонерному товариству "Фармак" використовувати винаходи за патентом України №74912 у лікарському засобі "Ситена Мет®".
Зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Ситена Мет®": у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 або 4 блістери у пачці; у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, in bulk: по 14 таблеток у блістері, по 14 блістерів у пачці, 24 пачки у траспортній коробці.
Зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Ситена Мет®-Фармак" у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/1000 мг по 10 таблеток у блістері по 3 або 6 блістерів у пачці.
В іншій частині позову відмовити.
Господарський суд дійшов висновку, що подання відповідачем-1 заяви на реєстрацію лікарських засобів  "Ситена Мет®" та "Ситена Мет®-Фармак", що містить сполуку, тотожну з композицією, яка захищена патентом України №74912 є порушенням прав позивача на винахід; позовні вимоги про зобов`язання припинити порушення прав позивача на винаходи за патентом України №74912, заборону використовувати винаходи за патентом України №74912 та зобов`язання Міністерства охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації спірних лікарських засобів, є обгрунтованими та підлягають задоволенню.
Разом з тим, суд не вбачав підстав для задоволення позовних вимог про зобов`язання припинити порушення прав позивача на винаходи за патентом України № 86026 та заборону використовувати винаходи за патентом України № 86026, оскільки, в матеріалах справи відсутні докази того, що в спірних лікарських засобах використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід № 86026, або ознака еквівалентна їй, тобто, позивачем не доведено порушення відповідачем-1 прав інтелектуальної власності позивача як власника патенту України № 86026.
Апеляційне провадження (рух справи).
Відповідач-1 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою у якій просить рішення господарського суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в позові.
В обґрунтування апеляційної скарги позивач доводить:
- не доведено факт використання винаходів за патентом України №№74912, 86026 лікарських засобах "Ситена Мет®" та "Ситена Мет®-Фармак" у спосіб, передбачений норами статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон № 3687-XII);
- не доведено факту введення лікарського засобу в цивільний оборот (стаття 28 Закону № 3687-XII), оскільки сама лише державна реєстрація лікарського засобу (стаття 9 Закону України "Про лікарські засоби") не є введенням такого лікарського засобу в цивільний оборот;
- неправильно застосовано норми статті 28, 31, 34 Закону № 3687-XII, статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", оскільки безпідставно ототожнено державну реєстрацію лікарського засобу та використання винаходу;
- не доведено можливого порушення права у майбутньому, що викликає необхідність запобігання йому;
-  не враховано вчинення відповідачу-1 перешкод щодо можливості введення в оборот лікарського засобу після завершення дії патенту.  
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.07.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., судді:  Остапенко О.М., Пантелієнко   В.О.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.08.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., Остапенко О.М., Поляков Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.08.2022 відкрито апеляційне провадження у справі №910/17860/21 за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Фармак» на рішення     Господарського суду міста Києва від 28.06.2022.; призначено розгляд справи на 26.09.2022.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., Отрюх Б.В., Поляков Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 прийнято справу №910/17860/21 за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Фармак» на рішення Господарського суду міста Києва від 28.06.2022 до провадження у складі колегії суддів: головуючого судді - Грека Б.М., судді: Полякова Б.М., Отрюха Б.В.
Суд апеляційної інстанції не встановив обставин, що перешкоджають розгляду справи у суді апеляційної інстанції. 
Обставини справи, встановлені апеляційним господарським судом.
Позивач є власником патенту України №74912 (далі - Патент 1) на винахід «БЕТА- АМІНОТЕТРАГІДРОІМІДАЗО-(1,2-А)-ПІРАЗИНИ І ТЕТРАГІДР0ТРИАЗОЛО-(4,3-А)-  ПІРАЗИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АБО ЗАПОБІГАННЯ ДІАБЕТУ» (далі - Винахід 1), який виданий на підставі заявки від 05.07.2002, дата реєстрації - 15.02.2006 та патенту України № 86026 (далі - Патент 2) на винахід «СІЛЬ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-ІV» (далі - Винахід 2), який виданий на підставі заявки від 18.06.2004, дата реєстрації - 25.03.2009, що підтверджується наявними в матеріалах справи роздруківками з Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» та описами до патентів на винахід.
10.02.2021 та 16.02.2021 Акціонерним товариством «Фармак» було подано на державну реєстрацію лікарський засіб «Ситена Мет®-Фармак» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/1000 мг по 10 таблеток у блістері по 3 або 6 блістерів у пачці та лікарський засіб «Ситена Мет®» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 або 4 блістери у пачці; у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50/850 мг та 50/1000 мг, in bulk: по 14 таблеток у блістері, по 14 блістерів у пачці, 24 пачки у траспортній коробці.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 призначено у справі №910/17860/21 судову експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання: 
- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Ситена Мет®"?; 
- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 86026, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Ситена Мет®"?; 
- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак"?; 
- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 86026, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак"?
Відповідно до висновку експертів № 03/22 від 11.04.2022, після порівняння суттєвих ознак винаходів за патентами України №№ 74912 та 86026 з ознаками лікарських засобів «Ситена Мет®-Фармак» та «Ситена Мет®», експерти прийшли до висновку, що:
- у лікарському засобі "Ситена Мет®" використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 15, 20, 21 формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®" не використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули винаходу 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак" використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1,15 формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак" не використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули винаходу 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід № 86026, або ознака еквівалентна їй.
Мотиви постанови та висновки за результатами розгляду апеляційної скарги. 
Частиною 1  ст. 418 Цивільного кодексу України   визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений    Цивільним кодексом України  та іншим законом.
За змістом пункту 3 частини першої статті 1 Закону 3687-XII, винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Відповідно до  норми ст. 459 Цивільного кодексу України об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.
Відповідно до частини 1-2 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.
Частиною першою статті 6 Закону № 3687-XII визначено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Обсяг правової охорони, що надається визначається формулою винаходу. Формула винаходу - це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що визначає сукупність його суттєвих ознак. Формула винаходу є єдиним критерієм для визначення обсягу правової охорони винаходу і саме вона дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу шляхом порівняння ознак ретельного конкретного об`єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі. Таким чином, на основі формули встановлюють факт порушення прав за патентом.
Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення заявлених позовних вимог щодо заборони відповідачу-1 використовувати винахід за патентом у лікарському засобі.
Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на                        підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.
Відповідно до норм статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи; доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Відповідно до частин першої-третьої статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). 
На підставі висновку експерта судом встановлено, що після порівняння суттєвих ознак винаходів за патентами України №№ 74912 та 86026 з ознаками лікарських засобів «Ситена Мет®-Фармак» та «Ситена Мет®», експерти дійшли висновків, зокрема що:
- у лікарському засобі "Ситена Мет®" використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 15, 20, 21 формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®" не використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули винаходу 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак" використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1,15 формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;
- у лікарському засобі "Ситена Мет®-Фармак" не використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули винаходу 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід № 86026, або ознака еквівалентна їй.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (стаття 104 ГПК України).
Приймаючи рішення про задоволення позовних вимог, суд першої інстанції у відповідності до вимог статті 86 ГПК України надав оцінку наявним у матеріалах справи доказам, зокрема: висновку експерта, і апеляційна інстанція погоджується із висновком господарського суду щодо врахування висновку експерта.
Доводи апеляційної скарги даного висновку не спростовують.
За змістом ст.ст.  16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.
У своїх постановах Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам [постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17 (провадження №14-144цс18), від 11.09.2018 у справі №905/1926/16 (провадження №12-187гс18), від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц (провадження № 14-338цс18), від 02.07.2019 у справі №48/340 (провадження №12-14звг19), від 22.10.2019 у справі №923/876/16 (провадження №12-88гс19) та ін.]. 
Застосування судом того чи іншого способу захисту має приводити до відновлення порушеного права позивача без необхідності повторного звернення до суду. Судовий захист повинен бути повним та відповідати принципу процесуальної економії, тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття додаткових засобів захисту. Такі висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22.09.2020 у справі №910/3009/18 (провадження №12-204гс19, пункт 63), від 19.01.2021 у справі №916/1415/19 (провадження №12-80гс20, пункт 6.13), від 16.02.2021 у справі №910/2861/18 (провадження №12-140гс19, пункт 98).
Апеляційна інстанція вважає, що заборона використовувати винаходи за патентом у лікарському засобі - це припинення дії, яка порушує право, і такий спосіб захисту слід визнати ефективним та здатним приводити до відновлення порушеного права позивача.
Враховуючи викладене, слід погодитися з висновком господарського суду про наявність підстав для заборони відповідачу-1 використовувати винахід використовувати винаходи за патентом України №74912 у лікарському засобі "Ситена Мет®".
Як зазначає Верховний Суд відповідно до частин першої та другої статті 5 ГПК України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором; у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону; отже, з огляду на вказані приписи суд може, а не зобов`язаний, відповідно до викладеної в позові вимоги визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону, це повноваження суду є суддівською дискрецією (постанова Верховного Суду від 22.09.2022 у справі № 910/2559/21).
За приписами статей 15, 16 ЦК України, статті 20 ГК України способи захисту цивільного права чи інтересу - це закріплені законом матеріально-правові заходи охоронного характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, інтересів і вплив на правопорушника (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 925/1265/16). Іншими словами, це дії, спрямовані на запобігання порушенню або на відновлення порушеного, невизнаного, оспорюваного цивільного права чи інтересу. Такі способи мають бути доступними й ефективними (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2019 у справі № 310/11024/15-ц).
Застосування будь-якого способу захисту цивільного права та інтересу має бути об`єктивно виправданим та обґрунтованим. Це означає, що: застосування судом способу захисту, обраного позивачем, повинно реально відновлювати його наявне суб`єктивне право, яке порушене, оспорюється або не визнається; обраний спосіб захисту повинен відповідати характеру правопорушення; застосування обраного способу захисту має відповідати цілям судочинства; застосування обраного способу захисту не повинно суперечити принципу верховенства права (пункт 5.34 постанови від 11.01.2022 №904/1448/20 Великої Палати Верховного Суду).
Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що як захист права розуміють державно-примусову діяльність, спрямовану на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною. Спосіб захисту може бути визначений як концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату. Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягнути суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинене порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав (постанова від 27.11.2018 у справі № 905/2260/17).
У цій справі позивач заявив вимоги 
- зобов`язати Акціонерне товариство «Фармак» припинити порушення прав Мерк Шарп Енд Доме Корп. на винаходи за патентами № 74912 та №86026;
- заборонити Акціонерному товариству «Фармак» використовувати винаходи за патентами України № 74912 та № 86026 у лікарському засобі «Ситена Мет®».
Таким чином, зобов`язання відповідача-1 припинити порушення права є вимогою припинення дії, яка таке право порушує; припиненню підлягає конкретна дія, яка порушує право, оскільки в іншому випадку існуватиме невизначеність щодо оцінки певних дій на предмет їх кваліфікації, як таких, що порушують право; припинення дії, яка порушує право здійснюється у визначений спосіб, який є ефективним за результатом.
Як способи захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.
Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону № 3687-XII патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
Отже, Законом чітко визначено право забороняти використання винаходу.
Оскільки у даному спорі порушення права позивача охоплюється неправомірним використанням винаходу, тому припинення таких неправомірних дій має бути обумовлено конкретним ефективним способом, яким є обраний позивачем спосіб заборони використання винаходу.
Таким чином, надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, зважаючи на його ефективність, апеляційний господарський суд вважає, що належним і ефективним способом захисту прав позивача у даній справі є вимога припинення порушення права шляхом заборони відповідачу-1 використовувати винахід за патентом.
Наведені мотиви дають підстави для висновку про необхідність зміни оскаржуваного судового рішення шляхом спільного застосування обраних позивачем способів захисту.  
Апеляційна інстанція відхиляє доводи скарги, які зводяться до заперечення обставин порушення права позивача, керуючись наступними мотивами. 
Відповідно до норм абзаців 4, 5, 8 ч. 2 статті 28 Закону № 3687-XII:
використанням винаходу (корисної моделі) визнається:
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Судом встановлено, що 10.02.2021 та 16.02.2021 відповідачем-1 було подано на державну реєстрацію лікарський засіб «Ситена Мет®-Фармак» та лікарський засіб «Ситена Мет®».
Апеляційна інстанція погоджується з аргументами позивача, що подання документів для державної реєстрації лікарського засобу та/або отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать позивачу, є достатнім свідченням створення передумов для введення лікарського засобу в цивільний оборот, що є порушенням права інтелектуальної власності позивача як володільця патенту. 
Твердження відповідача-1, що він не вчиняв дій, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав інтелектуальної власності, не приймаються до уваги, оскільки в іншому випадку матиме місце практика, яка ослабить значення державної реєстрації лікарських засобів та гарантії захисту прав, які виникають після такої реєстрації, що очевидно не відповідає меті правового регулювання. 
Щодо вимоги позивача про зобов`язати відповідача-2 відмовити в державній реєстрації лікарського засобу апеляційний господарський суд зазначає наступне.
Суд, відповідно до викладеної в позові вимоги, може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, який не суперечить закону, але лише за наявності двох умов одночасно: по-перше, якщо дійде висновку, що жодний установлений законом спосіб захисту не є ефективним саме у спірних правовідносинах, а по-друге, якщо дійде висновку, що задоволення викладеної у позові вимоги позивача призведе до ефективного захисту його прав чи інтересів (пункт 71 постанови Великої Палати Верховного Суду від  04.06.2019 у справі № 916/3156/17 (провадження № 12-304гс18))..
Процедура реєстрації лікарських засобів в Україні врегульована нормами Закону України "Про лікарські засоби" (далі - Закон № 123/96-ВР), постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 року № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)" (далі - Порядок № 376), наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.08.2005 року №426 "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення" (далі - Порядок № 426).
Частинами 1, 2 ст. 9 Закону №123/96-ВР встановлено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.
Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я.
Чинним законодавством України не передбачений обов`язок Міністерства перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів, зокрема щодо винаходу.
Позовні вимоги у частині зобов`язання відмовити в державній реєстрації лікарського засобу по суті є вимогою про визнання відсутнім права та, відповідно, відсутнім кореспондуючого цьому праву обов`язку з реєстрації лікарського засобу, що є належним способом захисту у разі, зокрема, якщо у спірних правовідносинах без звернення до суду з відповідним позовом відповідач-1 може вжити (вживає) заходи для реалізації спірного права, одержання допуску лікарського засобу до застосування в Україні, тому ці заходи матимуть вплив на права позивача.
За встановлених обставин порушення прав інтелектуальної власності позивача господарський суд дійшов правомірного висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог в частині зобов`язання відповідача-2 відмовити в державній реєстрації лікарського засобу.
Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (справа «Серявін та інші проти України», (CASEOF SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE), рішення від 10 лютого 2010 року. 
Апеляційна інстанція відхиляє аргументи апеляційної скарги, оскільки вони не спростовують встановлених господарським судом обставин та правильності висновків господарського суду щодо наявності підстав для захисту порушених прав інтелектуальної власності позивача.
Разом з тим, апеляційний господарський суд вважає, що рішення господарського суду  слід змінити шляхом застосування обраних судом способів захисту у спосіб, який буде ефективним та призведе до відновлення порушеного права, мотиви чого наведено вище.
Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Відповідно до норм ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право змінити  рішення.
З огляду на викладене, апеляційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для зміни рішення шляхом викладення резолютивної частини в іншій редакції.
Керуючись статтями 267, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України апеляційний господарський суд -
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Фармак» задовольнити частково.
Рішення Господарського суду міста Києва від 28.06.2022 у справі №910/17860/21 змінити.
Викласти пункти 2 та 3 резолютивної частини рішення в такій редакції:
« 2. Зобов`язати Акціонерне товариство "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63; ідентифікаційний код: 00481198) припинити порушення прав Мерк Шарп Енд Доме Корп. (Мегсk Shагр&Dohme Согр.) (Ван Мерк Драйв, П.О. Бокс 100, Вайтхауз Стейшн, ЕнДжей 08889, США/Оne Мегсk Drive Р.О. Вох 100, Whitehouse Station, NJ 08889, United States) на винаходи за патентом України №74912 шляхом заборонити Акціонерному товариству "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63; ідентифікаційний код: 00481198) використовувати винаходи за патентом України №74912 у лікарському засобі "Ситена Мет®"».
В решті рішення залишити без зміни.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у порядку та строки, встановлені ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України. 

Головуючий суддя                                                            Б.М. Грек 

Судді                                                                                Б.В. Отрюх

                                                                                Б.М. Поляков

Повний текст постанови складено 06.10.2022.