Ухвала
 
05 жовтня 2022 року
 
м. Київ
 
справа № 539/2612/21
провадження № 61-1414св22
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Гулейкова І. Ю. (суддя-доповідач), Олійник А. С., Погрібного С. О.,
 
учасники справи:
позивач - Акціонерне товариство «Лубнифарм»,
відповідач - ОСОБА_1 ,
особа, яка подала апеляційну скаргу - Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», 
 
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу Акціонерного товариства «Лубнифарм» на постанову Полтавського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року у складі колегії суддів: Карпушина Г. Л., Бутенко С. Б., Гальонкіна С. А.,
 
ВСТАНОВИВ:
 
Короткий зміст позовних вимог і рішень судів
 
У червні 2021 року Акціонерне товариство «Лубнифарм» (далі - АТ «Лубнифарм») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про вчинення дій та визнання торговельної марки добре відомою в якій просили: визнати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1992 року на ім`я АТ «Лубнифарм» для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати»; заборонити ОСОБА_1 використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім`я АТ «Лубнифарм» для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати».
 
Позов обґрунтовано тим, що на сьогодні АТ «Лубнифарм» - фармацевтичне підприємство, основним напрямком діяльності якого є розробка і виробництво готових лікарських засобів для зовнішнього і внутрішнього застосування у вигляді таблеток, настоянок, екстрактів, мазей, гелів, лініментів, ін`єкційних розчинів, а також виробів медичного призначення. Номенклатура підприємства складає більше 100 найменувань і має широкий спектр фармакологічної дії. Реалізовуючи свої цілі, дотримуючись саме таких принципів, АТ «Лубнифарм» упевнено розвивається в умовах жорсткої конкурентної боротьби. ВАТ «Лубнифарм» є першим в Україні фармацевтичним підприємством, яке почало виробництво та реалізацію лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1». Виробництво лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» почалося Виробничо-аграрним хіміко-фармацевтичним об`єднанням «Лубнихімфарм» ще у 1986 році. Починаючи з 1996 року ВАТ «Лубнифарм» почало виробництво та реалізацію таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_3». Починаючи з 2012 року ВАТ «Лубнифарм» почало виробництво та реалізацію таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_4», що підтверджується «Основные технико-экономические показатели Лубенского Химфармзавода » и «Основные технико-экономические показатели «ОАО Лубныфарм» за 1981-2016 роки, в який відображена інформація про плановий та фактичний обсяг виробництва лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3», та «ІНФОРМАЦІЯ_4».
 
Поряд із цим, ВАТ «Лубнифарм» здійснювало заходи з охорони інтелектуальної власності, зокрема, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» зареєстровано в якості торговельної марки, що підтверджується свідоцтвом від 15 травня 2002 року № НОМЕР_1, дата подачі заявки 24 лютого 1997 року. Також позивач звернувся до Національного органу інтелектуальної власності про реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» в якості торговельної марки, що підтверджується заявкою від 27 квітня 2018 року № т201810275. Фактично позивач зареєстрував серію знаків. Вказані знаки, поряд із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», використовуються в якості реєстраційної та торговельної назв надзвичайно популярних серед населення України лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», що підтверджується відповідними реєстраційними посвідченнями.
 
01 березня 2021 року ОСОБА_1 звернулася до позивача з пропозицією випуску для подальшої самостійної дистрибуції біологічно активної добавки від головного болю «ІНФОРМАЦІЯ_2». При цьому надав необхідну для випуску технічну документацію та макет індивідуального пакування препарату. В ході ділової зустрічі з цього питання, позивач відмовив у співпраці відповідачу з мотивів того, що випуск препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» порушуватиме право інтелектуальної власності позивача, зокрема, через схожість до ступеня змішування позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», належною позивачу, що фактично є імітацією торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зважаючи на однакову терапевтичну дію препаратів, позивач вказав на неприпустимість використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідачем для препарату (біологічно активної добавки), оскільки таке використання не лише порушить право інтелектуальної власності позивача, а й водитиме в оману споживачів фармацевтичної продукції через високу імовірність сплутування. Аналогічні мотиви позивача стосувалися відмови у здійсненні давальницького виробництва продукції.
 
Такі висновки базувалися на тому, що фонетичне звучання та семантичні ознаки, а також терапевтична дія препарату дуже схожі з добре відомим в Україні знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », настільки, що їх можна сплутати. Крім цього, зорове враження від упаковки препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» викликатиме асоціацію із позивачем, начебто, цей товар виробляється саме позивачем.
 
Зважаючи на це, позивач відмовив у сумісному виготовлені продукту з торговою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попередив відповідачку, що випуск препарату із торговельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушуватиме належні позивачу права інтелектуальної власності, отже, випуск такого продукту неможливий. Однак відповідач вказала, що незважаючи на відмову позивача, вважає свій продукт «ІНФОРМАЦІЯ_2» оригінальним препаратом, який не є схожим із препаратом виробництва позивача під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», і продовжить підготовку до випуску. Проте, позивач вважає позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично співзвучним із торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у свою чергу дає підстави для висновку, що позначення є імітацією, здатною викликати змішування з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» і використовується до подібних продуктів. Продовження відповідачем підготовки до використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичне використання в діловій та технічній документації, свідчать про порушення прав інтелектуальної власності позивача та визначаються як використання без дозволу позивача добре відомої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».
 
Рішенням Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 23 липня 2021 року позов АТ «Лубнифарм» до ОСОБА_1 про заборону вчинення дій та визнання торговельної марки добре відомою задоволено. Визнано позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1992 року на ім`я АТ «Лубнифарм» для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати». Заборонено ОСОБА_1 використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім`я АТ «Лубнифарм» для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати». Стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ «Лубнифарм» судовий збір у розмірі 4 540,00 грн.
 
З указаним рішенням суду не погодилось приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), посилаючись на те, що оскаржуваним судовим рішенням суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси та обов`язки. 
 
Постановою Полтавського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року апеляційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» задоволено. Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 23 липня 2021 року скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову АТ «Лубнифарм».
 
Короткий зміст та узагальнюючі доводи касаційної скарги, позиції інших учасників справи
 
АТ «Лубнифарм» 21 січня 2022 року через засоби поштового зв`язку подало до Верховного Суду касаційну скаргу на постанову Полтавського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення процесуальних норм, просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції. 
 
Крім того, касаційна скарга містить клопотання про розгляд справи за участю представника позивача.
 
Як на підставу касаційного оскарження заявник посилається на те,що судом апеляційної інстанції застосовано норми права без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах від 05 вересня 2019 року у справі № 638/2304/17, від 01 серпня 2019 року у справі № 412/1277/2012, від 12 березня 2020 року у справі № 160/4130/19, від 19 червня 2018 року у справі № 910/18705/17, від 18 грудня 2019 року у справі № 760/16859/19, від 14 квітня 2021 року у справі № 760/23323/17?ц, від 05 червня 2018 року у справі № 338/180/17.
 
У травні 2022 року ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» електронною поштою подало до Верховного Суду заяву про поворот виконання рішення суду, в якій просило допустити поворот виконання рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 23 липня 2021 року у справі № 539/2612/21.
 
У травні 2022 року ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» із застосуванням засобів поштового зв`язку надіслало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу АТ «Лубнифарм», в якому просило касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову апеляційного суду - без змін. 
 
Рух справи у суді касаційної інстанції
 
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Верховного Суду від 24  січня 2022 року касаційну скаргу АТ «Лубнифарм» передано на розгляд судді-доповідачу Гулейкову І. Ю. 
 
Ухвалою Верховного Суду від 08 лютого 2022 року касаційну скаргу залишено без руху. Надано строк на усунення недоліків касаційної скарги до 09 березня 2022 року, зокрема для звернення з заявою про поновлення строку на касаційне оскарження судового рішення.
 
Ухвалою Верховного Суду від 31 березня 2022 року, після усунення заявником недоліків касаційної скарги, поновлено АТ «Лубнифарм» строк на касаційне оскарження постанови Полтавського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року; відкрито касаційне провадження з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України); витребувано матеріали справи № 539/2612/21 із Лубенського міськрайонного суду Полтавської області; надано учасникам справи строк на подання відзивів на касаційну скаргу. 
 
У травні 2022 року матеріали справи № 539/2612/21 надійшли до Верховного Суду.
 
Позиція Верховного Суду
 
Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
Виходячи з викладеного, зважаючи на те, що під час проведення попереднього розгляду справи не встановлено обставин, передбачених частинами третьою, четвертою статті 401 ЦПК України, суд вважає за необхідне призначити справу до судового розгляду.
 
Відповідно до частини першої статті 402 ЦПК України, у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
 
Щодо клопотання АТ «Лубнифарм» про розгляд справи за участю представника 
 
У касаційній скарзі АТ «Лубнифарм» просило розглядати справу за участі представника.
 
Згідно з частиною 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
 
Абзац другий частини першої цієї статті визначає, що у разі необхідності учасники справи можуть бути викликані для надання пояснень у справі.
 
Таким чином, питання виклику учасників справи для надання пояснень у справі вирішує Верховний Суд з огляду на встановлену необхідність таких пояснень.
 
Положення частин п`ятої та шостої статті 279 ЦПК України, якою врегульовано особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження в суді першої інстанції, не застосовуються при касаційному розгляді, оскільки суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права та не вирішує питань доказування у справі і не встановлює обставин справи.
 
Відповідно до частини тринадцятої статті 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.
 
Оскільки суд касаційної інстанції не приймав рішення про виклик осіб, які беруть участь у справі, для надання пояснень, і такої необхідності колегія суддів не вбачає, то у задоволенні клопотання АТ «Лубнифарм» про розгляд справи за участі представника необхідно відмовити.
 
Керуючись статтями 401, 402 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.
 
УХВАЛИВ:
 
Відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «Лубнифрам» про розгляд справи за участі представника.
 
Справу за позовом Акціонерного товариства «Лубнифарм» до ОСОБА_1 про заборону вчинення дій та визнання торговельної марки добре відомою, за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Лубнифарм» на постанову Полтавського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року призначити до судового розгляду колегією у складі п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін на 12 жовтня 2022 року.
 
Ухвала оскарженню не підлягає.
 
Судді:                                                                                                 І. Ю. Гулейков

                                                                                                                                  А. С. Олійник

                                                                                                                                  С. О. Погрібний