Постанова
Іменем України 
 
31 серпня 2022 року
м. Київ
 
справа №760/20934/18
провадження №61-19182св20   
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І. (суддя-доповідач),
суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М., 
 
учасники справи:
позивач - акціонерне товариство «Фармак»,
відповідачі: ОСОБА_1 , Міністерство економічного розвитку України,
особа, яка подавала апеляційну скаргу - приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»,
 
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу акціонерного товариства «Фармак», яка підписана представником Картушиним Дмитром Михайловичем, на постанову Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року в складі колегії суддів: Лапчевської О. Ф., Болотова Є. В., Музичко С. Г.,
 
Історія справи
Короткий зміст позову
 
У серпні 2018 року акціонерне товариство «Фармак» (далі - АТ «Фармак») звернулося з позовом до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії. 
 
Позовна заява мотивована тим, що АТ «Фармак» є одним з найбільших виробників лікарських засобів в Україні, продуктовий портфель якого налічує понад 200 лікарських засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. 
 
Виробництво ліків АТ «Фармак» відповідає національним та міжнародним Правилам належної виробничої практики. Препарати товариства допомагають подолати недуги в таких терапевтичних напрямках, як ендокринологія, кардіологія, офтальмологія, неврологія, ревматологія та простудні захворювання.
 
В 1966 році вийшла у продаж перша партія антигістамінного засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1».
 
З 1993 року ВАТ «Фармак» розпочало реєстрацію своїх знаків, під якими забезпечується реалізація лікарського препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1» у більш як 20 країн світу, зокрема Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргистан, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, ОАЕ, Росія, США, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан та інші.
 
Саме через інтенсивне та тривале використання на території України знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» став добре відомим знаком по відношенню до АТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати». Тому позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» підпадає під вимоги статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком.
 
Позивач зазначав, що АТ «Фармак» було проведено пошук в відкритій базі даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду», за результатами якого було виявлено, що 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 була подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для широкого переліку товарів 05 класу МКТП, в тому числі для такого товару як «фармацевтичні препарати».
 
Позивач вказував, що спірне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати». Крім того, спірне позначення №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 здатне викликати змішування з товарами, що виготовляє позивач під добре відомим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки зазначене позначення схоже з спірним позначенням настільки, що їх можна сплутати.
 
Згідно статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.
 
АТ «Фармак» просило:
визнати на ім`я АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 .
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
 
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва в складі судді: Шереметьєвої Л. А. від 08 жовтня 2018 року позов АТ «Фармак» задоволено.
 
Визнано на ім`я АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні на дату «24» серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».
 
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».
 
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».
 
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 .
 
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
 
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що 1991 році на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова була створена АФ «Фармак». Після повного викупу державного майна підприємства шляхом реорганізації (перетворення) в 1994 році фірма була перейменована у ВАТ «Фармак», а згодом у Публічне акціонерне товариство «Фармак», що підтверджується Статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.
Лікарський препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» безперервно виготовлявся та реалізовувався з 1966 року. Дані обставини підтверджуються звітами Київського хімфармзаводу ім. Ломоносова за 1966-1987 роки та промисловим регламентом №10 на виробництво «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженим директором Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова 10 грудня 1975 року, а також наявними в матеріалах справи фармакопейними статтями за 1987, 1992, 1998 роки. В свою чергу, аналіз наданих позивачем до матеріалів справи звітів з основної діяльності Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова, дозволив встановити, що в період з 1966 по 1987 рік Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова було виготовлено в загальній кількості 73 128 кг. лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1». Це свідчить про значні об`єми виробництва лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» до моменту заявленої дати - 24 серпня 1991 року.
 
Суд першої інстанції вказав, що відповідно до висновку експерта № 147 від 11 вересня 2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення позивача експертом Жилою Б.В., встановлено: надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість, обсяг та географічний район використання позначення, ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також цінність, що асоціюється з позначенням, сукупність яких вказує на те, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добре відомим в Україні знаком АТ «Фармак» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП; позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке АТ «Фармак» вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати». З наданого позивачем висновку вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Будь-яких доказів, які б спростовували викладені в ньому висновку, відповідачем суду не надано. Оцінивши висновок експерта № 147 від 11 вересня 2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності в сукупності з дослідженими матеріалами справи, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі. Враховуючи те, що позивачем був наданий висновок експерта, що не викликає сумнівів в його правильності чи неповноті, а також узгодженість його з іншими доказами наявними в матеріалах справи, суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача.
 
Суд першої інстанції зазначив, що 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 була подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для широкого переліку товарів 05 класу МКТП. Вказане підтверджується наявним в матеріалах справи результатом пошуку через загальнодоступну базу даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду». Висновком експерта № 147 від 11 вересня 2018 року підтверджено ту обставину, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є добре відомим в Україні знаком відносно АТ «Фармак» станом на дату - на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», а тому суд приходить до висновку, що зазначене позначення асоціюється у споживачів саме з позивачем, як особою, що виробляє відповідні товари 05 класу МКТП. Крім того, з огляду на вищевикладене суд приходить до висновку, що заявка m2018 18257 від 03 серпня 2018 року подана на реєстрацію з порушенням прав позивача на добре відомий в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_1».
 
Суд першої інстанції вказав, що спеціальний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов`язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Тобто, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв`язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу. Встановлений пунктом 4.5. Правил порядок прийняття рішення про відхилення заявки містить широке коло правових підстав для реєстрації знака для товарів і послуг навіть після попередньої відмови у його реєстрації, що не узгоджується з принципом безумовного недопущення реєстрації товарного знака відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції. Таким чином, зі змісту п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується із вимогами частини другої статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки. Враховуючи ці обставини, суд вважає обгрунтованими вимоги позивача і в частині зобов`язання відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за спірною заявкою.
 
Суд першої інстанції зазначив, що не приймає до уваги тверджень представника відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в цій частині щодо втручання суду в такому випадку в дискреційні повноваження Міністерства, як органу державної влади, оскільки це є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності позивача. Тому підлягають задоволенню вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 та зобов`язання опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» станом на дату - на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», а також розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком.
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
У листопаді 2018 року акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - АТ «ФФ «Дарниця»), яке не брало участі у справі, подало апеляційну скаргу на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року.
 
Постановою Київського апеляційного суду в складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Шкоріної О. І., Соколової В. В., від 26 лютого 2019 року апеляційну скаргу АТ «ФФ «Дарниця» задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року скасовано та ухвалено нове рішення.
 
Провадження у справі за позовом ПАТ «Фармак» в частині вирішення позовних вимог до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії закрито.
 
Роз`яснено, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарських судів.
 
У задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак» до ОСОБА_1 відмовлено.
 
Вирішено питання про розподіл судових витрат. 
 
Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що відповідно до правил статті 352 ЦПК України установлено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. З огляду на те, що визнання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим безпосередньо стосується охоронюваного законом інтересу АТ «ФФ «Дарниця» щодо безперешкодного використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виробництві та продажі засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1», підстав для закриття апеляційного провадження у відповідності до пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України колегія суддів не убачає.
 
Апеляційний суд зазначив, що зі змісту заявлених вимог убачається, що вони пред`явлені безпосередньо до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та на якого згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України покладено сукупність обов`язків та необхідності вчинення дій. Вимоги ж до ОСОБА_1 , в свою чергу, є такими, що мають факультативне значення, не обов`язкові, тобто логічним є те, що процедура визнання знака добре відомим може відбуватись і без участі ОСОБА_1 . Заявлені позивачем вимоги стосуються здійснення господарської діяльності, вимоги заявлені до юридичної особи; обставини, що входять до предмету доказування при вирішенні питання про визнання знака добре відомим в Україні, можуть бути встановлені господарським судом самостійно, такі вимоги не є однорідними та нерозривно пов`язаними із вимогами, заявленими до фізичної особи у цій справі. З урахуванням викладеного, ураховуючи предмет спору, матеріально-правові вимоги та суб`єктний склад учасників справи, рішення суду першої інстанції в частині заявлених вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підлягає скасуванню, а провадження у цій частині закриттю. На виконання статті 256 ЦПК України суд апеляційної інстанції роз`яснює, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарського виду судочинства.
 
Апеляційний суд вказав, що 03 серпня 2018 року ОСОБА_1 подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для широкого переліку товарів 05 класу МКТП. Вирішення питання щодо відхилення або задоволення заявки на реєстрацію знака в цьому випадку є дискреційними повноваженнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. За загальними правилами поняття дискреційних повноважень слід розуміти повноваження, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган має можливість самостійно (на власний розсуд) вибирати один з кількох варіантів конкретного правомірного рішення. Дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору будь-ким. Відтак суд не може перебирати на себе повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та зобов`язувати прийняти конкретне рішення, що означало б втручання у діяльність цього органу. При цьому, само по собі подання особою такої заявки не впливає на права, свободи чи законні інтереси АТ «Фармак» та не дає підстави уважати про таке порушення, яке підлягало б захисту в судовому порядку. Тому вимоги в частині вирішення позовних вимог до ОСОБА_1 задоволенню не підлягають.
 
Короткий зміст постанови суду касаційної інстанції
 
Постановою Верховного Суду від 02 вересня 2020 року касаційну скаргу АТ «Фармак» задоволено частково, постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року в частині закриття провадження у справі за позовом АТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
Постанова касаційного суду мотивована тим, що у порядку цивільного судочинства за загальним правилом можуть розглядатися будь-які справи, в яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства. Розгляд одних і тих же вимог та надання правової оцінки одним і тим же доказам у різних справах різних юрисдикцій суперечить завданню правосуддя щодо вирішення спору. Стаття 20 ГПК України в редакції, чинній на час звернення до суду з позовом у  цій справі, передбачає, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: справи у  спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси. Разом з тим, Вищий суд з питань інтелектуальної власності роботу не розпочав. При цьому згідно з пунктом 16 розділу ХІ Перехідних положень ГПК України відтерміновано початок дії вказаних положень, а саме регламентовано, що до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. Таким чином, спір у справі, що розглядається, має бути вирішено в порядку цивільного судочинства. Такий правовий висновок зроблено Великою Палатою Верховного Суду у  постанові від 31 жовтня 2019 року у справі № 760/809/18 (провадження № 14-587цс19), з урахуванням висновків, викладених Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 27 червня 2018 року у справі № 804/629/16-ц (провадження № 11-605апп18).
 
Касаційний суд зазначив, що суд апеляційної інстанції не врахував те, що відповідачем у цій справі є  не тільки юридична особа, але й фізична особа, матеріально-правові вимоги у цій справі є однорідними, нерозривно пов`язаними між собою, та за своїм характером мають розглядатися в одному провадженні саме за правилами цивільного судочинства, а тому дійшов передчасного висновку про те, що спір у частині позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
Постановою Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року апеляційну скаргу представника АТ «ФФ «Дарниця» - Гусака А. М., яке не приймало участі у справі, на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року задоволено.
 
У задоволенні позовних вимог АТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання на ім`я АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання Міністерство розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні відносно АТ «Фармак» станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 , - відмовлено.
 
Постанова апеляційного суду мотивована тим, що постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року в частині закриття провадження у справі за позовом АТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Переглядаючи справу в апеляційному порядку, в цій частині, суд апеляційної інстанції доходить наступних висновків. Позивач звернувся з вимогами про визнання на ім`я АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати». Водночас, докази, на які позивач посилався на підтвердження своїх позовних вимог, датовані пізнішими датами з 1996 року і жодним чином не свідчать про фактичне використання саме АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1». У 1991 році створено АФ «Фармак», яка у 1994 році була перейменована у ВАТ «Фармак», а згодом у ПАТ «Фармак», що підтверджується статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.
 
Апеляційний суд вказав, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» не могло стати добре відомим в Україні саме відносно АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року, оскільки діяльність по виготовленню та використанню позначення здійснювалась Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова, на що суд першої інстанції уваги не звернув. З урахуванням встановлених обставин, повторно переглядаючи справу в апеляційному порядку, колегія суддів доходить висновку про відсутність доказів щодо визнання на ім`я АТ «Фармак» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати» та безпідставність інших вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як похідних. Відповідно до частини першої статті 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; неправильне застосування норм матеріального права.
 
Аргументи учасників справи
 
У грудні 2020 року АТ «Фармак» засобами поштового зв`язку подало касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року, у якій просило: скасувати оскаржене судове рішення; направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції:
не звернув уваги, що АТ «Фармак» є законним правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова, до якого перейшло все майно, права, обов`язки та зобов`язання Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова, тим самим порушив норми матеріального права - статті 104 ЦК України. Крім того, порушив приписи статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та принципи цивільного судочинства, оскільки знехтував своїм обов`язком встановити та дослідити взаємозв`язок АТ «Фармак» та Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова;
не врахував викладених у постанові від 02 вересня 2020 року у даній справі вказівками Верховного суду щодо проведення нового розгляду даної справи, предметом якої є в тому числі відповідність торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» критеріям добре відомої торговельної марки, тим самим не застосував положення статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків;
порушив норми процесуального права - статті 12, 13, 89, 367 ЦПК України, не дослідивши наявні в матеріалах справи докази, в тому числі датовані до 1996 року, які в тому числі підтверджують фактичне використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» АТ «Фармак» на території СРСР, тим самим суд апеляційної інстанції знехтував своїм обов`язком повного та усестороннього розгляду справи об`єктивним і неупередженим судом.
 
У березні 2021 року АТ «ФФ «Дарниця» подало відзив на касаційну скаргу, у якому просило залишити її без задоволення, а оскаржену постанову апеляційного суду без змін. Відзив мотивований тим, що: положення статті 104 ЦК України, який набрав чинності 01 січня 2004 року, не може бути застосовано до правовідносин між Заводом Ломоносова та АТ «Фармак», що мали місце/відбулися у 1991 році; під час розгляду даної справи у суді першої та апеляційної інстанцій АТ «Фармак» жодного разу не посилався на необхідність застосування статті 104 ЦК України; апеляційний суд правомірно встановив, що виготовлення та використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» Заводом Ломоносова не свідчить про добру відомість позначення стосовно АТ «Фармак»; права на нібито добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» не могли перейти до АТ «Фармак» від Заводу Ломоносова. оскільки не належали останньому на момент правонаступництва; апеляційний суд правильно застосував норми статті 25 Закону про знаки та статті 2 Спільної рекомендації, та правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог, так як у АТ «Фармак»  відсутнє порушене право або інтерес, що підлягає захисту.
 
У квітні 2021 року АТ «Фармак» подало відповідь на відзив, в якому просило скасувати оскаржене судове рішення; направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Відповідь мотивована тим, що право АТ «Фармак» на добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» виникло 13 серпня 2018 року - з моменту звернення до суду з позовною заявою у цій справі, та на підставі доказів використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» починаючи з 1966 року Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого, починаючи з 1991 року є позивач, підтвердженням чого є наявні в матеріалах справи витяги зі статуту АФ «Фармак» від 1991 та 1994 років. Апеляційний суд по суті не розглянув заново дану справу та не прийняв до уваги ряд наявних в матеріалах доказів, які свідчать на користь загальновідомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» станом на 24 серпня 1991 року. Матеріали справи містяться відомості, зокрема про те, що станом на 24 серпня 1991 року, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовувались для маркування фармацевтичних препаратів за документальними даними близько 25 років, за які було виготовлено не менше 36 564 000 упаковок фармацевтичного препарату, що вказує на сталий та високий попит на маркований позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» препарат. Докази датовані після 1991 року, підтверджують тривалість та непереривність використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».
 
У травні 2021 року АТ «ФФ «Дарниця» подало письмові пояснення, в яких просило касаційну скаргу залишити без задоволення. Пояснення мотивовані тим, що визначальним фактами для вирішення питання щодо доброї відомості знаку певної особи є наявність доказів, що містять відомості про фактичні дані, які підтверджують добру відомість знаку стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану дату, а також відомостей щодо Фактичного використання саме певною особою цього знаку. До предмета доказування у даній справі належать фактичні обставини, які підтверджують/спростовують наявність факторів доброї відомості позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» саме на ім`я АТ «Фармак», а не будь-якої іншої особи, зокрема Заводу Ломоносова. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» не могло стати добре відомим в Україні саме відносно АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року, оскільки діяльність по виготовленню та використанню позначення здійснювалась Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова, на що суд першої інстанції уваги не звернув. Апеляційний суд правомірно встановив, що виготовлення та використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» Заводом Ломоносова не свідчить про добру відомість позначення стосовно АТ «Фармак». Апеляційним судом правомірно не було застосовано положення статті 104 ЦК України, яка не має зворотної дії у часі, а апеляційний суд дослідив статути, на які посилається Скаржник, та надав оцінку доказам використання знаку Заводом Ломоносова , з урахуванням чого суд прийшов до висновку, що знак не став добре відомим на ім`я АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року.
 
У червні 2021 року АТ «Фармак» подало заперечення на письмові пояснення. Заперечення мотивовані тим, що з огляду на наявні в матеріалах справи докази, а також враховуючи масштабність діяльності АТ «Фармак», 5 місяців є достатнім проміжком часу для визнання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добре відомим знаком АТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року. АТ «Фармак» є законним правонаступником Заводу Ломоносова , який починаючи з 1966 року здійснював використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для маркування фармацевтичних препаратів, що прямо вказує на те, що у свідомості споживачів склались стійкі асоціації між позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Заводом Ломоносова , а як наслідок, і з АТ «Фармак» як правонаступником останнього. В тому числі, до АТ «Фармак» перейшло все майно та продукція вироблена Заводом Ломоносова , зокрема, під позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Право АТ «Фармак» на добре відомий знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» виникло 13 серпня 2018 року - з моменту звернення до суду з позовною заявою у цій справі, та на підставі доказів використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» починаючи з 1966 року Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого, починаючи з 1991 року є Позивач, підтвердженням чого с наявні в матеріалах справи витяги зі статуту АФ «Фармак» від 1991 та 1994 років. Словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомого Комбінованого позначення є основним (домінуючим) елементом і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйняті Комбінованого позначення, в той час, як зображувальний елемент у вигляді двох горизонтальних смуг, не може сприяти виконанню основної функції добре відомого Комбінованого позначення - відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.
 
Рух справи
 
Ухвалою Верховного Суду в складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного суду:Ткачука О. С. (суддя-доповідач), Калараша А. А., Петрова Є. В., від 11 лютого 2021 року відкрито касаційне провадження у справі. 
 
20 червня 2022 року у зв`язку із обранням судді Ткачука О. С. до складу Великої Палати Верховного Суду проведено повторний автоматизований розподіл касаційного провадження 61-19182ск20 та передано касаційну скаргу та матеріали касаційного провадження судді-доповідачу Крату В. І.
 
11 серпня 2022 року судді-доповідачу Крату В. І. передано справу.
 
Ухвалою Верховного Суду від 12 серпня 2022 року: в задоволенні клопотань АТТ «Фармак» про заміну неналежного відповідача відмовлено; справу призначено до судового розгляду. 
 
Межі та підстави касаційного перегляду
 
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України). 
 
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).
 
В ухвалі Верховного Суду від 11 лютого 2021 року вказано, що касаційна скарга містить підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1, 4 частини другої статті 389 ЦПК України.
 
Позиція Верховного Суду
 
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення (стаття 17 ЦПК України).
 
Обов`язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права, свободи чи інтереси (стаття 18 ЦПК України).
 
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково (частина перша статті 352 ЦК України).
 
Аналіз частини першої статті 352 ЦПК України дозволяє зробити висновок, що ця норма визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення і які поділяються на дві групи - учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов`язків.
 
Суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося (пункт 3 частини першої статті 362 ЦПК України).
 
Тобто, у разі подання апеляційної скарги особи, яка не брала участі у справі і апеляційним судом встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося, апеляційне провадження підлягає закриттю, а рішення суду першої інстанції не має переглядатися по суті.
 
Порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо суд прийняв судове рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки осіб, що не були залучені до участі у справі (пункт 4 частини третьої статті 376 ЦПК України).
 
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).
 
У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 вересня 2021 року в справі № 1522/29828/12 (провадження № 61-6594св21) вказано, що «у разі подання апеляційної скарги особи, яка не брала участі у справі і апеляційним судом встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося, апеляційне провадження підлягає закриттю, а рішення суду першої інстанції не має переглядатися по суті».
 
У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 липня 2022 року в справі № 209/1817/19-ц (провадження № 61-5774св22) зазначено, що «особи, які не брали участь у справі, мають право оскаржити в апеляційному порядку лише ті судові рішення, які безпосередньо встановлюють, змінюють або припиняють їх права та/або обов`язки, або породжують для особи правові наслідки. Верховний Суд зазначає, що вирішення питання про те, чи стосується прав та інтересів особи, яка не була залучена до участі справі, рішення суду першої інстанції є першочерговим завданням для апеляційного суду та виключно у разі встановлення, що рішення суду першої інстанції порушує права та інтереси особи, яка подала апеляційну скаргу, апеляційний суд наділений повноваженнями здійснювати перегляд по суті рішення суду першої інстанції у апеляційному порядку. Натомість у разі, якщо апеляційний суд встановить, що рішення суду першої інстанції не порушує прав та інтересів особи, яка звернулася із апеляційною скаргою, апеляційне провадження підлягає закриттю, а рішення суду першої інстанції не має переглядатися по суті».
 
У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 липня 2022 року в справі № 357/6262/19 (провадження № 61-1213св21) зазначено, що «рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14 липня 2020 року позови задоволено. Розірвано договори оренди земельних ділянок між позивачами та ТОВ Агрофірма «Матюші». Зобов`язано ТОВ Агрофірма «Матюші» повернути позивачам вказані земельні ділянки. Стягнено з ТОВ Агрофірма «Матюші» на користь позивачів судові витрати. ТОВ «Матюші» звернулося до апеляційного суду зі скаргою на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14 липня 2020 року, у якій просило його скасувати і ухвалити нове про відмову у задоволенні позову у повному обсязі. Однак згідно резолютивної частини постанови апеляційний суд в порушення вимог статті 265, 382 ЦПК України висновків щодо результату перегляду рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14 липня 2020 року в частині розірвання договорів оренди земельних ділянок та їх повернення в межах доводів і вимог апеляційної скарги та щодо кожної з заявлених позовних вимог не зазначив. Наведені порушення позбавляють Верховний Суд можливості переглянути в касаційному порядку судові рішення в оскарженій частині».
 
Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право, зокрема: залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення; скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення (пункти 1 та 2 частини першої статті 374 ЦПК України).
 
Постанова суду апеляційної інстанції складається , зокрема, з резолютивної частини із зазначенням висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги (підпункт а пункту 4 частини першої статті 382 ЦПК України).
 
У справі, що переглядається: 
АТ «ФФ «Дарниця» подало апеляційну скаргу як особа, яка не брала участі в справі; 
при апеляційному перегляді та ухваленні постановиКиївського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року апеляційний суд не зробив висновку про те, що рішенням суду першої інстанції вирішувалося питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки АТ «ФФ «Дарниця»;
апеляційний суд не врахував, що рішення суду першої інстанції не має переглядатися по суті у разі якщо ним не вирішено питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки особи, яка звернулася із апеляційною скаргою:
при ухваленні оскарженої постанови суд апеляційної інстанції суд апеляційної інстанції в резолютивній частині не зазначив висновків щодо скасування чи залишення без змін рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року.
 
За таких обставин, апеляційний судзробив передчасний висновок про задоволення апеляційної скарги.
 
Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (частина четверта статті 411 ЦПК України).
 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
 
Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 411, частиною другою статті 414 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги (частина третя статті 400 ЦПК України).
 
З урахуванням необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного в постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 вересня 2021 року в справі № 1522/29828/12 (провадження № 61-6594св21) та в постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 липня 2022 року в справі № 209/1817/19-ц (провадження № 61-5774св22), в постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 липня 2022 року в справі № 357/6262/19 (провадження № 61-1213св21) колегія суддів вважає, що: оскаржена постанова апеляційного судуприйнятабез додержання норм процесуального права. У зв`язку з наведеним, колегія суддів вважає необхідним касаційну скаргу задовольнити, оскаржену постанову апеляційного суду скасувати; передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
Керуючись статтями 400, 409, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу акціонерного товариства «Фармак», яка підписана представником Картушиним Дмитром Михайловичем, задовольнити.
 
Постанову Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року скасувати та передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
З моменту прийняття постанови суду касаційної інстанції постанова Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року втрачає законну силу.
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Головуючий                                                                                     В. І. Крат
 
Судді:                                                                                              Н. О. Антоненко
 
І. О. Дундар
 
                                                                                                        Є. В. Краснощоков
 
М. М. Русинчук