КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
21 листопада 2022 року 
м. Київ
єдиний унікальний номер судової справи 755/3751/22
номер провадження №22-ц/824/8717/2022
Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
головуючого - судді	Лапчевської О.Ф.,	
суддів	Березовенко Р.В., Мостової Г.І.,	
за участю секретаря судового засідання	                                  Потапьонок К.В.,	
учасники справи: представник позивача ОСОБА_1 ,
представник відповідача Школяр А.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_1 
на ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у забезпеченні позову 
та ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у відкритті провадження 
у справі за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД», товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» про припинення порушення прав інтелектуальної власністю на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії, -
 
В С Т А Н О В И В:
 
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла позовна заява ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії.
Разом з позовною заявою заявник ОСОБА_2 подав до суду заяву про забезпечення позову шляхом зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД» тимчасово припинити делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року відмовлено у забезпеченні позову. /а.с. 75-78/
Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року відмовлено у відкритті провадження. /а.с. 79-81/
Не погоджуючись з вказаними рішеннями, апелянт звернувся з апеляційними скаргами, в яких просив ухвали скасувати, справу повернути до суду першої інстанції для продовження розгляду, забезпечивши позов у справі.
На підтвердження вимог, викладених в апеляційних скаргах, апелянт посилався на необґрунтованість висновків суду першої інстанції. Вважає, що судом першої інстанції не повно з`ясовані обставини справи, зокрема те, що позов подано фізичною особою щодо захисту прав  інтелектуальної власності, цивільних прав, на належний ОСОБА_2 знак для товарів та послуг. Отже, наголошував, що ОСОБА_2 звернувся до суду не як представник ПП «Компанія Аверс» і не в інтересах підприємства. Наголошував, що аналогічна практика вже наявна в апеляційному суді та вказував на правову позицію ВП ВС викладену у постанові від 31.01.2020 р. у справі №161/17945/18 щодо критеріїв розмежування юрисдикції - суб`єктного складу правовідносин, предмету спору та характеру спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності.
Щодо відмови у забезпеченні позову, вказував, що вимоги заяви не тотожні вимогам позову, оскільки він просить тимчасово призупинити делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки є безпосереднім власником знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Використання сайту прямо порушує його права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, а тому вжиття заходів забезпечення позову є обґрунтованим. Також вказував на процесуальні порушення, оскільки судом першої інстанції спочатку розглянуто заяву про забезпечення позову, після чого відмовлено у відкритті провадження у зв`язку з порушенням правил юрисдикції, що є взаємовиключним.
Представник ТОВ «НІКА-ТРЕЙД» Школяр А.В. звернувся з відзивом на апеляційну скаргу про відмову у забезпечення позову, посилаючись на безпідставність її доводів. Вказував, що наявність домовленості про спільне використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 ) між її співвласниками ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а також право на передачу такої торгової марки третім особам підтверджується тим, що позивач, будучи єдиним учасником і директором приватного підприємства «Компанія Аверс» у фінансово-господарській діяльності приватного підприємства використовував під час розповсюдження продукції торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи укладеного з ОСОБА_3 ліцензійного договору. Після ініціювання позивачем перевірки відповідача Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у жовтні 2021 року відповідач припинив будь-яке використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстроване свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 . В свою чергу, 12.03.2021 року між відповідачем та фізичною особою ОСОБА_4 який є власником торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва на знаки для товарів та послуг НОМЕР_2 від 10.03.2021 року та НОМЕР_3 від 10.03.2021 року), які не є тотожними до торгової марки, що належить позивачу та ОСОБА_3 , був укладений ліцензійний договір про передачу відповідачу права на використання вказаних торговельних марок за якими і здійснюється придбання та продаж продукції, а саме мастила автомобільного, фільтрів автомобільних, автомобільну хімію, автомобільні лампи, ремені (паски) автомобільні, антифризи, гальмівні колодки та рідини, змащувальні матеріали та автомобільні запчастини. Доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_1», відповідно до сертифікату про реєстрацію доменного імені, належить ОСОБА_5 , яка є співвласником з ОСОБА_2 торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 ), позивач жодного відношення до вказаного вище доменного імені не має відношення.
Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, які з`явились у судове засідання, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи, матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга на відмову у забезпечення позову підлягає відхиленню, апеляційна скарга на відмову у відкритті провадження підлягає задоволенню, на підставі наступного.
Відмовляючи у забезпеченні позову, суд першої інстанції вірно вказував на те, що згідно частини десятої статті 150 Цивільного процесуального кодексу України не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
Тотожність позовних вимог заходам забезпечення позову має наслідком відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову та відповідно скасування оскаржених судових рішень. Правовий висновок викладений Верховним Судом у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 22 вересня 2021 року по справі № 752/24015/20 (провадження №61-6265св21)
В той час, обраний позивачем  спосіб забезпечення позову є тотожним заявленим позовним вимогам, тому суд, задовольняючи таку заяву,  по суті вирішує спір, хоча б і на  час розгляду справи, що є неприпустимим.
За наведених обставин, суд першої інстанції дійшов обґрунтованих висновків про відсутність підстав для задоволення заяви позивача ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову шляхом припинення делегування доменного імені, оскільки захід забезпечення позову не може бути тотожнім позовним вимогам. 
Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та містяться на формальних міркуваннях.
Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд першої інстанції вказував, що відповідно до прохальної частини позовної заяви, ОСОБА_2 пред`явив позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» з вимогами: «Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД» використовувати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, зокрема, використовувати знак та схожі із ними позначення, у тому числі наступними способами: використання в мережі Інтернет, в доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на вебсайті за доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до частин першої та другої статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.
Згідно з частиною першою статті 420 Цивільного кодексу України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.
Виходячи з предмету позову, зміст позовних вимог позивача ОСОБА_2 зводиться до незаконного використання відповідачем Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД» у його господарській діяльності знаків для товарів і послуг, власником яких є позивач.
Зі змісту положень ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: справи у спорах щодо прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси; справи про визнання торговельної марки добре відомою; справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; справи у спорах, які виникають із відносин, пов`язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.
Редакція ч. 2 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України до набрання чинності Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 року, так і діюча редакція, а саме положення ч. 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України передбачають вирішення спорів у сфері використання об`єктів інтелектуальної власності за участю позивачів, тобто фізичних осіб та відповідачів, тобто суб`єктів господарювання відповідними господарськими судами.
За нормою пункту першого ч. 1 ст. 186 Цивільного процесуального кодексу України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Оскільки позовні вимоги ОСОБА_2 зводяться до незаконного використання відповідачами Товариством з обмеженою відповідальністю «НІКА-ТРЕЙД», та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» у їх господарській діяльності знаків для товарів і послуг, власником яких є позивач ОСОБА_2 , зазначений спір підлягає вирішенню відповідним господарським судом за правилами Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 на підставі п. 16 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.
Однак з таким висновком суду погодитись не можна з наступних підстав.
Так, критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.
Частиною 1 ст. 19 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, у тому числі справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, зокрема у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.
Отже, ознаками господарського спору, підвідомчого господарському суду, є, зокрема участь у спорі суб`єкта господарювання, наявність між сторонами, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства і спору про право, що виникає з відповідних відносин, наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом, відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.
Так, судом першої інстанції не враховано, що ОСОБА_2 звернувся до суду не як представник ПП «Компанія Аверс» і не в інтересах підприємства, а як власник права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фізична особа, яка зареєструвала свої права інтелектуальної власності.
Використання ПП «Компанія Аверс» вказаних прав інтелектуальної власності жодним чином не змінює їх власника - фізичної особи ОСОБА_2 , який звернувся за захистом своїх цивільних прав.
Відповідно до ч.  1 ст. 379 ЦПК України підставою для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є порушення норм процесуального права чи неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.
Керуючись ст.ст.  375, 379, 381, 382 ЦПК України, суд,  - 
 
П О С Т А Н О В И В :
 
Апеляційну скаргу  представника ОСОБА_2 - ОСОБА_1 на ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у забезпеченні позову - залишити без задоволення.  
Ухвалу  Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у забезпеченні позову - залишити без змін.  
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_1 на ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у відкритті провадження - задовольнити.
Ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2022 року про відмову у відкритті провадження - скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Постанова суду апеляційної інстанції касаційному оскарженню не підлягає. 
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
 
Головуючий:                                        Судді: