ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року 
м. Київ

cправа №  910/16586/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю  секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача -  Маковій В.В.  (адвокат),
відповідача 1 -  не з`явився,
відповідача 2 -  Лоленко О.А. (адвокат),
відповідача 3 -  не з`явився,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - не з`явився,
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» - Крижов С.В. (адвокат),
розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 
за позовом компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited)
до: державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»;
товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»;
товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані»
про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача :
1) приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» ;
2) товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛИНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»;
3) приватне акціонерне товариство «КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ»; 
4) приватне акціонерне товариство «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»;
5) товариство з обмеженою відповідальністю «СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС»; 
6) товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ»; 
7) товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ»; 
8) товариство з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія»; 
9) товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада». 

ІСТОРІЯ СПРАВИ 

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» (далі-первісний позивач) 10.12.2018 звернулась до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач 1), ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (далі-відповідач 2), ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» (далі-відповідач-3) про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії.

1.2. Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2019 замінено первісного позивача у справі Компанію «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» її правонаступником - Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед» (далі-позивач).

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа розглядалася неодноразово.

2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 05.03.2020 (головуючий - суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020 (колегія суддів: Верховець А.А., Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.), позов задоволено повністю. 

Визнано недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, які зареєстровані на ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (далі по тексту - спірні позначення, оспорювані знаки).

Зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Заборонено ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» та ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу №33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу №33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Зобов`язано ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція; розподілено судові витрати.

2.3. Постановою Верховного Суду від 01.10.2020 (колегія суддів: Малашенкова Т.М., Бенедисюк І.М., Булгакова І.В.) рішення господарського суду міста Києва від 05.03.2020 та постанову   Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020 у справі №910/16586/18 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

2.4. Рішенням господарського суду міста Києва від 30.09.2021 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) позов компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії задоволено частково.

Визнано недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 №187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, які зареєстровані на товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг».

Зобов`язано державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстровані на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»  та товариству з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» використання позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстрованими на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити з цивільного обороту в Україні      та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165: а саме: горілку «MEDOFF», «DIAMANT BY MEDOFF», місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» на користь компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) 48 455 (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.
Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» на користь компанії «Зафорпо Венчурс Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) 29 073 (двадцять дев`ять тисяч сімдесят три) грн 00 коп витрат по сплаті судового збору.

В задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовлено.

2.5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 (колегія суддів: Доманська М.Л., Гарник Л.Л., Копитова О.С.) рішення господарського суду міста Києва від 30.09.2021 скасовано. Прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Здійснено поворот виконання рішення господарського суду міста Києва від 05.03.2020      у справі №910/16586/18 шляхом зобов`язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» відновити у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно відновлення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014 (заявка m201312501 від 16.07.2013), №187570 від 25.06.2014 (заявка m201312502 від 16.07.2013), №187571 від 25.06.2014 (заявка m201312503 від 16.07.2013),№187572 від 25.06.2014 (заявка m201312504 від 16.07.2013), №   187573 від 25.06.2014 (заявка m201312505 від 16.07.2013), № 187574 від 25.06.2014 (заявка m201312506 від 16.07.2013), № 187879 від 10.07.2014 (заявка m201306307 від 10.04.2013), № 188094 від 10.07.2014 (заявка m201309228 від 28.05.2013), № 188095 від 10.07.2014 (заявка m201309229 від 28.05.2013), №193464 від 25.11.2014 (заявка m201306309 від 10.04.2013), № 215165 від 10.08.2016 (заявка m201506858 від 14.05.2015), які зареєстровані на ім`я ТОВ   «Істерн Беверідж Трейдінг», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Стягнуто з компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) на користь      товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» судовий збір за подання апеляційної скарги у сумі 116 292, 00 грн. 

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Позивач, не погоджуючись з судовим рішенням апеляційної інстанції, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить  його скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. Касаційна скарга подана з посиланням на приписи пункту 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та мотивована тим, що судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права (частина друга та третя статті статі 6, стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 86, 104 ГПК України)  без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 26.09.2019 у справі №   910/20650/17, від 19.08.2021 у справі № 910/570/16 та від 28.01.2021 №910/11309/18.

4.2. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник вказує на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме щодо застосування статті 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 20 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон №3689-XII).

5. Доводи інших учасників справи

5.1. Учасники справи   не скористались своїм процесуальним правом   на подання відзиву на касаційну скаргу, що відповідно до частини третьої статті 295 ГПК України не перешкоджає перегляду судового рішення.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6. Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, таке.

6.1. Компанія Зафорпо Венчез Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: 

- свідоцтво №154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «MEDOFF» (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП); 
- свідоцтво №154731 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ» (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтво №70974 від 15.01.2007 на знак для товарів і послуг «MEDOFF GOLD»(заявка від 16.03.2005), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтво №105725 від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг «MEDOFF PLATINUM» (заявка від 21.01.2009), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтво №194247 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг «DIAMANT BY MEDOFF» (заявка від 16.10.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

6.2. Права на знаки за вказаними свідоцтвами Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» набула з 26.12.2018 на підставі угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018, укладену між Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» (первісним позивачем) та Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед», що зареєстрована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 26.12.2018 №24345.

6.3. На ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» зареєстровано такі знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво №187569 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187570 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187571 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187572 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187573 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187574 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №187879 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «МЕДОФФ КЕЛЬТ» (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №193464 від 25.11.2014 на знак для товарів і послуг «MEDOFF KELT» (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №188094 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Горілка Медофф» (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №188095 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Водка Медофф» (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтво №215165 від 10.08.2016 на знак для товарів і послуг «DIAMANT by MEDOFF (зобр.)»      (заявка від 14.05.2015), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

6.4. До укладання між Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» та Компанією «Зафорпо Венчез Лімітед» угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018 мали місце наступні обставини.

6.5. Знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №154730 («MEDOFF»), №154731 ("МЕДОФФ"), № 70974 («MEDOFF GOLD»), № 80902 («MEDOFF ЗНАК М`ЯКОСТІ»), №    105725 («MEDOFF PLATINUM»), № 194247 («DIAMANT BY MEDOFF») в 2013 - 2016 роках володіло ТОВ «Домани Групп» (правонаступником якого є третя особа 9 - ТОВ   «Екскада»).

6.6. 12.09.2016 згідно з рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від   22.08.2016 реєстраційний номер - 20359 права на знаки за свідоцтвами № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, №   105725, № 194247 передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» (первісному позивачеві).

6.7. При цьому відповідач 2 здійснював на ринку України торгівлю алкогольними напоями з використанням знаку для товарів та послуг MEDOFF та похідних від нього, будучи протягом 2014 - 2018 років єдиним власником ліцензії на використання знаків за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших      на території України, наданої йому відповідним правовласником.      З 31.10.2018 первісним позивачем дію зазначеної ліцензії про надання права на використання вказаних знаків було скасовано, про що відповідачу -2 було надіслано повідомлення. З 17.10.2018 позивачем було скасовано дію ліцензії про надання відповідачу 3 права на використання знака для товарів і послуг MEDOFF за свідоцтвом № 154730, про що відповідачу-3 було надіслано повідомлення.

6.8. З 23.11.2018 ліцензія на право використання відповідних знаків була надана правовласником Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» за ліцензійним договором від 23.11.2018 (субліцензіатом Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» за ліцензійним договором від 26.11.2018 стало ТОВ «НВП «Гетьман»).

6.9. Згідно з твердженнями відповідача 2 реєстрацію вказаних знаків на своє ім`я відповідач - 2 здійснив з дозволу ТОВ «Домани Групп». Зокрема, 01.04.2014 між ТОВ   «Домани Групп» та відповідачем 2      було укладено угоду про надання прав на реєстрацію знаків для товарів та послуг, схожих із відповідними знаками, що належать ТОВ «Домани Групп».

6.10. Крім того, в матеріалах справи міститься угода від 01.09.2011, укладена між ТОВ   «Домани групп» и ТОВ «Кримська водочна компанія», п. 1 якої передбачено, що ТОВ   «Домани групп», яке є власником торговельних марок за свідоцтвами №55331, №56308, №56143, №56162, №47268, №49406, №45272, №47015, №47016, №37247, №37250, уповноважує ТОВ «Кримська водочна компанія» здійснювати реєстрацію схожих знаків та також похідних від них.

6.11. З матеріалів заявок, на підставі яких відбулась реєстрація Оскаржуваних свідоцтв      за відповідачем 2 вбачається, що в процесі розгляду цих заявок було змінено особу заявника ТОВ «Кримская водочная компанія» на відповідача 2 - ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», на якого і здійснено реєстрацію знаків.

6.12. Всі заявки (окрім заявки за свідоцтвом № 215165) за вказаними свідоцтвами були подані у 2013 році ТОВ «Кримська водочна компанія» (третя особа 8). 

6.13. 30.03.2014 та 31.03.2014 між відповідачем 2 та ТОВ «Кримська водочна компанія» були укладені договори про передавання відповідачу  2 виключних майнових прав на заявки на знаки для товарів і послуг, в тому числі щодо вказаних знаків.

6.14. У зв`язку з реорганізацією ТОВ «Домани Групп» шляхом приєднання до ТОВ  «Ескада» (третя особа 9), правонаступником прав та обов`язків ТОВ  «Домани Групп» є ТОВ   «Ескада» з 23.07.2018.

6.15. На думку позивача, вищезазначені знаки для товарів і послуг, зареєстровані на ім`я відповідача-2 за спірними свідоцтвами, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками, права на які набув      позивач стосовно наведених у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП, що є підставою для звернення з позовом до суду.

6.16. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що позначення, які містяться на відповідних товарах відповідача 2 та відповідача  3, є схожими до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача. Також суд першої інстанції зазначив, що виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних свідоцтв для позивача - Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» відбулось саме в листопаді 2018 року. 

6.17. 10.12.2018 з позовом до суду у даній справі звернулась Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», процесуальним правонаступником якої була визнана Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед», тобто в межах трирічного строку позовної давності, з огляду на дату набуття Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016). Суд дійшов висновку, що заяви відповідачів  2, 3 та інших учасників справи про застосування строків позовної давності належним чином не обґрунтовані та не доведені, а відтак, відсутні підстави для застосування строку позовної давності до відповідних вимог позивача.

6.18. Висновком експерта від 09.12.2019 №17 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом      Жилою Б.В. встановлено, що:

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187569 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187571 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, шо їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187572 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 187573 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 87574 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №70974 від 15.01.2007 знаком для товарів і послуг «MEDOFF GOLD» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187570 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №105725 від 10.04.2009 знаком для товарів і послуг «MEDOFF PLATINUM» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188094 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «Горілка Медофф» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188095 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «Водка Медофф», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187879 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «МЕДОФФ КЕЛЬТ» за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «МЕДОФФ» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №193464 від 25.11.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «MEDOFF KELT», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154730 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг «MEDOFF» настільки, що їх можна сплутати;
- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №215165 від 10.08.2016, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг «DIAMANT by MEDOFF (зобр.)», за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №194247 від 10.12.2014 знаком для товарів і послуг «DIAMANT BY MEDOFF» настільки, що їх можна сплутати;
- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 194247, 215165 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника всіх, вказаних у свідоцтвах, товарів 33 класу МКТП.

7. Касаційне провадження

7.1. У зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. у відпустці склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.08.2022, який наявний в матеріалах справи. 

8. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

8.1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.2. Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. 

9. Розгляд клопотання

9.1. Від ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» надійшло   клопотання про закриття касаційного провадження   у справі №910/16586/18 за касаційною скаргою позивача на підставі пункту 4 та 5 частини першої статті 296 ГПК України з посиланням на те, що у справах, на правові висновки у яких послався скаржник касаційної скарги, обставини не є подібними обставинам цієї справи, а також що у Верховного Суду наявні висновки щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, зазначених скаржником у касаційній скарзі в частині підстав оскарження, визначених пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України.

9.2. Від позивача 09.08.2022 надійшло на електронну адресу Верховного Суду заперечення на клопотання відповідача 2 про закриття касаційного провадження у справі.

9.3. Колегія суддів дійшла висновку, що зазначене клопотання задоволенню не підлягає, оскільки судом після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою скаржника не було встановлено наведених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 296 ГПК України підстав для закриття касаційного провадження.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
10. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

10.1. Причиною виникнення спору зі справи стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016.

10.2. Щодо доводів касаційної скарги про порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права, а саме положень статті 261 ЦК України та статті 20 Закону №   3689-XII Верховний Суд зазначає таке. 

10.3. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив, зокрема про те, що:

«захисту підлягає наявне законне порушене право (інтерес) особи, яка є суб`єктом (носієм) порушених прав чи інтересів та звернулася за таким захистом до суду. Тому для того, щоб особі було надано судовий захист, суд встановлює, чи особа дійсно має порушене право (інтерес), і чи це право (інтерес) порушено відповідачем.

Первісний позивач в обґрунтування права на позов також послався на те, що він, як власник пріоритетних Товарних знаків «MEDOFF» та «МЕДОФФ», Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед» (яка на час подання даного позову була ліцензіатом первісного позивача щодо прав на торговельні марки, володіла виключною ліцензією на використання торговельних марок, що належали первісному позивачу) та ТОВ «НВП «Гетьман» (який на час подання даного позову був ліцензіатом Компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» щодо прав на торговельні марки) лише мають намір користуватися торговими марками, за захистом прав на які звернувся первісний позивач, на ринку України одноособово.

Позивач у позові зазначив, що наявність реєстрації схожих знаків, на ім`я іншої особи буде завдавати істотної шкоди репутації торгових марок, власником яких є позивач.

Тобто, первісний позивач у позові      посилається на можливість порушення його прав в майбутньому, проте не доводить існування порушеного права на час звернення з даним позовом.

Колегія суддів апеляційного суду звертає увагу, що передача прав на використання торговельних марок не є їх використанням на ринку товарів чи послуг. Станом на 10.12.2018 в матеріалах справи відсутні докази конфлікту інтересів сторін на ринку України щодо оспорюваних торговельних марок, відсутні докази конкуренції у використанні спірних торговельних марок між сторонами. 

В суді не доведено наявності між відповідними власниками торговельних марок позивача та відповідачами конкуренції, пов`язаної з використанням спірних позначень.

Враховуючи вищевикладене, на час звернення 10.12.2018      з даним позовом до суду у первісного позивача (процесуальним правонаступником якого є позивач у справі) відсутні порушені реєстрацією спірних торговельних марок відповідача 2 чи використанням цих торговельних марок на ринку України відповідачами 2,3 права та/або охоронювані законом інтереси, за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом.

Позивач при зверненні з даним позовом не довів, що у нього, як у зацікавленої особи виникло право на позов станом на 10.12.2018, а тому у позові про визнання недійсними відповідних свідоцтв, зареєстрованих на ім`я відповідача 2,      слід відмовити».

10.4. Втім, Верховний Суд з такими висновками суду апеляційної інстанції не погоджується з огляду на статтю 20 Закону №   3689-XII (яку суд апеляційної інстанції не врахував), де зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Більш того, власник свідоцтва може підтверджувати використання торговельної марки особисто її використовуючи, так і надаючи ліцензію на її використання, що не було враховано апеляційним судом.

10.5. Апеляційний господарський суд помилково не застосував положення статті 20 Закону №   3689-XII та зробив неправильні висновки про настання моменту порушення прав власника свідоцтва, що в свою чергу призвело до неправильного застосування судом статті 6 Закону №3689-XII.

10.6. Крім того, суд апеляційної інстанції, дійшовши висновків зазначених вище, також вказав про те, що питання щодо застосування строку позовної давності у даному спорі судом  апеляційної інстанції не досліджуються та не вирішуються.

10.7. Втім, направляючи  справу на новий розгляд, Верховний Суд у своїй постанові зазначив, зокрема про таке.

10.8. Главою 19 ЦК України визначено строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто позовну давність.

10.9. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 ЦК України).

10.10. Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

10.11. Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 32 цієї Конвенції), наголошує, що позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення.

10.12. Механізм застосування позовної давності повинен бути достатньо гнучким, тобто, як правило, він мусить допускати можливість зупинення, переривання та поновлення строку позовної давності, а також корелювати із суб`єктивним фактором, а саме - обізнаністю потенційного позивача про факт порушення його права (пункти 62, 66 рішення від 20 грудня 2007 року за заявою № 23890/02 у справі «Фінікарідов проти Кіпру»).

10.13. З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою.

10.14. Порядок відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

10.15. Статтею 262 ЦК України передбачено, що заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

10.16. Частинами четвертою, п`ятою статті 267 ЦК передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. 

10.17. Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

10.18. Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в статті 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

10.19. Таким чином, для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

10.20. Це право, зокрема, може бути (але не обов`язково) пов`язане з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку. Разом з тим, за певних конкретних обставин справи, таке право може виникати і з моменту реєстрації спірного знаку. 

10.21. Суд першої інстанції встановив, що на період реєстрації спірних знаків знаками за свідоцтвами України №№ 154730,  154731, 70974, 105725, 194247 володіло товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп». Знаки № 154730, №154731, №70974, №80902, №105725, №194247 12.09.2016 передані Компанії «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього.

10.22. Місцевий господарський суд, дійшовши висновку про те, що Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед», процесуальним правонаступником якої була визнана Компанія «Зафорпо Венчез Лімітед», звернулася до суду 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, з огляду на дату набуття Компанією «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» прав власності на знаки за свідоцтвами України                    №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016) залишив поза увагою досліджені судами попередніх інстанцій (на предмет дозволу на реєстрацію спірних знаків) угоди від 01.09.2011 та 01.04.2014 через призму положень статті 261 та 262 ЦК України.  

10.23. Отже, судами попередніх інстанцій залишено поза увагою:
- обставини в період з 30.04.2014 до 18.10.2018, де Компанія «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» була учасником відповідача 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу;
- досліджені угоди від 01.09.2011 та 01.04.2014; - на предмет об`єктивної можливість особи (первинного власника свідоцтв) знати про обставини порушення її прав. Суди також не надали оцінки тому, що зазначені угоди були надані для прийняття до уваги Укрпатенту при прийнятті рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг.

10.24. Верховний Суд неодноразово зазначав, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права (частини перша, друга статті 236 ГПК України).

10.25. Частиною п`ятою статті 236 ГПК України унормовано, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

10.26. Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

10.27. З`ясування відповідних обставин має здійснюватися із застосуванням критеріїв оцінки доказів передбачених статтею 86 ГПК України щодо відсутності у жодного доказу заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності.

10.28. Верховний Суд також зазначає, що у пунктах 1 - 3 частини першої статті 237 ГПК України передбачено, що при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема питання чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.

10.29. Отже, як місцевий, так і апеляційний господарські суди, допустили порушення норм процесуального права: 86, 236, 237 ГПК України, не звернули уваги на викладене та не оцінили обставини, які   мають значення для правильного   вирішення справи з урахуванням особливостей конкретних правовідносин.

10.30. Разом з тим, саме на необхідність дослідження та оцінки цих обставин звертав увагу Верховний суд повертаючи зазначену справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

10.31. Що ж до посилань скаржника на порушення судом апеляційної інстанції норм статті 86 і 104 ГПК України, в силу статей   86, 104,   300 ГПК України оцінка доказів зокрема і висновку експерта, лежить у межах повноважень судів попередніх інстанцій, Верховний Суд не може у цій частині надати їм переоцінку, про що, фактично й клопоче скаржник.

10.32. З огляду на викладене, враховуючи те, що суд касаційної інстанції дійшов висновку про необхідність направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, Верховний Суд зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі вагомі, ключові та доречні питання, порушені у касаційній скарзі, які мають значення для вирішення даного спору під час нового розгляду.

11.   Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

11.1. Доводи позивача про порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права у прийнятті оскаржуваної постанови знайшли своє підтвердження за результатами перегляду справи в касаційному порядку.

11.2. Таким чином, з огляду на межі повноважень касаційної інстанції щодо встановлення обставин справи і дослідження доказів Касаційний господарський суд вважає за необхідне касаційну скаргу позивача задовольнити частково, судові акти зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

11.3. Під час нового розгляду справи суду слід взяти до уваги викладене в цій постанові, дослідити всі надані учасниками справи докази і залежно від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення.

12. Судові витрати

12.1. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії «Зафорпо Венчез Лімітед» (Zaforpo Ventures Limited) задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 30.09.2021 та постанову   Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі №910/16586/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк 

Суддя                                                                                                    І. Булгакова

Суддя                                                                                                    Т. Малашенкова