ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року 
м. Київ

cправа №  911/3338/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:
позивача   - компанії "Опулент Консултантс Лімітед" (далі - Компанія, позивач, скаржник) - Бродська К.О. (адвокат),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікал" (далі - Товариство, відповідач) - Прохоренко Ю.О. (адвокат),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: приватного підприємства "Максіма Хелс Рісьоч" (далі - Підприємство, третя особа) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л., Поляков Б.М.),

у справі №911/3338/20
за позовом Компанії
до Товариства
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Підприємство
про заборону використання торговельної марки та стягнення 109 941 євро 64 євроцентів.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

ВСТУП

Причиною звернення до Верховного Суду є використання відповідачем торговельних марок позивача без укладення ліцензійного договору та наявності відповідного дозволу.

1. Короткий зміст позовних вимог 
1.1. Компанія звернулася до суду з позовом про захист права інтелектуальної власності, шляхом заборони Товариству здійснювати реалізацію, зберігання, пропонування для продажу торговельної марки продукції MDмил® ФКУ-3 та стягнення збитків.

1.2. Позов мотивовано тим, що відповідач незаконно використав належні позивачу торговельні марки, чим завдав Компанії збитків.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням Господарського суду Київської області від 01.09.2021 у справі №911/3338/20 позов задоволено повністю; визнано використання Товариством торговельних марок, належних Компанії в період з 2016 року по 2020 рік включно, протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг: міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696; міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529; міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695; свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940); заборонено відповідачу здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку знаками для товарів і послуг: міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696; міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529; міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695; свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940); стягнуто з Товариства на користь Компанії 109 941 євро 64 євроцентів збитків, 40 156,74 грн витрат на проведення експертизи, 129 383,60 грн витрат на професійну правничу допомогу та 57 482,74 грн судового збору.

2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 апеляційні скарги Товариства та Підприємства задоволено; рішення Господарського суду Київської області від 01.09.2021 у справі № 911/3338/20 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмолено повністю.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Компанія, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції оскаржувану постанову скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. На обґрунтування своєї правової позиції Компанія вказує, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних відносинах, а саме щодо застосування абзацу третього пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) у випадках:
- використання торговельної марки шляхом її нанесення на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, за відсутності договору про передачу права власності на торговельну марку та/або ліцензійного договору, укладеного у письмовій формі і підписаного ліцензіаром (власником свідоцтва) і ліцензіатом;
- введення в цивільний оборот харчового продукту спеціального дієтичного дитячого споживання. 

4.2. Судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні неправильно застосовано до спірних правовідносин норму матеріального права, а саме абзац третій пункту 6 статті 16 Закону.

5. Позиція інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Компанія є власником виключних прав на торговельні марки, які захищені на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) від 14.04.1981 (далі - Мадридська угода), та законодавства України, а саме:
- міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940) на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо.

6.2. В обґрунтування заявленого позову Компанія зазначала, що: за період з 2016 року по 2020 рік включно, імпортовано та здійснено подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку торговельними марками згідно із зазначеним вище переліком (далі - ТМ "МDмил"), що підтверджується такими документами: 
- інвойс від 28.09.2016, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000 євро; 
- експортна декларація від 05.10.2016 №MRN16DE740146793288EO, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000 євро; 
- експортна декларація від 17.12.2016 №MRN16NL1FF49B23O4FC98, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366 євро (посилання на інвойс від 13.12.2016); 
- інвойс від 13.12.2016, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366 євро; експортна декларація від 17.02.2017 №MRN17NLIZ9SLYAMYKWD50, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758 євро (посилання на інвойс від 13.02.2017); 
- інвойс від 13.02.2017, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758 євро; 
- експортна декларація від 02.06.2017 №MRN17NLJ3FY61A3ZGWD52, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048 євро (посилання на інвойс від 29.05.2017); 
- інвойс від 29.05.2017, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048 євро; експортна декларація від 29.06.2018 №MRN18NLJIZLYGAA7JWD54, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 122 244 євро (посилання на інвойс від 21.06.2018); 
- експортна декларація від 03.10.2018 №MRN18NLJMT7THAXLAWD52, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 121 146 євро (посилання на інвойс від 10.09.2018); інвойс від 28.03.2019, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 151 131,90 євро; 
- експортна декларація від 27.11.2019 №MRN19NLK3H23ZAQXBWD50, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 163 140 євро; 
- експортна декларація від 15.06.2020 №MRN2ONLKBG6T6A1W4WD54, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 142 436,64 євро. 

6.3. Загальна вартість ввезеної на територію України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил" без згоди позивача як правоволодільця вказаних торговельних марок становить 1 374 270,54 Євро.

6.4. На думку позивача, такими діями порушено виключні права інтелектуальної власності Компанії на відповідні товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України особою, вказаною вантажоодержувачем (декларантом) в експортних деклараціях та інвойсах, а саме товариством з обмеженою відповідальністю "Галаксі Фарм" (далі - ТОВ "Галаксі Фарм"), в зв`язку з чим 09.10.2020 Компанією направлено на адресу останнього претензію про порушення прав інтелектуальної власності. 

6.5. ТОВ "Галаксі Фарм" листом від 21.10.2020 №13-63 повідомило про те, що надає послуги митного брокера та послуги з тимчасового розміщення товарів, які належать замовникам таких послуг, на митному складі. Відносно продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку знаків для товарів і послуг "МDмил", ТОВ "Галаксі Фарм" зазначило, що послуги митного брокера та зберігання надавались на замовлення власника товарів - Delta Medical Promotions AG (Швейцарія).

6.6. Державною митною службою України надано митні декларації (форма МД-2), з яких вбачається, що особою, яка впродовж 2016 - 2020 років була одержувачем, а також відповідальною за фінансове врегулювання поміщення (оформлення) у митний режим імпорту продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил", є Товариство.

6.7. Отже, як вважає позивач, відповідач у період з 2016 року по 2020 рік включно протиправно, не маючи відповідного дозволу власника на використання торговельних марок, належних Компанії, використало ТМ "МDмил", а саме: імпортувало на територію України та здійснило подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку торговельними марками "МDмил", чим порушило виключні права інтелектуальної власності позивача на вказані товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України.

6.8. За твердженням Компанії, умовами доставки продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил", зазначено: СІР-Вишневе за умовами Інкотермс 2010, умова СІР - фрахт/перевезення і страхування оплачені до (...назва місця призначення). Умова фрахт/перевезення і страхування оплачені до означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику, причому саме покупець зобов`язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

6.9. Товариством імпортовано на територію України товару на загальну суму      1 376 990,18 євро шляхом 29 поставок (оформлення товару в митному режимі імпорту). У переміщенні і введенні в цивільний оборот товару, як вказував позивач, брали безпосередню участь відповідач, а опосередковану - Delta Medical Promotions AG (Швейцарія), представництво Дельта Медікал Промоушнз АГ (Україна), ТОВ "Галаксі Фарм" і Підприємство.

6.10. Відповідач не заперечував, що протягом 2016-2020 років здійснював розповсюдження на території України товару. Однак повідомляв, що при цьому товар не виготовлявся ним самостійно, а придбавався у компанії Delta Medical Promotions AG, що підтверджується даними вантажних митних декларацій.

6.11. Товар постачався (продавався) компанією Delta Medical Promotions AG Товариству з тимчасовим зберіганням на митному складі первісного відповідача у справі - ТОВ «Галаксі Фарм». Участь у створенні та розробленні етикеток товару приймало Підприємство на замовлення представництва Delta Medical Promotions AG.

6.12. Виготовлявся товар заводом-виробником Hero Espana S.A. (Іспанія), a офіційним дистриб`ютором заводу-виробника, який здійснював замовлення товару для подальшого продажу третім особам, є компанія TJS Trading Limited (адреса: Printing House 66 Lower Road HARROW, HA2 ODH United Kingdom; ідентифікаційний код: 09877060; директор: пані ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 )). Вищезазначене підтверджується авторизаційним листом заводу-виробника Hero Espana S.A. (Іспанія) від 29.02.2016, який наявний в матеріалах справи.

6.13. Компанія Delta Medical Promotions AG придбала товар безпосередньо у офіційного дистриб`ютора заводу-виробника - компанії TJS Trading Limited. Тобто, введення в цивільний оборот товару (купівля на заводі-виробника та поставка компанії Delta Medical Promotions AG) здійснювалось компанією TJS Trading Limited.

6.14. Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії, директором компанії TJS Trading Limited є пані ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ). Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії пані ОСОБА_1 є також директором позивача. 

6.15. Пані ОСОБА_1  (директор позивача та одночасно директор компанії TJS Trading Limited) надала Товариству авторизаційні листи заводу-виробника від 01.07.2016 та від 27.09.2016, відповідно до яких відповідач мав право продавати "МDмил®ФКУ-3" на території України. Зазначені авторизаційні листи направлені пані ОСОБА_1 електронною поштою та в оригіналах направлялись кур`єрською службою. У електронному листуванні пані ОСОБА_1 використовувала електронні адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Зокрема, директор позивача пані ОСОБА_1 погоджувала текст маркування товару, в якому зазначено, що відповідач є імпортером та дистриб`ютором товару на території України.

6.16. Зазначені авторизаційні листи направлені пані ОСОБА_1 , зокрема, співробітнику відповідача ОСОБА_6 електронною поштою, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 03.08.2021 №21/4 КТ-40.

6.17. Вищезазначені листи підтверджують, що директору позивача з липня 2016 року було відомо про те, що на території України продавцем товару є Товариство. Також ці листи підтверджують, що директор Компанії безпосередньо брала участь у підготовці та наданні відповідачу документів, необхідних останньому для продажу спірного товару на території України.

7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Ухвалою Верховного Суду від 03.02.2022 у справі №911/3338/20, зокрема на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Компанії на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 у справі № 911/3338/20; призначено розгляд касаційної скарги у засіданні Верховного Суду Касаційного господарського суду на 03 березня 2022 року.

7.2. Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

7.3. Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14 березня 2022 року №133/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

7.4. Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 18 квітня 2022 року №259/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

7.4. З урахуванням режиму воєнного стану та можливості повітряної тривоги в місті Києві у Верховному Суді встановлено особливий режим роботи й запроваджено відповідні організаційні заходи.

7.5. Судове засідання у справі №911/3338/20, призначене на 03 березня 2022 року не відбулося з причин незалежних від Суду та учасників справи.

7.6. Справу розглянуто у розумні строки, ураховуючи вищевказані обставини та факти.

7.7. Відповідно до частини першої статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.8. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Щодо підстави касаційного оскарження, зазначеної у пункті 4.1 цієї постанови, Верховний Суд зазначає таке.

8.2. Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

8.3. Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

8.4. Слід зазначити, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування саме абзацу третього пункту 6 статті 16 Закону у випадках: використання торговельної марки шляхом її нанесення на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, за відсутності договору про передачу права власності на торговельну марку та/або ліцензійного договору, укладеного у письмовій формі і підписаного ліцензіаром (власником свідоцтва) і ліцензіатом; введення в цивільний оборот харчового продукту спеціального дієтичного дитячого споживання, відсутній. 

8.5. З огляду на відсутність такого висновку, необхідно з`ясувати наявність або відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

8.6. Відповідно до статті 1 Закону торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

8.7. Згідно з пунктом 3 статті 5 Закону набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 4 цієї ж статті Закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

8.8. Відповідно до пунктів 1, 2, 4 і 5 статті 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.
Використанням торговельної марки визнається:
нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

8.9. Водночас частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

8.10. Відповідно до частини першої статті 424 Цивільного кодексу України до виключних майнових прав інтелектуальної власності належать: виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

8.11. Пунктом 6 статті 16 Закону передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

8.12. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив з того, що позивач, в особі директора пані ОСОБА_1, погоджував використання спірних торговельних марок на етикетках товару, а введення цього товару в цивільний оборот здійснено компанією, яку очолює директор позивача, тому введення товару в цивільний оборот з використанням спірних торговельних марок, на думку апеляційного суду, було здійснено за згодою скаржника.

8.13. На думку суду апеляційної інстанції, до спірних відносин підлягають застосуванню положення статті 16 Закону щодо використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, що не є тотожним "передачі виключного права" дозволяти, перешкоджати або забороняти використання об`єкта інтелектуальної власності.

8.14. Слід зазначити, що судами першої та апеляційної інстанції досліджувались одні й ті самі докази (листування сторін). Однак за результатом їх оцінки суди дійшли до протилежних висновків щодо наявності/відсутності факту порушення саме зазначеним Компанією відповідачем прав позивача.

8.15. Так, суд першої інстанції дійшов висновку, що авторизаційні листи завода-виробника не свідчать про передачу виключного права на використання відповідачем торговельної марки «МDмил».

8.16. У свою чергу, суд апеляційної інстанції вказував на те, що листуванням підтверджується, що Компанія через директора пані ОСОБА_1, брала участь у розробці етикетки товару-харчового продукту "МDмил®ФКУ-3", оскільки пані ОСОБА_1 було надіслано співробітникам Підприємства початковий зразок етикетки товару для того, щоб останні внесли в неї необхідні коригування. І такий зразок містив зображення торговельної марки з нанесеним попереджувальним маркуванням ®.

8.17. У цій справі відповідач послідовно наполягає на необхідності застосування принципу "вичерпання прав на торговельну марку".

8.18. Так, принцип "вичерпання прав на торговельну марку" - це обмеження майнового права забороняти використання об`єкта інтелектуальної власності правовласником після того, як ним особисто або за його згоди об`єкт інтелектуальної власності було введено в цивільний оборот. 

8.19. Принцип "вичерпання прав на торговельну марку" зафіксовано у пункті 6 статті 16 Закону без конкретизації концепції міжнародної, регіональної чи національної.

8.20. Водночас приписи пункту 6 статті 16 Закону не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

8.21. У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки або за його згодою іншою особою наступний перепродаж такого товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності його якості. 

8.22. З огляду на викладене, для застосування принципу "вичерпання прав на торговельну марку" необхідним є встановлення обставин введення товару у цивільний оборот самим власником торговельної марки або ж за наявності його згоди на території України або ж в іншій країні.

8.23. Судами першої та апеляційної інстанції було встановлено та не заперечувалось Товариством, що протягом 2016-2020 років відповідач здійснював розповсюдження на території України товару, який придбавався у компанії Delta Medical Promotions AG (Oetenbachgasse 26, 8001 Цюрих, Швейцарія), що підтверджується даними вантажних митних декларацій.

8.24. Товар постачався (продавався) компанією Delta Medical Promotions AG відповідачу з тимчасовим зберіганням на митному складі первісного відповідача у справі - ТОВ «Галаксі Фарм». Участь у створенні і розробленні етикеток товару приймало Підприємство на замовлення представництва Delta Medical Promotions AG.

8.25. Виготовлявся товар заводом-виробником Hero Espana S.A. (Іспанія), a офіційним дистриб`ютором заводу-виробника, який здійснював замовлення товару для подальшого продажу третім особам, є компанія TJS Trading Limited (директор - пані ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 )).

8.26. Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії пані ОСОБА_1 є також директором позивача. 

8.27. Пані ОСОБА_1 (директор позивача та одночасно директор компанії TJS Trading Limited) надала Товариству авторизаційні листи заводу-виробника від 01.07.2016 та від 27.09.2016, відповідно до яких відповідач мав право продавати "МDмил®ФКУ-3" на території України. Зазначені авторизаційні листи направлені пані ОСОБА_1 електронною поштою та в оригіналах направлялись кур`єрською службою. У електронному листуванні пані ОСОБА_1 використовувала електронні адреси (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Зокрема, директор позивача пані ОСОБА_1 погоджувала текст маркування товару, в якому зазначено, що відповідач є імпортером та дистриб`ютором товару на території України.

8.28. Компанія Delta Medical Promotions AG придбала товар безпосередньо у офіційного дистриб`ютора заводу-виробника - компанії TJS Trading Limited. 

8.29. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що введення в цивільний оборот товару (купівля на заводі-виробника та поставка компанії Delta Medical Promotions AG) здійснювалось компанією TJS Trading Limited.

8.30. Верховний Суд під час розгляду доводів касаційної скарги, ураховуючи обставини встановлені судами, які зазначені у пунктах  6.11-6.16 даної Постанови,  звертається до  доктрини римського права -  venire contra factum proprium (принцип заборони суперечливої поведінки), яка базується на принципі римского права "non concedit venire contra factum proprium" (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці).

8.31. Так, Компанія заперечуючи проти використання торговельних марок під час продажу дитячого харчування на території України відповідачем, суперечить своїй попередній поведінці, яка полягала у наданні позивачем, в особі керівника (директора пані ОСОБА_1), авторизаційних листів і погодження тексту маркування товару.

8.32. Алгоритм та порядок встановлення фактичних обставин кожної конкретної справи не є типовим та залежить, насамперед, від позиції сторін спору, а також доводів і заперечень, якими вони обґрунтовують свою позицію. Всі юридично значущі факти складають предмет доказування, що формується, виходячи з підстав вимог і заперечень сторін та норм матеріального права. Підстави вимог і заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доказування у справі, який може змінюватися в процесі її розгляду.

8.33. Верховний Суд також наголошує, що ГПК України закріплені основні засади господарського судочинства, зокрема у силу принципів рівності, змагальності та диспозитивності (статті 7, 13, 14 ГПК України) обов`язок з доведення обставин, на які посилається сторона, покладається на таку сторону.

8.34. Основні положення про докази та доказування, наведені у главі 5 ГПК України, передбачають, що докази мають бути досліджені та оцінені судом з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та вірогідності.

8.35. При цьому відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

8.36. Згідно з статтею 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

8.37. Належність доказів - це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об`єктивної істини. При цьому питання про належність доказів остаточно вирішується судом (близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 19.06.2019 зі справи №910/4055/18, від 16.04.2019 зі справи №925/2301/14).

8.38. Тобто з усіх наявних у справі доказів суд повинен відібрати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення лише ті з них, які мають зв`язок із фактами, що підлягають установленню при вирішенні спору. Отже, належність доказів нерозривно пов`язана з предметом доказування у справі, який, в свою чергу, визначається предметом позову.

8.39. Належність, як змістовна характеристика та допустимість, як характеристика форми, є властивостями доказів, оскільки вони притаманні кожному доказу окремо і без їх одночасної наявності жодний доказ не може бути прийнятий судом.

8.40. Згідно зі статтею 77 ГПК України допустимість доказів полягає у тому, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

8.41. Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що судам слід враховувати, що допустимість доказів означає, що у випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.

8.42. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи (стаття 78 ГПК України).

8.43. Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

8.44. Колегія суддів звертає увагу, що тлумачення змісту статті 79 ГПК України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

8.45. Одночасно статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

8.46. Таким чином, з`ясування фактичних обставин справи має здійснюватися судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів передбачених статтею 86 ГПК України щодо відсутності у доказів заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо та їх сукупності в цілому.

8.47. Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень, неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та зазначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зазначений принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.

8.48. Близький за змістом висновок викладений у постановах Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 08.07.2021 у справі №915/1889/19, від 15.07.2021 у справі №916/2586/20.

8.49. Водночас позивачем ні під час розгляду справи судом першої інстанції, ані під час апеляційного провадження не було доведено того, що у компанії TJS Trading Limited відсутній відповідний дозвіл на використання торговельних марок Компанії.

8.50. У цій справі на позивачеві лежить тягар доказування тієї обставини, що офіційний дистриб`ютор товару, представництво якого здійснювалося керівником позивача, порушив права Компанії як власника торговельних марок, продавши дитяче харчування для подальшої реалізації на території України.

8.51. Скаржником не було спростовано доводи відповідача щодо введення товару у цивільний оборот.

8.52. Верховний Суд зазначає, що наведені у касаційній скарзі доводи фактично зводяться до незгоди з висновком суду апеляційної інстанцій стосовно оцінки доказів і встановлених на їх підставі обставин, та спрямовані на доведення необхідності переоцінки цих доказів та встановленні інших обставин, у тому контексті, який, на думку скаржника, свідчить про порушення норм матеріального права.

8.53. У справі, яка переглядається, суд апеляційної інстанції надав оцінку всім наданим сторонами доказам, до переоцінки яких в силу приписів статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції вдаватись не може, оскільки встановлення обставин справи, дослідження доказів та надання правової оцінки цим доказам є повноваженнями судів першої й апеляційної інстанцій, що передбачено статтями 73-80, 86, 300 ГПК України.

8.54. Якщо порушень порядку надання та отримання доказів у суді першої інстанції апеляційний суд не встановив, а оцінка доказів зроблена як судом першої, так і судом апеляційної інстанцій, то суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 зі справи № 373/2054/16-ц).

8.55. Отже, позивачем не мотивовано та не доведено, що суд апеляційної інстанції застосував норму матеріального права без достатнього з`ясування обставин справи та за відсутності належних і допустимих доказів, оскільки саме скаржником не виконано обов`язок із доказування тих обставин, на які Компанія посилалася, обґрунтовуючи заявлений позов.

8.56. З огляду на викладене, доводи касаційної скарги, викладені у пунктах 4.1 та 4.2 цієї постанови не знайшли своє підтвердження та підстави для скасування оскаржуваного судового рішення відсутні.

8.57. Також, слід зазначити, що за встановленими судами фактичними обставинами справи судом апеляційної інстанції правильно застосовано до спірних відносин пункт 6 статті 16 Закону з вищевказаних міркувань.

8.58. Верховний Суд бере до уваги та вважає прийнятними доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу, з огляду на вказані вище висновки Верховного Суду, наведені у цій постанові.

8.59. Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 09.11.2004 у справі "Науменко проти України", від 19.02.2009 у справі "Христов проти України", від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано.

8.60. Верховний Суд зазначає, що повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок і недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень, наявність яких скаржником у цій справі аргументовано не доведено.

8.61. Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні і ключові питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин у цій справі як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у касаційній скарзі, не спростовують вказаного висновку.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

9.1. Доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного судового рішення за результатами перегляду справи в касаційному порядку не знайшли своє підтвердження з мотивів, викладених у Розділі 8 цієї постанови.

9.2. Згідно зі статтею 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

9.3. З огляду на наведене, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги Компанії без задоволення, а оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції - без змін через відсутність передбачених процесуальним законом підстав для його скасування.

10. Судові витрати

10.1. Оскільки Верховний Суд дійшов висновку про залишення оскаржуваного судового рішення без змін, то судові витрати за розгляд касаційної скарги покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії "Опулент Консультантс Лімітед" залишити без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 у справі №911/3338/20 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                              Т. Малашенкова

Суддя                                                                                               І. Бенедисюк

Суддя                                                                                               І. Колос