ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року 
м. Київ

cправа №  910/886/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про»   -              Прохода Ю.Л., адвокат (ордер від 02.02.2022), Потоцький М.Ю., адвокат (ордер від 07.07.2022),
відповідача - державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»   - Запорожець Л.Г. в порядку самопредставництва (трудовий договір від 01.09.2021), Кудрицький Р.П., в порядку самопредставництва (трудовий договір від 01.09.2021),

розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про»    
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021  (головуючий суддя: Гарник Л.Л., судді: Поляков  Б.М., Пантелієнко В.О.)
у справі №  910/886/21
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі - Товариство, позивач, скаржник)
до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»   (далі - Підприємство, Укрпатент, відповідач) 
про визнання рішення недійсним та зобов`язання вчинити дії.
1.  ІСТОРІЯ СПРАВИ 
Короткий зміст позовних вимог
Товариство звернулося до Підприємства з позовом про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020                                              № m 2020 04566, а також про зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020                           № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку № m 2020 04566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування». Проте Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566. За доводами позивача, рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом  2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також позивач просив суд зобов`язати відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування», з посиланням на те, що у випадку визнання рішення Укрпатенту недійсним, відповідач є особою, уповноваженою здійснити державну реєстрацію позначення «NЕОВАNK» та видати відповідне свідоцтво на торговельну марку.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції 
Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі                          № 910/886/21 позовні вимоги задоволено частково: визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020  № m 2020 04566; в іншій частині у задоволенні позову відмовлено; стягнуто з Підприємства на користь Товариства 2  270,00 грн. судового збору.
Рішення суду мотивовано з посиланням на те, що встановлені судом обставини справи підтверджують необґрунтованість та незаконність оскаржуваного висновку Укрпатенту, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566. Відмовляючи в задоволенні позову в частині вимоги про зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування», місцевий господарський суд виходив з того, що вказана вимога позивача є прямим втручанням в дискреційні повноваження державного органу.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи  рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в позові.
Постанову суду апеляційної інстанції про відмову в позові мотивовано з посиланням на те, що:
- у прийнятті рішення про відмову в державній реєстрації спірної торговельної марки, враховуючи негативний висновок кваліфікаційної експертизи про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони, Укрпатент, з урахуванням його дискреційних повноважень, діяв на підставі, в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений Законом;
- доводи позивача зводяться до незгоди останнього з висновком кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, у зв`язку з чим, надаючи оцінку належності та ефективності обраного позивачем способу захисту, суд виходив з того, що висновок кваліфікаційної експертизи не є правовим актом індивідуальної дії, що виданий органом державної влади і може бути визнаний недійсним або скасований у судовому порядку; задоволення позову в частині визнання недійсним висновку Укрпатенту не призведе до відновлення прав та інтересів позивача, пов`язаних з державною реєстрацією спірної торговельної марки, оскільки прийняття рішення щодо державної реєстрації торговельної марки віднесено до дискреційних повноважень Укрпатенту.
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
У касаційній скарзі Товариство, з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.
2.  АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник, із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначає про те, що апеляційним господарським судом в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 10.01.2019 у справі № 826/6726/16, від 18.11.2021 у справі № 910/9610/18, від 25.11.2021 у справі № 910/12221/20 від 18.01.2022 у справі № 910/919/20 щодо застосування приписів статей 5, 6, 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у правовідносинах, які стосуються оскарження висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення.
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу (з урахуванням вирішеного Судом у судовому засіданні 16.06.2022 питання про продовження процесуального строку на подання відзиву на касаційну скаргу) Укрпатент просить Суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін, з посиланням, зокрема, на безпідставність доводів касаційної скарги.
У судовому засіданні 16.06.2022 оголошувалася перерва до 07.07.2022.
05.07.2022 від Товариства на електронну пошту Суду та через «Скриню» надійшли додаткові письмові пояснення по справі, в яких Товариство просить Суд скасувати постанову суду апеляційної інстанції зі справи, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Товариство 04.03.2020 подало до Укрпатенту заявку № m 2020 04566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNК» для послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Листом від 18.09.2020 № 100374/3М/20 відповідач повідомив позивача про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 з тих підстав, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг. Заявнику повідомлено, що у випадку незгоди з наведеними підставами, останній має протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.
30.11.2021 Товариство надало мотивовану відповідь на вказане повідомлення Укрпатенту разом з додатками.
За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з приписами статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Укрпатентом складений висновок (від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20) про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони. Висновок затверджений генеральним директором Укрпатенту Кудіним А.В. з прийняттям рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки.
Вказаний висновок експертизи мотивний тим, що заявлене словесне позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункту 1 статті 5 та статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), оскільки не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг.
Не погоджуючись з висновком Укрпатенту від 28.12.2020  вих.                                № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566, позивач звернувся з цим позовом до суду.
У підтвердження заявлених позовних вимог позивачем долучений до матеріалів справи № 910/886/21 висновок експерта від 17.02.2021 № 84-02/21, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А., відповідно до якого:
- словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку                                   № m 2020 04566 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг);
- словесне позначення «NEOBANK» не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку № m 2020 04566 (04.03.2020).
Експертом, зокрема, встановлено, що: позначення NEOBANK за заявкою                              № m 2020 04566 відноситься до асоціативних позначень, які визнаються такими, що мають розрізняльну здатність; у назвах банків, які виконують, зокрема, функцію торговельної марки при використанні для банківських послуг, зазвичай завжди додається елемент БАНК або BANK; відомості з наданих на дослідження матеріалів свідчать про використання позначення NEOBANK, як торговельної марки для послуг 36 класу МКТП та вказують на те, що позначення NEOBANK за заявкою № m 2020 04566 наділене індивідуальними ознаками, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти банківські послуги однієї особи серед таких самих послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо таких послуг; незважаючи на те, що до складу позначення NEOBANK за заявкою № m 2020 04566 входять описові елементи для заявлених послуг, воно містить ознаки, що надають йому в цілому привабливості, виразного та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню цим позначенням розрізняльної функції; позначення NEOBANK не вказує прямо на банківську послугу, не описує її та не відноситься до назви послуги, а сприймається як назва конкретного банку.
Місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що зазначений висновок складений кваліфікованим експертом, який повідомлений про кримінальну відповідальність, висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, складений у порядку, визначеному законодавством, а тому є належним та допустимим доказом по справі № 910/886/21 у розумінні приписів статей 76, 77 ГПК України.  
У свою чергу, апеляційний господарський суд, з урахуванням визначених ним підстав для відмови в позові, не здійснював перевірку доводів сторін щодо відповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, а також не досліджував надані на підтвердження цих доводів докази, у тому числі, висновок експерта від 17.02.2021 № 84-02/21, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
4.  ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566, а також  зобов`язання Укрпатенту повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020  № m 2020 04566 в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Касаційне провадження у цій справі відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.
Отже, відповідно до положень цих норм касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.
14.12.2021 у Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено постанову Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2021 у справі № 233/2021/19, якою конкретизовано запроваджене раніше тлумачення категорії «подібності правовідносин».
Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2021 у справі                               № 233/2021/19 вказано, що процесуальний закон у визначених випадках передбачає необхідність оцінювання правовідносин на предмет подібності. З цією метою суд насамперед має визначити, які правовідносини є спірними, після чого застосувати змістовий критерій порівняння, а за необхідності - також суб`єктний і об`єктний критерії. З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків сторін спору) є основним, а два інші - додатковими. Суб`єктний і об`єктний критерії матимуть значення у випадках, якщо для застосування норми права, яка поширюється на спірні правовідносини, необхідним є специфічний суб`єктний склад цих правовідносин або їх специфічний об`єкт. Самі по собі предмет позову та сторони справи можуть не допомогти встановити подібність правовідносин за жодним із критеріїв. Не завжди обраний позивачем спосіб захисту є належним й ефективним. Тому формулювання предмета позову може не вказати на зміст і об`єкт спірних правовідносин. Крім того, сторонами справи не завжди є сторони спору (наприклад, коли позивач або відповідач неналежний). Тому порівняння сторін справи не обов`язково дозволить оцінити подібність правовідносин за суб`єктами спірних правовідносин.
Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи (див. постанови від 27 березня 2018 року у справі № 910/17999/16 (пункт 32); від 25 квітня 2018 року у справі № 925/3/17 (пункт 38); від 16 травня 2018 року у справі № 910/24257/16 (пункт 40); від 5 червня 2018 року у справі № 243/10982/15-ц (пункт 22); від 31 жовтня 2018 року у справі № 372/1988/15-ц (пункт 24); від 5 грудня 2018 року у справах № 522/2202/15-ц (пункт 22) і № 522/2110/15-ц (пункт 22); від 30 січня 2019 року у справі № 706/1272/14-ц (пункт 22)). Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).
Таким чином, конкретизація Великої Палати Верховного Суду полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.
У разі, коли Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні в одній зі справ Верховного Суду України, Великої Палати Верховного Суду чи Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об`єднаної палати) касаційного суду, згідно з частиною шостою статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суди враховують висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду (див. постанови Великої Палати Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі                           № 161/12771/15-ц (пункт 88), від 26 червня 2019 року у справі                                    № 761/9584/15-ц (пункт 93), від 1 квітня 2020 року у справі  № 520/13067/17 (пункт 27.3), від     23 червня 2020 року у справі № 179/1043/16-ц (пункт 49), від 30 червня 2020 року у справі № 264/5957/17 (пункт 43), від  29 вересня 2020 року у справі № 712/5476/19 (пункт 43), від 25 травня 2021 року у справі                № 149/1499/18 (пункт 31), від 15 червня 2021 року у справі № 922/2416/17 (пункт 7.20) тощо).
При цьому, слід враховувати, що підставою для касаційного оскарження є неврахування висновку Верховного Суду саме щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови. Саме лише зазначення у постанові Верховного Суду норми права також не є його правовим висновком про те, як саме повинна застосовуватися норма права у подібних правовідносинах.
Отже, для касаційного перегляду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є подібність правовідносин у справі, в якій Верховний Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник зазначає про те, що апеляційним господарським судом в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 10.01.2019 у справі № 826/6726/16, від 18.11.2021 у справі № 910/9610/18, від 25.11.2021 у справі № 910/12221/20 від 18.01.2022 у справі № 910/919/20 щодо застосування приписів статей 5, 6, 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у правовідносинах, які стосуються оскарження висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення.
За доводами скаржника, висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення, може бути оскаржений і визнаний недійсним у разі доведення невідповідності вимогам закону.
Так, у справі № 826/6726/16, на яку посилався скаржник, позивач звернувся до суду з позовом, зокрема, про визнання протиправними та скасування рішень Укрпатенту про відмову в реєстрації знаків, які (рішення) оформлені у вигляді висновків про невідповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційних експертиз за заявками позивача. За результатом розгляду спору по суті позов задоволено. Судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову залишені без змін згідно з постановою Верховного Суду від 10.01.2019 зі справи № 826/6726/16.
У справі № 910/9610/18 предметом спору, який розглянутий судами по суті було, зокрема, питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою позивача. 
У справі № 910/12221/20, на яку посилався скаржник, предметом спору було, зокрема, питання щодо визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою позивача. У цій справі Верховний Суд дійшов висновку, зокрема, про те, що спір, який виник між сторонами, з огляду на предмет і підстави поданого позову, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності у приватноправових відносинах про таке право, у зв`язку з чим його вирішення віднесено до юрисдикції господарських судів, а суди попередніх інстанцій, розглядаючи такий спір по суті, діяли як «суд, встановлений законом».
У справі № 910/919/20 предметом спору були позовні вимоги про: визнання недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака за заявкою заявників, яким (рішенням) затверджено висновок Укрпатенту про невідповідність позначення за заявкою заявників умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи; визнання права на реєстрацію торговельної марки за заявкою за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів; зобов`язання Укрпатенту внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки за заявкою заявників для всіх заявлених за цією заявкою товарів, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» та видати на ім`я заявників відповідне свідоцтво. У справі № 910/919/20 позов задоволений частково, а саме, в частині вимоги про визнання недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака за заявкою заявників, яким (рішенням) затверджено висновок Укрпатенту про невідповідність позначення за заявкою заявників умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Судові рішення попередніх інстанцій залишені без змін постановою Верховного Суду від 18.01.2022 зі справи № 910/919/20.
Верховний Суд зазначає, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. 
Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №  338/180/17, від 11.09.2018 у справі                           № 905/1926/16, від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц та від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17.
Разом із цим у пункті 42 постанови Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2021 у справі № 925/642/19 зазначено, що, розглядаючи справу, суд має з`ясувати: 1) з яких саме правовідносин сторін виник спір; 2) чи передбачений обраний позивачем спосіб захисту законом або договором; 3) чи передбачений законом або договором ефективний спосіб захисту порушеного права позивача; 4) чи є спосіб захисту, обраний позивачем, ефективним для захисту його порушеного права у спірних правовідносинах. Якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором та/або є неефективним для захисту порушеного права позивача, у цих правовідносинах його позовні вимоги не підлягають задоволенню.
Таким чином, з урахуванням наведеної сталої судової практики, яка залишена поза увагою судом апеляційної інстанції, вимога про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку Укрпатенту є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту). 
Зазначене не враховано у вирішенні спору судом апеляційної інстанції, як і те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи рішенню Укрпатенту про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав.
Відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції також виходив з того, що у прийнятті рішення про відмову в державній реєстрації спірної торговельної марки, враховуючи негативний висновок кваліфікаційної експертизи про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони, Укрпатент, з урахуванням делегованих йому дискреційних повноважень у прийнятті рішень за заявками про реєстрацію знаків для товарів і послуг, діяв на підставі, в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений Законом.
Водночас Верховний Суд зазначає, що аналіз статті 19 Конституції України дає підстави для висновку, що діяльність органів державної влади здійснюється у відповідності до спеціально-дозвільного типу правового регулювання, яке побудовано на основі принципу «заборонено все, крім дозволеного законом; дозволено лише те, що прямо передбачено законом». 
Застосування такого принципу суттєво обмежує цих суб`єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки, а також забезпечує використання ними владних повноважень (у тому числі делегованих) виключно в межах закону і тим самим істотно обмежує можливі зловживання з боку держави та її органів.
Колегія суддів враховує, що аналізуючи наявність чи відсутність дискреції в органів публічної влади, суд застосовує підхід, взявши до уваги Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11.03.1980 на 316-й нараді, відповідно до якої під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.
Верховний Суд зауважує, що можна виокремити, зокрема, такі основні види дискреції органу:
- дискреція щодо прийняття або вчинення як такого рішення/дії, тобто орган має право самостійно вирішувати, чи буде/не буде приймати або вчиняти рішення/діяти у конкретній ситуації;
- дискреція щодо вибору одного з декількох варіантів рішення/дії, тобто органу, у передбачених законом підставах та варіантів надається можливість прийняти одне з юридично допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій за даних обставин;
- дискреція щодо способу дії, тобто органу надається можливість самостійно вирішити, яким чином він буде діяти/приймати рішення, яке він вважає найкращим за даних обставин у конкретній ситуації.
Судова практика Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) щодо статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з питань необхідного обсягу судового контролю) встановлює загальну рамку, в межах якої дискреційна влада може здійснюватися і юридично контролюватися. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, Венеційської комісії хоч формально і не мають обов`язкового характеру, однак вони є дуже важливими для національної практики, зокрема для надання змістовного тлумачення, а також розширення принципів, втілених в процесуальних кодексах України, які встановлюють вимоги, зокрема й для реалізації дискреційних повноважень. Близька за змістом правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 22.04.2021 зі справи                            № 910/6322/20, від 14.12.2021 зі справи № 910/16869/20.
У практиці ЄСПЛ вироблено низку принципів і тестів, які дають судам орієнтири під час судового контролю за реалізацією дискреційних повноважень уповноваженими органами.
Аналіз норм статей 124, 19 Конституції України, норм процесуального права, які закріплені в ГПК України щодо компетенції суду, дає підстави дійти висновку, що останній не може підміняти інший орган державної влади та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесенні до компетенції цього органу (у тому числі, делеговані повноваження). 
Водночас, зазначаючи про виключну дискрецію Укрпатенту у вирішенні питання щодо реєстрації торговельної марки, суд апеляційної інстанції не врахував того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо. 
Отже, дискреційні повноваження Укрпатенту у прийнятті рішень за заявками про реєстрацію знаків для товарів і послуг мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля.
Висновок суду апеляційної інстанції у справі про прийняття рішення Укрпатентом в межах наданих йому повноважень та у спосіб, передбачений Законом, з посиланням виключно на дискрецію Укрпатенту у вирішенні питання щодо реєстрації торговельної марки, - є певною мірою декларативним та таким, що не узгоджується з повноваженнями суду у розгляді відповідної категорії спорів.
Отже, постанова суду апеляційної інстанції в частині вирішення спору за вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, - ухвалена як з порушенням норм процесуального права, так і з неправильним застосуванням норм матеріального права, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.
Водночас не може бути залишене в силі й рішення місцевого господарського суду зі справи в частині, в якій позовні вимоги задоволені, з огляду на таке.
Відповідно до частини третьої статті 2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальність сторін.
За змістом статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватись лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом. При цьому необхідно мати на увазі, що наявні докази підлягають оцінці щодо належності, допустимості та достовірності кожного доказу окремо, а сукупності зібраних доказів - з точки зору вірогідності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.
Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, суд має у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог норм процесуального права щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та не відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 282 ГПК України.
Таким чином, суд зобов`язаний надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, які містяться в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
За змістом статті 236 ГПК України законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Відповідно до частини першої статті 237 ГПК України при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема, такі питання: чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин. 
Приймаючи рішення про задоволення позову в частині вимоги про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, суд першої інстанції поклав в основу рішення наданий позивачем висновок експерта від 17.02.2021 № 84-02/21, який складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначивши при цьому, що такий висновок є належним та допустимим доказом у справі.
У той же час місцевим господарським судом не наведено жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення «NЕОВАNK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг.
Принцип рівності сторін у процесі є лише одним з елементів більш широкого поняття справедливого судового розгляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності процесу. Принцип рівності сторін у процесі - у розумінні «справедливого балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони.
Одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх та вимагати рівності щодо подання своїх доказів.
Суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим, як того вимагає пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Обов`язок суду мотивувати судове рішення також спрямований на втілення принципу верховенства права, а саме підтримання довіри громадян до суду. Вмотивованість судового рішення демонструє сторонам те, що вони були почуті, забезпечує публічний контроль за здійсненням правосуддя (рішення ЄСПЛ «Серявін та інші проти України»). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищою інстанцією. Зрештою, вимога щодо вмотивованості судового рішення є важливим елементом «належної» (справедливої) судової процедури, як вона трактується ЄСПЛ.
ЄСПЛ неодноразово зазначав, що навіть якщо національний суд володіє певною межею розсуду, віддаючи перевагу тим чи іншим доводам у конкретній справі та приймаючи докази на підтримку позицій сторін, суд зобов`язаний мотивувати свої дії та рішення (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ «Олюджіч проти Хорватії»). Принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справах «Мала проти України», «Богатова проти України»).
Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі «Ван де Гурк проти Нідерландів»).
Крім того, Верховний Суд зазначає, що відповідно до частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду (стаття 1 Закону України «Про судову експертизу»).
У рішенні ЄСПЛ у справі «Дульський проти України» зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. 
Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. 
Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 14.07.2021 у справі                                № 902/834/20, від 13.08.2021 у справі   № 917/1196/19, від 30.09.2021 у справі 927/110/18, від 23.12.2021 у справі   № 5015/45/11 (914/1919/20).
Ураховуючи наведене, суди попередніх інстанцій не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.
Частиною першою статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.
До повноважень Верховного Суду не входить дослідження доказів, встановлення фактичних обставин справи або їх переоцінка, тобто об`єктом перегляду касаційним судом є виключно питання застосування права.
Разом з тим, без дослідження і з`ясування наведених вище обставин ухвалені у справі оскаржувані судові рішення в частині вирішення спору за вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих.                             № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, - не можна вважати законними та обґрунтованими.
Відсутність у Верховного Суду процесуальної можливості з`ясувати дійсні обставини справи перешкоджає прийняттю рішення по суті справи, тому постановлені судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
Верховний Суд дійшов висновку про те, що касаційну скаргу слід задовольнити частково, а судові рішення попередніх інстанцій в частині вирішення спору за вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, - скасувати, з направленням справи у скасованій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
Під час нового розгляду справи суду слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин справи, в тому числі у разі необхідності вирішити питання у відповідності до приписів статті 99 ГПК України щодо призначення судової експертизи у справі для з`ясування обставин, що мають значення для справи. В залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством розглянути спір у переданій на новий розгляд частині.
Судові витрати
За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо судових витрат у ній.
Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про»     задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи №  910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»  (Укрпатенту) від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасувати.
Справу № 910/886/21 у скасованій частині передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
3. У решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи №  910/886/21 залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                              І.  Колос

Суддя                                                                                             І.  Бенедисюк

Суддя                                                                                                І. Булгакова