ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року 
м. Київ

cправа №  910/16653/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Селіваненка В.П., 
за участю  секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача -  Коваленко О.Ю. (ордер від 20.04.2022 №АА0018611)
відповідача 1  -  не з`явився
відповідача 2  -  не з`явився
розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 
за позовом Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)
до:  товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта»;
державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання недійсними належних товариству з обмеженою відповідальністю «Агронта» (далі - Товариство) свідоцтв України:
№219491 на знак для товарів і послуг «  », зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
№222864 на знак для товарів і послуг  «», зареєстрований для всіх товарів 01 класу МКТП;
№249242 на знаки для товарів і послуг « », зареєстрований для послуг 35 класу МКТП;
- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг  та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг   «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)» та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»;

- Міністерством 25.11.2016 зареєстровано свідоцтво України №219491 на знак для товарів і послуг «», 27.02.2017 зареєстровано свідоцтво України №222864 на знак для товарів і послуг «» для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів», та 25.10.2018 зареєстровано свідоцтво України №249242 на знак для товарів і послуг «» для послуг 35 класу МКТП, а саме «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу»;

- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «»  є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

2.    Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.

2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2020 (суддя О.В. Марченко) у справі № 910/16653/19 позов задоволено; визнано недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 219491, №222864 та №249242; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з Товариства на користь Компанії 11   526,00  грн судового збору.   

Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491,       №222864 та № 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для грунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В., Отрюх Б.В., Грек Б.М.) апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491,   №222864 та № 249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17   289,00 грн витрат зі сплати судового збору. 

В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (у тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним      оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що, оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію також належить відмовити.

2.4. Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021 (колегія суддів у складі: Булгакова І.В., Львов Б.Ю., Малашенкова Т.М.) касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, зазначаючи, що внаслідок використання оскаржуваних позначень після отримання відповідних свідоцтв вони набули додаткової розрізняльної здатності, суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. 

2.5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 (колегія суддів у складі: Остапенко О.М., Гарник Л.Л., Іоннікова І.А.) апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491,   №222864 та №   249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17   289,00 грн витрат зі сплати судового збору та 28   634,39 грн витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. У касаційній скарзі Компанія просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. В обґрунтування доводів касаційної скарги Компанія зазначає про застосування судом апеляційної інстанції норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 20.02.2020 у справі  № 910/20650/17 щодо оцінки висновків експертів та дотримання вимог приписів статті 104 Господарського процесуального кодексу України (пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

4.2. Також скаржник вказує на те, що ним оскаржується судове рішення й з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, та зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо правильності застосування судом апеляційної інстанції статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) шляхом їх неправильного тлумачення.

4.3. Посилаючись на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України, скаржник зазначає про те, що суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для її правильного вирішення, а саме не оцінив належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок усіх доказів у їх сукупності шляхом надання оцінки зібраним у справі доказам в цілому та окремо і, відповідно, не мотивував відхилення або врахування кожного доказу.

5. Позиція інших учасників справи. Розгляд клопотань

5.1. Відзиву на касаційну скаргу не надходило.

5.2 Від ТОВ «Агронта» 11.07.2022 на електронну адресу Верховного Суду надійшло клопотання (підписане електронним цифровим підписом) про відкладення розгляду справи та встановлення додаткового процесуального строку для подання відзиву на касаційну скаргу.

5.3. Клопотання про відкладення розгляду справи мотивоване неможливістю забезпечити явку в судове засідання свого представника (адвоката Картушина Д.М.) в зв`язку з призовом його на військову службу в порядку мобілізації. 

5.4. Зазначені клопотання про відкладення судового розгляду цієї справи та встановлення додаткового процесуального строку для подання відзиву, касаційною інстанцією залишено без задоволення з огляду на те, що: явка представників учасників у судове засідання обов`язковою не визнавалася; ухвалою від 23.06.2022 розгляд справи відкладався; відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін учасників справи, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні; матеріали справи є достатніми для перевірки правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права. Крім того, юридична особа не позбавлена права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з § 2."Представники" Глави 4 "Учасники судового процесу" Розділу І "Загальні положення"  ГПК України. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 13, 74, 80 ГПК України), тоді як на підтвердження таких обставин (неможливості заміни представника) не долучено жодних доказів. Щодо встановлення додаткового строку для подання відзиву, то встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом, зокрема, за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку (частина друга статі 119 ГПК України), проте строк для подання такого клопотання сплинув.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1.  Компанія є володільцем:

- свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)»; знак зареєстровано 10.01.2008;

- міжнародної реєстрації №394701 на торговельну марку «», що зареєстрована для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»; дата поширення реєстрації на територію України - 04.09.2008.

6.2. Товариство є власником таких знаків для товарів і послуг:
- «» за свідоцтвом України №219491, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;

- «» за свідоцтвом України №222864, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;

- «» за свідоцтвом України №249242, зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу».

6.3. Судом першої інстанції встановлено, що 03.06.2015 Товариство звернулося до державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - Укрпатент) з заявками №m 2015 14923 (стосовно знака для товарів і послуг «»)  і №m 2015 14924 (щодо знака для товарів і послуг «»), а 16.02.2017 - з заявкою №m 2017 03100 (стосовно знака для товарів і послуг «»).

6.4. Компанією було подано до Укрпатенту заперечення від 03.06.2016 і 23.08.2016 щодо надання правової охорони в Україні торговельним маркам «» і «».

6.5. Укрпатентом 29.09.2016 прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг  «»; 05.01.2017 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «»; 06.09.2018 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «».

25.11.2016 зареєстровано знак для товарів і послуг «»  за свідоцтвом України № 219491, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.11.2016 №22. 

27.02.2017 зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №222864, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.02.2017 №4.

25.10.2018 зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №249242, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.10.2018 №20.

6.6. Також судами встановлено, що позивачем подано суду висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною.

6.7. За результатами експертного дослідження експерт дійшов таких висновків:
- торговельна марка «» за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка «»  за свідоцтвом України № 222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що відповідно до вказаного представником правовласника - Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737), що присутні на ринку України щонайменше протягом останніх 5 років;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 249242 та торговельна марка «» (міжнародна реєстрація № 394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737) є схожими настільки, що її можна сплутати у відношенні послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №249242;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 249242 , правовласником якої є Товариство, є такою, що може ввести в оману щодо особи, а саме Компанії, яка виробляє товари під торговельними марками (знаками для товарів і послуг) «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «»(свідоцтво України №86737) станом на 16.02.2017.

6.8. У свою чергу, Товариством подано суду висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною.

6.9. За результатами експертного дослідження експерт дійшов висновків про те, що:
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо однорідних та споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 стосовно однорідних та споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме Компанії;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії.

6.10. Судом першої інстанції також встановлено, що позивач є відомим виробником продукції добрив для садівництва і сільського господарства.

6.11. Введення Компанією відповідної продукції на ринок України та її продаж підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

6.12. Відповідно до маркетингового дослідження рівня обізнаності споживачів та фахівців щодо торговельної марки «»/«»від 10.08.2017, підготовленого за результатами опитування спеціалістів в галузі виробництва та реалізації хімічної продукції для сільського господарства та садівництва, а також пересічних споживачів в п`яти найбільших містах та областях України 70,6% з числа опитуваних вважають, що Компанія може бути виробником товарів під торговельними марками «»(логотипи «» і «») , при цьому торговельні марки «» та «» відомі 64% респондентам-споживачам та 82% респондентам-фахівцям, що працюють в галузі виробництва та реалізації хімічних продуктів для сільського господарства та садівництва. 

6.13. Крім того, за маркетинговим дослідженням 62,9% респондентів, яким знайомі торговельні марки «» та «» підтверджують, що торговельні марки «» і «» викликають у них асоціації з торговельними марками позивача, при цьому, загальний процент респондентів, яким відомі торговельні марки Компанії тривалий час (більше 2-х років та більше 5-ти років від дати проведення опитування - серпень 2017 року) складає 73,3% споживачів та 76,4% фахівців.

6.14. На противагу наведеному Товариство вказує про те, що воно є відомим на території України дистриб`ютором мінеральних добрив, які виготовляються з використанням належних Товариству знаків для товарів і послуг.

6.15. Вказані добрива з торговельною маркою «» виробляються польською компанією VITAFER Cyprian Cieslinski на замовлення Товариства, починаючи з 2016 року, та реалізуються останнім на всій території України.

6.16. Разом з тим, суд апеляційної інстанції зазначив, що у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними, а саме: висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведений судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною, який був покладений в основу оскаржуваного рішення зі спору, та висновок експерта від 14.02.2019 № 1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною, що має протилежні результати дослідження, ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19.

6.17. Апеляційний господарський суд зазначив про те, що суд першої інстанції, на порушення статті 104 ГПК України, відхилив поданий відповідачем висновок експерта без належного обґрунтування, лише зазначивши про порівняння спірних торгових марок не в повній мірі та з поверхневим аналізом такої подібності, що, на думку суду, призвело до помилкового висновку експерта щодо відсутності схожості спірних торгових марок.

6.18.Так, з метою усунення допущених судом першої інстанції процесуальних порушень Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 06.10.2020 призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

6.19. У висновку надані такі відповіді на поставлені питання.

1.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

2.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

3.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

4.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії.

5.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії.

6.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії.

7.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг у процесі його використання Товариством.

8.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 219491 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг у процесі його використання Товариством.

9.          Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 249242 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг у процесі його використання Товариством. 

7. Касаційне провадження

7.1. У зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.06.2022, який наявний в матеріалах справи. 

8. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

8.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

9. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

9.1. Причиною спору у цій справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсними оспорюваних свідоцтв України і для задоволення вимоги про зобов`язання відповідача 2 внести відповідні відомості до Реєстру та здійснити публікацію про це.

9.2. Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону № 3689-XII об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

9.3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону №   3689-XII).

9.4. Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

9.5. За приписом пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

9.6. Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

9.7. З урахуванням наведених законодавчих положень, з огляду на встановлені фактичні обставини справи та за результатом дослідження зібраних у ній доказів апеляційний господарський суд дійшов висновків про:

- недоведеність Позивачем доводів і тверджень про те, що спірні торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками належними Позивачу, а також;

- недоведеність Позивачем належними доказами невідповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони;

- відсутність у зв`язку з цим і підстав для задоволення позовних вимог. 

9.8. У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

9.9. Сторони як докази своїх аргументів долучали до матеріалів справи висновки експертів. Втім, враховуючи, що у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними, а саме: висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, який був покладений в основу рішення місцевого господарського суду, та висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, що має протилежні результати дослідження, ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, а також усуваючи допущені судом першої інстанції процесуальні порушення, Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 06.10.2020 призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

9.10. У доводах касаційної скарги скаржник посилається, зокрема, на те, що суд апеляційної інстанції у вирішенні спору застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 20.02.2020 зі справи № 910/20650/17 (щодо оцінки висновків експертів та дотримання вимог приписів статті 104 ГПК України). Крім того, скаржник у своїй касаційній скарзі звертає увагу на те, що судом апеляційної інстанції не було здійснено оцінки доказів (висновків експертиз) щодо належності, допустимості та достовірності кожного доказу окремо і у сукупності з іншими доказами.

9.11. Оцінюючи аргументи скаржника, які викладені в пункті 4.1 і 4.3 цієї постанови, Верховний Суд зазначає таке.

9.12. До торговельних марок, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів, послуг або особи, яка виробляє товар чи надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що у процесі використання як знака воно не виключає небезпеку введення в оману споживача.

9.13. Судами попередніх інстанцій встановлено, зокрема, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 394701 «» та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491 «», №222864 «» і №86737 «» зареєстровані для товарів 01 класу МКТП, який, зокрема, включає в себе товари «хімічну продукцію для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, добрива, добривні суміші».
9.14. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 «» зареєстрований для послуг 35 класу МКТП, який включає послуги з адміністрування (керування) справами, в тому числі у комерційній діяльності, роботи, що направлені на рекламну діяльність, у тому числі й послуги щодо роздрібного або оптового продажу препаратів, зокрема - для сільського господарства.

9.15. При дослідженні однорідності чи спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг (торговельні марки), аналізується сфера призначення товару або послуги, враховуючи галузь і мету застосування товару або послуги, чого судом апеляційної інстанції зроблено не було.

9.16. Так, судом першої інстанції правильно зазначалося, що торговельні марки як позивача, так і відповідача зареєстровані для специфічного виду товарів, не відомих широкому загалу, а отже, й схожість позначень визначають особи, які займаються використанням, розповсюдженням, виробництвом хімікатів і добривних сумішей тощо. Крім того, судом першої інстанції зазначалось, що знаки «» та «» є словесними, а знаки  «» і «» - комбінованими. З огляду на наведене суд першої інстанції дійшов висновку, що саме словесна частина знаків відповідача має домінуюче значення. Судом апеляційної інстанції зазначене залишено поза увагою.

9.17. Відхиляючи висновок експерта від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, суд апеляційної інстанції вказав, зокрема, те, що під час надання відповідей на питання №№1-4 експертом залишено поза увагою низку положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі - Методичні рекомендації), що призвело до необґрунтованих та помилкових висновків щодо питань №№1-4 експертизи.

9.18. Втім, судом апеляційної інстанції не зазначено, які саме положення Методичних рекомендацій експертом залишено поза увагою. Крім того, у розділі І Методичних рекомендацій зазначено, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону № 3689-XII та Правил. Отже, суд апеляційної інстанції помилково зазначає про необґрунтованість та неповноту висновку експерта від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 у цій частині.

9.19. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції взяв до уваги висновок експертів від 17.02.2021 №184/20, однак висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами.

9.20. Втім, судом апеляційної інстанції    не надано оцінку іншим доказам наявним у матеріалах справи та дослідженим судом першої інстанції, про що також зазначено скаржником у касаційній скарзі. 

9.21. Оцінка доказів - це визначення їх об`єктивної дійсності, правдивості та достовірності. 

9.22. Способи перевірки і дослідження доказів залежать від конкретного виду засобів доказування, що використовуються. Метою оцінки доказів з огляду на їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв`язок  доказів у їх сукупності - є усунення суперечностей між доказами, сумнівів у достовірності висновків, що випливають з отримуваної доказової інформації. 

9.23. Від повноти встановлення відповідних обставин справи та правильної оцінки доказів залежить обґрунтованість висновків суду при ухваленні судом рішення по суті спору. При цьому суд у кожному випадку повинен навести мотиви, з яких він приймає одні докази та відхиляє інші.

9.24. За приписами частини третьої статті 86 ГПК України суд, зокрема, надає оцінку доказам, у тому числі й кожному доказу, що міститься у справі, мотивує їх відхилення або врахування. Суд має надати оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), які містяться у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

9.25. З урахуванням наведеного аргументи касаційної скарги, зазначені в пункті 4.1 та 4.3 цієї постанови, знайшли своє підтвердження під час розгляду касаційної скарги.

9.26. Отже, судом апеляційної інстанції допущено порушення норм процесуального права, що вплинуло на встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи і є підставою для скасування оскаржуваної постанови Північного апеляційного господарського суду.

9.27. Відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.

9.28. Оцінку інших доводів (аргументів) касаційної скарги суд касаційної інстанції вважає передчасним з огляду на допущені судом апеляційної інстанції порушення норм процесуального права, які, у свою чергу, вплинули на встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

9.29. Щодо доводів касаційної скарги стосовно відсутності правового висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах колегія суддів зазначає таке. 

9.30 Положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України спрямовані на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію правовідносин, та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору.

9.31. У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, крім встановлення відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, обов`язковому дослідженню підлягає також питання щодо необхідності застосування таких правових норм для вирішення спору з огляду на встановлені фактичні обставини справи.

9.32. На думку скаржника, судом апеляційної інстанції неправильно застосовано норми статті 6 Закону № 3689-XII шляхом неправильного тлумачення Закону, а саме помилково пов`язано норми абзацу п`ятого пункту 2 та абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII з додатковою розрізняльною здатністю оспорюваних позначень, яку вони набули в процесі свого використання.

9.33. Втім, з тексту постанови суду апеляційної інстанції вбачається, що суд, врахувавши обґрунтування позовної заяви Компанії, дійшов висновку, що розрізняльна здатність торговельних марок за спірними свідоцтвами (абзац другий пункт 2 статті 6 Закону № 3689-XII) не оскаржується позивачем та не є підставою позову у даній справі, а тому не підлягає доказуванню.

9.34. Отже, зважаючи на встановлені судом апеляційної інстанції обставини справи, у Верховного Суду відсутні підстави для надання правового висновку щодо застосування вказаних скаржником норм матеріального права у подібних правовідносинах. Таким чином, доводи касаційної скарги в цій частині Верховним Судом відхиляються.  

9.35. З урахуванням викладеного, Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що постанова Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 зі справи № 910/16653/19 підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки саме цим судом допущені відповідні порушення норм процесуального права.

10. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

10.1 Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково та передати справу повністю або частково на новий розгляд, у тому числі за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

10.2. Частиною четвертою статті 310 ГПК України встановлено, що справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

10.3. Враховуючи викладене, Верховний Суд дійшов висновку про те, що касаційну скаргу Компанії слід задовольнити частково, постанову суду апеляційної інстанції - скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

10.4. Під час нового розгляду справи суду апеляційної інстанції необхідно: врахувати викладене у цій постанові; надати правову кваліфікацію відносинам сторін, виходячи з оцінки належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємному зв`язку доказів у їх сукупності за правилами статті 86 ГПК України; ураховуючи принципи господарського судочинства, перевірити вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, і, в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством, вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.

11. Судові витрати

11.1. Оскільки Суд дійшов висновку про те, що постанову суду апеляційної інстанції зі справи слід скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, то за результатами такого розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний  Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 у справі №   910/16653/19  скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк 

Суддя                                                                                                    І. Булгакова

Суддя                                                                                                    В. Селіваненко