ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року 
м. Київ

cправа №  910/6801/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) - Нікулеска Д.С.,
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг    Компані" - Петриченко Л.Ю.,
відповідача-2 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`яв., 
третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" - не з`яв.,

розглянувши касаційну скаргу Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)
на рішення господарського суду міста Києва від 04.03.2021
(суддя Щербаков С.О.) та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021
(головуючий суддя - Доманська М.Л., судді Отрюх Б.В. і Гарник Л.Л.) 
зі справи № 910/6801/20
за позовом  Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited, далі - Позивач)
до: товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (далі - Відповідач-1); 
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Інститут)
про  припинення порушення прав інтелектуальної власності,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Відповідача-1 - товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані".

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано до Відповідача-1 та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство; замінено у справі на Інститут) про:

- визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка"              (далі - Патент № 38875), який належить Відповідачу-1;

- зобов`язання Міністерства внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним Патенту № 38875 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промилова власність".

2. Позов обґрунтовано невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 04.03.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021, у позові відмовлено.

4. Рішення та постанову мотивовано недоведеністю позовних вимог.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Позивач, зазначаючи про неправильне застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального права і порушення ними норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення з даної справи і передати останню на новий розгляд до господарського суду міста Києва, а також покласти на Відповідача-1 судові витрати зі справи.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подає касаційну скаргу

6. Суди попередніх інстанцій застосували норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 30.01.2020 у справі № 910/21726/17.

7. Відсутній висновок Верховного Суду з приводу застосування статей 1109, 1110 Цивільного кодексу України у подібних правовідносинах.

8. Судами попередніх інстанцій не були в судових засіданнях досліджені докази (сторінки у Facebook та YouTube), на які посилався Позивач при поданні позову і які підтверджують відсутність новизни промислового зразка за спірним патентом, що є безумовною підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд.

Доводи інших учасників справи

9. У відзиві на касаційну скаргу Відповідач-1 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про об`єктивність та справедливість оскаржуваних судових рішень, належне встановлення судами фактів у справі з наданням останнім вірної юридичної оцінки, і просить у задоволенні скарги відмовити, оскаржувані судові рішення залишити в силі.

10. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

11. Позивач є власником свідоцтв України  на знак для товарів і послуг: від 25.04.2012 № 154730 на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "MEDOFF" щодо 33 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП): алкогольні напої (крім пива); від 12.03.2018 № 238994 "MEDOFF ORIGINAL VODKA" (комбінований) щодо 33 класу МКТП: горілка; горілка особлива;

12. Позивач є також власником торговельних марок (далі - ТМ), що охороняються за міжнародною реєстрацією від 11.01.2005 № 849751 на ЗТП "MEDOFF" щодо 32, 33, 43 класів МКТП;  міжнародною реєстрацією від 28.07.2004 № 831910 на ЗТП "MEDOFF" щодо 32, 33, 43 класів МКТП.   

13. Відповідач-1 є власником Патенту № 38875 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" (6 варіантів, які містять позначення "MEDOFF" та "MEDOFF ORIGINAL VODKA"), зареєстрований на підставі заявки від 04.12.2018 № s201802556, про що 11.03.2019 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5 здійснено відповідну публікацію.

14. За доводами Позивача, промисловий зразок за Патентом № 38875 не відповідає умовам патентоздатності, - не є новим, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а також промисловий зразок включає позначення, що схожі до ступеня сплутування із ЗТП за свідоцтвами №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№849751, 831910.

15. Позивачем подано до суду висновок комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020 №09/01-2020 (експерти Дорошенко О.Ф. і Мінченко Н.В.), згідно з яким підтверджуються доводи Позивача. 

16. Разом з тим, товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Істерн Беверідж Трейдінг" (ліцензіар) і Відповідачем-1 (ліцензіат) було укладено ліцензійний  договір від 01.03.2018 № ТМ-2018 (далі - Ліцензійний договір) на використання ЗТП, відповідно до якого ліцензіар за плату надає ліцензіату дозвіл на використання знаків ("ліцензію"), зокрема для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та  експорт (вивезення); застосування їх у діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Отже, ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" надало Відповідачу-1 дозвіл на використання знаків за свідоцтвом України № 238994, клас МКТП - 33; свідоцтвом України № 154730, клас МКТП - 33; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 831910, класи МКТП - 32, 33, 43; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 849751, класи МКТП - 32, 33, 43.

Доказів визнання Ліцензійного договору недійсним суду не подано.
17. Перехід виключних майнових прав інтелектуальної власності на ЗТП за свідоцтвами України №№ 238994, 154730 та за міжнародними реєстраціями ВОІВ №№ 831910, 849751 від Компанії EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED до Позивача (на що посилається останній) не є підставою для зміни або розірвання раніше укладених ліцензійних договорів, не свідчить про втрату чинності згаданим Ліцензійним договором, за яким Відповідач-1 набув права використання знаків за вказаними свідоцтвами.

18. Крім того, 28.04.2020 ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (ліцензіар) і Відповідачем-1 (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 28/04/2020 на право використання ЗТП, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання знака щодо певних товарів, стосовно яких знак зареєстровано, а саме свідоцтво України № 274997, що діє з 12.11.2018 на ЗТП "MEDOFF" щодо 21 класу МКТП: пляшечки кулястої форми, скляні: пляшки.

19. Відповідно до виписок з Бази міжнародних реєстраційних посвідчень міжнародна реєстрація ЗТП за №№ 849751, 831910, 923156 не поширюється на територію України, що підтверджено й Інститутом. 

Відтак експерти у висновку, вказаному у пункті 15 цієї постанови, надаючи відповіді на поставлені питання щодо спорідненості, схожості та можливості введення в оману споживачів щодо позначень,  нанесених на промисловий зразок за спірним патентом, оцінювали в тому числі ТМ за міжнародними реєстраціями, дія яких не поширюється на територію України.

20. Відповідач-1 отримав дозвіл на використання знаків за свідоцтвами України              №№ 238994, 154730 та міжнародними реєстраціями  №№ 831910, 849751 на підставі Ліцензійного договору, тобто він має право на використання відповідних об`єктів інтелектуальної власності шляхом нанесення їх на упаковку, тобто на  відповідну пляшку щодо якої за Відповідачем-1 зареєстровано спірний патент.

21. Відповіді експертів, викладені у згаданому експертному висновку (пункти 15, 19 цієї постанови) щодо використання у публікаціях у мережі YouTube та Facebook всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за Патентом №38875, судами не прийняті, сумніви у таких відповідях не були усунуті й експертом Дорошенком О.Ф. під час його опитування у судовому засіданні, так само як і обома експертами у відповідях на питання, що надійшли до суду 27.07.2021.

Згаданий висновок є необґрунтованим і не приймається судом як доказ на підтвердження доводів Позивача щодо невідповідності промислового зразка за оспорюваним патентом умові надання правової охорони "новизна".

Інших доказів на підтвердження відповідних обставин Позивачем не надано. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА 

22. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки":

стаття 5:
- правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису;

стаття 6:
- промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень;

стаття 25:
-  патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;  в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.                

23. Цивільний кодекс України:

стаття 204:
- правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним;

стаття 1109:
- за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина перша);

- у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (частина третя); 

- вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (частина четверта);

частина перша статті 1110:
- ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності;

частина друга статті 1113:
- укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

24. Частина перша статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989:
- з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони. 

25. Господарський процесуальний кодекс України:

частини перша, третя, четверта статті 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.
- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;
- кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій;

частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

частини перша, третя статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;
- докази подаються сторонами та іншими учасниками справи;

стаття 104:
- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу; відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

26. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Патенту  № 38875.

27. Суди попередніх інстанцій, з`ясувавши, що:
- Відповідачем-1 правомірно використовується ТМ за свідоцтвами України                           №№ 238994, 154730 і міжнародними реєстраціями  №№ 831910, 849751 щодо відповідних (зазначених вище) класів МКТП;
- Позивачем не доведено невідповідності промислового зразка за Патентом  № 38875 такій умові надання патенту правової охорони, як "новизна", -
дійшли висновку про відсутність підстав для задоволення позову зі справи. 

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують.

28. Так, Судом не приймається посилання скаржника на незастосування судовими інстанціями правових висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 30.01.2020 у справі № 910/21726/17. Згаданою постановою було скасовано постанову попередньої судової інстанції зі справи та останню передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Передача справи на новий розгляд не означає остаточного вирішення останньої, а, отже, й формування остаточного правового висновку Верховного Суду в ній, оскільки такий висновок може в подальшому зазнати змін з урахуванням результатів нового розгляду справи.

До того ж зазначена справа не є подібною до справи, що розглядається, за своєю фактично-доказовою базою (з`ясованими у справі обставинами та наявними в ній доказами). 

29. Процесуальний закон не передбачав обов`язку судів першої і апеляційної інстанцій в разі відхилення наданого Позивачем висновку експерта призначати з власної ініціативи проведення іншої судової експертизи. 

30. З установлених попередніми судовими інстанціями і не спростованих скаржником обставин справи не вбачається порушення судами вимог статей 1109, 1110 Цивільного кодексу України. 

31. Твердження скаржника про недослідження судами доказів у справі, зокрема інформації, розміщеної на сторінках Facebook та YouTube, спростовується змістом оскаржуваних судових рішень, в яких зазначено про докладне дослідження судами, в тому числі судом апеляційної інстанції, відповідних доказів та про їх відхилення.

32. Поряд з тим суд касаційної інстанції в силу імперативного припису частини другої статті 300 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.  Наведене стосується доводів скаржника, пов`язаних з оцінкою, в тому числі висновку експертизи та інформації, вказаної в пункті 31 цієї постанови, а також ліцензійних договорів (пункти 16-18 даної постанови). 

33. Скаржником не обґрунтовано наявність передбачених частиною третьою статті 310 Господарського процесуального кодексу України підстав для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд, про що просив скаржник. 

34. Водночас суд бере до уваги доводи Відповідача-1, викладені у відзиві на касаційну скаргу, у тій частині, в якій вони узгоджуються з наведеним у даній постанові.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

35. Звертаючись з касаційною скаргою, Позивач не спростував наведених висновків місцевого і апеляційного господарських судів та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень.

36. За таких обставин касаційна інстанції вважає за необхідне касаційну скаргу Позивача залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення в даній справі - без змін за відсутності підстав для їх скасування.  

Судові витрати

37. Понесені Позивачем у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на Позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 04.03.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021 у справі № 910/6801/20 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                   В. Селіваненко 

Суддя                                                                                    І. Булгакова

Суддя                                                                                                     Б. Львов