Постанова 
Іменем України 
22 лютого 2022 року
м. Київ
справа № 760/4267/17
провадження № 61-6944св21
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Червинської М. Є. (суддя-доповідач), Бурлакова С. Ю., Коротуна В. М.,               
учасники справи:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «Фітокосметік»,
відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фітокосметік» на  постанову Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року та додаткову постанову цього суду від 25 травня 2021 року,
ВСТАНОВИВ:
1.Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У березні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю  «Фітокосметік» (далі - ТОВ «Фітокосметік») звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерства економіки розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_2,                          № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 недійсними та зобов`язання вчинити дії.
Свої вимоги позивач мотивував тим, що 25 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки № m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) Державною службою інтелектуальної власності  України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП. За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 . З відкритої електронної інформаційної-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» позивачу стало відомо, що 24 червня 2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені зміни про власника свідоцтва № НОМЕР_2 . Права на знак для товарів та послуг за договором були ОСОБА_1 передані ОСОБА_2 .
Позивач вважає, що заявка на реєстрацію  знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 (комб.) була подана з порушенням прав позивача, а отже, свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 має бути визнано недійсним на підставі пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року та пункту в) частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
Позивач вказує, що ОСОБА_1 також отримав свідоцтва України на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_3 «ФИТО косметик» (заявка від 02 липня 2014 року № m201409088) та № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка від 13 серпня 2014 року № m201411544). Вказані заяви були подані в період надання відповідачем ОСОБА_1 агентських послуг позивачу.
Позивач зазначив, що він є власником права на знак для товарів і послуг на «ІНФОРМАЦІЯ_3» за відповідним свідоцтвом Російської Федерації від 19 квітня 2007 року № НОМЕР_5 і жодним чином не надавав відповідачу дозволу на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) в Україні.
Продукція позивача є відомою в Російській Федерації, Україні та за межами країн СНД, тому знак для товарів і послуг позивача, який наноситься на відповідну продукцію та іншим чином використовується, широко відомий  в Україні.
Позивач вказує, що зображувальні частини знаків для товарів та послуг позивача та ОСОБА_1 є однаковими.
До того ж, на момент реєстрації знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , знак, зареєстрований за позивачем, вже широко використовувався на території України шляхом продажу продукції.
Враховуючи те, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг                                  № НОМЕР_2 було видано на ім`я ОСОБА_1 з порушенням вимог законодавства, то  відповідно й укладення між ОСОБА_1 та               ОСОБА_2 договору про передачу прав на дане свідоцтво суперечить нормам законодавства та вказаний договір має бути визнаний недійсним. 
З урахуванням уточнених позовних вимог позивач просив суд: визнати недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг                       № НОМЕР_2 ; визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг                                № НОМЕР_2 недійсним повністю; зобов`язати Міністерство економіки розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг                         № НОМЕР_2 ; визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг                             № НОМЕР_3 недійсним повністю; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати  в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг                          № НОМЕР_3 ; визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг                             № НОМЕР_1 недійсним; зобов`язати Міністерство  економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .
Справа судами розглядалась неодноразово. 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 21 лютого                          2019 року позов ТОВ «Фітокосметік» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав, визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 недійсними та зобов`язання вчинити дії, задоволено. Визнано недійсним договір передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг                               № НОМЕР_2. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг                            № НОМЕР_2 недійсним повністю. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 . Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 недійсним. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 . Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 недійсним. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  опублікувати в офіційному бюлетні «Промислова власність» відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Вирішено питання про судові витрати.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що позивач довів ті обставини, на які посилався як на підставу своїх вимог про визнання свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2,                         № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 недійсними, внесення таких відомостей до реєстру та визнання договору передачі виключних майнових прав недійсним.
Короткий зміст судових рішень апеляційного суду
Постановою Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено. Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 21 лютого 2019 року скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в позові.
Постанова апеляційного суду мотивована тим, що позивачем не доведено наявність порушеного права, яке підлягало б захисту, не доведено належними та допустимими доказами факт порушення прав позивача внаслідок видачі оспорюваних свідоцтв, отже позовні вимоги в частині визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсними не підлягають задоволенню. Вимоги в частині визнання недійним договору передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг в частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчинити дії є похідними від вимог про оспорювання свідоцтв на знак для товарів і послуг, відтак також не підлягають задоволенню. 
Додатковою постановою Київського апеляційного суду від 25 травня          2021 року стягнуто з ТОВ «Фітокосметік» на користь  ОСОБА_1                      19 000 грн на відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.
Апеляційний суд зазначив, що витрати відповідача на професійну правничу допомогу в розмірі 19 000, 00 грн є співмірними у розумінні частини четвертої статті 137 ЦПК України та обґрунтованими.
Аргументи учасників справи
Узагальнені доводи вимог касаційних скарг
У квітні 2021 року ТОВ «Фітокосметік» звернулося через засоби поштового зв`язку до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року, у якій просить скасувати зазначене судове рішення та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Підставами касаційного оскарження судових рішень заявник зазначає неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме: суд застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду: від 11 листопада 2020 року у справі № 442/4791/17, від 16 грудня 2020 року у справі № 760/19169/15, від 25 грудня 2020 року в справі № 761/36968/15-ц, від 07 жовтня 2020 року в справі № 757/13485/19 (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України); необхідність відступлення від висновку щодо  застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від                                       06 листопада 2019 року у справі № 817/66/16 (пункт 2 частини другої статті 389 ЦПК України); відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у правовідносинах щодо застосування статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України).
Також заявник вказує на порушення судами норм процесуального права, що унеможливлює встановлення фактичних обставин справи, які мають значення для правильного вирішення справи, а саме суд не дослідив зібрані у справі докази (пункт 4 частини другої статті 389, пункт 1 частини третьої статті 411 ЦПК України).
У червні 2021 року ТОВ «Фітокосметік» звернулося через засоби поштового зв`язку до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного суду від 25 травня 2021 року, у якій просить скасувати зазначену постанову та прийняти нове судове рішення про відмову в задоволенні заяви про стягнення витрат на правову допомогу.
Підставами касаційного оскарження судових рішень заявник зазначає неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме: суд застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду: від 12 вересня 2019 року в справі № 910/9784/18, від 10 червня 2021 року в справі № 927/201/20, від 29 березня 2021 року в справі № 761/21893/18, від 24 березня 2021 року в справі № 753/20159/17, від 07 листопада                    2019 року в справі № 905/1795/18, від 08 квітня 2020 року в справі                                 № 922/2685/19, від 22 червня 2021 року в справі № 906/698/20, від                            13 лютого 2019 року в справі № 756/2114/17; постанові Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року в справі № 755/9215/15-ц (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України).
Також вказує на те, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у правовідносинах щодо надання ордеру адвокатом, який не є представником у відповідній справі (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України).
Узагальнені доводи відзиву на касаційну скаргу
У червні 2021 року представник ОСОБА_1 , адвокат - Шаповалов Р. Ю., подав до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу ТОВ «Фітокосметік» на постанову Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року, у якому просив зазначену касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану постанову без змін. Зазначає, що оскаржувана постанова апеляційного суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права, підстав для її скасування немає.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Згідно зі статтею 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
Ухвалою Верховного Суду від 13 травня 2021 року відкрито касаційне провадження у вказаній справі за касаційною скаргою ТОВ «Фітокосметік» на постанову Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року та витребувано цивільну справу № 760/4267/17 з Солом`янського районного суду м. Києва.
Ухвалою Верховного Суду від 02 липня 2021 року відкрито касаційне провадження у вказаній справі за касаційною скаргою                                                         ТОВ «Фітокосметік» на додаткову постанову Київського апеляційного суду від 25 травня 2021 року.
Зазначена справа надійшла до Верховного Суду.
Фактичні обставини справи, встановлені судом
Суд установив, що ТОВ «Фітокосметік» як юридична особа зареєстрована в Російській Федерації 21 січня 2003 року.
За свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак № НОМЕР_5                              ТОВ «Фітокосметік» 19 квітня 2007 року зареєстроване власником на товарний знак (знак обслуговування) «ІНФОРМАЦІЯ_3» (заявка від 05 червня                        2006 року № 2006715068. Строк дії реєстрації - до 05 червня 2016 року.
Указане товариство є виробником певної продукції і товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП із відповідним маркуванням такої продукції і товарів.
Згідно зі Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 вересня 2007 року № НОМЕР_6 за ОСОБА_1 зареєстровано знак «ІНФОРМАЦІЯ_3». Указана реєстрація була здійснена на підставі заявки № m200608011, поданої                  02 червня 2006 року ТОВ «Фітокосметік». Згідно укладеного договору,              ТОВ «Фітокосметік» передало право на заявку від 02 червня 2006 року                 № m20060811 на реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_1 , який підтвердив згоду стати власником вказаної заявки на безоплатній основі та зобов`язався сплатити необхідні збори за внесення змін до вказаної заявки, а також подати необхідні документи до компетентного органу.
25 вересня 2007 року ОСОБА_1 через патентного повіреного в Україні ОСОБА_3 подав заяву № m200716022 щодо реєстрації за ним прав на комбінований знак для товарів 3 класу та послуг 35 класів МКТП.
Згідно інформаційного листа від 01 листопада 2008 року, підписаного генеральним директором ТОВ «Фітокосметік» ОСОБА_4 ,                                    ТОВ «Фітокосметік» довіряє ОСОБА_1 реєстрацію словосполучення «ФИТОкосметик» та торгового знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території України.
25 лютого 2009 року на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки № m200716022 (дата подання - 25 вересня 2007 року) Державною службою інтелектуальної  власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 (комб.) для товарів 3 класу та послуг                        35 класів МКТП. За результатами такої реєстрації було отримано свідоцтво України  на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 .
02 липня 2014 року ОСОБА_1 подав заяву № m 201409088 про реєстрацію знаку «ФИТО косметик», а 13 серпня 2014 року ОСОБА_1 подав заявку № m201411544 про реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від                            08 жовтня 2015 року ОСОБА_1 відмовлено у реєстрації знаків за заявкою № m201409088 і заявкою № m201411544.
Рішенням Апеляційної Палати ДСІВ від 15 липня 2016 року попереднє рішення скасовано та зареєстровано, за умови сплати заявником адміністративного збору, на ім`я ОСОБА_1 знак «ФИТО косметик», на підставі чого він отримав свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 .
Також на ім`я ОСОБА_1 згідно заявки від 13 серпня 2014 року №  m201411544 було зареєстровано знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2».
За укладеним 10 березня 2016 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 договором останній були передані усі права та обов`язки на знак для товарів і послуг по свідоцтвам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 .
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
08 лютого 2020 року набрав чинності Закон України від 15 січня  2020 року                     № 460-IХ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ».
Частиною третьою статті 3 ЦПК України передбачено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Згідно з положеннями частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до частин першої і другої статті 400 ЦПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно із статтею 492 ЦК України торговельно маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для  вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюється законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяє використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно з частини першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.
Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше  зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону  промислової власності, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за  клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, здатні викликати змішувння зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.
Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених к свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання  можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони; б) наявності у  свідоцтві елементів зображення знаку та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (частина перша статті 15 ЦК України).
Так, звертаючись до суду за захистом своїх прав, позивач вказував, що є власником права на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території Російської Федерації за свідоцтвом № НОМЕР_5 від 19 квітня 2007 року; продукція позивача є відомою в Російській Федерації, Україна та за її межами, відтак знак для товарів і послуг позивача, який наноситься на відповідну продукцію та іншим чином використовується, широко відомий в Україні; ОСОБА_1 будучи дистрибютором позивача без дозволу останнього здійснив реєстрацію на своє ім`я знаків для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ; таким чином позивач вважає, що дії ОСОБА_1 є порушенням пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка, зокрема, передбачає: якщо агент чи представник того, хто є  власником знаку в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого імені в одній чи декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.
Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Установлено, що згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 вересня 2017 року № НОМЕР_6 за ОСОБА_1 зареєстровано право власності на знак для товарів і послуг, аналогічний знаку, зареєстрованому на території Російської Федерації за свідоцтвом                           № НОМЕР_5 від 19 квітня 2007 року. Указана реєстрація була здійснена на підставі заявки №m20060811, яка подана 02 червня 2006 року, тобто раніше, ніж подана заявка ТОВ «Фітокосметік» у Російській Федерації.
Цей знак позивачем не оспорюється, а згідно пункту 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» саме з датою подання заявки на знак пов`язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак.
Отже, правильними є висновки апеляційного суду про те, що позивачем не спростовано право інтелектуальної власності відповідача ОСОБА_1 на торговельну марку згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 вересня 2007 року № НОМЕР_6 та правомірність його використання у сфері господарювання.
Доводи позивача про те, що дії ОСОБА_1 є порушенням пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від                           20 березня 1883 року є безпідставними з огляду на таке.
Стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року передбачає юридичні механізми захисту  прав власника знаку в одній країні Союзу по відношенню до агента чи представника такого власника. Для застосування цих механізмів повинно бути установлено: наявність факту виникнення в особи права власності на знак в одній із країн Союзу, тобто в країні, що приєдналася до Паризької конвенції; наявність особи, що по відношенню до власника знаку виступає агентом чи представником; відсутність дозволу власника на реєстрацію від імені агента або представника відповідного знаку.
Позивачем не надано доказів на підтвердження факту агенських відносин чи відносин представництва між позивачем та ОСОБА_1 , які виникли до дати подачі заявки на реєстрацію знаку. Зокрема, матеріали справи не містять та судом не здобуто будь-яких даних щодо  укладення між цими особами договорів, які давали б підстави для висновку, що ОСОБА_1 мав статус комерційного (торгового) представника та на правовідносини сторін поширюється дія статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.
З огляду на наведене правильними є висновки апеляційного суду про те, що позивачем не доведено наявність порушеного права, яке б підлягало захисту, не доведено належними та допустимими доказами факт порушення прав позивача внаслідок видачі оспорюваних свідоцтв, отже позовні вимоги в частині визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсними не підлягають задоволенню.
Вимоги в частині визнання недійсним договору передачі виключних майнових прав на знак для товарів і послуг та в частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчинити певні дії є похідними від вимог про оспорювання свідоцтв на знак для товарів і послуг, відтак також правомірно апеляційним судом відмовлено в їх задоволенні.
щодо витрат на професійну правничу допомогу
Частиною першою статті 15 ЦПК України передбачено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
Заявником надано договір № 10/10 про надання правової (професійної правничої) допомоги від 10 жовтня 2019 року, що укладений                 ОСОБА_1 із адвокатом Шаповаловим Р. Ю., а також копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Серія 003778 (оригінал досліджено в судовому засіданні в апеляційному суді), згідно якого Шаповалов Р. Ю. має право на заняття адвокатською діяльністю, тому доводи заявника про відсутність у адвоката Шаповалова Р. Ю. повноважень на представництво відповідача у цій справі, спростовуються матеріалами справи.
За змістом статті 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:                               1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);                  2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
Суд апеляційної інстанції, вирішуючи питання про розподіл витрат, понесених ОСОБА_1 на професійну правничу допомогу, взявши до уваги складність справи та обсяг виконаної адвокатом роботи, дослідивши пропорційність понесених заявником витрат на правничу допомогу до предмета спору, з урахуванням заперечень позивача щодо розміру заявлених до стягнення витрат на правничу допомогу, дійшов обґрунтованого висновку, що розмір витрат, які підлягають стягненню з позивача на користь відповідача складає 19 000 грн.
Доводи касаційної скарги зводяться до незгоди з висновками апеляційного суду стосовно встановлення обставин справи, містять посилання на факти, що були предметом дослідження й оцінки судом, який їх обґрунтовано спростував.
Відповідно до частини першої статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін.
Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,
ПОСТАНОВИВ:
Касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фітокосметік» залишити без задоволення.
Постанову Київського апеляційного суду від 01 березня 2021 року та додаткову постанову цього суду від 25 травня 2021 року залишити без змін.
Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
Судді:                                                                                                М. Є. Червинська
 
                                                                                                            С. Ю. Бурлаков
 
                                                                                                             В. М. Коротун