ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" січня 2022 р.           Справа№ 910/6499/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Отрюха Б.В.
суддів:            Сотнікова  С.В. 
          Грека  Б.М. 
 
Секретар судового засідання: Гудько А.В.

За участю представників учасників процесу: відповідно до протоколу судового засідання від 19.01.2022.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 (суддя Підченко Ю.О., повний текст рішення складено 29.10.2021)

за позовом Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited)
до 1) фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни
2) фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича
3) фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни
4) фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни
5) фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/»
треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів: 2) Дунгуань Усупсо Трейдінг КО., ЛТД
3) Індивідуального підприємця Вей Лей
4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атамі»
про припинення порушення прав інтелектуальної власності
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
22.04.2021 Мінісо Гонг Конг Лімітед (надалі - Компанія, позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни (надалі також ФОП Никифоренко Г.В./відповідач-1), Фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича (надалі також ФОП Деменєв Ю.О./відповідач-2), Фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни (надалі також ФОП Шиняєва Л.В./відповідач-3), Фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни (надалі також ФОП Деменєва О.О./відповідач-4), Фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни (надалі також ФОП Воронкова Ю.Ю./відповідач-5) про:
- заборону ФОП Никифоренко Г.В. будь-яке використання без згоди позивача позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO», зареєстрованою за Свідоцтвом України № 256518 стосовно наведених у Свідоцтві № 256518 товарів та послуг та споріднених з ними та позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO» зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборони використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;
- заборону ФОП Деменєву Ю.О. будь-яке використання без згоди Компанії позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO», зареєстрованою за Свідоцтвом України № 256518 стосовно наведених у Свідоцтві № 256518 товарів та послуг та споріднених з ними та позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO» зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборони використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;
- заборону ФОП Шиняєвій Л.В. будь-яке використання без згоди позивача позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO», зареєстрованою за Свідоцтвом України № 256518 стосовно наведених у Свідоцтві № 256518 товарів та послуг та споріднених з ними та позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO» зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборони використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;
- заборону ФОП Деменєвій О.О. будь-яке використання без згоди Компанії позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO», зареєстрованою за Свідоцтвом України № 256518 стосовно наведених у Свідоцтві № 256518 товарів та послуг та споріднених з ними та позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO» зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборони використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;
- заборону ФОП Воронковій Ю.Ю. будь-яке використання без згоди позивача позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO», зареєстрованою за Свідоцтвом України № 256518 стосовно наведених у Свідоцтві № 256518 товарів та послуг та споріднених з ними та позначення «USUPSO», схожого із торгівельною маркою «MINISO» зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборони використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;
- зобов`язання ФОП Никифоренко Г.В. демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски та змінити назви магазинів «USUPSO» за адресами: м. Київ, просп. Правди, 47 та м. Київ, ТРЦ «Lavina Mall», вул. Берковецька, 6Д із використанням позначення «USUPSO», із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- зобов`язання ФОП Деменєвого Ю.О. демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски та змінити назви магазинів «USUPSO» за адресами: м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 4 ТРЦ «РайON»; м. Київ, Оболонський проспект 47/42 ТЦ «Оазис»; та м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22, із використанням позначення «USUPSO», із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- зобов`язання ФОП Шиняєвої Л.В. демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски та змінити назви магазинів «USUPSO» за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 1 ТЦ «Глобус», із використанням позначення «USUPSO», із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- зобов`язання ФОП Деменєвої О.О. демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски та змінити назви магазинів «USUPSO» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 82, із використанням позначення «USUPSO», із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- зобов`язання ФОП Воронкової Ю.Ю. демонтувати внутрішні та зовнішні вивіски та змінити назви магазинів «USUPSO» за адресою: м. Київ, ТЦ «New Way», вул. Архітектора Вербицького, 1, із використанням позначення «USUPSO», із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «Смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішенням суду.
На обґрунтування позовних вимог Компанія посилається на те, що заявки останньої щодо реєстрації її знаків були подані раніше, ніж щодо спірних позначень-1,2, відповідно до висновку експерта Сопової К.А. від 21.02.2021 №83-01/21, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, торговельні марки «USUPSO» за міжнародною реєстрацією №1384081 та за свідоцтвом України № 289929 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «MINISO» за свідоцтвом України №256518. Отже, на переконання позивача, відповідачі при використанні спірних позначень-1,2, порушують права інтелектуальної власності Компанії.
Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття
Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 (суддя Підченко Ю.О., повний текст рішення складено 29.10.2021) у задоволенні позовних вимог Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни відмовлено; у задоволенні позовних вимог Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича відмовлено; у задоволенні позовних вимог Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни відмовлено; у задоволенні позовних вимог Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни відмовлено; у задоволенні позовних вимог Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни відмовлено.
Вищевказане рішення суду прийнято з посиланням на приписи ст.ст. 492, 494, 495 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), ст.ст. 5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та мотивоване, зокрема тим, що на даний час відсутнє судове рішення про визнання недійсними свідоцтва України № 289929 та міжнародної реєстрації №1384081, яке набрало законної сили, а відтак, відсутні й підстави для задоволення позову у даній господарській справі, оскільки відповідачі мають законні підстави використовувати позначення «USUPSO».
Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів
Не погодившись із вищевказаним рішенням місцевого господарського суду, Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі № 910/6499/21 та прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
У апеляційній скарзі Компанія зазначає, що у матеріалах справи відсутні докази правомірності використання словесного позначення USUPSO 1 та словесного позначення USUPSO 2 відповідачами з дозволу правовласників.
На переконання скаржника, місцевим господарським судом не перевірено право третьої особи-4 уповноважувати відповідачів на використання комбінованого позначення «USUPSO».
Крім того, як вказує Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited), суд першої інстанції не навів мотивів відхилення висновку експерта.
Узагальнені доводи та заперечення учасників справи
Учасники справи відзиву на апеляційну скаргу Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) не надали, що у відповідності до частини 3 статті 263 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) не перешкоджає перегляду судового рішення першої інстанції в апеляційному порядку.
Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2021 апеляційну скаргу Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Копитова О.С., Остапенко О.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2021 у справі № 910/6499/21 витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/6499/21 за позовом Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) до 1) фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни; 2) фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича; 3) фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни; 4) фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни; 5) фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни; третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/»; треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідачів: 2) Дунгуань Усупсо Трейдінг КО., ЛТД; 3) Індивідуального підприємця Вей Лей; 4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атамі» про припинення порушення прав інтелектуальної власності; відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи №910/6499/21.
24.11.2021 від Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/6499/21 до Північного апеляційного господарського суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2021 у справі № 910/6499/21 відкрито апеляційне провадження у даній справі; розгляд апеляційної скарги Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 призначено на 22.12.2021.
Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/6384/21 від 16.12.2021 у зв'язку з перебуванням суддів Копитової О.С. та Остапенка О.М. на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/6499/21.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.12.2021 для розгляду справи №910/6499/21 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Сотніков С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2021 у справі № 910/6499/21 апеляційну скаргу Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Сотніков С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2021 у справі № 910/6499/21 задоволено заяву фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду; зазначено, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 в режимі відеоконференції відбудеться 22.12.2021 о 15 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А. Зал судових засідань №13 (2 поверх).
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2021 у справі № 910/6499/21 відкладено розгляд апеляційної скарги Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 на 19.01.2022.
11.01.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.01.2022 у справі № 910/6499/21 відмовлено у задоволенні заяви фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Явка представників сторін
19.01.2022 у судове засідання з'явилися представники Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) та фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни.
У судове засідання 19.01.2022 не з'явилися представники ФОП Никифоренко Г.В., ФОП Деменєва Ю.О., ФОП Деменєвої О.О., ФОП Воронкової Ю.Ю., третьої особи-1, третьої особи-2, третьої особи-4 та третьої особи-5.
Представники скаржника та відповідача-3 не заперечували проти розгляду апеляційної скарги Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 без участі інших представників учасників справи.
Щодо повідомлення про час, місце та дату судового засідання, слід зазначити наступне.
Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень (ч. 3 ст. 120 ГПК України).
Частиною 12 статті 270 ГПК України визначено, що неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
З урахуванням вище викладеного, оскільки у матеріалах справи містяться докази надіслання судом апеляційної інстанції процесуальних документів учасникам справи на належну адресу, з огляду на те, що неявка учасників справи не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, враховуючи предмет спору, а також доказове наповнення матеріалів справи, колегія суддів вважає можливе здійснити розгляд оскаржуваного судового рішення в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи за участю представника скаржника та відповідача-3.
Позиції учасників справи
Представник Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) у судовому засіданні 19.01.2022 підтримав вимоги апеляційної скарги з підстав викладених у ній та просив її задовольнити, а рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі № 910/6499/21 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
19.01.2022 у судовому засіданні представник фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни заперечував проти доводів апеляційної скарги та просив залишити її без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін.
Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції
Слід зазначити, що Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) є власником таких свідоцтв України на торговельну марку:
- від 10.04.2019 № 256518 (словесне позначення «MINISO»), дата подання заявки 21.03.2017, зареєстрованого для товарів 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 та 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП);
- від 10.04.2019 № 240288 (комбіноване позначення «»), дата подання заявки 21.03.2017, зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП.
Як зазначає позивач, «MINISO» - це мережа роздрібних магазинів, яка створює якісні товари для домашнього вжитку, косметику за доступними цінами.
Компанія «MINISO», заснована Є Гофу, відкрила понад 4 200 магазинів у більше, ніж 80 країнах та регіонах, починаючи з 2013 року, включаючи США, Великобританію, Канаду, Австралію, Іспанію, ОАЕ, Індію, Мексику та Україну.
Як вбачається із матеріалів справи, 20.07.2017 між позивачем (постачальник або продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» (покупець) укладено договір №А20170721, у відповідності до умов якого покупець почав використовувати знаки для товарів і послуг позивача та реалізовувати його товари.
В силу ст. 16 договору продавець надає покупцеві невиключне право на використання, відтворення і представлення в маркетингових засобах покупця та іншими відповідними способами, торговельних марок, розрізняльних позначень і логотипів продавця, але виключно для цілей цього договору щодо реалізації товарів в Україні, протягом строку його дії.
11.04.2018 між Компанією Гуандунь Сайман Інвестмен Ко. Лтд. (Guangdong Saiman Investment Co. Ltd.) та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» укладено ліцензійний договір №20180411 на право користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №240288 (виключна ліцензія).
Необхідно вказати, що 25.03.2019 Компанія Гуандунь Сайман Інвестмен Ко. Лтд. (Guangdong Saiman Investment Co. Ltd.) передала право власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 240288 позивачу.
В подальшому, між Компанією та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» було укладено договір від 18.06.2018 №А201800091-Su та ліцензійний договір від 25.06.2019 № 201900058-Li на право користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 240288 (виключна ліцензія).
На підставі ліцензійних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» має право укладати договори субліцензування за попереднього погодження з ліцензіатом.
Так, Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» уклало договори франчайзингу, за якими франчайзі виступають ліцензіатами стосовно прав на торговельну марку та позначення франчайзингової системи «MINISO», зокрема:
- з ТОВ «Меджик Уорлд» укладено франчайзинговий договір від 15.06.2018 № 201800087-F, з додатковою угодою від 14.01.2019 № 201800087-F;
- з ТОВ «Дарк Райд» - франчайзинговий договір від 14.08.2018 №201800111-F;
- з ТОВ «Інвестиційна Транспортна Компанія» - франчайзинговий договір від 01.06.2019 № 201900042-F.
Як зазначає позивач, на сьогодні Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Мінісо/Україна/» здійснює роздрібну торгівлю товарами у 7 магазинах міста Києва, використовуючи знаки позивача (свідоцтва України №256518 та № 240288), зокрема за такими адресами і у таких ТРЦ: вул. Хрещатик, 29; ТРЦ «Лавина»; вул. Хрещатик, 17; ТРЦ «Проспект»; ТРЦ «Оушен Плаза»; ТРЦ «Караван»; ТРЦ «Гуллівер».
Також, знаки позивача використовуються й іншими суб'єктами господарювання в Україні згідно з договорами франчайзингу.
Слід зазначити, що перший магазин «MINISО» в Україні було відкрито 23.09.2017 на вулиці Хрещатик, а на сьогодні в Україні функціонують 22 магазини «MINISО» у 5 містах України.
У позовній заяві Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) вказує, що: 
- обізнаність споживачів про товари Компанії, їх популярність та величезний попит забезпечуються завдяки незмінно високій якості, дизайну товарів та магазинів та невисокими цінами; 
- позивач та третя особа-1 ведуть активну рекламну кампанію в Україні, що супроводжується, зокрема, зовнішньою рекламою в вагонах метро та на станціях, над ескалаторами, в ліфтах, на білбордах та на сітілайтах, роздатковими матеріалами, спонсоруванням та участю на фестивалях «Кураж базар» і «Вулична їжа» у 2018 та 2019 роках; рекламою в мережі Інтернет;
- у 2019 році ФОП Чумаком А.В. було створено веб-сайт miniso.ua відповідно до договору від 23.04.2019 про надання послуг №23-04-19; функціонування зазначеного веб-сайту також супроводжується використанням знаків позивача.
Таким чином, починаючи з 23.09.2017 Компанія і ТОВ «МІНІСО/УКРАЇНА/» є відомими серед споживачів на ринку роздрібної торгівлі України, зокрема, завдяки знакам позивача.
Так, за твердженнями позивача, 25.10.2020 під час відвідування його представниками ТЦ «Глобус» за адресою: місто Київ, Майдан Незалежності, 1, йому стало відомо про порушення відповідачами прав інтелектуальної власності Компанії шляхом використання позначень, схожих із знаками позивача настільки, що їх можна сплутати, без згоди позивача.
Протягом жовтня - грудня 2020 року представники Компанії відвідали магазини «USUPSO» у м. Києві (ФОП Никифоренко Г.В.; ФОП Шиняєва Л.В.; ФОП Деменєва О.О.; ФОП Деменєв Ю.О.; ФОП Воронкова Ю.Ю.) та придбали продукцію в зазначених магазинах, що підтверджується відповідними чеками, копії яких долучені до матеріалів справи.
На переконання Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited), юридичною особою, яка володіє правами на використання позначення «USUPSO» в Україні є ТОВ «АТАМІ». Вказана юридична особа пропонує укласти договори франчайзингу приватним підприємцям щодо відкриття магазинів «USUPSO» для ведення комерційної діяльності з роздрібної торгівлі.
Зазначена вище інформація стала відома позивачу внаслідок отримання відповідей від ТОВ «АТАМІ», відповідачів-1, 3 на адвокатські запити.
Дунгань Усупсо Трейдінг КО., ЛТД є власником Свідоцтва № 289929 на словесну торговельну марку «USUPSO» (надалі - спірне позначення-1) для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, заявка була подана 01.03.2018.
01.11.2017 словесна торговельна марка «USUPSO» (надалі - спірне позначення-2), власником якої є індивідуальний підприємець Вей Лей, отримала міжнародну реєстрацію № 1384081 для товарів 3, 9, 14, 16, 21 і послуг 36 класів МКТП.
Необхідно вказати, що спірне позначення-2 від 28.12.2018 було поширено та отримало захист на території України.
Як вже зазначалось вище, позовні вимоги обґрунтовані тим, що заявки позивача щодо реєстрації його знаків були подані раніше, ніж щодо спірних позначень-1, 2.
Крім того, у відповідності до висновку експерта Сопової К.А. від 21.02.2021 № 83-01/21, складеного за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, торговельні марки «USUPSO» за міжнародною реєстрацією № 1384081 та за свідоцтвом України № 289929 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «MINISO» за свідоцтвом України № 256518.
За таких обставин, на переконання Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited), відповідачі при використанні спірних позначень-1, 2, порушують права інтелектуальної власності Компанії.
Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови
Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення або неправильне застосування норм матеріального права.
Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників учасників справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини даної господарської справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права при прийнятті оскаржуваного судового рішення, дійшов до висновку про те, що апеляційна скарга Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Приписами ст. 492 ЦК України та п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон) передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
В силу п. 3 ст. 5 Закону набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
За змістом ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро передбачено, що у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.
Згідно з ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
У відповідності до абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Пунктом 4 статті 16 Закону визначено, що використанням торговельної марки зокрема визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 
Абзацом 5 пункту 4 статті 16 Закону передбачено, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Положеннями п. 2 ст. 20 Закону встановлено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Майновим правом на торговельну марку є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання (п. 5 ч. 1 ст. 495 ЦК України).
Водночас, як вбачається з матеріалів справи, відповідачі використовують у своїй господарській діяльності позначення «USUPSO», що є зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 289929 та отримало міжнародну реєстрацію № 1384081.
Слід зазначити, що Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) не спростовано вище встановлений факт належними доказами.
За таких обставин, враховуючи те, що на даний час відсутнє судове рішення про визнання недійсними свідоцтва України № 289929 та міжнародної реєстрації № 1384081, яке набрало законної сили, відповідачі мають законні підстави для використання позначення «USUPSO» як зареєстрованої торговельної марки в силу приписів ст. 16 Закону, а відтак, відсутні підстави для заборони використання вказаного позначення та зобов'язання вчинити дії, зокрема, щодо зміни назви магазинів, демонтажу вивісок, тощо.
З урахуванням вищенаведеного, місцевий господарський суд належним чином оцінивши матеріали справи, дійшов вірного висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.
Щодо висновку експерта № 83/1-02/21 від 22.02.2021, слід зазначити таке.
Так, до позовної заяви долучено висновок експерта Сопової Катерини Андріївни № 83/1-02/21 від 22.02.2021 складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності (а.с. 97, т. 1).
У відповідності до вказаного вище висновку експерта, судовим експертом зазначено, зокрема, що торгівельні марки «USUPSO» за міжнародною реєстрацією № 1384081 та за свідоцтвом України № 289929 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою «MINISO» за свідоцтвом України № 256518.
Разом з тим, враховуючи предмет та підстави позову, який пред`явлено Компанією до відповідачів, суд не встановлює обставини неправомірності реєстрації позначення «USUPSO» та наявності підстав для визнання недійсними свідоцтва України № 289929 та міжнародної реєстрації № 1384081, а відтак, висновок експерта № 83/1-02/21 від 22.02.2021 не має жодного доказового значення для всебічного і повного з`ясування всіх фактичних обставин даної господарської справи.
Інші твердження апеляційної скарги не спростовують висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 та у даному випадку скаржником не надано належних та допустимих доказів на підтвердження своєї правової позиції, а також не наведено переконливих аргументів у відповідності з нормами чинного законодавства, щодо спростування висновків суду першої інстанції.
Колегія суддів зазначає, що враховуючи положення частини 1 статті 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 N475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів № 2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV (3477-15) «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.
З приводу висвітлення всіх доводів апеляційної скарги колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини, який у рішенні в справі «Серявін та інші проти України» вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
У рішенні Суду у справі «Трофимчук проти України» № 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.
Відповідно до частини 1, 3 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Згідно частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості, що скаржником зроблено не було.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.
Згідно статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Також, відсутні підстави для скасування чи зміни оскаржуваного рішення суду в розумінні ст. 277 ГПК України, з викладених в апеляційній скарзі обставин.
З огляду на викладене, Північний апеляційний господарський суд зазначає, що рішення місцевого господарського суду прийняте з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, а також з дотриманням норм матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим, суд апеляційної інстанції не вбачає підстав для зміни або скасування рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21, та, відповідно апеляційна скарга Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.
Розподіл судових витрат
Судовий збір за подачу апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України судом на скаржника.
Керуючись ст.ст. 8, 11, 74, 129, 240, 267-270, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2021 у справі №910/6499/21 залишити без змін.
3. Справу № 910/6499/21 направити до Господарського суду міста Києва.
4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 286-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано - 26.01.2022.

Головуючий суддя                                                            Б.В. Отрюх 

Судді                                                                                С.В. Сотніков
                                                                                Б.М. Грек