Постанова
Іменем України
 
26 січня 2022 року
м. Київ
 
справа № 750/13341/19
провадження № 61-4644св21 
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Крата В. І., 
суддів: Антоненко Н. О., Дундар І. О. (суддя-доповідач), Краснощокова Є. В., Русинчука М. М., 
 
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1 ,
відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн»,
 
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Чернігівського апеляційного суду від 17 грудня 2020 року у складі колегії суддів: Мамонової О. Є., Висоцької Н. В., Шитченко Н. В., 
 
Історія справи
Короткий зміст позовних вимог
 
У листопаді 2019 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ»), яке змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» (далі - ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн») про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.
 
Позов мотивований тим, що ОСОБА_1 належать свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих 27 жовтня 2008 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності», за класами МКТП 06, 11, 35, 36, 37, 42, 45 та свідоцтва на знак НОМЕР_3 для товарів і послуг №  НОМЕР_4 , зареєстрованого 11 березня 2019 року за класами МКТП 6, 11, 35, 36, 37, 42, 45.
 
Знак для товарів та послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» позивачем використано (або використовується) як назву/частину назв юридичних осіб у створенні та управлінні яких він приймає безпосередню участь, а саме: ПАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД», ТОВ «Торговий дім «ТММ-ЕНЕРГОБУД», ТОВ «Завод енергетичного машинобудування «ТММ-ЕНЕРГОБУД». Також вказаним знаком позначена продукція, зазначених компаній. 
 
Позивачу стало відомо, що відповідач на власних виробничих потужностях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне використання знаку для товарів і послуг, що належить позивачу, під час виробництва та реалізації своєї продукції, а саме, зазначає об`єкт інтелектуальної власності, що належить позивачу, у своїй назві, а також використовує ці позначення на своєму офіційному сайті.
 
За даними сайту www.whois.com 16 червня 2017 року за відповідачем  зареєстровано доменне ім`я tmm-pbs.com, починаючи з цієї дати відповідач став активно наповнювати свій офіційний сайт різного роду інформацією. Окрім текстової інформації на своєму сайті відповідач розмістив низку фотографій, на яких розміщено зображення знаку належного позивачу.
 
Словесне позначення відповідача відрізняється від знаку позивача лише словом «менеджмент». Загалом позначення « ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ » настільки схоже на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що їх можна сплутати. На думку позивача, така схожість здатна ввести в оману споживачів стосовно товару, який реалізує позивач, оскільки це позначення використовується відповідачем для того ж виду товару, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,», у тому числі для 06 класу МКТП - «металеві матеріали для будівель і конструкцій» та для 35 класу МКТП - «реклама». Позивач жодних ліцензій (дозволів) на використання відповідачем належного йому знаку не надав.
 
ОСОБА_1 просив:
визнати незаконним та заборонити відповідачу здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами реєстрації знаків, які є номерами свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4 .
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції          
 
Рішенням Деснянського районного суді м. Чернігова в складі судді: Супруна О. П., від 02 жовтня 2020 року позов ОСОБА_1 до ТОВ «ТіПІБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг задоволено.
 
Визнано незаконним та заборонено ТОВ «ТіПІБіеС Продакшн» використовувати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами реєстрації знаків згідно свідоцтв на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .
 
Вирішено питання щодо стягнення судових витрат.
 
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що відповідачем на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та прихованій рекламі застосовується знак «ТММ-ЕНЕРГОБУД», що в розумінні закону є порушенням права позивача на зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів і послуг, оскільки словесне позначення відповідача відрізняється від знаку позивача лише словом «менеджмент», і позначення « ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ » настільки схоже на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що їх можна сплутати. Відповідач з використанням позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекламує, пропонує до продажу та продає товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надає послуги, які відносяться до 35-го, 37-го та 42-го класів МКТП, тобто використовує вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо указані в свідоцтвах на знаки №  НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або є спорідненими із тими товарами і послугами, які вказані в цих свідоцтвах. Відповідач у своєму найменуванні та на сторінках свого інтернет-сайту в мережі Інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує відносно товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_4 або споріднених з ними, позначення, які є схожими із позначеннями за вказаними свідоцтвами настільки, що їх можна сплутати.
 
Суд першої інстанції вказав, що таке використання є незаконним, оскільки позивач не надавав відповідачеві свого дозволу, тому, зважаючи на положення пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач вправі вимагати заборони такого використання. Підписання ОСОБА_1 договору від 07 листопада 2016 року з відповідачем не свідчить про обізнаність позивача про порушення своїх виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, у зв`язку з відсутністю цих прав на момент підписання, оскільки виключних майнових прав інтелектуальної власності останній набув після державної реєстрації договору про передання цих прав 06 січня 2017 року та з цієї дати і дізнався про їх порушення.
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції    
 
Постановою Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року апеляційну скаргу ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн»  задоволено.
 
Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року  скасовано.
У задоволенні позову ОСОБА_1 до ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг відмовлено.
 
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
 
Постанова апеляційного суду мотивована тим, що позовна вимога ОСОБА_1 про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг в розумінні статей 15, 16 ЦК України є неналежним способом судового захисту, оскільки ця вимога є лише необхідною передумовою для застосування заходів судового примусу та не має характеру самостійної (окремої) позовної вимоги, безпосередньо спрямованої на захист та відновлення порушеного права. Більш того, позивач просить визнати незаконним будь-яке використання відповідачем знаків для товарів і послуг за номерами свідоцтв НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , тобто позовні вимоги не є конкретними, протягом розгляду справи позивачем не уточнювались. 
 
Апеляційний суд вказав, що висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року є неналежним доказом у даній справі, оскільки даною експертизою питання: чи є найменування відповідача частиною знаку для товарів та послуг за номерами свідоцтв на знак для товарів і послуг № №  НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 не вирішувалось. Експертиза проведена за фотокопіями свідоцтв України на знак для товарів і послуг № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тобто не оглянуті оригінали зображень зареєстрованих знаків, що мають певну конфігурацію, шрифт, колір. Тому позивачем не доведено незаконність використання відповідачем належних ОСОБА_1 знаків для товарів і послуг у назві відповідача. Із наданих позивачем скріншотів фотографій з сайту відповідача за вказаними  позивачем посиланнями вбачається, що на фотографіях відображені працівники ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» у спецодязі, на якому зображений графічний знак схожий зі знаком, зареєстрованим за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №  НОМЕР_1 . Апеляційний суд зробив висновок, що зазначене не можна вважати застосуванням знаку для товарів і послуг під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано. Належних та допустимих доказів на підтвердження нанесення знаків, зареєстрованих відповідно до належних ОСОБА_1 свідоцтв № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на будь-який товар, для якого ці знаки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), а також їх використання у рекламі чи прихованій рекламі, позивачем не надано.
 
Апеляційний суд зазначив, що відповідач, як юридична особа з назвою « ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ », код ЄДРПОУ 40848765, зареєстрований 23 серпня 2016 року. У свою чергу, заявка на реєстрацію знаку для товарів і послуг ««ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку) ОСОБА_1 подана лише 21 квітня 2017 року, а зареєстрований знак  11 березня 2019 року , про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 , тобто після реєстрації відповідача. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.
 
Аргументи учасників справи
 
У березні 2021 року ОСОБА_1 подав касаційну скаргу, у якій просить скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
 
Касаційна скарга обґрунтована тим, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував статтю 16 ЦК України та частину першу статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуги». Суд апеляційної інстанції фактично самоусунувся від розгляду по суті і вирішення заявленої позивачем позовної вимоги без достатніх на то правових підстав. Право забороняти використання знаку прямо передбачено законодавством і це право охоплює всі можливі способи використання знаку. Вичерпний перелік виключень передбачений частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг». Жодного з цих виключень не було встановлено під час розгляду цієї справи. Висновки апеляційного суду щодо неналежності або неконкретності позовних вимог суперечать висновкам Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах. Суд апеляційної інстанції неправильно застосував статтю 489 ЦК України, частину третю статті 418 ЦК України, частини п`яту та шосту статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Щодо маркування продукції відповідачем позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ані в поданих позивачем процесуальних документах, ані в рішенні суду першої інстанції не стверджувалось, не доводилось і не оцінювалось. Тому посилання суду апеляційної інстанції на ці обставини не є релевантними суті спору та предмету доказування. Так само як відповідач, суд апеляційної інстанції повністю проігнорував такі форми використання знаку для товарів і послу, як застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі інтернет, що передбачені абзацами 3 та 4 частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуги», якими позивач і обґрунтовував свої позовні вимоги. Відповідач не тільки не заперечує, а й підтверджує, що ним в мережі інтернет використовувалось позначення, яке є схожим із знаками позивача за свідоцтвами № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується висновком експерта. Відповідач з використанням позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД» рекламував, пропонував до продажу та продавав товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надавав послуги, які відносяться до 35-гр, 37-го та 42-го класів МКТА, тобто використовував вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо вказані в свідоцтвах на знаки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або є спорідненими із тими  товарами і послугами, які вказані в цих свідоцтвах. Судом апеляційної інстанції порушено норми статей 89 та 110 ЦК України, в оскаржуваній постанові суд навів формальне, а не змістовне мотивування відхилення висновку експерта, яке є нерелевантним обставинам справи. 
 
У травні 2021 року ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» подало відзив на касаційну скаргу за підписом представника Дворака М. П. , у якому просить залишити постанову Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року без змін, касаційну скаргу - без задоволення.
 
Відзив мотивований тим, що позивачем не надано належних доказів того, що відповідач використовував позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» саме як товарні знаки для маркування, просування чи реалізації продукції, що виробляється із нанесенням таких позначень. Суд апеляційної інстанції зробив обґрунтований висновок, що в спірних відносинах відповідач добросовісно використовував право інтелектуальної власності на комерційне найменування та право на найменування юридичної особи. Законом України «Про захист прав на знаки для товарів та послуг» чітко встановлені межі правової охорони знаку, які обов`язкові для дотримання всіма суб`єктами права, включно із власником. Право на словесне позначення чи зображення для ідентифікації певних товарів та послуг  не надає власнику знаку права на монополізацію такого позначення взагалі. Посилання позивача на судову практику, зокрема на постанову Верховного Суду у справі № 910/10771/17, не спростовує, а підтверджує законність та обґрунтованість висновків апеляційного суду у цій справі. За наявності зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства найменування та права на комерційне найменування «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», які не визнані судом незаконними та ніким не оспорені, ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» абсолютно законно використовував їх як засіб ідентифікації компанії серед інших юридичних осіб чи підприємницьких товариств.  Позивачем не надано доказів про те, що будь-яка продукція, яка виготовлялась чи виготовляється відповідачем, або послуга, яка надавалась чи надається відповідачем, позначається/маркується за допомогою позначення ІНФОРМАЦІЯ_2. Як встановлено судом апеляційної інстанції в своїй діяльності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» з 2017 року використовувало і використовує до цього часу в якості торгівельної марки позначення TРВS в різних варіантах написання і зображення, яке  отримав в ліцензію від свого учасника. Відповідач ніколи не використовував позначення ІНФОРМАЦІЯ_2, він використовував виключно ТОВ «ТММ ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» або ТММ ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ. І це не просто позначення, а його найменування, назва і комерційне найменування. Відповідач використовував це позначення в розділі новин про компанію, або інформації про досягнення компанії, види діяльності компанії чи інформування про соціальні проекти компанії. Також неможливо віднести наявність сертифікатів на виробництво продукції ні до продажу товарів, ні до їх реклами із використанням позначень. Це все є засобом ідентифікації самої компанії серед інших юридичних осіб, інформування про її діяльність, наявність технічних і технологічних можливостей по випуску продукції.  Відповідач ніколи не надавав послуги, які перелічені в свідоцтві позивача в 35, 37, 42 чи 45 класі за класифікацією МКТП, оскільки ніколи не здійснював рекламної діяльності, будування, лагодження чи встановлення обладнання, тим більше геологічних досліджень чи створення комп`ютерних програм.  Відповідачем надано докази того, що його діяльність по виготовленню елементів трубопроводів відноситься до 40 касу послуг за класифікацією МКПТ, оскільки компанія не здійснює серійного виробництва продукції, а виключно на замовлення контрагентів.
 
Рух справи 
 
Ухвалою Верховного Суду від 07 квітня 2021 року відкрито касаційне провадження у справі.
 
У травні 2021 року справа надійшла до Верховного Суду. 
 
Ухвалою Верховного Суду від 16 грудня 2021 року: клопотання ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» про продовження строку на подання відзиву на касаційну скаргу задоволено, продовжено ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» строк на подання відзиву на касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Чернігівського апеляційного суду від 17 грудня 2020 року; справу призначено до судового розгляду. 
 
Межі та підстави касаційного перегляду
 
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).
 
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).
 
В ухвалі Верховного Суду від 07 квітня 2021 року зазначено, що наведені у касаційній скарзі доводи містять передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України підстави для відкриття касаційного провадження: суд апеляційної інстанції в оскарженому судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 14 серпня 2018 року у справі № 910/10771/17, від 05 грудня 2018 року у справі № 552/561/17, від 28 серпня 2019 року у справі № 910/19933/17, від 19 січня 2021 року у справі № 922/166/20, від 25 лютого 2020 року у справі № 910/11573/18, від 12 лютого 2020 року у справі № 457/906/17 та судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 ЦПК України.
 
Фактичні обставини 
 
Суди встановили, що згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 28 лютого 2007 року ЗАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m200703164 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (графічне зображення знаку).
 
27 жовтня 2008 року знак зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 жовтня 2008 року.
 
28 лютого 2007 року ЗАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m200703165 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД» (словесне зображення знаку).
 
27 жовтня 2008 року знак було зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 жовтня 2008 року.
 
Відповідно до рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 06 січня 2017 року право власності на знаки для товарів і послуг класів 6, 11, 35, 36, 37, 42, 45, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , передано ПАТ «ТММ-ЕНЕРГОБУД» ОСОБА_1 
 
23 вересня 2016 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40848765 (відповідача), види діяльності - 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
 
21 квітня 2017 року ОСОБА_1 подано заявку № m201708931 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку).
 
11 березня 2019 року знак було зареєстровано, про що позивачеві видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 , зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 березня 2019 року.
 
23 серпня 2018 року між ТММ-Енергобуд АГ (ТММ-EnergobudAG) (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на наступні знаки для товарів і послуг: словесне позначення « ТММ-PBS » свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237242 від 25 січня 2018 року; словесне позначення « ТММ ПиБиэС », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237243 від 25 січня 2018 року; словесне позначення « ТММ Piping&BendingSolutions », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 237244 від 25  січня 2018; Ха плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаків (невиключну ліцензію) для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет.
 
20 березня 2019 року між TPBS Group AG (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на знак для товарів і послуг: комбіноване позначення «TPBS», свідоцтво України № 249463 від 25 жовтня 2018 року (Знак), за плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаку (невиключну ліцензію) відносно всіх товарів 6 класу та послуг 37 й 42 класів МКТП, для нанесення його на будь-які товари або надання послуг, для яких знак зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесеного знаку з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет, реєстрації доменного імені і т.д.
 
Згідно висновку експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року, що проведена за заявою представника ОСОБА_1 - ОСОБА_3 . Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса:
1.1. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40848765) є схожою із комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.
1.2. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40848765) є схожою із словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
1.3. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із комбінованим позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.
1.4. Копії інтернет-сторінок сайту tmm-pbs.com, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із словесним позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
 
Відповідно до рецензії на висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за № 28723 від 22 січня 2020 року, складена 25 лютого                2020  року на замовлення представника відповідача Дворака М. П. , судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Г. В., експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності, на підставі якого складено висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22 січня 2020 року, проведено неповно та необ`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, з використанням сумнівних методичних положень, з порушеннями вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, а тому зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених статтею 3 Закону України «Про судову експертизу», а також порушення вимог частини третьої статті 72 ЦПК України щодо обов`язку експерта дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання. Відтак, цей висновок викликає сумніви у його правильності та, на переконання рецензента, не може вважатися джерелом доказів.
 
Позиція Верховного Суду
 
Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
 
Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства (частина перша статті 13 ЦК України).
 
Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2021 року № 2-р(II)/2021 у справі № 3-95/2020(193/20) визнано, що частина третя статті 13, частина третя статті 16 ЦК України не суперечать частині другій статті 58 Конституції України та вказано, що «оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 Кодексу, Конституційний Суд України констатує, що заборону недопущення дій, що їх може вчинити учасник цивільних відносин з наміром завдати шкоди іншій особі, сформульовано в ньому на розвиток припису частини першої статті 68 Основного Закону України, згідно з яким кожен зобов`язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Водночас словосполука «а також зловживання правом в інших формах», що також міститься у частині третій статті 13 Кодексу, на думку Конституційного Суду України, за своєю суттю є засобом узагальненого позначення одразу кількох явищ з метою уникнення потреби наведення їх повного або виключного переліку. Здійснюючи право власності, у тому числі шляхом укладення договору або вчинення іншого правочину, особа має враховувати, що реалізація свободи договору як однієї із засад цивільного законодавства перебуває у посутньому взаємозв`язку з установленими Кодексом та іншими законами межами здійснення цивільних прав, у тому числі права власності. Установлення Кодексом або іншим законом меж здійснення права власності та реалізації свободи договору не суперечить вимогам Конституції України, за винятком ситуацій, коли для встановлення таких меж немає правомірної (легітимної) мети або коли використано юридичні засоби, що не є домірними. У зв`язку з тим, що частина третя статті 13 та частина третя статті 16 Кодексу мають на меті стимулювати учасників цивільних відносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав, Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця мета є правомірною (легітимною)».
 
Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу (частина третя статті 16 ЦК України).
 
Зловживання правом проявляється в тому, що: 
особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; 
наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);
враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин).
 
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки (частина друга статті 489 ЦК України).
 
Очевидно, що особа яка заявляє вимогу про заборону використання певного позначення, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема шляхом заборони суб`єкту використовувати його комерційне найменування, право на яке виникло раніше. 
 
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).
 
У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 11 серпня 2021 року в справі № 723/826/19 (провадження № 61-8810св20) вказано, що «приватно-правовий інструментарій не повинен використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу (коштів, збитків, шкоди) або виконання судового рішення про стягнення боргу (коштів, збитків, шкоди), що набрало законної сили. Про зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин)».
 
Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).
 
Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково.
 
Для застосування того чи іншого способу захисту, необхідно встановити які ж права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких прав (інтересів) позивач звернувся до суду. При оцінці обраного позивачем способу захисту потрібно враховувати його ефективність, тобто спосіб захисту має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення, та забезпечити поновлення порушеного права.
 
У постанові Верховного Суду в складі колегії суддівКасаційного господарського суду від 13 травня 2021 року у справі № 910/6393/20 зазначено, що «Верховний Суд звертає увагу, що відсутність порушення прав та законних інтересів позивача оскаржуваним договором є самостійною, достатньою підставою для відмови у позові (аналогічну правову позицію також викладено в постановах Верховного Суду від 04.12.2019 у справі № 910/15262/18, від 03.03.2020 у справі №910/6091/19)».
 
До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 420 ЦК України).
 
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
 
Тобто, торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.
 
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша та друга статті 494 ЦК України).
 
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом (стаття 496 ЦК України, в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
 
Обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається, за загальним правилом, на підставі свідоцтва.
 
Предметна сфера чинності виключних прав визначається переліком товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків щодо яких зареєстрована торговельна марка. Територіальна сфера чинності виключних прав проявляється в тому, що торговельна марка підлягає правовій охороні тільки в межах кордонів держави, де було зареєстровано торговельну марку. Тобто набуття правової охорони торговельною маркою на території однієї держави, не отримує автоматичного визнання на території іншої. Як наслідок, необхідно зареєструвати торговельну марку в кожній країні окремо, або здійснити міжнародну реєстрацію, але тільки на основі національної реєстрації (або ж на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки).
 
Часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами (наприклад, стаття 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р). Винятком із часової сфери є чинність виключних прав на добре відому торговельну марку. 
 
Специфіка торговельної марки як об`єкта виключних прав впливає на можливість необмежного їх продовження чинності. На відміну від інших об`єктів права інтелектуальної власності наприклад, таких як твір, компонування інтегральної мікросхеми, суспільство фактично не має інтересу в безперешкодному використанні певного позначення. Відсутність такого інтересу детермінує особливості у встановленні строку та правових наслідків його спливу. Проте якби строк чинності виключних прав на торговельну марку подовжувався автоматично, то виникала б проблема з не використовуваними торговельними марками, які залишаються в реєстрах, створюючи перешкоду іншим особам (виробникам товарів, особам які надають певні послуги або виконують роботи) ідентифікувати свій товар (послугу, роботу) в певній сфері. Запобіганням цьому служить право на продовження чинності виключних прав на торговельну марку, яке може бути реалізованим тільки за допомогою активних дій.
 
У справі, що переглядається:
            
апеляційний суд не врахував, що особа яка заявляє вимогу про заборону використання певного позначення, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема шляхом заборони суб`єкту використовувати його комерційне найменування, право на яке виникло раніше;
суд апеляційної інстанції не звернув увагу, що обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку;
апеляційний суд не врахував, що часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами;
суд апеляційної інстанції, при скасуванні рішення суду першої інстанції та відмові в задоволенні позовних вимог з взаємовиключних підстав (недоведеності та неефективності способу захисту) не звернув уваги, що на час звернення з позовом в цій справі сплинули строк чинності виключних прав на торговельні марки засвідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2, не з`ясував, чи продовжувався цей строк і відповідно чи були порушені права позивача. 
 
За таких обставин, апеляційний суд зробив передчасний висновок про скасування рішення суду першої інстанції. 
 
Суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені судами попередніх інстанцій, з огляду на положення статті 400 ЦПК України.
 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
 
Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 411, частиною другою статті 414 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги (частина третя статті 400 ЦПК України).
 
З урахуванням висновку щодо застосування норм права викладеного у постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13 травня 2021 року у справі № 910/6393/20 та в постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 11 серпня 2021 року в справі № 723/826/19 (провадження № 61-8810св20), колегія суддів вважає, що: касаційну скаргу належить задовольнити частково; оскаржене судове рішення скасувати; справу направити на  новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
Керуючись статями 400, 409, 411,416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
 
Постанову Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року скасувати та справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасована постанова Чернігівського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року втрачає законну силу.
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Головуючий                                                                            В. І. Крат
 
Судді:                                                                                     Н. О. Антоненко 
 
І. О. Дундар 
 
                                                                                              Є. В. Краснощоков
 
                                                                                              М. М. Русинчук