ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року 
м. Київ

cправа №   910/919/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. та Селіваненка В.П., 
за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

представників учасників справи:
позивача компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" - Нізола Н.М., адвокат (довіреність від 11.01.2022 №б/н), Торканевський Д.В, адвокат (довіреність від 11.01.2022 №б/н),
позивача товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" - Нізола Н.М., адвокат (довіреність від 14.01.2022 №б/н), Торканевський Д.В, адвокат (довіреність від 14.01.2022 №б/н),
відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Запорожець Л.Г. (у порядку самопредставництва),
відповідача державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - Запорожець Л.Г. (у порядку самопредставництва),

розглянув касаційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
на рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2021  (суддя Щербакова С.О.) 
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 (головуючий    - суддя Отрюх Б.В., судді: Гарник Л.Л., Ткаченко Б.О.)
у справі № 910/919/20
за позовом  компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" (далі - Компанія), 
товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" (далі - Товариство)
до  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство, скаржник),
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Підприємство)
про визнання права на реєстрацію знака для товарів і послуг, визнання недійсним рішення про відмову в реєстрації знака та зобов`язання вчинити дії.

Історія справи 
Короткий зміст позовних вимог
Компанія та Товариство звернулися до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства та Підприємства, в якому (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) просили суд:
- визнати повністю недійсним рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака за заявкою від 31.08.2017 №    m    201719236, яким затверджено висновок Підприємства  від 21.11.2019 вих. №    120455/ЗМ/19 про невідповідність позначення за заявкою від 31.08.2017 №    m    201719236 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи;
- визнати право Компанії та Товариства на реєстрацію торговельної марки за заявкою від 31.08.2017 № m 201719236 за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП;
- зобов`язати Підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки за заявкою від 31.08.2017 № m 201719236 для всіх заявлених за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати на ім`я відповідних заявників: Компанії та Товариства відповідне свідоцтво за умови сплати ними державного мита за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом порядку та розмірі. 
Позовна заява обґрунтована тим, що за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Укрпатентом було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони від 21.11.2019 № 120455/ЗМ/19, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 31.08.2017 № m2017 19236, проте зазначене рішення є незаконним та необґрунтованим, оскільки порушує права інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси позивачів, пов`язані з отриманням правової охорони на знак для товарів і послуг за заявкою від 31.08.2017 №    m2017 19236.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 13.05.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №910/919/20, позовні вимоги Компанії та Товариства задоволено частково. Визнано повністю недійсним рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака за заявкою від 31.08.2017 № m 201719236, яким затверджено висновок Підприємства від 21.11.2019 вих. № 120455/ЗМ/19 про невідповідність позначення за заявкою від 31.08.2017 №    m    201719236 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. Стягнуто з Міністерства на користь Компанії 2 102,00 грн судового збору. Стягнуто з Міністерства на користь Товариства 2 102,00 грн судового збору. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Судові рішення мотивовані зокрема, тим, що зображуване позначення за заявкою від 31.08.2017 № m201719236 не є імітацією Малого Державного Герба України, що підтверджується наявним у матеріалах справи висновком експертів № 004/21 від 11.02.2021.
Крім того, суди зазначили, що на час ухвалення Міністерством оспорюваного рішення в Україні відсутній орган, який би був компетентним надавати згоду на включення до знака для товарів і послуг позначень, які зображують або імітують державні герби, у зв`язку з чим нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивачів.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі до Верховного Суду Міністерство просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №    910/919/20 та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
На обґрунтування своєї правової позиції Міністерство у своїй касаційній скарзі, поданій на підставі пункту 2 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України),  вказує про необхідність відступлення від висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 10.01.2019 у справі №826/6726/16 щодо застосування частини першої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у подібних правовідносинах та застосованих судами першої та апеляційної інстанції у своїх рішеннях. Зокрема, скаржник зазначає про те, що відсутність спеціального закону щодо компетентного органу, який надає дозвіл на використання державного герба, не може слугувати на користь позивачів, оскільки чинне законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності унеможливлює надання правової охорони позначенню, яке є наслідуванням державної символіки України, тому що у такому випадку Міністерством будуть порушені вимоги статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Окрім того, касаційна скарга містить у собі такі доводи:
-          суд першої інстанції не з`ясував обставини, що мають значення для справи, зокрема, можливі форми імітації, відтворення геральдичних ознак спірного знака, при цьому суд не навів пояснень щодо відмови у проведенні мистецтвознавчої експертизи;
-          суд апеляційної інстанції безпідставно та без достатньої мотивації відмовив у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності;
-          - суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, поклавши в основу оскаржуваних рішень лише висновки експертів від 10.03.2020 № 179 та від 11.02.2021 №004/21, і такі процесуальні порушення призвели до того, що суди за відсутності належних та допустимих доказів дійшли помилкових висновків про доведеність обставин, зазначених позивачами. При цьому судами попередніх інстанцій не було виконано приписи процесуального закону, яким передбачено, що висновок експерта може розцінюватися судом лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню у сукупності з іншими доказами та поясненнями сторін;
- суди попередніх інстанцій не врахували того, що спірне позначення у будь-якому випадку не може одержати правову охорону, оскільки відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при наявності згоди відповідного компетентного органу, позначення, які імітують державний герб, можуть включатися до знака як елементи, що не охороняються, однак подане позивачами на реєстрацію позначення повністю складається з імітації Малого Державного Герба України, а не містить його як елемент знака;
- суди не мали покладати судовий збір та інші судові витрати на Міністерство, оскільки, приймаючи рішення  за заявкою № m201719236, останнє не порушило жодної з вимог законодавства України, а тому його дії  відповідали вимогам Закону та принципам, встановленим статтею 19 Конституції України. 
Позиція відповідачів, викладена у відзиві на касаційну скаргу
Від Компанії та Товариства надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому останні просять залишити касаційну скаргу Міністерства без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 залишити без змін. Позивачі зазначають про відсутність підстав для відступу від висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 10.01.2019 у справі №826/6726/16, і вважають, що суди попередніх інстанцій з`ясували всі обставини, які мають значення для справи та не порушували норми матеріального та процесуального права.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Компанія та Товариство разом входять до групи компаній «Баядера» - одного з найбільших холдингів алкогольної індустрії Східної Європи.
Діяльність Компанії спрямована на захист прав інтелектуальної власності підприємств, що входять до групи компаній «Баядера». Основним видом господарської діяльності Товариства є виробництво та продаж алкогольної продукції, як в Україні, так і за її межами.
Так, позивачі вказують, що одним із відомих брендів алкогольної продукції виробництва Товариства є торговельна марка «КОЗАЦЬКА РАДА».
Позивачі зазначають, що вони є власниками свідоцтва України на знак для товарів і послуги від 10.10.2014 № 191660, а саме зображення пляшки із нанесенням стилізованого зображення степового орла як самостійного елемента, на ковпачку якої нанесено позначення «КОЗАЦЬКА РАДА»; патенту України на промисловий зразок від 12.03.2018 № 36397 - пляшки із нанесенням стилізованого зображення степового орла та патенту України на промисловий зразок від 12.03.2018 № 36415 - ковпачок із нанесенням стилізованого зображення степового орла.
Поміж інше, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.07.2015, затвердженим наказом Держслужби від 15.12.2015 №    226-Н, визнано знак «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні на ім`я Компанії та Товариства відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянка» станом на 01.03.2011.
Крім того, позивачі стверджують, що пляшки з використанням зображення степового орла, що відповідає зображенню знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №    191660, Товариство розпочало використовувати для фасування горілок та настоянок «КОЗАЦЬКА РАДА» з червня 2012 року та починаючи з 2013 року здійснює виробництво і продаж алкогольної продукції у таких пляшках.
Матеріали справи містять бухгалтерські довідки на підтвердження об`ємів виробництва і продажу горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» з використанням на пляшках зображувального позначення у вигляді стилізованого зображення степового орла, що тотожний спірному позначенню.
На підтвердження фасування Товариством горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» саме у пляшки, на які нанесено стилізоване зображення степового орла, що відтворює відповідний елемент знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191660 та спірне позначення, позивачами додано до матеріалів справи договори поставки, укладені Товариством з виробниками скляної тари (ПАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ТОВ «Вільногірське скло», АТ «Великоустюзький лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Склянний Альянс», ВАТ «Гродненський Склозавод»), додаткові угоди, затвердженні креслення пляшок із застосуванням позначення за заявкою № m20171923, специфікації, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, договори про розташування реклами у зонах безмитної торгівлі. 
Також позивачі зазначають, що використання ними на пляшках горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» стилізованого зображення степового орла, що відтворює позначення за заявкою № m20171923, підтверджується зображеннями зовнішнього вигляду відповідної продукції та її рекламою у зонах безмитної торгівлі (Duty Free) у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
З матеріалів справи вбачається, що 31.08.2017 Компанією та Товариством було подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m201719236 для реєстрації знака для товарів і послуг (зображувальне).
Однак Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» направлено на адресу позивачів повідомлення від 06.09.2019                № 93727/ЗМ/19 про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг з тих підстав, що заявлене зображувальне позначення є імітацією Малого Державного герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах заявки. Також роз`яснено позивачам про їх право протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.
У відповіді від 07.11.2019 № 0711 позивачі повідомили про неможливість надання заявниками згоди (дозволу) компетентного органу на використання Малого Державного герба України через незалежні від них обставини, оскільки відповідний компетентний орган фактично відсутній в Україні.
Проте за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 21.11.2019 № 120455/ЗМ/19, який набув статусу рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака.
Так, підставою відмови є те, що заявлене зображувальне позначення не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 21, 33 класів та 35 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що воно є імітацією Малого Державного герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.
Також судами досліджено наявну у матеріалах справи копію висновку експерта від 10.03.2020 № 179 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Богданом Володимировичем, відповідно до якого експерт дійшов такого висновку:  позначення за заявкою від 31.08.2017 № m201719236 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є імітацією Малого Державного герба України.
Також задля встановлення того, чи є зображувальне позначення за заявкою від 31.08.2017 № m2017 19236 імітацією Малого Державного Герба України, ухвалою господарського суду міста Києва від 24.12.2020 у справі № 910/919/20 було частково задоволено клопотання Міністерства та призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/919/20, на вирішення якої поставлено таке питання: "Чи є зображувальне позначення за заявкою № m2017 19236 від 31.08.2017 імітацією Малого Державного Герба України?".
Судами встановлено, що  за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.02.2021 № 004/21 судовими експертами Федоренко В.Л. та Ковальовою Н.М. встановлено, що зображувальне позначення за заявкою від 31.08.2017 № m201719236 не є імітацією Малого Державного Герба України.
Отже, судовими експертами у висновку від 11.02.2021 № 004/21, зокрема встановлено, що позначення за заявкою від 31.08.2017 № m201719236 є стилізованим зображенням хижого птаха під час полювання. Малюнок є лінійним та носить візерунковий характер.
У свою чергу, зображення хижого птаха (степового орла), спрямованого донизу під час полювання (№ m201719236), на думку експертів, в жодному разі не може вважатися відтворенням геральдичних характеристик малого Державного Герба України.
У висновку експертів від 11.02.2021 № 004/21 зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384, 385 Кримінального кодексу України експерти попереджені, і слід зазначити, що висновок експертів від 11.02.2021 № 004/21 складений кваліфікованими експертами відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу».
Оцінюючи висновок експерта від 11.02.2021 № 004/21, суди дійшли висновку, що останній містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовану відповідь на питання, поставлене експертам, яка є обґрунтованою та такою, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому висновок складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Федоренко В.Л та Ковальовою Н.М. у порядку, визначеному законодавством, а тому був прийнятий судом як належний та допустимий доказ у розумінні статей 76, 77 ГПК України.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака за заявкою від 31.08.2017 №    201719236, яким затверджено висновок Підприємства  від 21.11.2019 вих. №    120455/ЗМ/19 про невідповідність позначення за заявкою від 31.08.2017 №    201719236 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.
Згідно з частиною другою статті 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
У відповідності до частини першої статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини третьої  статті 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
У силу частини першої статті 155 ГК України та частини першої статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до частини першої статті 157 ГК України право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції на дату звернення позивача до суду), знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Статтею 492 ЦК України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів .
За змістом статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Частинами першою-третьою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
У відповідності до частини четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
У силу статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. Заявка повинна стосуватися одного знака. Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.
Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.
Аналогічні положення містяться в пункті 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом .Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі також - Правила), яким вказано, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.
Вказані в абзаці першому цього пункту позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.
Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних документів, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил.
Як вже зазначалося вище, 31.08.2017 Компанією та Товариством було подано до Підприємства заявку №m201719236 для реєстрації знака для товарів і послуг (зображувальне).
Однак за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Підприємством було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 21.11.2019        № 120455/ЗМ/19, який набув статусу рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака. Підставою відмови є те, що заявлене зображувальне позначення не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 21, 33 класів та 35 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що воно є імітацією малого Державного Герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.
Водночас необхідно зазначити, що відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозвіл на використання державного герба, прапора та інших державних символів (емблем) потрібен у разі, якщо такі позначення включаються до торговельної марки, як елементи, що не охороняються.  У разі якщо позначення зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми) то такі позначення не можуть отримати правову охорону.
Отже, у даному випадку мало перевірятися, чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.
Таким чином, висновок судів попередніх інстанцій щодо відсутності встановленого порядку використання малого Державного Герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герби та в силу вимог Основного закону не можуть вважатись елементами порядку використання малого Державного Герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин, не має правового значення для вирішення даного спору.
Окрім того, відповідно до висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 10.01.2019 у справі № 826/6726/16, спір у цій справі виник через відсутність згоди компетентного органу на включення елементів державного герба до знаків для товарів і послуг, поданих позивачем на реєстрацію. Водночас у справі №    910/919/20 підставою для відмови у реєстрації заявленого зображувального позначення було те, що воно є імітацією малого Державного Герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.
З огляду на викладене умови застосування правових норм і встановлені судами фактичні обставини, які формують зміст правовідносин у справі  № 826/6726/16 та у справі № 910/919/20, є різними. У кожній із зазначених справ суди виходили з обставин та умов конкретних правовідносин і фактично-доказової бази, що виключає поібність правовідносин у вказаних справах, а тому відсутні підстави для відступлення від висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 10.01.2019 у справі №    826/6726/16, з огляду на що не знаходять свого підтвердження підстави касаційного оскарження судових рішень, визначених скаржником. 
При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначається підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 2 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено), покладається на скаржника.
Окрім того, необхідно зазначити, що статтею 98 ГПК України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Згідно зі статтею 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.
При цьому Верховний Суд неодноразово зазначав про  стандарт доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.
Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні від 23.08.2016 року у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; стаття 86 ГПК України). 
Суди попередніх інстанцій, дослідивши обставини справи та подані сторонами докази та встановивши, що позначення за заявкою № m201719236 є зображенням хижого птаха (степового орла), спрямованого донизу під час полювання, не може вважатися відтворенням геральдичних характеристик малого Державного Герба України, дійшли висновку про  необґрунтованість та незаконність рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака за заявкою від 31.08.2017 №  201719236, яким затверджено висновок Підприємства  від 21.11.2019 вих. №   120455/ЗМ/19 про невідповідність позначення за заявкою від 31.08.2017 №   201719236 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, яке порушує права та охоронювані законом інтереси позивачів.
Верховний Суд зазначає, що наведені у касаційній скарзі доводи фактично зводяться до незгоди з висновками судових інстанцій стосовно оцінки доказів і встановлених на їх підставі обставин, та спрямовані на доведення необхідності переоцінки цих доказів та встановленні інших обставин, у тому контексті, який, на думку скаржника свідчить про порушення норм матеріального права. Однак до переоцінки доказів, у силу приписів статті 300 ГПК України, суд касаційної інстанції вдаватись не може, оскільки встановлення обставин справи, дослідження доказів та надання правової оцінки цим доказам є повноваженнями судів першої й апеляційної інстанцій, що передбачено статтями 73-80, 86, 300 ГПК України. Недодержання стороною в судах попередніх інстанцій свого процесуального обов`язку щодо доведення обставин, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх заперечень, в силу того ж положення ГПК України не може бути надолужене в суді касаційної інстанції.
Окрім того, суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те , що: встановлення певних фактів не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки до повноважень останнього не належить встановлення фактів, що мають юридичне значення. Господарські суди порушують провадження у справах за позовами, в основі яких правова вимога - спір про право, що виникає з матеріальних правовідносин; державна реєстрація знака та видача свідоцтва на знак для товарів і послуг відноситься до дискреційних повноважень Укрпатенту (відповідача-2), а відтак суд не вправі вручатися у дискреційні повноваження відповідача-2 та зобов`язувати його видати свідоцтво поза межами процедури, визначеної законом
Скаржник також посилається в обґрунтування своїх доводів на постанову пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", щодо правомірності стягнення з Міністерства судових витрат. Між тим цей документ має рекомендаційний характер, не містить норм (приписів), обов`язкових для застосування, і посилання на нього не може вважатися підставою для скасування оскаржуваних судових рішень у відповідній частині.
Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 09.11.2004 у справі «Науменко проти України», від 19.02.2009 у справі «Христов проти України», від 03.04.2008 у справі «Пономарьов проти України», в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано. 
Разом з тим Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі «Серявін та інші проти України» зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
У справі «Трофимчук проти України» (№ 4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.
Верховний Суд зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у касаційній скарзі, не спростовують вказаного висновку.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Згідно зі статтею 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
З огляду на наведене Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги Міністерства на рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №910/919/20 без задоволення, а оскаржуваних судових рішень - без змін через відсутність передбачених процесуальним законом підстав для їх скасування.

Судові витрати
Понесені скаржником у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на скаржника, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення. 

Керуючись статтями 300, 308, 309, 315 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №910/919/20 - без змін.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                           І. Булгакова

Суддя                                                                                                    Б. Львов

Суддя                                                                                                    В. Селіваненко