ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

Іменем України

08 листопада 2021 року

м. Харків

справа № 618/366/20

провадження № 22-ц/818/1668/21

Харківський апеляційний суд у складі:

Головуючого: Маміної О.В. 

суддів: Пилипчук Н.П., Тичкової О.Ю., 

за участю секретаря: Сізонової О.О.

учасники справи:

позивач – ОСОБА_1 ,

відповідач – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», 

третя особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІВАПАК»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІВАПАК» про припинення неправомірного використання інтелектуальної власності, стягнення збитків та упущеної вигоди за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року, постановлене під головуванням судді Буніна Є.О., в залі суду в смт Дворічна Дворічанського району Харківської області (повний текст судового рішення складено 26 листопада 2020 року), -
в с т а н о в и в:
У квітні 2020 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІВАПАК» про припинення неправомірного використання інтелектуальної власності, стягнення збитків та упущеної вигоди.
Рішенням Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року у задоволенні позову відмовлено.
В апеляційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі; судові витрати стягнути з відповідача на користь позивача.
Посилається на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права; позивач зазначає, що він є винахідником та власником корисної моделі: «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» відповідно до патенту на корисну модель № НОМЕР_1 , опублікованого 11.09.2017 року. Відповідач – ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» без належного дозволу виготовляє вагонний вкладиш м`який, який містить усі ознаки формули патенту на корисну модель №  НОМЕР_1 . При цьому відповідач не спростував результати експертизи Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №213/19 та визнає копіювання кожної ознаки корисної моделі № 119079.  ОСОБА_1 вважає, що позовні вимоги є доведеними та підлягають задоволенню у повному обсязі.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» надало відзив на апеляційну скаргу, просило залишити апеляційну скаргу позивача без задоволення, а рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року – залишити без змін. Крім того, товариство просило залучити до справи докази, які не були подані до суду першої інстанції з поважних причин. Відповідач зазначає, що в рамках експертного дослідження №213/19 не досліджувався об`єкт, вироблений ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС». Відсутні також докази, що вироблена відповідачем продукція підпадає під формулу патенту на корисну модель, вироблену позивачем. ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» добросовісно використав в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому у корисній моделі. Відповідач почав виготовлення та реалізацію продукції із використання корисної моделі раніше дати подання позивачем заявки на отримання патенту.
Перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції, відповідно до вимог ч. 1 ст. 367 ЦПК України - в межах доводів апеляційної скарги і вимог, заявлених у суді першої інстанції, судова колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження неправомірного використання відповідачем його інтелектуальної власності; у зв`язку з цим відсутні підстави для стягнення збитків та упущеної вигоди.
Такі висновки суду першої інстанції відповідають вимогам закону та фактичним обставинам справи.
Судом встановлено, що 28 березня 2017 року ОСОБА_1 подав заявку для отримання патенту на корисні моделі № 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» (а.с.16 т.1).
11 вересня 2017 року позивач отримав патент в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» (а.с.15 т.1).
Згідно ліцензійного договору № 1/11-09/17 від 11 вересня 2017 року, ОСОБА_1 («Ліцензіар») та ТОВ «АРІВАПАК» («Ліцензіат») уклали ліцензійний договір про передачу прав на використання корисної моделі № 119079 про наступне:
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором регулюються правовідносини у сфері інтелектуальної власності, за яким Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду дозвіл (виключну ліцензію) на використання корисної моделі № 119079, що охороняється патентом;
1.4. Ліцензія за цим договором надається Ліцензіатові для використання та (або) розповсюдженні ним продукції відповідно до умов цього договору та для виговлення вагонних вкладишів з амортизуючою системою установки, який визначений у патенті;
1.5 Під використанням Ліцензіатом корисної моделі у цьому Договорі розуміється виготовлення продукції способом, що охороняється патентом, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, застосування або інше введення в господарський оборот/цивільний обіг, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) чи зберігання у зазначених цілях продукції виготовленої безпосередньо способом, що охороняється патентом;
4.2 Про випадки протиправного використання третіми особами корисної моделі, яка охороняється патентом на території, що стали відомі Ліцензіату, Ліцензіат зобов`язаний негайно повідомляти Ліцензіару, а той у свою чергу має право на будь-який законний спосіб захисту своїх прав та інтересів (а.с.22-26 т.1).
ТОВ «АРІВАПАК» дізналося з офіційного листування з контрагентом ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» від 23 липня 2019 року № 23-07/2, що вагонні вкладиші м`які були придбані останнім у товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», тому про системну закупівлю мова може йти, виключно після здійснення необхідних випробувань вже придбаних зразків. При цьому надало оригінал сертифікату якості на продукцію (т. 1 а. с. 28, 29-33, 34, 35, 36).
За договором поставки продукції №419 від 11 липня 2019 року ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» (постачальник) та ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» (покупець) домовилися про те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця продукцію - вагонний вкладиш м`який разовий. Якість продукції має відповідати сертифікату якості або вимогам ТУ У 22.2-37352840-002:2013 (а.с.29-36 т.1).
29 липня 2019 року ТОВ «АРІВАПАК» звернулася до ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» з листом, в якому зазначило, що виняткове право на виробництво «Вагонних вкладишів м`яких разових» на території України мають виключно ті підприємства, з якими укладено ліцензійні договори з власником авторської технології виробництва вагонних вкладишів – ОСОБА_1 , який розробив та зареєстрував корисну модель № 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» - об`єкт права інтелектуальної власності, що охороняється патентом (а.с.38 т.1).
ТОВ «АРІВАПАК» також зазначило, що вони є єдиним підприємством на території України, з ким укладено відповідний ліцензійний договір власником патенту. Тому є обґрунтовані підозри, що ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» здійснює виробництво підробки аналогічної продукції. Також ТОВ «АРІВАПАК» просило дозволу ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ» на купівлю вагонних вкладишів м`яких, придбаних у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», з метою проведення у подальшому необхідних експертиз для підтвердження чи спростування факту підробки цієї продукції.
З листа від 29 липня 2019 року № 375-29/07/19, вбачається що ТОВ «АРІВАПАК» звернулася до ТОВ «ЦЕНТРАНСКОМ», у якому ТОВ «АРІВАПАК» просить дозволу останнього на купівлю вагонних вкладишів м`яких придбаних у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», з метою проведення у подальшому необхідних експертиз позивачем, який є власником патенту (т. 1 а. с. 38). Отримавши згоду на це (т. 1 а. с. 39), третя особа придбала виготовлені відповідачем вагонні вкладиші за Договором купівлі-продажу № 02/08-19 від 02.08.2019 року (т. 1 а. с. 40-41).
У свою чергу третя особа сповістила позивача, що відповідачем протиправно з порушенням його прав на інтелектуальну власність виготовляється вагонний вкладиш м`який, який містить усі ознаки формули патенту на корисну модель № НОМЕР_1 . 
Листом від 05 серпня 2019 року ТОВ «АРІВАПАК» повідомила ОСОБА_1 , як власника корисної моделі № 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки», про те, що відповідачем протиправно виготовляється вагонний вкладиш м`який, який містить усі ознаки формули патенту на корисну модель № НОМЕР_1 . З метою встановлення об`єктивності цих висновків, їх обґрунтованості та доведеності, ТОВ «АРІВАПАК» запропонувало позивачу придбати вагонні вкладиші м`які, виготовлені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», для подальших експертиз та прийняття рішення про захист прав інтелектуальної власності (а. с. 44 т.1).
09 серпня 2019 року за договором купівлі-продажу ОСОБА_1 придбав у ТОВ «АРІВАПАК» вагонні вкладиші м`які у кількості 3 одиниці (а.с.46 т.1).
11 вересня 2019 року позивач направив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України лист із зразком вагонного вкладишу м`якого, придбаного у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», в якому поставив питання: «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» за патентом України № 119079, або ознака еквівалентна їй у виробі «Вагонний вкладиш м`який разовий», виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС»?». (а.с.49 т.1).
12 листопада 2019 року позивач отримав висновок експертів Науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 213/19 у якому було вказано, що експерти прийшли до наступного висновку: «у вагонному вкладиші м`якому разовому, виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 119079 (а.с.51-74 т.1).
З детальної інформації про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що вид діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» - виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (основний); виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у; виробництво тари з пластмас; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Згідно інформації Державної митної служби України від 05 травня 2020 року № 23-01/23-04/8.19/442, щодо обсягу експорту товару з кодом згідно з УКТЗЕД 6305321900, здійсненого ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» за період з 01.01.2018 по 13.04.2020 становить: кількість оформлених МД – 36; опис товару: мішки пакувальні для сипучих вантажів із синтетичних текстильних матеріалів: гнучкі проміжні контейнери великої місткості з поліпропіленової тканини: Вагонний вкладиш м`який разовий – ВВМР (розмір 250х310х1320), Виробник: ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», торгівельна марка – немає даних, країна виробництва: UA; кількість кг – 479595 (а.с. 136-137 т.1).
Згідно інформації Головного управління ДПС у Харківські області станом на 12.05.2020 року з Єдиного реєстру податкових накладних щодо експорту та реалізації підприємством ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» товару «Вагонний вкладиш м`який разовий» за період з 01.01.2018 року по 13.04.2020 року, була реалізована вказана продукція в кількості та на суму зазначену в даних накладних (а. с. 139-142 т.1).
Як на підставу позовних вимог, ОСОБА_1 посилався на те, що відповідач без належного дозволу, протиправно здійснює виробництво продукції «Вагонний вкладиш м`який разовий», тоді як виробником та власником патенту на корисні моделі №119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» є позивач. ОСОБА_1 вважає, що має місце бездозвільне виготовлення відповідачем вагонного вкладишу м`якого разового за його патентом без отримання права на таке виготовлення, що є прямим порушенням ст. 41, 54 Конституції України та ч.ч. 2, 5-7 ст. 28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Такі порушення відповідно до ст. 34 вказаного Закону вважаються порушеннями прав власника патенту. У зв`язку з цим ОСОБА_1 , з урахуванням збільшених позовних вимог (а.с.173 т.1), просив суд:
1) зобов`язати відповідача припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності, а саме бездозвільне виготовлення вагонних вкладишів м`яких разових та «ВВ-Зк вагонний вкладиш завантаження клапан»;
2) стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду у розмірі 10 % від ринкової вартості 13 534 одиниць контрафактних вагонних вкладишів м`яких разових, протиправно виготовлених відповідачем на загальну суму 65 734 510,09 грн., а саме- 6 573 4510,1 грн.;
3) стягнути з відповідача на користь позивача суму витрат у розмірі 16 295,40 грн., які позивач витратив на придбання продукції відповідача з метою проведення експертизи та отримання висновку про контрафактність продукції відповідача; 
4) стягнути з відповідача на користь позивача суму витрат у розмірі 42 013,20 гривень, які були сплачені позивачем Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з метою проведення останніми експертного дослідження та надання експертного висновку про копіювання відповідачем усіх ознак формули захищених патентом на корисну модель № НОМЕР_1 , яка належить позивачу; 
5) стягнути з відповідача на користь позивача компенсацію за моральну шкоду в розмірі 50 000 грн.; 
6) стягнути з відповідача на користь позивача вартість витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 27 000 грн.; 
7) стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 10 510 грн., сплачений позивачем при зверненні до суду.
14 липня 2020 року представником позивача ОСОБА_1 – адвокатом Качановим Є. О. до суду було подане клопотання про збільшення позовних вимог (а.с.135-136 т.2), згідно якого останній просив збільшити стягнення судових витрат з відповідача на користь позивача на 19 000 грн., які були сплачені позивачем за фаховий висновок спеціаліста (рахунок № 2206 від 22 червня 2020 року) та за експертизу об`єкту інтелектуальної власності (рахунок № 15 від 17 червня 2020 року).
Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Згідно п. 2 ч. 2 ст.11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.
Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Згідно частини першої статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать корисні моделі.
Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України).
Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).
Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.
Відповідно до вимог абз. 4, 13, 14 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).
Патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).
За положеннями ст. 6 ч. 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура рослини і тварини тощо), процес (спосіб).
Як визначено у ч.ч. 1-2 ст. 459 ЦК України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.
Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
Згідно із ст. 462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.
Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.
Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
За правилами ст. 463 ЦК України, суб`єктами права інтелектуальної власності на корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.
Згідно із ч. 1 ст. 424, ст.464 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 
1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
За нормами ч. 2 ст. 464 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Як визначено у ч. 1 ст. 465 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання цих прав відповідно до закону. 
Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 426 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.
Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Згідно ч. 1 ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
За змістом ч. 7 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст. ст. 1108, 1109 ЦК України, володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію, укласти ліцензійний договір) на використання винаходу (корисні моделі) на підставі ліцензійного договору.
Зокрема, згідно з ч.ч. 1, 3-4 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання суб`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.
Статтею 28 Закону передбачено, що права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:
- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
За роз`ясненнями, що містяться у абз. 1-5 п. 83 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності" №12 від 17 жовтня 2012 року, особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на корисну модель є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:
- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу, і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.
Відповідно до ст. 470 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що відповідач без належного дозволу, протиправно здійснює виробництво запатентованого товару. ОСОБА_1 вважає, що має місце бездозвільне виготовлення відповідачем вагонного вкладишу м`якого разового за його патентом без отримання права на таке виготовлення.
Разом з тим відповідачем надано до суду технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013, з яких убачається, що вказані технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013 були розроблені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та затверджені і взяті на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014 року (а. с. 188-210 т.1).
23 березня 2016 року та 31 січня 2017 року між ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та ДП «АРТЕМСІЛЬ» були укладені договори № 12/01-01-72 та № 12/01-01-15, згідно яких продавець (ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС») зобов`язується у 2016 році та у 2017 році, відповідно, поставити покупцеві (ДП «АРТЕМСІЛЬ») товар, зазначений у специфікації, а покупець – прийняти і оплатити товар. Найменування та кількість товару зазначається у специфікації, яка є невід`ємною частиною цього договору ( а. с. 48-50, 52-54 т.2).
У специфікації № 1 до договору № 12/01-01-72 від 23.03.2016 року та специфікації № 1 до договору № 12/01-01-15 від 31.01.2017 року, містяться посилання на ТУУ 22.2-37352840-002:2013 ( а. с. 51, 55 т.2).
27 травня 2020 року ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» направило на адресу кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого запит щодо використання корисної моделі, яка охороняється патентом на корисну модель.
Згідно науково-практичного висновку щодо використання корисної моделі, яка охороняється патентом на корисну модель встановлено ( а.с. 4-15 т.2): 
1) реєстрація Технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУ У 22.2-37352840-002:2013, затверджених і взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014 року, є однією з умов наявності у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель (патент № НОМЕР_1 ); 
2) ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» на підставі положень законодавства України має право продовжувати використання технічного вирішення (відповідно до Технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУУ 22.2-37352840-002:2013, затверджених і взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014), яке пізніше було запатентоване ОСОБА_1 як корисна модель (патент № НОМЕР_1 ) при наявності усіх інших умов, необхідних для права попереднього користування; 
3) використання іншою особою корисної моделі за умови, якщо є докази її використання до дати подачі заявки на патент та наявності інших умов, необхідних для права попереднього користування, не є порушенням прав власника патенту; 
4) якщо ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» має право на використання корисної моделі (патент № НОМЕР_1 ) як попередній користувач, то воно не повинно отримувати від патентовласника дозвіл на вчинення таких дій і сплачувати винагороду за використання корисної моделі.
Крім того згідно висновку патентного повіреного № 260 ОСОБА_2 щодо дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22 червня 2020 року № 1920-2, у вказаних Технічних умовах ТУУ 22.2-37352840-002:2013 від 08.02.2014 року в описовій частині містяться тільки вихідні дані про принципову схему вкладишу та не міститься описання кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» опублікованого 11.09.2017 року у бюлетені № 17 ДП «Укрпатент», що не дає можливості ідентифікувати вироблену відповідно до цих ТУУ 22.2-37352840-002:2013 продукцію, як таку, що навіть на теоретичному рівні може містити усі ознаки корисної моделі за патентом № 119079 опублікованої 11.09.2017 року ( а. с. 88-91 т.2).
Згідно висновку науково-правої експертизи № 08/01-2020 Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 10 липня 2020 року, встановлено наступне:
1) у науково-практичному висновку № 126-01-794 від 03.06.2020 року, підготовленому ОСОБА_3 , не здійснено аналіз змісту Технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУ 22.2-37352840-002:2013, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014 року; 
2) для підготовки науково-практичного висновку № 126-01-794 від 03.06.2020 року не надані документи, які підтверджують відомість ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» технічного рішення, що охороняється патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , до дати подання заявки на зазначену корисну модель; 
3) реєстрація Технічних умов на вкладиші з полімерних матеріалів ТУ 22.2-37352840-002:2013, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014 року, не підтверджує здійснення значної і серйозної підготовки ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» до використання корисної моделі за патентом України № 119079 для виникнення у такого товариства права попереднього користувача на зазначену корисну модель; 
4) реєстрація ТУ не є однією із умов наявності у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ; 
5) для підготовки науково-практичного висновку № 126-01-794 від 03.06.2020 року не надані документи, які підтверджують наявність у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» права попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ; 
6) згідно висновку експертів № 213/19 від 11.11.2019 року у вагонному вкладиші м`якому разовому, виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», використана кожна ознака корисної моделі. Оскільки такий вкладиш вироблено у 2019 році, зазначене підприємство не має право попереднього користувача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 ; 
7) виготовлення вкладишів м`яких разових, вироблених ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» відповідно до ТУ, без дозволу власника патенту на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 є порушенням прав такого власника, якщо жодних документів, що свідчать про використання такої корисної моделі чи здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до дати подачі заявки на зазначену корисну модель не має, а також відсутні інші підстави використання такої корисної моделі без надання дозволу власником патенту, передбачені ст. 30 та 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( а. с. 92-109 т.2).
Відповідно до частини 1 статті 31 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь- яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.
Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Матеріали справи свідчать про те, що 28 березня 2017 року ОСОБА_1 подав заявку для отримання патенту на корисні моделі № 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» (а.с.16 т.1). 11 вересня 2017 року позивач отримав патент в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 119079 «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» (а.с.15 т.1).
11 вересня 2019 року позивач направив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України лист із зразком вагонного вкладишу м`якого, придбаного у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», в якому поставив питання: «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Вагонний вкладиш з амортизуючою системою установки» за петентом України № 119079, або ознака еквівалентна їй у виробі «Вагонний вкладиш м`який разовий», виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС»?». (а.с.49 т.1).
12 листопада 2019 року позивач отримав висновок експертів Науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 213/19 у якому було вказано, що експерти прийшли до наступного висновку: «у вагонному вкладиші м`якому разовому, виробництва ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС», використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 119079 (а.с.51-74 т.1).
Зі змісту висновку експертів № 213/19 убачається, що дослідженню підлягав, в тому числі, сертифікат якості на вагонний вкладиш м`який разовий – ВВМР, скріплений печаткою ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС». Вказаний сертифікат містить посилання на технічні умови, на підставі яких здійснювалося виробництво продукції. Зокрема, зазначено, що технічні умови вкладишів з полімерних матеріалів 22.2-37352840-002:2013 були розроблені ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМС» та затверджені і взяті на облік ДП «Харківстандартметрологія» 08.02.2014 року (а. с. 188-210 т.1).
В силу ст. 470 ЦК України та ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Статтею ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» від 20 березня 1883 року, ратифікована Україною 25 грудня 1991 року, визначено, що права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. 
Таким чином, на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання промислового зразка: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого промислового зразка має право в подальшому продовжувати використання його і після реєстрації такого промислового зразка іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі патенту, та після його видачі.
У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець патенту на промисловий зразок не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону.
Згідно ст. ст. 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.
Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Статтею 89 ЦПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Висновок експерта є одним із видів доказів у справі, тому такі висновки оцінюються судом з урахуванням усіх обставин справи.
Матеріали справи не містять належних та допустимих доказів дослідження експертом співставлення товарів, які позивач вважає своїм винаходом.
Сам факт наявності поставок тотожного товару, не свідчить про порушення відповідачем прав позивача, з урахуванням права попереднього користувача.
До суду апеляційної інстанції сторонами були надані нові докази, які не були предметом розгляду у суді першої інстанції, а саме: висновки експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Відповідно до ч. 3 ст. 367 ЦПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
За змістом пункту 6 частини другої статті 356, частини третьої статті 367 та пункту 1 частини першої статті 376 ЦПК апеляційний суд може встановлювати нові обставини, якщо їх наявність підтверджується новими доказами, що мають значення для справи (з урахуванням положень про належність і допустимість доказів), які особа не мала можливості подати до суду першої інстанції з поважних причин, доведених нею, або які неправомірно не були цим судом прийняті та досліджені, або доказами, які судом першої інстанції досліджувались із порушенням установленого порядку.
Дослідження нових доказів провадиться, зокрема, у таких випадках: якщо докази існували на час розгляду справи судом першої інстанції, але особа, яка їх подає до апеляційного суду, з поважних причин не знала й не могла знати про їх існування; докази існували на час розгляду справи в суді першої інстанції і учасник процесу знав про них, однак з об`єктивних причин не міг подати їх до суду; додаткові докази, які витребовувалися раніше, з`явилися після ухвалення рішення судом першої інстанції; суд першої інстанції неправомірно виключив із судового розгляду подані учасником процесу докази, що могли мати значення для вирішення справи; суд першої інстанції необґрунтовано відмовив учаснику процесу в дослідженні доказів, що могли мати значення для вирішення справи (необґрунтовано відмовив у призначенні експертизи, витребуванні доказів, якщо їх подання до суду для нього становило певні труднощі тощо); наявні інші поважні причини для їх неподання до суду першої інстанції у випадку відсутності умислу чи недбалості особи, яка їх подає, або вони не досліджені судом унаслідок інших процесуальних порушень.
Колегія суддів не приймає до уваги докази, надані сторонами до суду апеляційної інстанції, оскільки вони не були предметом розгляду у суді першої інстанції, при цьому сторонами не наведено підстав неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від них.
Висновок суду першої інстанції про відсутність підстав для задоволення позову через недоведеність позовних вимог, - відповідає вимогам закону та фактичним обставинам справи.
Враховуючи викладене, судова колегія приходить до висновку, що рішення суду ухвалене з додержанням вимог матеріального та процесуального права.
Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують.
Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо надання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки з огляду на конкретні обставини справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).
Відповідно до ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Керуючись ст. ст. 367, 368, 369, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України суд, -
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.
Рішення Дворічанського районного суду Харківської області від 17 листопада 2020 року – залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення у випадках, передбачених ст. 389 ЦПК України.

Головуючий: О.В. Маміна 

Судді:                                                                   Н.П. Пилипчук

О.Ю. Тичкова

Повне судове рішення виготовлено 10.11.2021 року.