ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2021 року          м.Дніпро         Справа №  904/6840/14
Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді:  Іванова О.Г. (доповідач), 
суддів: Антоніка С.Г., Дарміна М.О.,
при секретарі судового засідання: Логвіненко І.Г.
представники сторін:
від позивача: Цормутян Г.Х. адвокат, ордер серія ДП № 1261/000010  від 04.10.2021 р.;
від позивача: Петриков В.А. адвокат, ордер серія АЕ №1094819  від 01.10.2021 р.;
від відповідача-2: Котелевський К.В. адвокат, ордер серія АР №1054379  від 11.07.2021 р.;
представник відповідача -1 в судове засідання не з`явився;
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2021, ухвалене колегією суддів у складі:  головуючого судді Кеся Н.Б., судді Загинайко Т.В., судді Ліпинського О.В., м. Дніпро, повний текст якого підписаний 29.06.2021, у справі №904/6840/14 
за позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпро 
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне Дніпропетровська область  
відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ Запорізька область 
про припинення порушення прав інтелектуальної власності   

ВСТАНОВИВ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) 08.09.2014 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:
- зобов`язати  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;
- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;
- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Промислове   підприємство "Берліка" (код ЄДРПОУ 37692590) використовувати винаходи за патентами України № 80885 та №80051, шляхом заборони виготовлення, пропонування до продажу та продажу чавунного посуду з використанням винаходів за патентами України №80885 та №80051;
- вилучити з цивільного обороту продукцію, виготовлену з використанням винаходів за патентами України № 80885 та №80051 Товариством з обмеженою відповідальністю “Промислове   підприємство   “Берліка” (код   ЄДРПОУ  37692590) з порушенням   прав інтелектуальної власності за місцем знаходження, а саме Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чкалова, 45 Товариства з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (код ЄДРПОУ 37692590) та знищити таку продукцію;
- вилучити з цивільного обороту та знищити матеріали і знаряддя, які використовуються Товариством  з  обмеженою  відповідальністю  “Берліка”  (код  ЄДРПОУ  37692590) для виготовлення чавунного посуду з використанням винаходів за патентами України №80885 та №80051 за місцем знаходження Товариства з обмеженою   відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка”, а саме Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чкалова, 45;
- судові витрати покласти на Відповідачів.
Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України №80051 та №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Петренком С.А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 та 10.08.2007. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України №80051 та №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України №80051 та №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України №80051 та №80885.

19.01.2015 ухвалою суду  призначено у справі № 904/6840/14 комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).
11.03.2015 представник Позивача надав письмові пояснення щодо обрання експертної установи для проведення судової комплексної експертизи (арк.с. 203-204 Т.2).
31.03.2015 Позивач подав клопотання про залучення до матеріалів справи копії звіту "Дослідження структури зразків з чавунного посуду з покриттям після термооброботки" (арк.с. 212-245 Т.2). 
31.03.2015 ухвалою суду призначено у справі судову експертизу із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов`язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів.
31.03.2015 провадження у справі до завершення експертних досліджень зупинено та надіслано справу на адресу експертної установи. 
05.05.2015 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/15 для розгляду клопотання судового експерта про залучення фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта. 
На виконання вимог ухвали суду від 05.05.2015 Позивач подав пропозиції щодо залучення фахівця до проведення судової експертизи, зокрема, Позивач пропонує залучити  до проведення судової експертизи Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України, професора, доктора технічних наук, автора понад 250 наукових робіт та патентів (м.Дніпро, пр. Гагаріна, 4) (арк. с. 19-20 Т.3).
Відповідач-2 подав клопотання з пропозицією залучення в якості фахівця по даній експертизі Пономаренко Ольгу Іванівну, доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (вулиця Фрунзе, 21, Харків, Харківська область, 61000), автора понад 190 наукових праць (з них 5 методичних посібників з грифом Міносвіти України і монографія), член  спеціалізованої вченої Ради Д8.084.02 Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), член комісії з розробки ОКХ та ОПП для бакалаврів за спеціальністю “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”, член комісії по акредитації кафедр по ливарному виробництву та металургії в Україні, Віце-президент Асоціації ливарників України, нагороджена почесною грамотою МОН.
27.05.2015 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи фахівців Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та Пономаренко Ольгу Іванівну, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту. Попереджено Пономаренко Ольгу Іванівну, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України. Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень.
08.07.2015 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист про те, що для відповіді на поставлені в ухвалі суду питання необхідне часткове знищення об`єктів дослідження, на що експертна установа просить надати на це письмову згоду.
10.08.2015 ухвалою суду зобов`язано Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" надати до суду у письмовому вигляді інформацію з питання, чи надає Позивач згоду на часткове знищення об`єктів дослідження за клопотанням експерта.
27.09.2016 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність вирішення питання щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №50885.

20.10.2016 ухвалою суду викликано в судове засідання не менш двох компетентних спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ") та не менш двох компетентних спеціалістів від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (49000, м.Дніпро, вул.Яхненківська, 2) з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів.
08.11.2016 ухвалою суду викликано в судове засідання не менш двох компетентних спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ") з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів;
- витребувано від кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України (49000, м.Дніпро, проспект Гагаріна, 4) інформацію щодо можливості проведення експертних досліджень на базі Національної металургійної академії України з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів.
22.11.2016 клопотанням Відповідач-2 просить суд додатково долучити до участі в проведенні судової експертизи фахівців Хричікова Валерія Євгеновича, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та Пономаренко Ольгу Іванівну, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту.
Одночасно в даному клопотанні Відповідач-2 надає дозвіл на знищення посуду, наданого для експертних досліджень (арк.с.141 Т.3).
22.11.2016 в судовому засіданні спеціалісти від кафедри металознавства і термічної обробки  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професор кафедри металознавства та термічної обробки Карпець М.В. та від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків",  керівник хімічної групи ЦЗЛ Осадчук А.Б., відповіли на запитання суду щодо кваліфікації, надали  підтверджуючі документи щодо їх компетентності та досвідченості, а саме освіти, наявності наукових робіт та стажу роботи (арк.с. 149-158 Т.3). 
22.11.2016 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професора кафедри металознавства та термічної обробки Карпець Мирослава Васильовича та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ Осадчук Анжеліку Борисівну з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри. Керівництво та організацію проведення експертних досліджень покладено на експерта, призначеного по даній справі Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Витрати з проведення оплати усіх експертних досліджень покладено на    Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" відповідно до ухвали суду по даній справі від 31.03.2015. Попереджено ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Зупинено провадження у справі та  справу надіслано 24.11.2016 на адресу експертної установи.
10.04.2017 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із повідомленням про неможливість надання висновку №7241/15-53 від 31.03.2017.                                
31.05.2017 на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Господарський суд Дніпропетровської області надіслав запит щодо процедури проведення судової експертизи з метою отримання письмових пояснень від судового експерта.
28.09.2017 ухвалою суду зупинено провадження у справі №904/6840/14 для продовження експертних досліджень, справу направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.2015.
11.10.2017 справа направлена на адресу експертної установи.
07.11.2017 до Господарського суду Дніпропетровської області повернулася справа від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з посиланням в супровідному листі на те, що у зв`язку зі звільненням з інституту ОСОБА_5 , яка має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями", провести судову експертизу не виявляється за можливе. Інші фахівці за вказаною спеціальністю в інституті відсутні.
08.11.2017 ухвалою суду поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено до розгляду в засіданні на 08.11.2017 о 15:00год.
08.11.2017 ухвалою суду зупинено провадження у справі та направлено справу №904/6840/14 до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (03045, м.Київ, вул.Плещеєва, 10) для проведення експертних досліджень відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.2015 (арк.с. 248-252 Т.2).
18.01.2018 ухвалою суду судова колегія поновила провадження у справі для вирішення питання щодо визначення особи експерта Центру та залученого фахівця та розглядати справу в загальному позовному провадженні. 
25.01.2018 представник Позивача  заявив про часткову відмову від позову, в частині вимог, що стосуються патенту України на винахід №80051 та просить суд: припинити провадження в цій частині та продовжити судовий розгляд справи в частині позовних вимог, що стосуються патенту України на винахід №80885 (арк. с.196 Т.4). 
08.02.2018 ухвалою суду провадження у справі №904/6840/14 в частині позовних вимог, що стосуються патенту на винахід № 80051 - закрито. 
08.02.2018 ухвалою суду зупинено провадження по справі №904/6840/14, матеріали справи №904/6840/14 направлено на адресу Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України для проведення судової експертизи.   
05.03.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд:
залучити до проведення експертизи спеціалістів у галузі термообробки металів і   сплавів та провести у відповідній сертифікованій лабораторії дослідження об`єктів експертизи, для відповіді на питання:
1) Чи міститься на наданих чавунних виробах захисне покриття з оксиду заліза Ре3О4?
2) Чи можливе утворення такого покриття на наданих чавунних виробах, шляхом нагріву їх виливку до температури 680-800 °С і занурення в масло?
Надати спеціалістам чавунні вироби:
1) сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14);
2) жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14);
3) сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14);
4) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80458/14);
5) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80460/14);
6) сковорідка з дерев`яною ручкою (вх. №904/6840/14/р/80457/14), щодо яких призначена ця експертизи.
20.03.2018 ухвалою суду надано згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, професора кафедри металознавства та термічної обробки  Карпець Мирослава Васильовича та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ  Осадчук Анжеліку Борисівну з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та експерта по даній справі  на базі  зазначених лабораторії та кафедри.
07.06.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: вирішити питання щодо самовідводу спеціаліста ОСОБА_3 від проведення експертизи. Визначити, чи проводити дослідження залученими спеціалістами у залишковому складі, чи залучити на місце ОСОБА_3 іншого спеціаліста.
03.07.2018 ухвалою суду в задоволенні заяви Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про відвід спеціаліста Карпця М.В. відмовлено. Заяву спеціаліста ОСОБА_3 про самовідвід задоволено.  Питання експерта щодо доцільності відбору зразків серійної продукції на виробництвах підприємств сторін справи, забезпечення спеціалістам та експерту безперешкодного доступу на ці виробництва та проведення їх дослідження залишено без задоволення. Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.
25.09.2018 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: вирішити питання щодо самовідводу спеціаліста ОСОБА_1 від проведення експертизи. Визначити, чи проводити дослідження залученими спеціалістами у залишковому складі, чи залучити на місце ОСОБА_1 іншого спеціаліста.
24.10.2018 ухвалою суду заяву спеціаліста ОСОБА_1 про самовідвід задоволено. Судове засідання відкладено на 29.10.2018 на 14:30 год. Зобов`язано Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" забезпечити явку спеціалістів Андреєва Анатолія Опанасовича та ОСОБА_6 в судове засідання для перевірки їхньої компетентності та надання згоди на участь в експертних дослідженнях або надання з їхньої сторони документів підтверджуючих компетентність та письмової згоди на участь в експертних дослідженнях.
29.10.2018  ухвалою суду залучено для проведення експертних досліджень фахівців від Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", доктора технічних наук за спеціальністю фізика твердого тіла Андреєва Анатолія Опанасовича та від Національної металургійної академії, зав. кафедри термічної обробки металів, доктора технічних наук, професора (спеціальність "Металознавство та термічна обробка металів") Дейнеко Леоніда Миколайовича. Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень.
05.11.2018 справу надіслано на адресу експертної установи.
07.02.2019 Господарським судом Дніпропетровської області отримано клопотання від    Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про оплату проведення експертизи за наданим рахунком.
07.02.2019 листом №904/6840/14/4986/19 суд нагадав про необхідність Приватному науково-виробничому підприємству "СІТОН" здійснити оплату вартості експертних досліджень відповідно до рахунку, який направлений на адресу платника (Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН").
18.03.2019 від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України на адресу суду надійшла справа з клопотанням, в якому експерт просить суд: розглянути питання щодо зміни наукової установи для проведення досліджень, необхідних для виконання судової експертизи.
18.04.2019 Відповідач-2 заперечував проти задоволення клопотання експерта Жирко В.В., просить суд викликати в судове засідання, для надання пояснень, професора кафедри металознавства та термічної обробки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Карпця М.В. та судового експерта Жирко В.В. Клопотання експерта Жирко В.В. вважає необґрунтованим, зауважує, що за фактом відмови Позивача в оплаті експертних досліджень треба застосувати наслідки такої відмови.   
18.04.2019 ухвалою суду клопотання судового експерта Жирко В.В. Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України задоволено. Змінено наукову установу для проведення експертних досліджень на Національну металургійну академію України Міністерства освіти України (496000, м.Дніпро, пр.Гагаріна, 4). Зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України.
24.04.2019  справу надіслано на адресу експертної установи.
19.06.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшли листи щодо надання рахунку для сплати за проведення лабораторних досліджень;  щодо проведення досліджень.
26.09.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшов лист щодо надання інформації.
05.11.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшла відповідь на лист від 29.03.2018 № 904/6840/14/10607/18.
04.12.2019 листом вих.№19/104-20799 експертна установа сповістила про обставини затримки експертних досліджень та сповіщено, що про нову дату проведення досліджень буде повідомлено додатково.                                
10.01.2020 Господарським судом Дніпропетровської області отримано лист вих.№19/104-22472 від 26.12.2019 від Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з повідомлення про повернення матеріалів замовнику без виконання з посиланням на Інструкцію з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Так, останнім листом від 04.12.2019 вих.№19/104-20799 експертна установа сповістила про обставини затримки експертних досліджень та сповіщено, що про нову дату проведення досліджень буде повідомлено додатково.                  
11.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області направив на адресу експертної установи лист №904/6840/14/1345/20 щодо вжиття заходів виконання ухвали суду про призначення експертизи.
22.12.2020 Господарським судом Дніпропетровської області отримано справу від Державної спеціалізованої установи Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України з висновком експерта №19/104-19/13 від 21.12.2020 року (арк.с. 97-108 Т.6).
12.03.2021 представник Позивача надав уточнену редакцію позовної заяви (арк.с. 52-69 Т.7), в якій просить суд:
1. Зобов`язати  Товариство з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (код ЄДРПОУ: 37692590) припинити використання у будь-який спосіб винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року;
2. Зобов`язати Товариство з  обмеженою відповідальністю “Торговельно-будівельний дім “Олді” (код ЄДРПОУ: 24738845) припинити використання у будь-який спосіб винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12.11.2007 року;
3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (код ЄДРПОУ: 37692590) використовувати винахід “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, заборонивши виготовлення, пропонування до продажу та продаж продуктів чавунного посуду з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12.11.2007 року;
4. Вилучити з цивільного обороту та знищити товари: 
- продукцію, виготовлену з порушенням права інтелектуальної власності, - з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12.11.2007 року, а саме:
- продукти чавунного  посуду  виробництва  ТОВ  “ПП  “Берліка”,  які   знаходяться   в приміщенні Будівельного гіпермаркету “Олді”, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17;
- продукти чавунного посуду, які знаходяться в приміщенні ТОВ “ПП “Берліка”, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, 16/61;
одну сковороду чавунну гриль 24 см., одну сковороду для млинців чавунну 24 см., одну жаровню чавунну 24 см., три сковороди чавунні з дерев`яною ручкою кожна (арк.с. 34 Т.1, арк.с. 56, 91 Т.2);
5. Вилучити й знищити матеріали та знаряддя, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (код ЄДРПОУ: 37692590) переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року:
- чавун (чушкові чавуни);
- феросплави (феросиліцій, феромарганець та інші);
- брухт та відходи чорних металів;
-  шихту, до складу якої входять чавун, феросплави, брухт та відходи чорних металів, а також модифікатори, флюси тощо;
- плавильні печі;
- ливарні ковші та/або ливарні машини для заливання чавуну у ливарні форми;
- обладнання для механічної обробки виливків різанням, обдирки і шліфування поверхні;
- пристрої для нагрівання чавунного посуду (муфельна піч, термічна піч);
- масло для виконання термічної обробки чавунного посуду, - які перебувають за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (Код ЄДРПОУ: 37692590) за адресою: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, 16/61;
6. Здійснити розподіл судових витрат, загальна сума яких, за попереднім розрахунком, становить 43305 (сорок три тисячі триста п`ять) гривень 20 коп.
15.04.2021 ухвалою суду прийнято нову редакцію позовної заяви до розгляду в порядку статті 46 ГПК України, закрито підготовче провадження.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2021 у справі №904/6840/14 позов задоволено частково.
Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка”    припинити використання у будь-який спосіб винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України №80885 від 12 листопада 2007 року.
Зобов`язано Товариство з    обмеженою відповідальністю “Торговельно-будівельний дім “Олді”    припинити використання у будь-який спосіб винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України №80885 від 12.11.2007 року.
Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” використовувати винахід “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України №80885 від 12 листопада 2007 року, заборонивши виготовлення, пропонування до продажу та продаж продуктів чавунного посуду з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України    №80885 від 12.11.2007 року.
Вилучено з цивільного обороту та знищити товари: продукцію, виготовлену з порушенням права інтелектуальної власності, - з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України №80885 від 12.11.2007 року, а саме: одну сковороду чавунну гриль 24 см., одну сковороду для млинців чавунну 24 см., одну жаровню чавунну 24 см., три сковороди чавунні з дерев`яною ручкою кожна (долучені до матеріалів справи).
Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" на користь Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН"    судовий збір у розмірі 4060,00 грн.
В решті позову відмовлено.       

Не погодившись із зазначеним рішенням суду у задоволеній частині, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, нез`ясування обставин справи, просить рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення про відмову в позові.
При цьому, скаржник в апеляційній скарзі не погоджується із експертним висновком від 21.12.2020, вважає його необґрунтованим, посилається на те, що висновки експерта суперечать матеріалам експертних досліджень, зокрема, Звіту про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020. 
Зазначає, що у висновку експертизи вказано, що формування оксидної плівки з вмістом Fe3О4 можливе тільки в інтервалі температур 680-800 °С, що суперечить Звіту від 03 грудня 2020, де вказано інший інтервал температур, який знаходиться поза межами патенту № 80885.
За таких умов, оксидна плівка, що складається з вюститу, магнетиту та гематиту утворюється не лише при нагріванні до температури 680-800 °С, але і при температурах від 570 до 680 °С.
Отже, самого факту наявності магнетиту Fe3О4, вюститу FeO та гематиту Fe2О3 в оксидному поверхневому шарі недостатньо, аби стверджувати, що у всіх досліджених зразках посуду, використана кожна ознака винаходу яка включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 80885.
Зауважує, що Відповідач-2 на даний момент здійснює виготовлення чавунного посуду на підставі ліцензійного договору від 11 квітня 2016, копію долучено в матеріали справи. На цей спосіб ліцензіаром ТОВ "Азовліт" отриманий патент № 106025 від 11 квітня 2016.
Отже, формування оксидної плівки з Fe3О4 при температурі нижче за 680 °С є можливим та промислово придатним.
Вважає, що експертом були поставлені абсолютно некоректні питання спеціалістам в контексті проведеної експертизи. Замість того, щоб задати конкретне питання – "До якої температури нагрівали виливки наданих зразків при утворенні оксидної плівки?", експерт спитав:
- Чи міститься на наданих зразках захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4?
- Чи можливе утворення такого покриття на наданих зразках шляхом нагріву їх виливку до 680-800 °С?
Тим не менш, експерт отримав відповіді на свої питання:
- у всіх зразках посуду міститься покриття з оксиду заліза Fe3О4;
- при нагріванні виливку до температурі 680-800 °С утворюється покриття з оксиду заліза Fe3О4.
Експерт на підставі цих відповідей зробив висновок, про те, що у всіх наданих продуктах на дослідження використана кожна ознака винаходу «Спосіб виготовлення чавунного посуду», що включена до незалежного пункту формули за патентом № 80885.
Тобто, експерт прийшов до висновку, що у всіх наданих сковорідках утворення покриття з оксиду заліза Fe3О4 відбулося при нагріванні виливку до температури 680-800°С.
Однак, такий висновок суперечить проведеному звіту, з якого вбачається що і при інших температурах може сформуватись оксидна плівка Fe3О4.
Іншими словами, в експертному висновку допущене порушення фундаментальних законів формальної логіки. Мова йде про так звану "помилку узагальнення", коли на основі суттєвих ознак, що виявлені у окремих предметів, робиться категоричний висновок про наявність таких же ознак у всіх інших аналогічних предметах.
Той факт, що існує якийсь чавунний посуд, в якому захисне покриття з оксиду заліза сформоване при нагріванні виливку до температури 680-800 °С не обов`язково свідчить, що в усьому іншому чавунному посуду це покриття сформоване саме у вказаних температурах.
Враховуючи, що зі змісту звіту від 03 грудня 2020 вбачається, що діапазон температур, при яких формується захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4 значно ширший ніж 680-800 °С, то робити висновки про те, що таке покриття сформоване в межах 680-800°С - помилка.
Зауважую, що патент № 80885 передбачає одноразовий нагрів виливка до 680-800оС, а тому твердження, що вищевказана товщина спростовується експертними дослідженнями, якими встановлено протилежне під час повторного нагріву металу до температур 680-800оС є неправильним, адже у випадку повторного нагріву металу вже мова йде про спосіб відмінний від патенту № 80885.
Отже, товщина оксидної плівки чавунного посуду, що досліджувався по справі прямо і беззаперечно свідчить, що наданий на дослідження посуд виготовлений без використання патенту № 80885.
Відповідач-2 вважає, що під час виробництва спірної чавунної продукції ним не використовувались усі ознаки винаходу, що охороняється патентом України №80885, зокрема, ним застосовується температурний режим при виробництві нижче 680°С, в той час як за спірним патентом відрізняючи ознаки винаходу включають до себе температурний режим 680-800°С. Доказом цього він вважає товщину оксидної плівки, яка утворюється під час нагрівання. Так, Відповідач-2 вказує на те, що при нагріванні до 680-800°С утворюється оксидна плівка товщиною 2,1-6,25 мкм, в той час як спірні зразки чавунної продукції мають товщину захисного покриття від 6 до 26,6 мкм. 

Позивач, Приватне науково-виробниче підприємства "СІТОН", у відзиві на апеляційну скаргу проти задоволення апеляційної скарги заперечив, зазначив, що суд, всебічно, повно, об`єктивно та безпосередньо дослідивши наявні у справі докази, дійшов обґрунтованих висновків про неспроможність посилань Відповідача-2 на те, що продукція виробництва ТОВ "ПП "Берліка" виготовляється при інших, зокрема температурних, показниках.
У тому числі, судом надано об`єктивну оцінку послідовності використання відповідачем-2 технічних умов виготовлення чавунного посуду. Зокрема, дослідивши наявні у справі докази, суд зазначив у рішенні, що первісна редакція ТУ У 28.7- 376992590-001:2011 "Посуд чавунний чорний. Технічні умови", які застосовуються ТОВ "ПП "Берліка", передбачала необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від 700 градусів С до 750 градусів С.
У цьому розумінні, апелянт, зазначаючи, що суд не врахував внесення змін до технічних умов у 2012 році, викривлює суть оскаржуваного ним рішення суду, оскільки в дійсності суд першої інстанції, на підставі досліджених у справі доказів та встановлених фактичних обставин, дійшов обґрунтованого висновку, що відповідач-2, не надавши жодних належних, допустимих, достовірних й вірогідних доказів своїх заперечень проти пред`явленого позову, але відштовхуючись від наданого стороною позивача послідовного опису технології виготовлення чавунного посуду за винаходом, що охороняється патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, виведеної, зокрема й з урахуванням попередніх випробувань з різними температурними режимами, лише, підшукуючи різні можливі варіанти так званого неспівпадіння, безґрунтовно намагався створити уявлення про використання у виробничій діяльності ТОВ "ПП "Берліка" іншої технології, аніж та, що охороняється патентом, виключними правами інтелектуальної власності на використання винаходу за яким наділений позивач.
З огляду на це, посилання апелянта на розміри «захисної плівки» покриття продуктів посуду до змісту апеляційної скарги, як і, свого часу, до заперечень проти позову, вводиться безпідставно, адже не має жодного відношення до питань захисту виключних прав інтелектуальної власності, що стосуються виробництва чавунного посуду з використанням винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду" за патентом № 80885 від 12 листопада 2007 року.
Крім того, апелянтом замовчується про наявність встановлених таким, що набрало законної сили, рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 27 лютого 2018 року по справі № 760/25332/14-ц, відповідно до ст. 75 ч. 4 ГПК України, обставин відповідності винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який охороняється патентом України № 80885, вимозі новизни, що, своєю чергою, дає належні підстави для врахування, з метою захисту прав та інтересів позивача, правової позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні по справі "Токеl проти Туреччини" від 09 лютого 2021 року, згідно з якою, у разі відсутності будь-якого нормативно-правового підґрунтя (окрім випадків попереднього використання винаходу) для використання запатентованої заявником технології, винахід за якою, серед іншого, відповідає вимозі новизни, таке використання становить порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (захист права власності), а тому є неправомірним втручанням у право власності.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 02.08.2021 (колегія суддів у складі: головуючий Іванов О.Г. (доповідач), Дармін М.О., Чус О.В.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2021 у справі №904/6840/14; задоволено заяву Приватного науково-виробничого підприємства фірми "Сітон" б/н від 30.07.2021 про винесення ухвали щодо усунення недоліків, допущених судом першої інстанції; визначено строк Господарському суду Дніпропетровської області розглянути заяву позивача про ухвалення додаткового рішення у справі №904/6840/14 протягом п`ятнадцяти днів, для чого матеріали справи №904/6840/14 направлені до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду заяви про ухвалення додаткового рішення. В зв`язку з наведеним зупинено апеляційне провадження до надходження до Центрального апеляційного господарського суду матеріалів справи №904/6840/14.
18.08.2021 матеріали справи №904/6840/14 повернули до Центрального апеляційного господарського суду.
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.08.2021 поновлено апеляційне провадження; розгляд скарги призначено на 04.10.2021.
01.10.2021 розпорядженням керівника апарату суду відповідно до пункту    2.4.6    Засад використання автоматизованої системи документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/6840/14 у зв`язку з відпусткою судді Чус О.В. 
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.10.2021, справу №904/6840/14 передано колегії суддів у складі: Іванов О.Г. (головуючий, доповідач), Дармін М.О., Антонік С.Г., якою справу прийнято до свого провадження.
В судовому засіданні оголошено перерву до 10.11.2021.
В судовому засіданні 10.11.2021 Центральним апеляційним господарським судом оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Центрального апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до вимог частин 1, 2, 5 статті 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. 
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені наступні неоспорені обставини справи.
Приватне науково-виробниче підприємство фірма “Сітон” (далі - ПНВПФ “Сітон”) здійснює виробництво чавунного посуду.
Засновник та директор ПНВПФ “Сітон” Сонкін Олександр Леонідович є володільцем патенту України на винахід № НОМЕР_1 “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, зареєстрованого на його ім`я 12 листопада 2007 року (арк.с. 20 Т.1).
Формулою винаходу за цим патентом зазначено про спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашеподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4його нагрів ведуть до температури 680-800° С.           
Володілець патенту України на винахід №80885 “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, зареєстрованого 12 листопада 2007 року, Сонкін О.Л. на підставі Ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 року передав позивачеві ПНВПФ “Сітон” виключні права на використання винаходу за цим патентом (арк.с. 29-30 Т.1).
Так, за умовами п.2 “Предмет договору”, ліцензіар ( ОСОБА_7 ) надав ліцензіату (ПНВПФ “Сітон”) за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зокрема, за патентом України № 80885 “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (за п. 1.8 Ліцензійного договору, Територія - регіони, відповідно до політико-адміністративного ділення України).
За умовами п. 1.1 Ліцензійного договору, ліцензія - дозвіл власника патенту, який видається другій особі на використання винаходу, промислового зразка на певних умовах.
Як передбачено п. 1.10 Ліцензійного договору, виключна ліцензія - надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності в обсягах і на території, визначеній Ліцензійним договором. При цьому виключається можливість використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.
Згідно з положеннями п. 13.1 Ліцензійного договору, Договір був укладений терміном до 12 грудня 2015 року та набув чинності з дати його підписання.
На підставі п. 3 Додаткової угоди №9 від 12.12.2015 до Ліцензійного договору №2 "Про передачу прав на використання промислових зразків і винаходів" від 01.03.2011 строк дії Ліцензійного договору, відповідно до п. 13.1 Договору, було продовжено до 31.12.2017 (арк.с. 78-79 Т.7). 
Відповідно до п. 2 Ліцензійного договору №3 від 01 січня 2018 року, ліцензіар ( ОСОБА_7 ) надав ліцензіату (ПНВПФ “Сітон”) за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зазначених в Реєстрі (додаток №1 до договору), зокрема, за патентом України № 80885 “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (п. 2 абз. 2 Реєстру) (арк.с. 82-83 Т.7).
Ліцензійний договір №3 від 01 січня 2018 року, укладений, згідно з п. 13 договору, до 12 грудня 2020 року, розірвано на підставі Додаткової угоди від 30 червня 2018 року.
Відповідно до п. 2 Ліцензійного договору №4 від 01 липня 2018 року (арк.с. 88-89 Т.7), ліцензіар ( ОСОБА_7 ) надав ліцензіату (ПНВПФ “Сітон”) за винагороду на термін дії цього Договору ліцензію на використання промислових зразків та винаходів, зазначених в Реєстрі (додаток № 1 до договору), зокрема, за патентом України №80885 “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, зареєстрованим 12 листопада 2007 року, на Території (п. 2 абз. 2 Реєстру), залишивши при цьому виключні права: дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.
За умовами п.13.1 Ліцензійного договору №4 від 01 липня 2018 року, строк дії договору визначено до 12 грудня 2030 року.
Відтак, починаючи з 01 березня 2011 року по теперішній час, ПНВПФ “Сітон” має виключні права дозволяти використання винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України №80885, зареєстрованим 12 листопада 2007 року, та перешкоджати його неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання.
Позивач виявив, що Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговельно-будівельний дім “Олді” (ТОВ “ТБД “Олді”) на території Дніпропетровської області, а саме: в приміщенні Будівельного гіпермаркету “Олді”, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, здійснює продаж чавунного посуду, який виготовлено відповідачем-2 Товариством з обмеженою відповідальністю “Промислове підприємство “Берліка” (ТОВ “ПП “Берліка”) з порушенням майнових прав позивача ПНВПФ “Сітон” набутих на підставі Ліцензійного договору №2 від 01 березня 2011 року, Додаткових угод та наступних Ліцензійних договорів щодо використання винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року.
Так, вказане порушення права інтелектуальної власності виявлено Позивачем в Будівельному гіпермаркеті “Олді” ТОВ “ТБД “Олді”, розташованому в м. Дніпро по вул. Нижньодніпровській, 17, наступним чином:
- 23 липня 2014 року, о 14:21 год., - шляхом купівлі двох виробів чавунного посуду виробництва ТОВ “ПП “Берліка”: сковороди чавунної гриль 24 см., сковороди для млинців чавунної 24 см.;
- 22 вересня 2014 року, о 12:28 год., - шляхом купівлі жаровні чавунної 24 см. виробництва ТОВ “ПП “Берліка”.
Відповідно до первісної редакції позовної заяви, товарні чеки щодо придбання виробів чавунного посуду виробництва ТОВ “ПП “Берліка” та документи з сертифікації -долучено до матеріалів справи (арк.с. 34, 56 Т.1).
На підтвердження обізнаності Відповідача-2 (ТОВ “ПП “Берліка”) щодо наявності запатентованого винаходу щодо способу виробництва чавунної продукції Позивач надав копії трудових документів гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також копії Витягу з ЄДРПОУ стосовно ТОВ "ПП "Берліка" (арк.с.77-117 Т.1), які свідчать про те, що зазначені особи раніше працювали на підприємстві Позивача, мали доступ до інформації про виготовлення чавунної продукції, а потім вони стали засновниками іншого підприємства - ТОВ “ПП “Берліка”, тобто Відповідача-2.
Використання ознак винаходу “Спосіб виготовлення чавунного  посуду” за патентом України №80885 було встановлено Висновком експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складеним №454 від 22 травня 2014 року експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності С.А.Петренко (арк.с. 41-49 Т.1). Так, у Висновку зазначено, що у чавунному посуду виробництва ТОВ ПП "Берліка" використано таку ознаку винаходу за патентом України №80885 ("Спосіб виготовлення чавунного посуду"), як "при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800° С".  
Претензією від 11.01.2014 (арк.с.50-51 Т.1) адвокатом О.В.Чернобай від імені Позивача на адресу Відповідача-2 було висунуто вимогу припинення виробництва, пропонування до продажу і продаж чавунного посуду, який виготовлено з використанням патенту України №80885, майнові права за яким належать ПНВП "Сітон". Зазначена претензія була залишена Відповідачем-2 без реагування.
Позивач також зазначає, що Відповідач-2 ТОВ “ПП "Берліка" пропонує продукцію власного виробництва, виготовлену з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду”  за патентом  України №80885 від 12 листопада 2007 року, через  мережу “Інтернет” (http://berlika.in.ua/uk).
За клопотанням представника Відповідача-2 ТОВ "ПП "Берліка" від 18 грудня 2014 року, до матеріалів справи долучено вироби чавунного посуду виробництва ТОВ "ПП "Берліка": сковорідка з дерев`яною ручкою - у кількості трьох виробів (арк.с. 91 Т.2).

За результатами призначеної у справі судової експертизи Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України №19/104-19/13 надано Висновок від 21 грудня 2020 року (арк.с. 97-108 Т.6), згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, що включені до незалежного пункту формули за патентом України № 80885.
У складі експертних матеріалів наявний Звіт про результати макроструктурних  та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020, підписаний залученим судом в якості спеціаліста Л.М.Дейнеко та затверджений проректором наукової роботи НМетАУ Ю.С.Пройдак.
Зазначений спеціаліст за інформацією, викладеною у Звіті, надав позитивну  відповідь на поставлені йому питання: чи міститься на наданих зразках захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4та чи можливе утворення такого покриття на наданих зразках, шляхом нагріву їх виливку до температури 680-800° С.
Крім цього, залучений до проведення судової експертизи Л.М.Дейнеко підписав без зауважень Висновок від 21.12.2020 Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-19/13, згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду підтверджено використання кожної ознаки винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду", що включені до незалежного пункту формули за патентом України № 80885.
Колегія суддів зазначає, що залучення зазначеного спеціаліста узгоджено сторонами під час проведення експертних досліджень у справі, про кримінальну відповідальність якого попереджено у встановленому порядку.  
Відповідач-2 не погоджується із зазначеним експертним висновком, вважає його необґрунтованим, посилається на те, що висновки експерта суперечать матеріалам експертних досліджень, зокрема, Звіту про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020. 
Зокрема, Відповідач-2 вважає, що під час виробництва спірної чавунної продукції ним не використовувались усі ознаки винаходу, що охороняється патентом України № 80885, зокрема, ним застосовується температурний режим  при виробництві нижче 6800 С, в той час як за спірним патентом відрізняючи ознаки винаходу включають до себе температурний режим 680-800°С. Доказом застосування певного температурного режиму Відповідач-2 вважає товщину оксидної плівки, яка утворюється під час нагрівання. Так, Відповідач вказує на те, що при нагріванні до 680-800° С в чавунного виробу утворюється оксидна плівка товщиною 2,1-6,25 мкм, в той час як спірні зразки чавунної продукції мають товщину захисного покриття від 6 до 26,6 мкм, оскільки виготовлялись за температурою до 670° С. 
В обґрунтування зазначеного Відповідач-2 посилається на Технологічну карту по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ “ПП “Берліка” (арк.с.196-198 Т.1), опис патентів України №119977 та №106025, виданих на схожу чавунну продукцію  (арк.с.12-22 Т.7), а також постанову про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4).
Також в обґрунтування своїх заперечень проти позову до матеріалів справи Відповідачем-2 надані: копія ТУ У 28.7-376992590-001:2011 “Посуд чавунний чорний. Технічні умови” разом із змінами №1 від 01.06.2012, копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності, копія висновку та пояснення до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом №70555 тощо (арк.c.125-182 Т.1).
Так, Відповідач-2 звертає увагу суду на наступні матеріали:
- Технологічна карта по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, що затверджена 03.06.2012 головним інженером ТОВ “ПП “Берліка” (арк.с.196-198 Т.1), передбачає нагрівання печі до 670° С;
- зміни №1 від 01.06.2012 до ТУ У 28.7-376992590-001:2011 “Посуд чавунний чорний. Технічні умови” встановлюють необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки  температурному загартуванню від плюс 500° С до плюс 670°С (арк.с. 132,147 Т.1);
- формула корисної моделі за патентом України №106025, виданим 11.04.2016  гр. ОСОБА_10 (арк.с.12, 14 Т.7) містить зазначення про спосіб виготовлення чавунного посуду, який передбачає нагрівання виливку до температури  660°С, а опис цього патенту містить посилання на спосіб виготовлення чавунного посуду за патентом України №80885 як такий, що має недолік у вигляді зайвих витрат енергоресурсів та зниження якості  чавунного посуду;
- формула корисної моделі за патентом України №119977, виданим 25.10.2017  гр. ОСОБА_7 (арк.с. 17, 18 на звор. Т.7), містить зазначення про спосіб виготовлення чавунного посуду, який передбачає нагрівання виливку до температури  570-800°С, а опис цього патенту містить посилання на спосіб виготовлення чавунного посуду за патентом України №80885, внаслідок якого утворюється захисне покриття з окисного шару заліза товщиною 2,1-6,25мкм, що не забезпечує високу стійкість захисного покриття;
- в постанові Слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області  про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4), якою кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, зазначено про те, що “01.04.2016 працівниками СВ ДВП ГУНП, з залученням спеціалістів Науково-інженерного центру ДП “НДТІ” Коленкової О.А., було здійснено  огляд виробництва чавунних виробів на підприємстві ТОВ “ВП “Берліка”, під час якого було установлено, що дійсно, виробництво чавунних виробів здійснюється за вказаним технічними умовами, а саме: перед гартуванням чавунних виробів у індустріальному маслі, їх розігрівають у механічній печі при температурі до 680 градусів С (на момент здійснення огляду 670 градусів С)”;
- в поясненнях директора Фізико-технічного інституту Запорізького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, академіка та завідувача кафедри “Машини і технологія ливарного виробництва” ОСОБА_11  до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом №70555 (арк.с.181 Т.1) зазначається про можливість при виготовленні чавунного посуду застосування температури нагріву чашоподібного виливку з сірого чавуну 500-670° С.

Водночас, з дослідження наданих Відповідачем-2 копій висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності (арк.с.152-174 Т.1), вбачається, що посуд Відповідача-2 не перевірявся на відповідність вимогам щодо температурного режиму загартовування при 500-670°С.
Крім того, первісна редакція ТУ У 28.7-376992590-001:2011 “Посуд чавунний чорний. Технічні умови”, які застосовуються Відповідачем-2 при виготовленні чавунного посуду, до внесення до них змін 01.06.2012, передбачала необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від плюс 700°С до плюс 750°С (арк.с. 132 Т.1).
На спростування наданих Відповідачем-2 доказів Позивач посилається на рішення Соломенського районного суду м.Києва від 20.06.2013року за позовом грн. ОСОБА_7 до Державної служби інтелектуальної власності України та до гр. ОСОБА_12 про визнання недійсним патенту України №70555, яким позов було задоволений. В матеріалах справи наявна ухвала Апеляційного суду м.Києва про залишення зазначеного рішення суду без змін.
Так, в ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 15.04.2014 (арк.с.205-208 Т.1) та рішенні Соломенського районного суду від 20.06.2013, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначається про те, що:
- судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_8 є власником патенту України №70555 на корисну модель “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (заявка на реєстрацію корисної моделі подана 07.03.2012, патент видано 11.06.2012);
- зазначена корисна модель містить наступну формулу “Спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашоподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдирання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного шару з оксидом заліза Fе3О4, який відрізняється   тим,   що   після   піскоструминної   обробки   поверхні   виливок   піддають високотемпературному відпалу при температурі нагріву 500-670 °С та різкому охолодженню в маслі, яке має температуру від 20 °С до 80 °С;
- ОСОБА_7 є власником патентів України: №80885 на винахід “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, № НОМЕР_2 на винахід “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; патентів Республіки Білорусь: №11608 на винахід “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, №11968 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; патентів Російської Федерації: №2340272 на винахід: “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, №2339887 на винахід “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”;
- задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з висновку експерта №864 від 08.02.2013, відповідно до якого корисна модель “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за патентом України №70555 не відповідає умові патентоздатності “промислова придатність”, а тому не може використовуватися в промисловості;                                
- у виробництві ТОВ “ПП “Берліка” реально використовується не той спосіб, який запатентований за патентом України №70555, що вказує на відсутність промислової придатності цієї корисної моделі, а із застосуванням патенту України №80885, виданого винахіднику гр. ОСОБА_7 . Крім того, в ТУ, які були введені 07.07.2011 підприємства “Берліка”, також йдеться про нагрів до температури не до 500-600°С, а до 700-750°С. Лише в зареєстрованих 27.09.2012 (тобто вже після отримання 11.06.2012 спірного патенту №70755) змінах до цих ТУ температурний режим був приведений у відповідність до патенту.

Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що матеріали справи свідчать про те, що Відповідач-2 ТОВ “ПП “Берліка” у 2014 році пропонував продукцію власного виробництва, виготовлену з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, через мережу “Інтернет” (http://berlika.in.ua/uk/), а продаж даного чавунного посуду у липні 2014 та вересні 2014 року здійснювалось Відповідачем-1 -  ТОВ “ТБД “Олді”, що також є неправомірним використанням винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду" за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, зареєстрованим на ім`я ОСОБА_7 , відповідні виключні права на використання якого передано Позивачеві ПНВПФ “Сітон”.
Неправомірне використання патенту України № 80885 підтверджується експертним висновком, згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, що включені до незалежного пункту формули за патентом України № 80885.
Частково відмовляючи в задоволенні позовних вимог, господарський суд виходив з того, що матеріали справи не містять обставин та доказів того, що на виробництві Відповідача-2 можливе виробництво чавунної продукції виключно із використанням патенту України №80885,  та немає доказів того, що порушення, яке вчинялось Відповідачами у 2014 році, досі триває, в той час як надані Відповідачем-2 матеріали до справи містять докази  того, що на даний час сучасна технологія виробництва чавунного посуду постійно вдосконалюється, про що свідчать патенти України  №119977 та №106025, використання якого, до речі, здійснюється Відповідачем-2 на підставі Ліцензійного договору від 11.04.2016 (арк.с.7-11 Т.7). Отже, на думку суду, задоволення цих вимог Позивача призведе до порушення балансу інтересів  осіб, які здійснюють свою діяльність у даній сфері виробництва.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних мотивів.
Спірні правовідносини регламентуються, серед іншого, Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, відповідними положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 154  ГК України, до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
Згідно із ст.155 ГК України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання, серед іншого, визнаються винаходи та корисні моделі.
Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об`єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом України.
За нормами ч.ч.1-5 ст.156 ГК України передбачено, що право інтелектуальної  власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом.
Відносини суб`єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об`єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об`єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та іншими законами.
Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є:
- виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;
- застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;
- пропонування для  продажу, запровадження  в  господарський (комерційний) обіг, застосування,  ввезення  чи  зберігання  з  зазначеною  метою  продукту,  виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.
Суб`єктам господарювання належить право попереднього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.
Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний капітал підприємства.
Відповідно до вимог абз. 4, 13, 14 ст. 1  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).
Патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).
За положеннями  ст. 6 ч. 2 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура рослини і тварини тощо), процес (спосіб).
Як визначено у ч.ч. 1-2 ст. 459 ЦК України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.
Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
Згідно із ст. 462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід,    корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.
Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.
Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
За правилами ст. 463 ЦК України, суб`єктами права інтелектуальної власності на корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2)і інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.
За нормами ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.
Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Згідно із ч. 1 ст. 424, ст.464 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
За нормами ч. 2 ст. 464 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Як визначено у ч. 1 ст. 465 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання цих прав відповідно до закону.    
Як передбачено нормами ч.ч. 2-4 ст. 426 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.
Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
За змістом ч. 7 ст. 28  Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст.ст. 1108, 1109 ЦК України, володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію, укласти ліцензійний договір) на використання винаходу (корисні моделі) на підставі ліцензійного договору.
Зокрема, згідно з ч.ч. 1, 3-4 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання суб`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.
Виходячи з норм ст. 6 ЦК України джерелом права, серед іншого, є й договір, який регулює відносини сторін, за умови його відповідності загальним засадам цивільного законодавства.
Виключні права на використання винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 володільцем патенту ОСОБА_7 , починаючи з 01 березня 2011 року, передано позивачеві ПНВПФ “Сітон” на підставі Ліцензійних договорів.
Згідно з ч.2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 464  ЦК України, володілець патенту на винахід має право на використання винаходу, а також виключне право дозволяти його використання й виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання.
Виходячи з умов Ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 року, додаткових угод до нього та наступних Ліцензійних договорів, укладених між ОСОБА_7 (ліцензіар) та ПНВПФ “Сітон” (ліцензіат), зважаючи на норми ст.ст. 424, 426, 463, 464, 1107-1110 ЦК України, виключні права дозволяти використання, перешкоджати неправомірному використанню винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року та забороняти таке використання - належать Позивачеві ПНВПФ “Сітон”, а відтак позивач наділений майновими правами інтелектуальної власності на винахід “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за патентом України №80885 від 12 листопада 2007 року, зокрема, виключним правом дозволяти використання та виключним правом перешкоджати неправомірному використанню даного винаходу, в тому числі забороняти таке використання.
Тож, у випадку неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності іншими особами, позивач не лише зобов`язаний негайно вчинити всі можливі дії, спрямовані на припинення їх протиправного використання, а й наділений правом, відповідно до чинного законодавства, звертатися до суду з метою захисту порушеного права інтелектуальної власності.
Відповідно до абз. 4-9 ч. 2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж імпорт, (ввезення)  та інше введення його в цивільний оборот або вберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу і корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Отже, майнові права інтелектуальної власності, зокрема за патентом №80885 та безпосередньо виключне право дозволяти використання та виключне право перешкоджати неправомірному використанню даного винаходу, в тому числі забороняти таке використання, починаючи з 01 березня 2011 року, належать позивачеві ПНВПФ “Сітон” на підставі Ліцензійних договорів, а їх неправомірне використання - є порушенням майнових прав Позивача з інтелектуальної власності.
За змістом ст. 34 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки.
Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
Вимоги Позивача щодо припинення порушення своїх прав, що випливають з патенту України №80885, з якими він звертався до Відповідача-1 ТОВ “ТБД “Олді”, були проігноровані.
Так, матеріали справи свідчать про те, що Відповідач-2 ТОВ “ПП “Берліка” у 2014 році пропонував продукцію власного виробництва, виготовлену з використанням винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду” за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, через мережу “Інтернет” (http://berlika.in.ua/uk/), а продаж даного чавунного посуду у липні 2014 та вересні 2014 року здійснювалось Відповідачем-1 -  ТОВ “ТБД “Олді”, що також є неправомірним використанням винаходу "Спосіб виготовлення чавунного посуду" за патентом України № 80885 від 12 листопада 2007 року, зареєстрованим на ім`я ОСОБА_7 , відповідні виключні права на використання якого передано Позивачеві ПНВПФ “Сітон”.

Відповідно до змісту патенту України №80885 формула винаходу полягає у наступному: спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття сірого чавуну в ливарну форму для отримання чашеподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду залізу Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800°С (арк.с. 21 Т.1).
Неправомірне використання патенту України № 80885 підтверджується експертним висновком від 21.12.2020, згідно з яким у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, що включені до незалежного пункту формули за патентом України № 80885.

Заявник апеляційної скарги не погоджується із зазначеним експертним висновком, вважає його необґрунтованим, посилається на те, що висновки експерта суперечать матеріалам експертних досліджень, зокрема, Звіту про результати макроструктурних та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020. 
Зазначає, що у висновку експертизи вказано, що формування оксидної плівки з вмістом Fe3О4 можливе тільки в інтервалі температур 680-800 °С, що суперечить Звіту від 03 грудня 2020, де вказано інший інтервал температур, який знаходиться поза межами патенту № 80885.
За таких умов, оксидна плівка, що складається з вюститу, магнетиту та гематиту утворюється не лише при нагріванні до температури 680-800 °С, але і при температурах від 570 до 680 °С.
Вважає, що самого факту наявності магнетиту Fe3О4, вюститу FeO та гематиту Fe2О3 в оксидному поверхневому шарі недостатньо, аби стверджувати, що у всіх досліджених зразках посуду, використана кожна ознака винаходу яка включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 80885; висновок експерта суперечить проведеному звіту, з якого вбачається що і при інших температурах може сформуватись оксидна плівка Fe3О4.
Враховуючи, що зі змісту звіту від 03 грудня 2020 року вбачається, що діапазон температур, при яких формується захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4 значно ширший ніж 680-800 °С, то робити висновки про те, що таке покриття сформоване в межах 680-800°С - помилка.
Відповідач-2 вважає, що під час виробництва спірної чавунної продукції ним не використовувались усі ознаки винаходу, що охороняється патентом України №80885, зокрема, ним застосовується температурний режим при виробництві нижче 6800С, в той час як за спірним патентом відрізняючи ознаки винаходу включають до себе температурний режим 680-8000С. Доказом цього він вважає товщину оксидної плівки, яка утворюється під час нагрівання. Так, Відповідач-2 вказує на те, що при нагріванні до 680-8000С утворюється оксидна плівка товщиною 2,1-6,25 мкм, в той час як спірні зразки чавунної продукції мають товщину захисного покриття від 6 до 26,6 мкм. 
В обґрунтування зазначеного скаржник посилається на Технологічну карту по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ “ПП “Берліка” (арк.с.196-198 Т.1), опис патентів України №119977 та №106025, виданих на схожу чавунну продукцію  (арк.с.12-22 Т.7), а також постанову про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4).
Також в обґрунтування своїх заперечень проти позову до матеріалів справи Відповідачем-2 надані: копія ТУ У 28.7-376992590-001:2011 “Посуд чавунний чорний. Технічні умови” разом із змінами №1 від 01.06.2012, копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності, копія висновку та пояснення до Висновку щодо промислової придатності корисної моделі за патентом №70555 тощо (арк.c.125-182 Т.1).

З цього приводу колегія суддів зазначає наступне.
Відповідно до ст.79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Так, з дослідження наданих Відповідачем-2 копій висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.06.2011 та від 12.07.2012, копії протоколів випробувань від 12.07.2011, від 11.07.2012, 05.08.2012, 05.08.2014, копії сертифікатів відповідності (арк.с.152-174 Т.1), вбачається, що посуд Відповідача-2 у цей період не перевірявся на відповідність вимогам щодо температурного режиму загартовування при 500-6700 С.
Також первісна редакція ТУ У 28.7-376992590-001:2011 “Посуд чавунний чорний. Технічні умови”, які застосовуються Відповідачем-2 при виготовленні чавунного посуду, до внесення до них змін  01.06.2012, передбачала необхідність піддавати вироби після піскоструминної обробки температурному загартуванню від плюс 7000 С до плюс 7500 С (арк.с. 132 Т.1).

Водночас, на спростування наданих Відповідачем-2 доказів Позивач посилається на рішення Соломенського районного суду м.Києва від 20.06.2013 за позовом грн. ОСОБА_7 до Державної служби інтелектуальної власності України та до гр. ОСОБА_12 про визнання недійсним патенту України №70555, яким позов було задоволений, а рішеннями судів стосовно ТОВ “ПП “Берліка”, засновником якого є гр. ОСОБА_12 , встановлений факт використання у виробництві цього підприємством патенту України №80885.
Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Крім того, заявник апеляційної скарги посилається на те, що на даний момент здійснює виготовлення чавунного посуду на підставі ліцензійного договору від 11 квітня 2016. На цей спосіб ліцензіаром ТОВ "Азовліт" отриманий патент № 106025 від 11 квітня 2016, в описі якого піддається критиці патент №80885.
Колегія суддів вважає, що оскільки патенти України №119977 та №106025 видані пізніше спірних обставин, тому колегія суддів їх розцінює як подальший розвиток технічного прогресу, а не як легітимізація використання відповідачами патенту України № 80885 у 2014 році.  

Так, факт незаконного використання винаходу доводиться результатами судової експертизи Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-19/13, за Висновком від 21 грудня 2020 року (арк.с. 97-108 Т.6) якого у кожному з наданих на дослідження виробах чавунного посуду: сковорідка чавунна гриль 24 см.; жаровня чавунна 24 см.; сковорідка чавунна для млинців 24 см.; сковорідки з дерев`яною ручкою у кількості 3 шт. - підтверджено використання кожної ознаки винаходу “Спосіб виготовлення чавунного посуду”, що включені до незалежного пункту формули за патентом України № 80885.
Відповідно до ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.
Так, у складі експертних матеріалів наявний Звіт про результати макроструктурних  та рентгеноструктурних досліджень поверхневого шару чавунного посуду, наданого до Національної металургійної академії України, від 03.12.2020, підписаний залученим судом в якості спеціаліста Дейнеко Л.М. та затверджений проректором наукової роботи НМетАУ Пройдак Ю.С.
Зазначений спеціаліст за інформацією, викладеною у Звіті, надав позитивну  відповідь на поставлені йому питання: чи міститься на наданих зразках захисне покриття з оксиду заліза Fe3О4 та чи можливе утворення такого покриття на наданих зразках, шляхом нагріву їх виливку до температури 680-8000С.
Так, спеціалістом Дейнеко Л.М. зазначено, що:
- при нагріванні чавунного посуду до температур 680-800°С на її поверхні утворюється оксидна плівка, що складається з вюстита (FеО), магнетиту (Fе3О4) і гематиту (Fе2О3), при охолодженні на повітрі нижче 570°С вюстит частково розпадається з утворенням магнетиту і гематиту. При охолоджені в маслі, гематит (Fе2Оз) частково відділяється від поверхні виробу у вигляду окалини;
- охолодження посуду з температури відпалу 680-800°С в маслі призводить до вигорання і розкладанню масла на поверхні металу, що призводить до підвищення щільності оксидної плівки і отримання поверхні чорного кольору;
- результати металографічного і рентгеноструктурного дослідження поверхневого шару зразків №1...6 з переданого НМетАУ чавунного посуду показали наявність оксидного покриття (шару) різної товщини, до складу якого входить і структурна складова магнетит (Fe3О4) в різних пропорціях;
- з урахуванням вищевикладених закономірностей в процесах структуроутворення при утворенні оксидної плівки на поверхні залізовуглецевих сплавів при їх нагріванні до температур 680-800°С утворюється оксидна плівка, до складу якої входять: вюстит, магнетит і гематит. При охолодженні з температур 680-800°С металовиробів з залізовуглецевих сплавів на повітрі до температур нижче 570°С вюстит починає розпадатися на магнетит і гематит і при низьких температурах в оксидної плівці  переважають  структурні  складові магнетит  і гематит;
- оксидна плівка на поверхні виробу при цьому має сірий або сіро-коричневий колір. Повторення нагріву цього металу до температур 680-800°С з витримкою 0,5-1,0 ч збільшує товщину оксидного шару і зневуглецьовування поверхневого шару чавунних виробів. Для додання захисному шару з оксидів заліза чорного кольору посуд, який обробляється, з температури відпалу охолоджують в маслі;
- таким чином, при нагріванні посуду з сірого чавуну до температури відпалу 680-800 С на її поверхні утворюється оксидна плівка до складу якої входять структурні складові: магнетит (Fe3О4), гематит (Fе2О3) та вюстит (FеО) в різних пропорціях;
- посудні вироби, що були надані НМетАУ для дослідження, мають чорний колір, що відповідає технології виробництва чавунного посуду, у складі якої присутня стадія нагріву виливка до температури відпалу з подальшим охолодженням у маслі до досягнення поверхневим шаром чорного кольору мінливості;
- оксидна плівка, що має чорний колір, на всіх досліджених зразках чавунного посуду містить у своєму складі структурну складову Fe3О4 (магнетит) в різних концентраціях - від 29% до 10%, що може бути наслідком різних факторів, у тому числі і температур відпалу та часу витримки при цих температурах;
- результати фазового складу окисної плівки на поверхні дослідних зразків (№1...6) показали наявність складової - магнетиту Fе3О4 з різним ваговим вмістом.

На думку колегії суддів, зазначена інформація жодним чином не суперечить підсумковому висновку судової експертизи, в якому використаний даний Звіт. З огляду на що колегія суддів вважає, що експертний висновок відповідає вимогам ст.98 ГПК України, є детальним і обґрунтованим.
В свою чергу твердження апелянта про те, що при використанні патенту України №80885 у чавунного посуду створюється плівка товщиною лише 2,1-6,25 мкм, колегія суддів вважає таким, що спростовується експертними дослідженнями, якими  встановлено протилежне під час повторного нагріву металу до температур 680-800° С. 
Посилання Відповідача-2 при цьому на патент цього ж винахідника Сонкіна О.Л. №106025 колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки в описі цього патенту винахідник, коли згадує про патент №80885, говорить про створення плівки товщиною 2,1-6,25 мкм під час одноразового нагріву виливка до  температур 680-800° С. 
Також факт використання Відповідачем-2 у спірний період патенту України №80885 підтверджується Висновком №454 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складеного 22.05.2014 Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності (арк.с.41-49 Т.1) за замовленням адвоката Позивача.
Висновок №454 суд правомірно розцінив саме як письмовий доказ відповідно до ст.91 ГПК України, який містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, а не як висновок експерта. 
Посилаючись на недостовірність висновку експертизи у сфері інтелектуальної власності № 19/104-19/13 від 21 грудня 2020 року, апелянт не зазначив жодних належних процесуальних дій, які були здійснені з боку відповідачів, зокрема з боку відповідача-2 ТОВ "ПП "Берліка", спрямованих на обґрунтування дійсної наявності будь-яких сумнівів у висновку експертизи. 
Колегія суддів констатує, що маючи можливість надати належний, тобто призначений для суду по даній справі, висновок експерта, обізнаного про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (частини п`ята та шоста статті 101 ГПК України) з необхідних питань в порядку, передбаченому ст. 101 ГПК України, Відповідач-2 (апелянт) таких процесуальних дій, у відповідності до принципу диспозитивності господарського судочинства, протягом багаторічного судового процесу не вчинив.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Посилання заявника апеляційної скарги на наявність Технологічної карти по термічній обробці посуду чавунної продукції згідно з ТУ У 28.7-376992590-001:2011, затвердженої 03.06.2012 головним інженером ТОВ “ПП “Берліка” (арк.с.196-198 Т.1), враховуючи інші зібрані у справі докази, не спростовує самого факту виробництва спірної чавунної продукції Відповідачем-2 у спірний період із незаконним використанням формули за патентом України № 80885.

Колегія суддів вважає, що постанова про закриття кримінального провадження від 16.04.2016 (арк.с.46-59 Т.4), на яку посилається Відповідач-2, також не може спростовувати факт незаконного використання на виробництві Відповідачам-2 патенту України №80885 у 2014 році, оскільки обставини виробництва правоохоронними  органами, із залученням компетентного спеціаліста, перевірялися у 2016 році. 
Отже, матеріали справи дозволяють зробити висновок, що у 2014 році діями Відповідача-1 та Відповідача-2 порушувалися майнові права Позивача за патентом України №80885.

За роз`ясненнями, що містяться у абз. 1-5 п. 83 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності” №12 від 17 жовтня 2012 року, особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Згідно з цією нормою будь-який продукт, виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:
- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу, і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.
Відповідно до вимог ст. 11 ч. 4 ГПК України Позивач просить суд врахувати судову практику, яка знайшла відображення у рішенні Європейського суду з прав людини по справі “Тоkel проти Туреччини” від 09 лютого 2021 року.
Так, у рішенні по вказаній справі, де предмет вимог стосувався використання державним підприємством технології, патент на яку був зареєстрований за заявником, Європейський суд з прав людини визначив правову позицію, згідно з якою, у разі відсутності будь-якого нормативно-правового підґрунтя для використання запатентованої заявником технології, винахід за якою, серед іншого, відповідає вимозі новизни, таке використання технології становить порушення статті першої Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (захист власності).

На підставі викладеного, дослідивши надані Відповідачем-2 матеріали, а також враховуючи докази Позивача, колегія суддів погоджується з висновком господарського суду, що докази на підтвердження використання Відповідачем-2 винаходу за патентом №80885 є більш вірогідними, ніж докази, на які посилається Відповідач-2.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 275 та статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
З огляду на вищенаведене, суд першої інстанції при вирішенні даної справи правильно застосував норми матеріального та процесуального права, що регулюють спірні правовідносини сторін, прийняв законне та обґрунтоване рішення, тому у відповідності до ст. 276 ГПК України в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржуване судове рішення слід залишити без змін.
Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв`язку із апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявників у скарзі і відшкодуванню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 269, 275, 276, 282-284 ГПК України, суд, -                                                        

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2021 у справі №904/6840/14 – залишити без задоволення.
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2021 у справі №904/6840/14 – залишити без змін.
Судові витрати Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" за подання апеляційної скарги на рішення суду покласти на заявника апеляційної скарги.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повний текст постанови виготовлено та підписано 22.11.2021.         
         
Головуючий суддя                                                                                           О.Г. Іванов

Суддя                                                                                                              С.Г. Антонік

Суддя                                                                                                                         М.О. Дармін