ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2021 року          м.Дніпро         Справа №  912/917/21

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідач),
суддів: Кощеєва І.М., Березкіної О.В., 
секретар судового засідання: Логвіненко І.Г.
представники сторін:
від позивача: Ланецький С.В. представник, додаткова угода  до договору  № 1  від 03.02.2020 р., витяг з ЄДР (самопредставництво);
від відповідача: Матвєєва Н.Ф. адвокат, ордер серія КС №911572  від 11.11.2021 р.;
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 21.09.2021 (суддя - Коваленко Н.М., м. Кропивницький), у справі № 912/917/21
за позовом Приватного підприємства "Аллєгро-Опт", с. Бережинка, Кіровоградська області
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД", м. Шостка, Сумська області 
про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 21.09.2021 у справі №912/917/21 задоволено клопотання позивача №б/н від 14.09.2021 про приєднання доказів до матеріалів справи. Визнано поважними причини неподання позивачем доказів у встановлений законом строк.
Встановлено додатковий строк для подання доказів за клопотанням №б/н від 14.09.2021 позивача про приєднання доказів до матеріалів справи - до дати їх фактичного подання.
Задоволено клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про проведення повторної комісійної судової експертизи. 
Призначено повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.
Проведення повторної комісійної судової експертизи доручено групі експертів:
- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначено Петренка Сергія Анатолійовича (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_1 ).
На вирішення експертів поставлені такі питання: 
- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?
- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?
- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?
- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?
Попереджено судових експертів до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
Зобов`язано провідного експерта Петренка Сергія Анатолійовича надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи.
Витрати по проведенню повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності покладені на ПП "Аллєгро-Опт".
Провадження у справі №912/917/21 зупинено на період проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Не погодившись із вказаною ухвалою суду в частині призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" подало апеляційну скаргу, в якій з посиланням на порушення судом норм процесуального та матеріального права, з неповним з"ясуванням обставин справи, просить скасувати постановлену ухвалу про призначення у справі експертизи. 
При цьому, скаржник в апеляційній скарзі посилається на те, що суд ухвалив рішення щодо проведення повторної комісійної експертизи з питань, стосовно яких вже є висновок додаткової експертизи, в той час, як висновок додаткової експертизи №131/21 від 19.08.2021 не визнаний недійсним, не поставлений під сумнів судом в цілому.
Апелянт наголошує, що за висновком додаткової експертизи №131/21 від 19.08.2021 у даній справі експерти відповіли на 3 із 4 поставлених питань; експерти зазначили, що надати відповідь на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?" не виявляється за можливе, так як матеріали справи не містили копію матеріалів заявки, що були подані на реєстрацію, за яким було отримано патент № 35224.
Зазначає, що суд першої інстанції в оскаржуваній ухвалі послався на те, що не маючи відповіді на всі поставлені запитання, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 не може вважатись повним та належним.
Апелянт вважає, що за приписами ч. 1 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України, в даному випадку суд мав з власної ініціативи призначити додаткову експертизу, а не повторну. Натомість, призначивши у справі повторну експертизу, на вирішення якої поставлені ті самі питання, які були предметом дослідження попередньої додаткової експертизи, судом не наведено мотивів за якими висновок експерта визнано необґрунтованим в цілому.
Як на правовий висновок щодо недопустимості повторного дослідження одних і тих самих питань апелянт посилається на постанову Вищого господарського суду України у справі № 39/144.
Наголошує на тому, що, виходячи з норм чинного законодавства, при вирішенні питання щодо призначення експертизи, суд зобов`язаний, окрім іншого: визначити об`єкти, що підлягають експертному дослідженню; максимально конкретно визначити питання, які мають бути роз`ясненні судовим експертом, та сформулювати їх у логічній послідовності; визначити обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів; здійснити перевірку (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, в тому числі з урахуванням належного відображення ознак об`єктів і зразків, а за невідповідності матеріалів цим критеріям - вжити заходів до усунення недоліків матеріалів шляхом витребування додаткових документів і матеріалів у сторін та інших осіб. 
Звертає увагу, що ухвалюючи рішення про проведення додаткової судової експертизи (ухвала від 08.06.2021), суд мав здійснити перевірку матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, переконатися чи достатньо у справі матеріалів для проведення експертизи, а у разі недостатності таких матеріалів, витребувати їх. Натомість, суд не виконав приписів чинного законодавства та, як наслідок, направив на експертизу матеріали справи, які не містили копію матеріалів заявки, за яким було отримано патент № 35224, стосовно якої (заявки) суд і поставив питання на дослідження експертам.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач проти її задоволення заперечує, ухвалу вважає законною і обґрунтованою матеріалами справи, постановленою у відповідності до процесуальних норм. Звертає увагу, що проведена додаткова експертиза, результатом якої є висновок експертів № 131/21 від 19 серпня 2021 року, є неповною, не відповідає вимогам законодавства та суперечить іншим матеріалам справи; аргументовані докази зазначеного надавались Позивачем в поясненнях щодо експертизи та в клопотанні про проведення додаткової експертизи, які містяться в матеріалах справи.
Наголошує, що як норми Господарського процесуального кодексу України, так і Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція) допускають можливість призначення у справі повторної експертизи. 
Позивач зазначає, що враховуючи обґрунтовані сумніви у правильності додаткової експертизи, її неповноту та інші недоліки, суд аргументовано та у чіткій відповідності до чинного законодавства призначив повторну експертизу. При цьому, у суду були сумніви не по одному питанню, як вказує апелянт, а з приводу всієї додаткової експертизи. Зокрема, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 є не тільки не повним, а й суперечить іншим матеріалам справи - висновку експерта № 1315 від 18.01.2021. Окрім цього, при здійсненні дослідження було грубо порушено вимоги ч.6 ст. 5 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки" в редакції від 05.12.2012.
Звертає увагу, що призначення додаткової експертизи на вже існуючу додаткову експертизу не передбачено чинним процесуальним законодавством та суперечить ст. 107 ГПК України.
Наголошує, що наведена судова практика, зокрема постанова ВГСУ у справі №39/144, стосується саме рішення апеляційного суду призначити повторну експертизу, не спростувавши невідповідність та неналежність попередніх висновків. Тобто, жодного відношення до даної справи немає, і більш того ніяким чином не спростовує вимоги Інструкції та п. 15.2 постанови Пленуму ВГСУ від23.03.2012 №4.
Щодо не дослідження експертами заявки, за якою було отримано патент № 35224 при проведенні додаткової експертизи, позивач вказує на те, що це виключно помилка експертів, які проводили дослідження. Так, відповідно до п. 2.1. Інструкції - експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а згідно з ч. 6 ст. 69 ГПК України, - експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом. Вважає, що для належного та повного дослідження і надання відповідей на всі поставлені запитання, як того вимагає законодавство, експерт повинен був заявити клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема копії матеріалів заявки до патенту (тобто, обґрунтоване клопотання про надання деяких інформаційних матеріалів, що зберігаються в базах даних Державної служби інтелектуальної власності України). Але експертами було знехтувано дані норми, що призвело до втрати можливості правильно визначити суттєві ознаки промислового зразка та скласти об`єктивний і належний висновок.
Позивач звертає увагу суду, що апелянт у своїй скарзі також підтвердив, що додаткова експертиза є неповною та неналежною, так як експертами не було досліджено матеріалів заявки, зокрема опису. Враховуючи, що в матеріалах справи відсутня копія матеріалів заявки на патент № 35224, ПП "Аллєгро-Опт" вирішив заздалегідь надати дані докази за для можливості належним чином провести повторну експертизу.
Відповідно до  протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.11.2021, справу №912/917/21 передано колегії суддів у складі: Іванов О.Г. (головуючий, доповідач), Дармін М.О., Березкіна О.В.
Ухвалою суду від 08.11.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 21.09.2021    у справі    № 912/917/21; розгляд справи призначено на 01.12.2021; сторонами наданий час для подачі відзиву, заяв, клопотань. 
08.11.2021 на електронну адресу Центрального апеляційного господарського суду  надійшло клопотання від представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" адвоката Матвеєвої Наталії Федорівни про участь в судовому засіданні у справі № 912/917/21 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, яке задоволено ухвалою суду від 16.11.2021. 
30.11.2021 розпорядженням керівника апарату суду відповідно до пункту  2.4.6  Засад використання автоматизованої системи документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №912/917/21 у зв`язку з перебуванням у відпустці судді Дарміна М.О. 
Відповідно до  протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.11.2021, справу №912/917/21 передано колегії суддів у складі: Іванов О.Г. (головуючий, доповідач), Березкіна О.В., Кощеєв І.М. та ухвалою суду від 30.11.2021 прийнято до провадження вказаним складом суду. 
В судовому засіданні 01.12.2021 Центральним апеляційним господарським судом оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені наступні неоспорені обставини справи.
В провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа за позовом ПП "Аллєгро-Опт" до ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків з вимогами (з урахуванням заяви позивача №б/н від 27.05.2021   про збільшення розміру позовних вимог):
- заборонити ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" продаж LED світильника "VELMAX" V-FRL будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару у мережі Інтернет;
- вилучити з цивільного обороту та знищити всі LED світильники "VELMAX" V-FRL;
- стягнути з ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (41100, Сумська обл., місто Шостка, вул. Привокзальна, 1А, Код ЄДРПОУ 41089394) на користь ПП "Аллєгро-Опт" (27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Молодіжна, буд. 6-а Код ЄДРПОУ 34201283) 1 220 676 (один мільйон двісті двадцять тисяч шістсот сімдесят шість) грн. 30 коп. збитків;
- судові витрати покласти на відповідача (ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (41100, Сумська обл., місто Шостка, вул. Привокзальна, 1А, Код ЄДРПОУ 41089394).
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про порушення відповідачем його прав інтелектуальної власності на світлодіодні ART-панелі "VIDEX", які охороняються патентом України №35224 від 28.08.2017, шляхом реалізації аналогічних за своїми суттєвими ознаками стельових LED світильників "VELMAX" модель V-FRL, без дозволу власника патенту, чим завдано збитки.
Позивачем, як додаток до позову надано висновок експерта №1315 від 18.01.2021 на вирішення якого було поставлене питання "Чи використані у виробі LED світильник "WELMAX", що наданий на дослідження, всі суттєві ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017?".

З матеріалів справи вбачається, що під час розгляду справи, Господарський суд Кіровоградської області, ухвалою від 08.06.2021 зокрема, задовольнив клопотання відповідача (№7/24.05 від 24.05.2021) про призначення у справі додаткової судової експертизи. Призначив додаткову судову експертизу у справі №912/917/21, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.
На вирішення експерта поставив наступні питання:
- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?
- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?
- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?
- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?
Провадження у справі №912/917/21 зупинив на період проведення додаткової судової експертизи. Для проведення додаткової судової експертизи матеріали даної справи направив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності  разом з даною ухвалою для виконання.

25.08.2021 до суду від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.
Ухвалою від 06.09.2021 господарський суд провадження у справі №912/917/21 поновив. Розгляд справи у підготовчому засіданні призначив на 16.09.2021 - 15:00 год.
14.09.2021 від позивача до суду надійшли:
- додаткові пояснення №б/н від 14.09.2021 щодо висновку експертів №131/21 від 19.08.2021, у яких міститься вимога - визнати висновки експертів №131/21 від 19.08.2021 неповним та таким що викликає сумніви у його правильності;
- клопотання №б/н від 14.09.2021 про приєднання доказів до матеріалів справи - визнати причини неподання доказів у встановлений строк поважними та задовольнити дане клопотання; приєднати до матеріалів справи докази, що додаються;
- клопотання №б/н від 14.09.2021 про проведення повторної комісійної судової експертизи, відповідно до якого позивач просить:
1. Призначити у справі №912/917/21 повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.
2. На розгляд та вирішення експертизи поставити такі питання:
- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017  є суттєвими?
Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?
Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 р. ознаки, яких не було в матеріалах заявки?
Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?
3. Проведення повторної комісійної судової експертизи доручити одній із наступних груп експертів:
- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу Провідним експертом визначити Петренко Сергія Анатолійовича ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 ), або
- Соповій Катерині Андріївні та Ткачук Тетяні Миколаївні . Провідним експертом визначити Сопову Катерину Андріївну ( АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 )
4. Оплату за проведення повторної судової експертизи гарантує ПП "Аллєгро-Опт" (Код ЄДРПОУ 34201283).
5. На час проведення повторної комісійної судової експертизи провадження у справі №912/917/21 зупинити.
6. Про призначення повторної судової експертизи та зупинення провадження у справі постановити ухвалу.
Відповідачем 16.09.2021 подано суду клопотання №16/16.09 від 16.09.2021 про виклик в судове засідання судолвих експертів - Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну, для надання роз`яснень щодо висновку додаткової експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи.
У підготовчому засіданні представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання додаткового часу для підготовки позиції щодо наданих позивачем клопотань.
Ухвалою від 16.09.2021 господарський суд усне клопотання представника відповідача задовольнив; підготовче засідання у справі №912/917/21 відклав до 21.09.2021 - 14:00 год. Постановив: відповідачу надати суду:  письмові доводи щодо заявлених позивачем клопотань про приєднання доказів до матеріалів справи та про призначення повторної комісійної судової експертизи;  запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта; позивачу надати суду письмові доводи щодо заявленого відповідачем клопотання про виклик експерта в судове засідання. Сторонам у справі повідомити суд про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).
До господарського суду 20.09.2021 (електронною поштою) та 21.09.2021 відповідачем подано заперечення №18/20.09 від 20.09.2021 на клопотання позивача щодо проведення повторної комісійної експертизи з вимогами відмовити позивачу в задоволенні клопотання про проведення повторної комісійної експертизи у даній справі.
Позивачем 20.09.2021 подано до господарського суду заперечення №б/н від 20.09.2021 проти задоволення клопотання відповідача від 16.09.2021 про виклик експерта в судове засідання з вимогою відмовити у задоволенні такого клопотання відповідача.

Оскаржуваною ухвалою Господарського суду від 21.09.2021, зокрема, призначено по справі повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Задовольняючи клопотання про призначення повторної експертизи суд виходив з того, що за висновком №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21, експерти не відповіли на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?", яке має важливе значення для встановлення обставин дійсної справи. Крім того, судом поставлений під сумнів взагалі висновок експертизи  №131/21 від 19.08.2021, оскільки тлумачення експертами суттєвих ознак здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру, відтак, висновок експертів не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок в яких міститься опис. Вказане є підставою для проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. 
Зазначений процесуальний документ і є предметом апеляційного оскарження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних мотивів.
Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.
Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Відповідно до ч. 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. 
За приписами ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Аналогічну правову позицію викладено, зокрема в п.15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду  України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", що    Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.
Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).
Відповідно до підпункту 1.2.5 п.1.2     Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (із змінами і доповненнями пункту) (далі Інструкції про призначення та проведення судових експертиз) основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема:
- експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності. 
Підпунктом 1.2.14 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз встановлено, що згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи. 
Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
При цьому, відповідно до п.2.1 Інструкції експерт має право, зокрема, відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.
А згідно з п. 2.2. Інструкції, експерт зобов`язаний повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані.
Згідно з п. 2.3. Інструкції, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Після надходження висновку експерта від 19.08.2021 за результатами проведення додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній справі та повернення матеріалів справи до суду судом встановлено, що експерти відповіли на 3 із 4 поставлених питань; зокрема, на сторінці 17 та 20 висновку вказано, що надати відповідь на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?" не виявляється за можливе, так як матеріали справи не містили копію матеріалів заявки, що були подані на реєстрацію, за яким було отримано патент №35224. При цьому, згідно матеріалів справи експерт будь-яких додаткових матеріалів під час проведення експертизи у сторін не витребовув, відповідного клопотання суду не надсилав. 
Відтак, не маючи відповіді на всі поставлені запитання, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 судом визнаний не повним та неналежним. 
Також, згідно з частиною шостою   статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"   обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
Відповідно до постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.08.2020 у справі №904/9943/17, згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов`язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки.   Отже, опис промислового зразка, разом з зображенням, яке його розкриває є тими документами на підставі яких експертом встановлюються суттєві ознаки промислового зразка.
Таким чином, на час подання позову, пов`язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак, вирішення питань, пов`язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.
Разом з тим, під час проведення експертного дослідження, для встановлення суттєвих ознак промислового зразка опис промислового зразка має бути досліджено разом з його зображенням.

Судом першої інстанції у цій справі встановлено, що тлумачення експертами суттєвих ознак за патентом №35224 здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру. Отже, висновок експертів №131/21  від 19.08.2021 не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок, в яких міститься опис, а відтак,  у суду були наявні сумніви у правильності висновку експертів, що є підставою для проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Вказаним спростовуються доводи апелянта стосовно того, що судом не наведено мотивів за якими висновок експерта визнано необґрунтованим в цілому, а також щодо необхідності призначення у справі додаткової експертизи, з огляду на не вирішення експертом лише одного питання із чотирьох.

Посилання апелянта на постанову Вищого господарського суду України у справі № 39/144, судом апеляційної інстанції не приймаються, оскільки відповідно до ч.4 ст.236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Аналогічне положення міститься і у ч.6 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".  

Щодо доводів заявника апеляційної скарги про не виконання судом приписів чинного законодавства при призначенні додаткової експертизи ухвалою суду від 08.06.2021 та, як наслідок, направлення на експертизу матеріалів справи, які не містили копію матеріалів заявки, за яким було отримано патент № 35224, стосовно якої (заявки) суд і поставив питання на дослідження експертам, то вони відхиляються судом апеляційної інстанції, оскільки не є предметом даного апеляційного розгляду. 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 275 та статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
З огляду на вищенаведене, суд першої інстанції, розглядаючи клопотання, дав оцінку наданим сторонами доказам, правильно застосував норми матеріального і процесуального права, що у відповідності до ст. 276 ГПК України є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали  суду - без змін.
Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв`язку із апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника у скарзі і відшкодуванню не підлягають.
Оскільки ухвала про призначення експертизи у справі, передбачена п.11 ч.1 ст.255 ГПК України, не відноситься до переліку ухвал, що можуть бути оскаржені після апеляційного перегляду в касаційному порядку за приписами п.2 ч.1 ст.287 ГПК України, то постанова апеляційного господарського суду не підлягає касаційному оскарженню.
Керуючись ст. ст. 269, 275, 276, 282-284  ГПК України, суд,                                                                  

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД"  на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 21.09.2021 у справі  №912/917/21 - залишити без задоволення.
Ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 21.09.2021 у справі  № 912/917/21 - залишити без змін.
Судові витрати по справі Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" за подання апеляційної скарги на ухвалу суду покласти на заявника апеляційної скарги.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та відповідно до п.п.11, 12 ч.1 ст.255, п.2 ч.1 ст. 287 ГПК України не підлягає касаційному оскарженню.
Повний текст постанови виготовлено та підписано 08.12.2021.

Головуючий суддя                                                                                          О.Г. Іванов

Суддя                                                                                                              І.М. Кощеєв

Суддя                                                                                                              О.В. Березкіна