ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/9610/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Львова Б.Ю., 
за участю  секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача -  Кравцов І.В. -    адвокат (ордер від 30.09.2021 №АІ 1157395),    
         Савченко О.О. - адвокат (ордер від 30.09.2021 №АІ 1157415)
відповідача 1 -  Ресенчук В.М.  (довіреність 09.06.2021 №2434-03/101)
відповідача 2 -  Ресенчук В.М. (довіреність від 12.01.2021 №7/1)
розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу Міністерства економіки України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)
на рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2021
за позовом дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"
до:  Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України;
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"            
про визнання права власності на знак для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ 

Короткий зміст позовних вимог

1. Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - позивач,       ДП   "КК "РОШЕН") звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до      Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 1, Міністерство), державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач 2, Укрпатент) про:

- визнання права інтелектуальної власності ДП "КК "РОШЕН" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти";

- визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/3M/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458  після затвердження Міністерством;

- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485с) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства від 24.05.2018 №723;

- зобов`язання Міністерства внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати ДП "КК "РОШЕН" збору за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі.

2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 13.05.2017 позивачем було подано до Укрпатенту заявку № m 2017 10458 для реєстрації знаку для товарів і послуг. Однак, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи Укрпатентом було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/3M/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 03.06.2019 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 (колегія суддів: Доманська М.Л., Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.), позов задоволено.

Визнано право інтелектуальної власності ДП "КК "РОШЕН" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти".

Визнано недійсним висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством.

Визнано недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства від 24.05.2018 № 723.

Зобов`язано Міністерство внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво.

Стягнуто з Укрпатенту на користь ДП "КК "РОШЕН" судові витрати у розмірі                16 565, 60 грн.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

4. Міністерство, не погоджуючись з даними судовими рішеннями, звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить їх скасувати, а справу направити на новий розгляд.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

5. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пунктів 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 8 частини першої статті 310 ГПК України.

Доводи інших учасників справи

6. У відзиві на касаційну скаргу ДП "КК "РОШЕН" доводи касаційної скарги не визнає і погоджується із висновками суду попередніх інстанцій; а також просить судові рішення попередніх інстанцій залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

7. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, таке.

8. ДП "КК "РОШЕН"      разом із приватним підприємством "Київською кондитерською фабрикою "Рошен" є відомими виробниками та реалізаторами широкої лінійки борошняних кондитерських виробів в Україні, серед яких особливе місце займають торти "Київський торт", "Золотий ключик", "Грильяжний", "Трюфель", "Капучіно", "Празький", "Наполеон", а також борошняний кондитерський виріб "Ромова Баба".

9. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що позначення за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 (далі - Спірне позначення) відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим пунктом 2 та пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон N 3689-XII), а отже, відповідачем 2 за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи було винесено незаконний висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18 (далі - Оспорюваний висновок), який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством, в свою чергу відповідачем 2 винесено незаконне рішення Апеляційної палати Міністерства від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485с) за заявкою №m2017 10458, яке було затверджене наказом Міністерства від 24.05.2018 №723 (далі - Оспорюване рішення).

10. З матеріалів справи вбачається, що відповідно до Оспорюваного висновку відповідача 2 підставою для відмови в реєстрації є невідповідність Спірного позначення умовам надання правової охорони, передбаченим пунктом 2 та пунктом 3 статті 6 Закону N 3689-XII, а саме: 

" 1) Спірне позначення звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);

2)      Спірне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:
- для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я   S.A., LU (міжнародна реєстрація №686691 від 23.12.1997), щодо споріднених товарів;
- для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація №667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів".

11. В свою чергу, судами попередніх інстанцій прийнято до уваги те, що відповідачем 1 під час винесення рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m 2017 10458 від 13.05.2017 року не розглядалася міжнародна реєстрація № 686691 від 23.12.1997 року як підстава для відмови у наданні реєстрації Спірному позначенню з огляду на скорочення позивачем переліку заявлених на реєстрацію товарів та послуг МКТП до товарів 22 та 30 класів МКТП.

12. Також судами враховано використання Спірного позначення у складі добре відомого знаку ДП "КК "Рошен" "ROSHEN, зобр.", визнаного таким відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року, затвердженого Наказом ДСІВ України від 10.05.2017 № 61-Н, станом на 01.01.2012 року щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти". В наведеному рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року встановлено, що добре відомий знак "ROSHEN, зобр." (до складу якого входить Спірне позначення) використовувався в діловій документації в якості корпоративної символіки позивача, в POS-матеріалах, таких як корпоративний інтегратор, фірмова документація, сувенірна продукція, фірмовий одяг, оформлення транспорту, а також на рекламних матеріалах, листівках та інших допоміжних засобах, що сприяють продажу продукції Корпорації Рошен. 

13. Судами встановлено, що Спірне позначення також використовувалося до 2010 року і продовжує використовуватися по даний час в якості корпоративного стилю Корпорації Рошен, при оздобленні 55 фірмових магазинів "ROSHEN", а також переважає в більшості асортименту продукції Корпорації Рошен, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами. 

14. Крім того, з 2009 року позивачем здійснюється виробництво борошняного кондитерського виробу "Ромова Баба", при пакуванні якого використовується декоративний елемент з нанесеним на його поверхню Спірним позначенням. У період з 2011 по 2012 року було виготовлено та в подальшому реалізовано в загальній кількості 88 565 (вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) одиниць (підтверджується інформаційною довідкою ДП "КК "Рошен" від 10.04.2017 № б/н ), що свідчить про значні обсяги виробництва та реалізації зазначеного борошняного кондитерського виробу. Судом прийняті до уваги надані позивачем позитивні відгуки про борошняний кондитерський виріб "Ромова Баба", що упаковується декоративною стрічкою, основним елементом якої є Спірне позначення.

15. Судами також враховано, що знак для товарів і послуг "Ромова Баба, комб." за свідоцтвом України № 163936 , зареєстрований 26.11.2012 року для товарів 30 класу МКТП: "Борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби;", з бібліографічних даних зазначеної реєстрації вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163936 отримав правову охорону в тому числі для червоного кольору, що являє собою спірне позначення. 

16. Судами також встановлено, що позивач є власником добре відомого знаку "ROSHEN, зобр.", відповідно до рішення апеляційної палати ДСІВ України від 10.05.2017; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.04.2014 №184023, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; цукерки; шоколадні цукерки; карамелі (цукерки); печиво"; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194790, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; карамелі (цукерки); цукерки"; а також іншої значної кількості реєстрацій на знаки для товарів і послуг зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", склад яких містить Спірне позначення: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2011 №140926; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.08.2013 № 174112; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.04.2010 № 121364; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 №128834; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 № 129125; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.04.2011 №137280; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.02.2012 №152308; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.03.2012 №153101; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.08.2014 №189591; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194785; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194787; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194788.

17. Крім того, судом прийнято в якості належного та допустимого доказу по справі наявний в матеріалах справи звіт Центру соціальних технологій "Соціополіс" про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", проведеного у період з 14 червня по 20 липня 2017 року, відповідно до якого 70,7% респондентів відповіли, що таке пакування (червоної стрічки із золотим або жовтим написом) асоціюється з певним виробником (чи виробниками) тортів. При цьому, 90,1% респондентів з числа тих, в кого елемент пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом асоціюється з певним виробником тортів (70,7%), відповіли, що вказане пакування асоціюється з тортами виробництва "Кондитерської корпорації "Рошен".

18. Враховуючи той факт, що під час проведення опитування респондентам демонструвалися картка із зображенням упаковки торту з червоною стрічкою із золотим написом "ООО", що не несе інформативного навантаження та не містить фірмового найменування Корпорації Рошен, судом було встановлено, що в абсолютній більшості опитаних Спірне позначення, що містилося та демонструвалося опитаним респондентам, асоціюється виключно з тортами      виробництва "Кондитерської корпорації "Рошен", що свідчить про високий ступінь розрізняльної здатності Спірного позначення за заявкою № m 2017 10458.

19. Також суд прийняв до уваги обґрунтування позивача щодо неможливості маркування товарів торговельною маркою, що являє собою колір, без нанесення на нього інформації щодо фірмового найменування компанії - виробника, в даному випадку логотипу Корпорації Рошен. 

20. Судами також досліджено, що знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією від 02.12.1996 №667827, на який наявне посилання в Оскаржуваному висновку,      зареєстрований для товарів 29, 30, 32 класів МКТП. Бібліографічні дані вказаної міжнародної реєстрації містять опис заявленого на реєстрацію знаку, відповідно до якого: "марка складається з прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевого кольору". Під кодом 591 "Information concerning tag1s claimed" (Інформація стосовно забарвлень) зазначеному знаку надано охорону двом кольорам: orange, blanc ("помаранчевий, білий").      

21. Відповідно до Оскаржуваного рішення Апеляційної палати Міністерства відмовлено в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою  № m 2017 10458.

22. З метою встановлення дійсних обставин даної справи щодо схожості Спірного позначення за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 № 667827 настільки, що їх можна сплутати, а також щодо розрізняльної здатності позначення за заявкою № m201710458 чи набуття даним позначенням внаслідок його використання позивачем      розрізняльної здатності на дату подання даної заявки - 13.05.2017, судом у справі було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідного      центру      судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

23. На вирішення експерта, згідно ухвали господарського суду міста Києва від 10.12.2019, якою призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі,      поставлено такі питання:

1. Чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № m201710458 на дату подання даної заявки - 13.05.2017 р., та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання ДП "КК"РОШЕН"? (далі - Питання 1).

2. Чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати? (далі - Питання 2).

24. За результатами проведення судової експертизи експертом було складено Висновок № 333/18 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.03.2019 (далі - Висновок експерта № 333/18).

При наданні відповіді на питання експерт дійшов висновку, що :

- позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання ДП "КК "РОШЕН" (відповідь на Питання 1);

- позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати (відповідь на Питання 2).

25. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 клопотання Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) про призначення повторної судової експертизи у справі задоволено. Призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлено наступне питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання ДП "КК "РОШЕН"? чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №  667827 настільки, що їх можна сплутати?

26. До Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи та повідомлення про неможливість надання висновку від 03.04.2020 № 30630/19-53 у справі № 910/9610/18.

27. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 призначено у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України,  Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта від 28.10.2005 №933). На вирішення експерта поставлено наступні питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання ДП "КК "РОШЕН"? чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 настільки, що їх можна сплутати? 

28. За висновком експерта від 30.04.2021 №1306 за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності:

- позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності;

- позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання ДП "КК "РОШЕН" відносно товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти";

- позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 настільки, що їх можна сплутати.

29. З огляду на вищевказані висновки експертів, а також наявні в матеріалах справи докази, суд апеляційної інстанції зазначив про необґрунтованість твердження скаржника,  стосовно того, що Спірне позначення за заявкою від 13.05.2017 №m   2017 10458 звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника), а також      є схожим настільки, що його можна сплутати для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація від 02.12.1996 №667827), щодо споріднених товарів.

30. Суд апеляційної інстанції також зазначив, що Висновок експерта № 333/18 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про відповідність знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 № m201710458 умовам надання правової охорони, визначеним пунктам 2, 3 статті 6 Закону  N 3689-XII  у суді першої інстанції, та на підтвердження йому до аналогічних висновків дійшов експерт          Дорошенко О.Ф. під час проведення повторної судової експертизи (експертний висновок №1306), призначеної судом апеляційної інстанції.

31. Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій, дійшли висновку про необґрунтованість та невідповідність вимогам чинного законодавства Оскаржуваних висновку та рішення, які порушують права та охоронювані законом інтереси позивача. 

Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

32. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

33. Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. 

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

34. Верховний Суд      виходить з того, що у розгляді справи суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

35. Обґрунтовуючи причини свого звернення з даним позовом до суду, позивач у позовній заяві зазначив про те, що: 

- відповідач 1 та відповідач 2 під час винесення висновку та рішення про відмову в реєстрації Спірного позначення одночасно застосовують абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації даного позначення, а саме, посилаються на пункти 2, 3 статті 6 Закону N 3689-XII;

- на думку позивача, зазначені дії відповідачів 1 та 2 свідчать про суб`єктивність та суперечність Оскаржуваного висновку та Оскаржуваного рішення, оскільки відповідачем 1 та відповідачем 2 одночасно встановлено те, що Спірне позначення не може отримати правову охорону через відсутність у нього розрізняльної здатності як такої, в той же час протиставляють Спірному позначенню ряд інших знаків для товарів і послуг, яким надано правову охорону в Україні на підставі міжнародних реєстрацій, тобто яким властива розрізняльна здатність;

- стосовно протиставленої відповідачем 1 та відповідачем 2 міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 позивач зазначив про те, що відповідно до бібліографічних даних вказаної міжнародної реєстрації знаку була надана правова охорона таким кольорам як помаранчевий та білий. Крім того, бібліографічні дані зазначеної міжнародної реєстрації не містять посилання на міжнародно-визнаний ідентифікаційний код, що відповідав би червоному кольору - pantone 485 C, заявленому позивачем на реєстрацію, а отже знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією від 02.12.1996 № 667827 не може бути протиставлений Спірному позначенню, оскільки надає його власнику охорону на зовсім інший знак для товарів та послуг. З огляду на зазначене, позивач вважає очевидним той факт, що знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №667827 несхожий із заявленим на реєстрацію позначенням за заявкою від 13.05.2017 № m2017 10458, оскільки єдиними відмітними елементами порівнюваних позначень є різні кольори;

- стосовно висновку відповідачів 1 та 2 про те, що Спірне позначення звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання, позивачем зазначено та надано ряд доказів на підтвердження того, що Спірне позначення набуло додаткової розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання (понад 10 років) по відношенню до ДП "КК "Рошен" (позивача) відповідно до заявленого на реєстрацію кольору - pantone 485C;

- крім того, позивач звертав увагу суду на те, що він використовував Спірне позначення як мінімум з 2010 року у складі добре відомого знаку ДП "КК "Рошен" "ROSHEN, зобр.", визнаного таким відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017, затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 № 61-Н станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти". Також, Спірне позначення використовувалося до 2010 року та продовжує використовуватися дотепер в якості корпоративного стилю Корпорації Рошен, при оздобленні більше ніж 55 фірмових магазинів "ROSHEN", а також переважає в більшості асортименту продукції Корпорації Рошен; 

- позивачем також було зазначено про те, що з 2009 року ним здійснюється виробництво такого борошняного кондитерського виробу як "Ромова Баба", при пакуванні якого використовується декоративний елемент з нанесеним на його поверхню Спірного позначення, який у період з 2011 по 2012 було виготовлено та в подальшому реалізовано в загальній кількості 88 565 одиниць. Крім того, позивачем надані позитивні відгуки про борошняний кондитерський виріб "Ромова Баба", що упаковується декоративною стрічкою, основним елементом якої є Спірне позначення. Вказане, на думку позивача, свідчить про те, що Спірне позначення виконує основну розрізняльну функцію для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", що сприяє безпомилковому розрізненню споживачами товарів виробництва Корпорація Рошен від товарів інших виробників. Знак для товарів і послуг "Ромова Баба, комб." за свідоцтвом України № 163936, зареєстрований 26.11.2012 для товарів 30 класу МКТП: "Борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби;". З бібліографічних даних зазначеної реєстрації вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 163936 отримав правову охорону, в тому числі, для червоного кольору, що являє собою Спірне позначення;

- позивач зазначив, що він є власником добре відомого знаку "ROSHEN, зобр.", відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року; знаку для товарів і послуг, за свідоцтвом України від 10.04.2014 №184023, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; цукерки; шоколадні цукерки; карамелі (цукерки); печиво"; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 № 194790, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; карамелі (цукерки); цукерки"; а також іншої значної кількості реєстрацій на знаки для товарів і послуг зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", склад яких містить Спірне позначення: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2011 №140926; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.08.2013 № 174112; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.04.2010 № 121364; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 № 128834; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 № 129125; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.04.2011 №137280; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.02.2012 №152308; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.03.2012 №153101; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.08.2014 №189591; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194785; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194787; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 №194788; 

- також позивач звертав увагу суду на той факт, що маркування товарів торговельною маркою, що являє собою колір, неможливе без нанесення на нього інформації щодо фірмового найменування компанії - виробника, в даному випадку логотипу Корпорації Рошен;

- водночас, позивач акцентував увагу, що логотип Корпорації Рошен з роками неодноразово змінювався, на підтвердження вказаного додав до своєї позовної заяви зображення продукції власного виробництва, а також знаки для товарів і послуг ДП "КК "Рошен" за свідоцтвами України від 11.10.1999 №13717, від 15.03.2002 № 23964, від 15.04.2002 № 24747, від 10.06.2009 № 107987, від 27.09.2010 № 129125 та знак, визнаний добре відомим в Україні відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 18.08.2016, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 21.11.2016 № 420-Н, і знак, визнаний добре відомим в Україні відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 18.08.2016, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 21.11.2016. Однак, при цьому колір продукції, яким є Спірне позначення, залишався незмінним та використовувався безперервно як мінімум з 2010 року і по теперішній час. Додатковим підтвердженням вказаного, на думку позивача, є рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 про визнання знака "ROSHEN, зобр." добре відомим, при постановленні якого Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України було прийнято до уваги те, що знак "ROSHEN, зобр." використовувався в певні періоди з різними логотипами "ROSHEN", що в цілому не змінювало відмітності знаку "ROSHEN, зобр.";

- позивач на підтвердження своєї правової позиції також надав звіт Центру соціальних технологій "Соціополіс" про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", проведеного у період з 14 червня по 20 липня 2017 року, а також звертав увагу суду на те, що під час проведення зазначеного опитування респондентам демонструвалися картка із зображенням упаковки торту з червоною стрічкою із золотим написом "ООО", що не несе інформативного навантаження та не містить фірмового найменування Корпорації Рошен. Вказане, на думку позивача, свідчить про те, що в рамках проведеного соціологічного дослідження визначався ступінь розрізняльної здатності Спірного позначення за заявкою №  m2017 10458;

- крім того, позивачем у позовній заяві наведено приклади використання Корпорацією Рошен Спірного позначення на товарах 30 класу МКТП поряд з іншими виробниками таких самих товарів 30 класу МКТП, відповідно до яких вбачається, що виробники тортів та кондитерських виробів в Україні постійно використовують одне й те саме, характерне тільки для них кольорове оформлення стрічок для пакування, що дозволяє відрізнити одного виробника від іншого. При цьому, саме позивачем використовується особливий та характерний виключно для його продукції елемент для пакування у вигляді червоної стрічки, до складу якої входить Спірне позначення, що є традиційною виключно для продукції Корпорації Рошен;

- позивач звертав увагу суду на позитивну практику захисту своїх прав на використання стрічки червоного кольору для пакування товарів 30 класу МКТП, до складу якого входить Спірне позначення, на підтвердження чого надав: рішення Антимонопольного комітету України від 23.11.2017 № 663-р та рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2018 по справі №910/1047/18; практику реєстрацій кольорів в якості знаків для товарів і послуг за національною та міжнародною процедурами реєстрацій з відповідним розширенням правової охорони на територію України: свідоцтва України № 74157 , № 127798, № 211932, № 66406, міжнародні реєстрації (з розширенням на територію України) № 823981, № 881847, № 1181932, № 773375, № 808978, № 644464; практику Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України щодо задоволення заперечень проти рішення про відмову в реєстрації знака, який являє собою колір, а саме, рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності щодо задоволення заперечення закритого акціонерного товариства "Юридична практика" (UA) проти рішення державного департаменту інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою № 2003088848 та затвердження рішення про надання правової охорони позначенню за заявкою № 2003088848 від 14.08.2003 для товарів 16 класу МКТП: "періодичні друковані видання з юридичної тематики".

36. Таким чином, за вказаних обставин, позивач вважає, що Оспорюваний висновок, а також Оспорюване рішення, незаконними, необґрунтованими, а також такими, що порушують його права інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси ДП "КК "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m   2017   10458.

37. Як встановлено судами попередній інстанцій, відповідно до Оспорюваного висновку відповідача 2, підставою для відмови в реєстрації є невідповідність Спірного позначення умовам надання правової охорони, передбаченим пунктом 2 та пунктом 3 статті 6 Закону N 3689-XII, а саме, заявлене позначення: 

"1) звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я PRADA S.A., LU (міжнародна реєстрація від 23.12.1997 №686691), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація від 02.12.1996 №667827), щодо споріднених товарів".

38. Відповідно до Оскаржуваного рішення Апеляційної палати Міністерства відмовлено  ДП "КК" "Рошен" у задоволенні заперечення. Рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458 залишено чинним.

39. Щодо підстави оскарження судових рішень попередніх інстанцій відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, а саме щодо відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування частини другої статті 6 Закону  N   3689-XII (щодо правовідносин з набуття розрізняльної здатності одним кольором, як таким, для певних товарів на відповідному їх ринку), то касаційний господарський суд зазначає таке.

40. До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 ГК України та частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

41. Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

42. Відповідно до статті 1 Закону N 3689-XII (в редакції, чинній станом на дату подачі заявки) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

43. Пункт 2 статті 5 Закону N 3689-XII передбачає, що об`єктом знака можуть бути позначення, що представляють собою, зокрема, кольори та комбінацію кольорів.  

44. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (пункт 2 статті 6 Закону N 3689-XII).

45. Кольори зазвичай є простою властивістю речей. Навіть у певній сфері торгівлі кольори та поєднання кольорів зазвичай використовуються для їх естетичної, декоративної або оздоблювальної функції і не передають жодного значення. Втім, цілком можливо, що кольори, і особливо їх поєднання можуть бути здатними, якщо вони використовуються стосовно товару чи послуги, бути знаком.

46. З бібліографічних даних заявленого до реєстрації спірного знака вбачається, що спірне позначення є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с.

47. Апеляційна палата в Оскаржуваному рішенні слушно зазначила про те, що реєстрація кольору надає власнику знака можливість контролювати за необмеженою кількістю форм використання цього кольору, у зв`язку з чим права власника знака - кольору значно ширші, ніж права власників знаків інших видів. Такі широкі права на певний колір не відповідають інтересам  суспільства, зокрема тому, що це може мати наслідком створення невиправданої економічної переваги на певному ринку товарів або послуг для одного виробника або надавача послуг.

48. В той же час, колір може набути розрізняльну здатність, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення кольору не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг. Якщо колір (його відтінки) є властивими для певного ринку товарів або послуг та широко використовуються іншими виробниками чи надавачами послуг з декоративною або оздоблюваною метою, у наданні правової охорони такому кольорі в якості знака повинно бути відмовлено.

49. У зв`язку з чим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить зокрема від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

50. Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов`язковою умовою є з`ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної ж функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв`язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг.       

51. З цього випливає, що заявник повинен продемонструвати, що знак, щодо якого вимагається реєстрація, набув відмінного характеру шляхом використання. Однак, ні чинне законодавство, ні судова практика не визначають обов`язкової форми для доказів, які необхідно подати, щоб довести набуття розрізняльної здатності знака.

52. З досліджених судами обставин справи вбачається, що Апеляційною палатою в Оскаржуваному рішенні досліджувався, зокрема поданий ДП "КК "Рошен" звіт Центру соціальних технологій "Соціополіс" про соціологічне опитування "визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування" (далі - опитування). Крім того, Апеляційна палата дійшла висновку про те, що вищезазначене опитування не доводить набуття розрізняльної здатності червоним кольором (pantone 485c), як таким в процесі використання. Відтак, червоний колір не набув розрізняльної здатності, як такий, а сприймався і сприймається споживачами у сукупності із іншими знаками. Апеляційна палата в Оскаржуваному рішенні вказала про те, що "на підставі наданого опитування не можна дійти висновку про те, що споживачі скороченого апелянтом  переліку товарів 22 та 30 класів МКТП асоціюють червоний колір (pantone 485c) виключного з цими товарами та апелянтом".

53. Оскільки опитування не продемонструвало, що Спірне позначення набуло  розрізняльної здатності внаслідок його використання, то й підтвердженням цього використання не може бути простим наданням даних про обсяги виробництва та реалізації певних виробів, навіть якщо немає сумнівів, що ці дані свідчать про значні обсяги. 

54. З врахуванням вищевикладеного, слід зазначити, що розрізняльна здатність набута шляхом використання допускається лише за виняткових умов, зокрема коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто, реєстрація кольору як знаку для товарів і послуг можлива для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг.

55. В силу статті 16 Закону N 3689-XII права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Отже, відповідність Спірного позначення умовам правової охорони має розглядатися, виходячи з законодавства, що діяло на дату подання позивачем заявки, а саме 13.05.2017 (а також умов та обставин).

56. Суди попередніх інстанцій не здійснили дослідження чи використовувався позивачем заявлений pantone 485c, як такий та самостійний об`єкт (без будь-яких інших словесних та графічних елементів) щодо вказаного переліку конкретних товарів, в якості знака на 13.05.2017, за яким товари позивача відрізнялися від таких самих або споріднених товарів інших виробників на відповідному ринку товарів, чим залишили поза увагою дослідження питання щодо правового змісту поняття торговельної марки та основну функцію знака.

57. Частина друга статті 6 Закону N 3689-XII визначає, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

58. Судами попередніх інстанцій також не враховано, що розрізняльна здатність позначення не є безумовним і незмінним фактором та може змінюватися. В Оскаржуваному рішенні встановлено той факт (з наведенням низки Інтернет-посилань з прикладами), що на ринку України наявні товари - кондитерські вироби, які, крім позивача, виробляються і розповсюджуються кількома іншими виробниками з широким та інтенсивним використанням червоного кольору або його відтінків на упаковці, в тому числі на пакувальних стрічках та борошняних кондитерських виробах, однак, зазначене залишено судами попередніх інстанцій поза увагою. При цьому, заявлення до реєстрації певного відтінку червоного кольору не виключає можливості його сплутування з іншими відтінками цього кольору через його яскравість та розповсюдженість саме для упаковки, яка привертає увагу споживачів.

59. Пункт (1) розділу "С" статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, встановлює, що при визначенні відповідності знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони мають враховуватися всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

60. Тому слід визнати, що експертиза заявки не повинна бути мінімальною. Це має бути повним дослідженням, яке з міркувань правової визначеності могло б забезпечити, щоб торгові марки,  використання яких може бути успішно оскаржено в судах, не були зареєстровані. Більше того, набуття розрізняльної здатності знаком хоча і є питанням експертного дослідження, але воно має здійснюватися на підставі наявних та досліджених судом доказів, що містяться в матеріалах справи. Отримання додаткових доказів самим експертом або здійснення дослідження поза матеріалами справи, не допускається.

61. З експертного висновку №333/18 вбачається, що Спірне позначення мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017. Однак, експерт у висновку №1306 дійшов протилежних висновків щодо притаманної розрізняльної здатності на дату подання даної заявки - 13.05.2017. Втім, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою зазначені розбіжності та не надано цьому жодної правової оцінки. Крім того, експерт у висновку №1306 зазначив про набуття розрізняльної здатності Спірного позначення на дату подання заявки - 13.05.2017 внаслідок його використання відносно лише товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", на що судом апеляційної інстанції також не звернуто увагу.

62. Крім того, в матеріалах справи містяться неодноразові звернення експертів, зокрема Дорошенка О.Ф., в яких вони просили суд надати додаткові матеріали (що може свідчити про недостатність матеріалів, які містяться в справі для підготовки висновку). Втім, зазначені клопотання були залишені судом апеляційної інстанції без задоволення.

63. Суди попередніх інстанцій, в силу своєї процесуальної можливості, мали оцінити наявні в матеріалах справи висновки експертів з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а також вірогідності та взаємного зв`язку в їх сукупності з відображенням зазначеного в судовому рішенні.

64. Верховний Суд звертає увагу і на те на те, що за умови реєстрації монокольору у якості торгової марки, чим більша кількість товарів і послуг, на які прагнуть її зареєструвати, тим більшою мірою, ймовірно, буде виключне право (яке воно може надати), і саме з цієї причини тим більша ймовірність того, що це право з`явиться, вступають в конфлікт із підтримкою системи "невикривленої" конкуренції та із суспільним інтересом у тому, щоб не обмежувати необґрунтовано доступність кольорів для інших, які продають товари або послуги того ж типу, що й ті, щодо яких вимагається (заявляється) реєстрація.

65. Судами попередніх інстанцій також не встановлено, чи здійснювалося позивачем використання Спірного позначення та набуття розрізняльної здатності щодо всієї лінійки товарів, які відносяться до відповідного класу (зокрема, широкої групи борошняних кондитерських виробів і пакувальних або перев`язувальних стрічок, тощо) та визначені в Оскаржуваному рішення. Оскільки, відповідність Спірного позначення умовам правової охорони передбачає доведення, зокрема, набуття розрізняльної здатності щодо кожного товару і послуг відповідного заявленого класу МКТП.

66. Статтями 86, 236 ГПК передбачено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим та відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

67. Вимогами процесуального закону визначено обов`язковість встановлення судом під час вирішення спору обставин, що мають значення для справи, надання їм юридичної оцінки, а також оцінки всіх доказів, з яких суд виходив при вирішенні спору. Без виконання цих процесуальних дій ухвалити законне й обґрунтоване рішення у справі неможливо.

68. Однак, оскаржувані судові рішення попередніх інстанцій таким вимогам процесуального закону не відповідають, тому підлягають скасуванню, з направленням справи на новий розгляд.

69. Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене, зазначає, що доводи касаційної скарги в цій частині знайшли своє підтвердження.

70. З приводу необхідності надання висновку Верховного Суду щодо питання застосування частини третьої статті 6 Закону N 3689-XII "щодо правовідносин зі схожості монокольорової торговельної марки з маркою іншої особи, які за встановленим судовим фактом мають довжину хвилі світла помаранчевого та червоного зі спільною межею 605 для кольору фільтра та 490 для кольору розчину, що свідчить про спільну межуючу близькість та схожість порівнювальних об`єктів", то Верховний Суд зазначає, що аргументи касаційної скарги в цій частині зводяться до необхідності переоцінки доказів, яким вже надана певна оцінка судами попередніх інстанцій.

71. Разом з тим, суд касаційної інстанції в силу положень частини другої статті 300 ГПК України позбавлений права самостійно досліджувати, перевіряти та переоцінювати докази, самостійно встановлювати по-новому фактичні обставини справи, певні факти або їх відсутність.

72. Щодо необхідності надання висновку Верховного Суду щодо питання застосування пункту другого частини другої статті 16 Цивільного кодексу України, частини другої статті 20 Господарського кодексу України безпосередньо щодо правовідносин з визнання права інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, у вигляді монокольору; а також щодо питання застосування частини першої статті 21 Цивільного кодексу України, то суд касаційної інстанції зазначає таке.

73. Суд касаційної інстанції наділений повноваженням щодо надання висновку щодо застосування норм права у конкретних правовідносинах, а не надавати висновок щодо тлумачення норми права чи її застосування в цілому без відносно до конкретних правовідносин.

74. Відповідно до частини третьої   статті 311 ГПК України   неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення   закону, або застосування   закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування   закону, який підлягав застосуванню.

75. Зазначаючи про неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, скаржник фактично вдається до дослідження обставин справи та оцінки доказів у ній, що з огляду на наведений у цій постанові імперативний припис частини другої   статті 300 ГПК України   перебуває поза межами розгляду справи судом касаційної інстанції.

76. Враховуючи міркування Верховного Суду, які зазначені вище, вирішення питання щодо необхідності та/або наявності/відсутності підстав щодо надання висновку в цій частині є передчасним.

77. Крім того, Верховний Суд зауважує, що суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги в частині визнання права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, залишили поза увагою частину третю статті 5 Закону N 3689-XII, яка передбачає та регламентує засвідчення права власності на знак, строк та можливість й умови його пролонгації.

78. У касаційній скарзі скаржник також обґрунтовує підставу, передбачену пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, з посиланням на пункт 8 частини першої статті 310 ГПК, зазначивши про те, що судові рішення по даній справі можуть вплинути на права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №667827- FERRERO S.p.A. IT.

79. Міністерство неодноразово просило суди попередніх інстанцій залучити у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1 - власника міжнародної реєстрації №667827 на знак для товарів і послуг FERRERO S.p.A. IT.

80. З матеріалів справи вбачається, що суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що даний спір не зачіпає прав власника міжнародної реєстрації № 667827 та рішення в цій справі не може вплинути на його права чи інтереси, а отже, відсутні підстави для залучення FERRERO S.p.A. IT у якості третьої особи у даній справі.

81. Касаційний господарський суд відхиляє наведений довід скаржника в цій частині, оскільки Міністерство не наділене повноваженнями представляти інтереси FERRERO S.p.A. IT. в судах та замість нього вирішувати питання, чи порушені їхні права, інтереси або обов`язки у зв`язку з прийняттям оскаржуваних судових рішень у справі. 

82. Отже, на порушення вимог статей 86, 236 ГПК України дослідження обставин (та надання їм правової оцінки), які входять до предмета доказування у межах розгляду цього спору, залишилися поза увагою судів попередніх інстанцій, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

83. Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до таких правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи, висновки суду стосовно встановлених обставин і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

84. Оскаржувані рішення і постанова зазначеним вимогам не відповідають.

85. У рішеннях Європейського суду з прав людини у справі "Де Куббер проти Бельгії" та у справі "Кастілло Альгар проти Іспанії" наголошується про те, що правосуддя має не тільки чинитися, також має бути видно, що воно чиниться. Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість. Якщо помилка національного суду щодо питань права або факту є настільки очевидною, що її можна кваліфікувати як "явну помилку" (тобто помилку, якої б не міг припуститися розумний суд) вона може порушити справедливість провадження (рішення ЄСПЛ "Хамідов проти Росії").

86. Разом з тим Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

87. У справі "Трофимчук проти України" (№ 4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

88. Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

89. Доводи Міністерства знайшли своє підтвердження за результатами перегляду справи в касаційному порядку.

90. Таким чином, згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України прийняті по суті цієї справи судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

91. Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене в цій постанові, та, виходячи з предмета дослідження в такій категорії справ, вжити всі передбачені заходи для всебічного, повного та об`єктивного встановлення обставин справи, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. Суди під час розгляду справи мають надати мотивовану оцінку кожному вагомому аргументу, дослідити та надати оцінку доказам як кожному окремо так і всім доказам в цілому (у їх сукупності), враховуючи вірогідність і взаємозв`язок доказів з мотивуванням відхилення або врахування кожного доказу. 

Судові витрати

92. За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1.   Касаційну скаргу Міністерства економіки України задовольнити.

2.   Рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 зі справи   №  910/9610/18 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк 

Суддя                                                                                                    І. Колос

Суддя                                                                                                    Б. Львов