ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/4724/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М., 
розглянув у письмовому провадженні без виклику сторін
касаційну скаргу Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021
у справі №910/4724/21
за заявою Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед)
про забезпечення позову
за позовом Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед)
до: державного    підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";
Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.);
індивідуального підприємця Вей Лея
фізичної особи - підприємця Деменєва Юрія Олександровича
про визнання недійсними свідоцтва України №289929 і міжнародної реєстрації №1384081, заборону здійснення будь-якого використання позначень "USUPSO"          і    "" та зобов`язання вчинити певні дії.

Історія та обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій

Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до державного    підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент), Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуального підприємця Вей Лея та фізичної особи - підприємця Деменєва Юрія Олександровича (далі -                                  ФОП Деменєв Ю.О.) про:

- визнання недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якого є Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) щодо всіх зазначених у свідоцтві України №289929 товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Укрпатенту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 289929 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у свідоцтві товарів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання повністю недійсною міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якої є індивідуальний підприємець Вей Лей, щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації №1384081 товарів і послуг МКТП;

- зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у міжнародній реєстрації товарів і послуг МКТП;

- заборону Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуальному підприємцю Вей Лею, ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення "USUPSO", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг " MINISO " за свідоцтвом України №256518, власником якого є позивач, без згоди Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед), щодо всіх наведених у свідоцтві України №256518 товарів МКТП та споріднених з ними;

- заборону Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуальному підприємцю Вей Лею, ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення "", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "" за свідоцтвом України №240288, власником якого є позивач, без згоди Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед), стосовно наведених у свідоцтві України №240288 товарів і послуг МКТП та споріднених з ними, зокрема, заборонити використання позначення "" із закінченням "SO", графічною частиною зображення білого кольору у    вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;

- зобов`язання ФОП Деменєва Ю.О. демонтувати внутрішні і зовнішні вивіски та змінити назву магазину " USUPSO " за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 17,                ТЦ "Ашан Rive Gauche" із використанням позначення "" з закінченням "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання рішенням з даної справи законної сили.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) є власником свідоцтва України №  256518 на торговельну марку "MINISO", зареєстровану для товарів 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 та 32 класів МКТП та свідоцтва України №  240288 на торговельну марку "", зареєстровану для послуг 35 класу МКТП;

- 13.01.2021 Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) видано свідоцтво України №289929 на торговельну марку "USUPSO" для товарів 18, 25, 28 класів МКТП;

- 01.11.2017 торговельна марка "USUPSO" отримала міжнародну реєстрацію №1384081 для товарів і послуг 3, 9, 14, 16, 21, 35 класів МКТП, власником якої є індивідуальний підприємець Вей Лей; спірне позначення було поширено і отримало правову охорону на території України 04.01.2018;

- спірні позначення неправомірно використовуються відповідачами 2,3,4 через те, що вони схожі з раніше зареєстрованим позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати; крім того, торговельна марка позивача подана на реєстрацію раніше від позначень відповідачів 2, 3;

- ФОП Деменєв Ю.О., здійснюючи підприємницьку діяльність на території України, використовує позначення "";

- позивач не надавав дозволу жодному з відповідачів використовувати торговельну марку "" за свідоцтвом України № 240288;

- позначення "" використовується відповідачем 4 при зовнішньому та внутрішньому оформленні магазинів роздрібної торгівлі товарами для дому, на етикетках, вивісках, пакетах, рекламних постерах та купонах, в офіційних соціальних мережах "USUPSO" тощо;

- у відповіді на адвокатський запит позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Атамі" (далі - Товариство) вказало про те, що воно використовує позначення "USUPSO" на підставі чинного договору, що підтверджує наданий дозвіл власником реєстрації; позивачу відомо, що Товариство пропонує укласти франчайзингові договори щодо використання спірних позначень фізичним особам - підприємцям; зокрема, Товариство надало дозвіл відповідачу 4 на використання спірних позначень; вказаний факт підкреслює пов`язаність діяльності відповідача 4 та Товариства, а отже й усіх відповідачів загалом.

Разом з позовною заявою Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) подало суду заяву про забезпечення позову, в якій просить до набранням рішенням з даної справи законної сили:

- заборонити Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) передавати повністю або частково будь-якій особі або особам право власності та право на використання (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) торговельної марки "USUPSO"  за свідоцтвом України № 289929;

- заборонити Вей Лей передавати будь-якій особі або особам повністю або частково право власності та надавати дозволи (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) на використання міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборонити Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) повністю або частково відмовлятися від свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO";

- заборонити Вей Лей повністю або частково відмовлятися від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборонити Укрпатенту приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за торговельною маркою "USUPSO", зареєстрованою за свідоцтвом України №289929, а також щодо припинення дії вказаного свідоцтва шляхом відмови Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) від нього повністю або частково;

- заборонити Укрпатенту здійснювати публікації будь-яких відомостей щодо торговельної марки, зареєстрованої за свідоцтвом України № 289929, в офіційному бюлетені "Промислова власність" та реєструвати договори про відчуження Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) прав за торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України №289929;

- заборонити Укрпатенту повідомляти Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про передачу прав або відмову Вей Лея від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборонити Товариству передавати будь-якій особі або особам право на використання (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) торговельної марки "USUPSO", зареєстрованої за свідоцтвом України №289929, та міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO".

Заяву мотивовано тим, що передання Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) та Вей Лей прав на спірні торговельні марки третім особам призведе до утруднення виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Стислий виклад судових рішень попередніх інстанцій

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 (суддя Марченко О.В.) заяву Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) про забезпечення позову задоволено. 

Ухвала суду мотивована тим, що передача Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) та індивідуальним підприємцем Вей Леєм прав на торгівельні марки "USUPSO" за свідоцтвом України № 289929 і міжнародною реєстрацією № 1384081 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову у зв`язку із наявністю нового власника торгівельних марок, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 (колегія суддів у складі: Отрюх Б.В., Грек Б.М., Сотніков С.В.) ухвалу господарського суду міста Києва скасовано та ухвалено нове рішення. У задоволенні заяви Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) про вжиття заходів до забезпечення позову відмовлено.

Постанову суду зі справи з посиланням на приписи статті 136 ГПК України мотивовано тим, що суд першої інстанції не з`ясував наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу, до забезпечення позову, а саме: здійснення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду. Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення  без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви. 

Також апеляційний господарський суд зазначив, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ГПК України,  обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Стислий виклад вимог касаційної скарги

Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед), посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права, звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову, а ухвалу, якою задоволено заяву Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) про забезпечення позову, залишити в силі. 

Аргументи учасників справи 

Miniso Hong Kong Limited зазначає, що апеляційний господарський суд всупереч нормам процесуального права не врахував висновки, викладені у постанові Верховного Суду від 16.08.2019 у справі №  910/5916/18, від 19.12.2018 у справі №910/9254/18, від 02.10.2018 у справі №910/2226/18. 

Висновки, викладені у постанові апеляційного господарського суду, - є такими, які  суперечать висновкам Верховного Суду та не можуть бути застосовані до даної категорії справ.

Заява про забезпечення позову у цій справі та ухвала господарського суду міста Києва від 10.06.2020 відповідають вимогам законодавства, є законними та обґрунтованими. 

Аргументи, зазначені у відзиві на касаційну скаргу

У відзиві на касаційну скаргу Товариство доводи касаційної скарги не визнає і погоджуються із висновками суду апеляційної інстанції; просить судове рішення попередньої інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. 

Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

Причиною подання касаційної скарги стала незгода Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) із скасуванням ухвали суду першої інстанції, а відповідно і з  відмовою суду апеляційної інстанції у вжитті заходів до  забезпечення позову, які просив позивач.

Відповідно до положень ГПК України: 

- господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову; забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (стаття 136); 

- позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами, у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (частина перша статті 137); 

- заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина четверта статті 137); 

- не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті (частина одинадцята статті 137). 

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

У справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Міністерству приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Відмовляючи у задоволенні заяви Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) про забезпечення позову в даній справі, суд апеляційної інстанції не врахував того, що предметом позову є, зокрема: 

- визнання недійсним свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якого є Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) щодо всіх зазначених у свідоцтві України №289929 товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

- зобов`язання Укрпатенту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 289929 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у свідоцтві товарів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання повністю недійсною міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", володільцем якої є індивідуальний підприємець Вей Лей, щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації №1384081 товарів і послуг МКТП;

- зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO" стосовно всіх вказаних у міжнародній реєстрації товарів і послуг МКТП;

Відповідно, в силу об`єктивних обставин, існує ймовірність передачі прав на торговельну марку "USUPSO" за свідоцтвом № 289929 та за міжнародною реєстрацією №1384081 на користь третіх осіб або ж відмови власника від цього свідоцтва, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову у зв`язку із наявністю нового власника торгівельних марок, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом знак для товарів і послуг іншій особі, яка не бере участі в даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду (таку правову позицію викладено і в постановах Верховного Суду від 16.08.2018 зі справи №  910/5916/18 та від 05.08.2019 у справі № 910/16586/18, від 03.11.2020 у справі №910/7716/20). 

У випадку ж відмови від оспорюваного свідоцтва в силу приписів статті 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, окрім колишнього власника свідоцтва, не буде мати права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Обрані Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) заходи до забезпечення позову щодо:

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) передавати повністю або частково будь-якій особі або особам право власності на торговельну марку "USUPSO"  за свідоцтвом України № 289929;

- заборони Вей Лей передавати будь-якій особі або особам повністю або частково право власності на торговельну марку "USUPSO" міжнародної реєстрації №1384081;

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) повністю або частково відмовлятися від свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Вей Лей повністю або частково відмовлятися від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Укрпатенту приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за торговельною маркою "USUPSO", зареєстрованою за свідоцтвом України №289929, а також щодо припинення дії вказаного свідоцтва шляхом відмови Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) від нього повністю або частково;

- заборони Укрпатенту здійснювати публікації будь-яких відомостей щодо торговельної марки, зареєстрованої за свідоцтвом України № 289929, в офіційному бюлетені "Промислова власність" та реєструвати договори про відчуження Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) прав за торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України №289929;

- заборони Укрпатенту повідомляти Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про передачу прав або відмову Вей Лея від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", -
співвідносяться з предметом позову, а отже, й існує прямий зв`язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову. 

Тому Касаційний господарський суд вважає, що наведені заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову, що не було враховано апеляційним господарським судом під час перегляду ухвали господарського суду міста Києва від 29.03.2021. 

Разом з тим, суд першої інстанції, вирішуючи питання про забезпечення позову шляхом:

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) передавати повністю або частково будь-якій особі або особам право на використання (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) торговельної марки "USUPSO"  за свідоцтвом України №289929;

- заборони Вей Лей надавати будь-якій особі або особам дозволи (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) на використання міжнародної реєстрації торговельної марки "USUPSO" №1384081;

- заборони Товариству передавати будь-якій особі або особам право на використання (видавати ліцензії/субліцензії, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії)) торговельної марки "USUPSO", зареєстрованої за свідоцтвом України №289929, та міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", - 

недотримався розумного балансу між необхідністю забезпечити можливе майбутнє виконання судового рішення та неприпустимістю блокування господарської діяльності відповідачів та третіх осіб з огляду на заявлені в позовній заяві вимоги, внаслідок чого, суд апеляційної інстанції правомірно відмовив Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) в задоволенні заяви про забезпечення позову в цій частині. 

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до частини третьої статті 304 ГПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині. 

Статтею 312 ГПК України передбачено, що суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

Отже, апеляційний господарський суд у винесенні оскаржуваної постанови, якою було відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову в частині:

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) передавати повністю або частково будь-якій особі або особам право власності на торговельну марку "USUPSO"  за свідоцтвом України № 289929;

- заборони Вей Лей передавати будь-якій особі або особам повністю або частково право власності на торговельну марку "USUPSO" міжнародної реєстрації №1384081;

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) повністю або частково відмовлятися від свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Вей Лей повністю або частково відмовлятися від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Укрпатенту приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за торговельною маркою "USUPSO", зареєстрованою за свідоцтвом України №289929, а також щодо припинення дії вказаного свідоцтва шляхом відмови Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) від нього повністю або частково;

- заборони Укрпатенту здійснювати публікації будь-яких відомостей щодо торговельної марки, зареєстрованої за свідоцтвом України № 289929, в офіційному бюлетені "Промислова власність" та реєструвати договори про відчуження Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) прав за торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України №289929;

- заборони Укрпатенту повідомляти Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про передачу прав або відмову Вей Лея від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", -

неправильно застосував приписи статті 136 ГПК України, у зв`язку з чим постанова апеляційної інстанції підлягає скасуванню в цій частині внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильного судового рішення. Відповідно ухвала місцевого суду від 29.03.2021 зі справи в цій частині має бути залишена в силі як така, що винесена з правильним застосуванням норм процесуального і матеріального права. 

В іншій частині постанова апеляційного суду підлягає залишенню без змін з підстав, викладених в цій постанові.

Отже, Касаційний господарський суд вважає за необхідне касаційну скаргу Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) задовольнити частково.

Судові витрати

Відповідно до статті 129 ГПК України у зв`язку з тим, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, постанова суду апеляційної інстанції - частковому скасуванню, а ухвала суду першої інстанції - частковому залишенню в силі, витрати зі сплати судового збору підлягають покладенню на обидві сторони пропорційно задоволенню вимог касаційної скарги.

Керуючись статтями 129, 300, 301, 304, 308, 312, 315, Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) задовольнити частково. 

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 зі справи №  910/4724/21 в частині відмови в задоволенні заяви Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) про забезпечення позову щодо:

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) передавати повністю або частково будь-якій особі або особам право власності на торговельну марку "USUPSO"  за свідоцтвом України № 289929;

- заборони Вей Лей передавати будь-якій особі або особам повністю або частково право власності на торговельну марку "USUPSO" міжнародної реєстрації №1384081;

- заборони Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) повністю або частково відмовлятися від свідоцтва України №289929 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Вей Лей повністю або частково відмовлятися від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO";

- заборони Укрпатенту приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за торговельною маркою "USUPSO", зареєстрованою за свідоцтвом України №289929, а також щодо припинення дії вказаного свідоцтва шляхом відмови Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) від нього повністю або частково;

- заборони Укрпатенту здійснювати публікації будь-яких відомостей щодо торговельної марки, зареєстрованої за свідоцтвом України № 289929, в офіційному бюлетені "Промислова власність" та реєструвати договори про відчуження Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) прав за торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України №289929;

- заборони Укрпатенту повідомляти Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про передачу прав або відмову Вей Лея від міжнародної реєстрації №1384081 на торговельну марку "USUPSO", -

скасувати, а ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 зі справи в частині задоволення відповідних вимог залишити в силі.

В іншій частині постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 зі справи №  910/4724/21 залишити без змін.

3. Стягнути з державного    підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" на користь Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) 378 (триста сімдесят вісім) грн 33 коп судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.

Стягнути з Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) на користь Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) 378 (триста сімдесят вісім) грн 33 коп судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.

Стягнути з індивідуального підприємця Вей Лея на користь Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) 378 (триста сімдесят вісім) грн 33 коп судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.

4. Видачу наказів на виконання даної постанови доручити господарському суду міста Києва. 

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк 

Суддя                                                                                                    І. Колос 

Суддя                                                                                                    Т. Малашенкова