Справа № 161/12984/20 	Головуючий у 1 інстанції: Черняк В. В. 	
Провадження № 22-ц/802/859/21  Категорія: 26 	  Доповідач: Бовчалюк  З. А.	

ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
       
30 серпня 2021 року                                                  місто Луцьк
               
Волинський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
головуючого - судді Бовчалюк З.А.,   
суддів - Карпук А.К., Киці С.І.,
з участю секретаря судового засідання Вакіної Д. О.
позивача ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_2 ,
представника відповідача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про визнання права попереднього користування на знак для товарів та послуг, визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, за апеляційною скаргою позивача ОСОБА_1 на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 квітня 2021 року та додаткове рішення  Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня  2021 року,  

                                            В С Т А Н О В И В:

  ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до ОСОБА_4 про визнання права попереднього користування на знак для товарів та послуг, визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач з вересня 2013 року по лютий 2016 року працював у відповідача монтажником натяжних стель.
У грудні 2016 року позивач розробив власну торгівельну марку (знак для товарів і послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також почав розміщувати рекламу своєї підприємницької діяльності.
11 квітня 2019 року позивач дізнався, що належний йому знак для товарів і послуг зареєстрований на ім`я відповідача 10 січня 2019 року, згідно поданої ним заявки від 03 квітня 2017 року.
Позивач вказує, що у нього на підставі ст.500 ЦК України виникло право попереднього користування знаком для товарі і послуг у зв`язку з чим він вважає, що має право на безоплатне продовження використання цього знаку.
Також позивач вважає, що підлягає визнанню недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг, яке видано відповідачу, оскільки воно порушує публічний порядок, адже засноване на «викраденій» у нього торгівельній марці, а також є оманливим.
Крім того позивач стверджує, що відповідач зареєстрував знак для товарів і послуг не з метою ведення господарською діяльності, а з метою перешкоджання його господарській діяльності.
З наведених підстав позивач просить суд визнати за позивачем право попереднього користувача на знак для товарі і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 січня 2019 року та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 січня 2019 року, яке видане відповідачу.
Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 квітня 2021 року  в задоволені позову відмовлено.
В апеляційній скарзі  позивач, посилаючись на неповне з`ясування судом обставин справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення та ухвалити  нове судове рішення про задоволення позову.
Заслухавши позивача та його представника, представника відповідача, дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції-без змін. 
Відмовляючи у задоволені позову, суд першої інстанції виходив із бездоказовості та безпідставності заявлених позивачем вимог.
Такі висновки суд зроблені з врахуванням встановлених обставин справи та у відповідності з нормами матеріального та процесуального права, що регулюють дані правовідносини.
Судом першої інстанції встановлено, що у період з 16 квітня 2015 року по 15 лютого 2016 року позивач працював у відповідача, який на той момент мав статус фізичної особи-підприємця, на посаді монтажника натяжних стель (а.с.14).
10 січня 2019 року відповідачу було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Відповідно до свідоцтва, відповідач отримав право на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно поданої ним заяви від 03 квітня 2017 року №m 2017 07095.
Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків передбачених законом. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.( ст. ст. 12, 81 ЦПК України).
Звертаючись до суду з даним позовом, позивач зазначав, що у грудні 2016 року він розробив власну торгівельну марку (знак для товарів і послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також почав розміщувати рекламу своєї підприємницької діяльності.11 квітня 2019 року дізнався, що належний йому знак для товарів і послуг зареєстрований на ім`я відповідача 10 січня 2019 року, згідно поданої ним заявки від 03 квітня 2017 року. Вказує, що у нього на підставі ст.500 ЦК України виникло право попереднього користування знаком для товарі і послуг у зв`язку з чим він вважає, що має право на безоплатне продовження використання цього знаку.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торгівельні марки (знаки для товарів і послуг) ( ст. 420 ЦК України).
Відповідно до приписів ст. 492, 493, 494 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
Статтею 1 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон) визначено, що знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. 
Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
З матеріалів справи вбачається, що 10 січня 2019 року відповідачу було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг. Згідно даного свідоцтва, відповідач отримав право на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно поданої ним заяви від 03 квітня 2017 року №m 2017 07095.
Статтею 495 ЦК України передбачено, що до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відноситься, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до частини 5статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Доводи позовної та апеляційної  скарги зводяться  до того, що  позивач наділений правом попереднього користування  на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передбачено ч. 1ст. 500 ЦК України.
Як встановлено ч. 1ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Таким чином, для встановлення наявності чи відсутності в особи права попереднього користувача торговою маркою, необхідно встановити факт користування особою такою торговою маркою або здійснення особою значної і серйозної підготовки для такого використання саме в період, що передував поданню заявки на торгову марку. 
Надані позивачем на підтвердження заявлених вимог докази,  не давали суду можливості стверджувати про користування ОСОБА_1 саме тою торговою маркою право на яке було зареєстровано за ОСОБА_4 , наявним у справі доказам суд надав відповідну правову оцінку.  
Так суд першої інстанції обґрунтовано не взяв до уваги договір від 29 січня 2016 року №29012016 Г, який укладений між ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_5 вказавши, що станом на день укладення цього договору позивач був офіційно працевлаштований у відповідача на посаді монтажника натяжних стель (а.с.18-19), окрім того позивачем не надано належних доказів оплати за цим договором, що могло б свідчить по його виконання.  Умови вказаного договору не свідчать , що його предметом була саме реклама саме знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо якого виник спір.
Крім того, підставно судом першої інстанції звернуто увагу на суперечливі твердження самого позивача, вказуючи про розроблення знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2016 року, ним надано договір про рекламу цього товарного знаку в січні 2016 року . 
Також з доданих до договору рекламних макетів слідує, що на них зображені лише написи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому іншим шрифтом, що не дає можливості  ототожнювати.
Сертифікат учасника відбірного етапу Міжнародного чемпіонату майстерності монтажників натяжних стель від 19-21 квітня 2017 року не є тим належним доказом, який підтверджує право позивача на знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не вказано особу (суб`єкта господарювання чи його керівник), якій цей сертифікат був виданий. Також відсутні будь-які відомості, що стосується предмету доказування у даній справі – використання саме знаку для товарів у послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже в сертифікаті не зображено відповідного знаку (а.с.30).
Стверджуючи про розробку знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 на замовлення позивача саме у грудні 2016 року, останній не надав про це належних та допустимих доказів, а саме договору про надання цих послуг, актів приймання-виконання, доказів оплати. (а.с.15-16).
Рахунки до сплати №78 від 12.12.2016 року та Акт надання послуг від 15 грудня 2016 року ( а.с.15) вказують про розробку дизайну логотипу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що не дає суду можливості стверджувати по використання про попереднє використання позивачем саме того товарного знаку, який зареєстровано за відповідачем.
Контрольний макет від 15 грудня 2016 року підписаний самим позивачем, а отже як належний доказ не може бути взятий, оскільки міг бути створений ОСОБА_1 в односторонньому порядку із зазначенням довільної дати (а.с.17).
Предметом договору від 27.12.2016 року, укладеного між ТОВ "Індор Медіа Інвест" та ОСОБА_1 було надання рекламних послуг  в ТЦ "Епіцентр". Відповідно до листа ТОВ "Індор Медіа Інвест" (а.с 27) було розроблено на виконання умов договору рекламну кампанію під брендом "gljanec". У даному листі вказано також, що проект ролика містив аудіоролик з використанням назви клієнта " ОСОБА_7 ".  Зміст даних договір та відповідний лист, при суперечливій інформації, що в них містяться,  не можуть бути підтвердженням використання ОСОБА_1 знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Всі інші письмові документи, які датовані після 15 квітня 2017 року не можуть підтверджувати факт попереднього користування позивачем знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявку стосовно якого подано відповідачем 15 квітня 2017 року.
Підтвердження позивачем належними та допустимими доказами саме періоду використання або підготовки до використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має охоплювати проміжок часу до дати подачі відповідачем заявки на реєстрацію цього знаку – 15 квітня 2017 року. Належними доказами цього могли б бути докази оплати відповідних послуг, які неможливо створити в односторонньому порядку вказавши несправжню їх дату у минулому, адже оплата проводиться через банківські установи (платіжні системи), або з використанням документів суворої звітності (касових ордерів, чеків РРО тощо).
Всупереч вимогам ст.ст. 76-81 ЦПК України, позивачем не надано беззаперечних доказів того, що у нього на підставі ст.500 ЦК України виникло право попереднього користування знаком для товарі і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вимога про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарі і послуг є похідною від вимоги про визнання права попереднього користування та обґрунтована тими ж самими обставинами, якими суд  надав свою оцінку та підставно відмовив у її задоволені.
З врахуванням викладено суд першої інстанції правомірно та обґрунтовано констатував про відсутність підстав для задоволення позову.
Висновки суду ґрунтуються на повно і всебічно з`ясованих обставинах справи, перевірених належними доказами, на які є покликання в рішенні суду і яким суд дав правильну юридичну оцінку.
Доводи апеляційної скарги про обґрунтованість позовних вимог є власним тлумаченням встановлених обставин справи, були предметом дослідження суду першої інстанції і їм суд в сукупності з іншими доказами по справі дав правильну юридичну оцінку.
Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують, на законність ухваленого рішення не впливають.
Відповідно до ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.
Беручи до уваги всі встановлені судом факти і відповідні їм правовідносини, належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість ухваленого по даній справі рішення та відсутність підстав для його скасування.
Додатковим рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня 2021 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 12 000,00 грн., як компенсацію судових витрат на професійну правничу допомогу.
Не погоджуючись з  додатковим рішення суду першої інстанції, позивач просить додаткове рішення скасувати.
Рішенням суду від 15 квітня 2021 року у задоволені позову було відмовлено.
До закінчення судових дебатів представник відповідача зробила заяву в порядку ч.8 ст.141 ЦПК України про надання доказів, що підтверджують судові витрати сторони відповідача протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.
19 квітня 2021 року на адресу суду надійшла заява представника відповідача з проханням ухвалити додаткове рішення у справі, яким стягнути з позивача на користь відповідача судові витрати пов`язані із надання професійної правничої допомоги у розмірі 13 000,00 грн.
Сторона відповідача у першій заяві по суті спору – відзиві на позов, що надійшов 18 грудня 2020 року, зазначила, що орієнтовно планує понести судові витрати у розмірі 20 000,00 грн.
Сторона відповідача належним чином підтвердила факт понесення нею судових витрат на професійну правничу допомогу, а саме договором про надання правової допомоги, ордером, актом з детальним описом виконаних робіт (наданих послуг) від 16 квітня 2021 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру від 16 квітня 2021 року на суму 13 000,00 грн.
Задовольняючи  частково заяву представника відповідача про стягнення судових витрат, які складаються з витрат на правничу допомогу в розмірі 120000 грн, суд першої інстанції правильно вважав такі вимоги обґрунтованими. Зокрема витрати на правничу допомогу в розмірі 12000 грн є обґрунтованими: з врахуванням обсягу робіт і часу витраченого на підготовку процесуальних документів, співмірністю з складністю справи. 
Зважаючи на наявність заяви представника позивача про необґрунтованість заявлених витрат, суд першої інстанції, в порядку ч.5 ст.137 ЦПК України, дійшов до правильного висновку про необхідності зменшення розміру витрат, які підлягають розподілу, а саме виключивши з них 1 000,00 грн., які сплачені відповідачем за підготовку та подання суду клопотань про відкладення розгляду справи (п.4 акту від 16 квітня 2021 року), оскільки такі витрати не були зумовлені об`єктивними обставинами, а були викликані неможливістю прибуття сторони відповідача у судові засідання, за що позивач не зобов`язаний нести відповідний фінансовий тягар.
Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують та не містять підстав для скасування судового рішення та додаткового судового рішення.
Відповідно до ст.375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального  та процесуального права.
Колегія суддів приходить до висновку про законність та обґрунтованість ухваленого по даній справі рішення суду від 15 квітня 2021 року та додаткового рішення від   28 квітня 2021 року та відсутність підстав для їх скасування.
Крім того представник відповідача у відзиві на апеляційну скаргу просить стягнути з позивача на користь відповідача 5000 грн витрат на правничу допомогу, за розгляд справи апеляційним судом. 
До відзиву представником долучено, копію ордеру на надання правничої допомоги ОСОБА_3 ОСОБА_4 , Акт до договору про надання правової допомоги від 07 червня 2021 року та копію квитанції до прибуткового касового ордера № 7 від 07 червня 2021 року про сплату 5000 грн Будиловським Ю.В.
За правилами, передбаченими ст. ст. 133, 137, 141 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.
До витрат, пов`язаних з розглядом справи належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.
За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.
Відповідно до ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
При виборі і застосування норми права до спірних правовідносин, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду ( ч. 4 ст. 263 ЦПК України).
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу № 671/1957/20 від 27 липня 2021 року, в якій досліджував питання підтвердження витрат на правничу допомогу.
Судді ВС підкреслили, що частиною восьмою статті 141 ЦПК України визначено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
Таким чином, склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та інше), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження), а також документи, що свідчать про фактичне надання таких послуг.
Отже, якщо стороною буде документально доведено, що нею понесено витрати на правову допомогу, а саме: надано договір на правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про оплату таких послуг, розрахунок таких витрат, то у суду відсутні підстави для відмови у стягненні цих витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення.
Однак, як вбачається з Акту до договору про надання правової допомоги від 07 червня 2021 року, останній  не містить переліку послуг та їх вартість, які надавались представником відповідачу саме під час апеляційного перегляду справи, що унеможливлює визначення розміру витрат на правничу допомогу судом з метою розподілу. При цьому слід урахувати, що наведений в договорі про надання правничої допомоги перелік послуг і квитанція до прибуткового касового ордеру не є доказом щодо фактично наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості,  а тому витрати на правничу допомогу не підлягають відшкодуванню.
Керуючись статтями  367, 368, 375, 382, 384 ЦПК України, суд

                                          У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу позивача ОСОБА_1 залишити без задоволення.
Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 квітня 2021 року та додаткове рішення  Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 квітня  2021 року залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий:

Судді: