ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" червня 2021 р.                                                                      Справа №914/1177/20

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:
головуючого – судді                                                  Кравчук Н.М.
суддів                                                                                 Мирутенко О.Л.
                                                                                          Скрипчук О.С.
секретар судового засідання Кобзар О.В.
розглянувши          апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Ласунка” б/н та б/д (вх. № ЗАГС 01-05/1078/21 від 29.03.2021)
на рішення                    Господарського суду Львівської області від 23.02.2021 (суддя Козак І.Б. повний текст складено 04.03.2021)
та                                         апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка» б/н від 05.04.2021 (вх. № ЗАГС 01-05/1220/21 від 08.04.2021)
на додаткове рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 (суддя Козак І.Б. повний текст складено22.03.2021)
у справі                     № 914/1177/20
за позовом:                    Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка» (надалі ТзОВ «Ласунка»), м. Дніпро
до відповідача:           Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (надалі ПрАТ «Львівський холодокомбінат»), м. Львів
про                               визнання дій такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг;
                                        заборону використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення;
                                        зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та будь-які інші товари на які нанесені позначення 

за участю учасників справи:
від позивача: Чередник І.О. – адвокат (свідоцтво №      4073 від 19.12.2012, ордер №      1026437 від 23.03.2021, договір №      27/19 від 23.07.2019)
від відповідача: Рабінович М.П. – адвокат (свідоцтво №      000851 від 22.01.2018, ордер №1011094 від 05.05.2021, договір №      09-ЮО від 01.01.2018)

ВСТАНОВИВ:
ТзОВ “Ласунка” звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до ПрАТ “Львівський холодокомбінат” про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 23.02.2021 у справі №      914/1177/20 в задоволенні позову відмовлено повністю.
Приймаючи рішення, місцевий господарський суд виходив з того, що позначення “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм” не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг “GelAmo!” за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 . Спірні позначення різняться між собою за фонетичними, семантичними та графічними ознаками, а відтак, вони не можуть вводити в оману покупців щодо знаку для товарів і послуг “GelAmo!”. При цьому, місцевий господарський суд врахував висновок судової експертизи прав інтелектуальної власності №189/20 від 18.12.2020, яка призначалась на підставі ухвали суду від 01.10.2020. З огляду на те, що позивачем не доведено неправомірності дій ПрАТ “Львівській холодокомбінат”, пов`язаних з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначень “Ge’Limo”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo premium ЛІМО”, такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo”, який використовує у господарській діяльності ТзОВ “Ласунка”, то суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.
Додатковим рішенням Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 стягнуто з ТзОВ “Ласунка” на користь ПрАТ “Львівський холодокомбінат” 133      151,52 грн витрат на правову допомогу, з яких: 86      000,00 грн - витрати на правову допомогу у господарській справі № 914/1177/20, 30      000,00 грн - витрати, пов`язані із проведенням експертизи на замовлення учасника справи, 17651,52 грн - витрати, пов`язані із проведенням у господарській справі № 914/1177/20 судової експертизи на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020. 
При прийняті додаткового рішення, судом було досліджено та оцінено докази на підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу. За результатами чого, суд визнав заявлений розмір витрат на професійну правничу допомогу доведеним та документально обґрунтованим. 
Не погоджуючись з даними судовими рішенням, ТзОВ “Ласунка” подало апеляційні скарги, в яких зазначає, що судом першої інстанції було порушено норми матеріального та процесуального права, не враховано надані ним докази та аргументи, а відтак, винесено судові рішення з неповним з`ясуванням усіх обставин справи, відтак, просить їх скасувати. Зокрема, щодо рішення суду від 23.02.2021, то скаржник заперечує висновок суду про те, що він не довів порушення свого права інтелектуальної власності. Зазначає, що висновок експерта №      189/20, який покладений в основу оскаржуваного рішення, не може бути належним доказом у даній справі, оскільки експертами проведено неповне дослідження схожості порівнюваних позначень, допущено методичні помилки, в результаті чого зроблено необґрунтовані висновки щодо фонетичної, семантичної та графічної несхожості. Натомість, позивач стверджує, що в даному випадку суд безпідставно не взяв до уваги висновок експерта № 1285 від 16.12.2019, складений на його замовлення. 
Щодо додаткового рішення суду від 16.03.2021 скаржник, зокрема, зазначає, що визначений відповідачем розмір витрат, пов`язаний із наданням професійної правничої допомоги у сумі 86      000,00 грн є надмірним, не відповідає фактично понесеним витрат та не є співрозмірним із заявленими позовними вимогами. Відтак, апелянт вважає, що суд безпідставно відмовив у задоволені клопотання про зменшення судових витрат.
На адресу апеляційного суду від ТзОВ «Ласунка» надійшли заява про виклик судових експертів (зареєстрована в канцелярії суду за вх№      01-04/3604/21 від 17.05.2021), клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (зареєстроване в канцелярії суду за вх№      01-04/4520/21 від 22.06.2021) та клопотання про призначення повторної судової експертизи (зареєстроване в канцелярії суду за вх№      01-05/2098/21 від 22.06.2021).
Представник відповідача заперечив проти задоволення зазначених заяв та клопотань. 
Розглянувши відповідні клопотання позивача, колегія суддів дійшла висновку про відмову в їх задоволенні, з огляду на таке.
У своїй заяві про виклик судових експертів в судове засідання апелянт не обґрунтовує того, у чому полягають розбіжності висновків експертів, недоліки експертного висновку № 189/20 від 18.12.2020 та які саме додаткові обставини необхідно з`ясувати чи усунути внаслідок отримання пояснень від експертів. В той же час, на доводах про те, який саме експертний висновок підлягає застосуванню при вирішенні спору, ґрунтується апеляційна скарга у даній справі. Відповідно до ч.5 ст. 98 ГПК України, суд має право, однак не обов`язок, викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Зважаючи на предмет та підстави позову у даній справі, а також зміст доводів апеляційної скарги та заперечень на неї, а також зміст експертних висновків, наявних у даній справі, колегія суддів зазначає, що цим висновкам суд надасть оцінку відповідно до ст. 86 та 104 ГПК України. Для надання відповідної оцінки суд не вбачає необхідності у наявності усних пояснень експертів. На переконання суду, позиції позивача та відповідача достатньо чітко та об`ємно викладені ними у своїх процесуальних документах по суті спору.
Підстави, з яких позивач просить призначити у даній справі повторну судову експертизу аналогічні тим підставам, якими він обґрунтовує свою апеляційну скаргу і у цьому контексті зводяться до того, що у матеріалах справи наявні висновки судових експертів, які різняться між собою. На переконання суду, цієї обставини не достатньо для призначення у справі повторної експертизи. Більше того, як зазначалось вище, з огляду на доводи, на яких ґрунтується апеляційна скарга, відповідним висновкам, які вже наявні в матеріалах справи, буде надано судову оцінку, а для цього наявність ще одного висновку не потрібна.
Щодо долучення до матеріалів справи письмових доказів на стадії апеляційної інстанції, то суд зазначає, що відповідно до частин 1-3 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи покликаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
Проаналізувавши заявлене клопотання, колегія суддів звертає увагу на те, що документи, які просить долучити заявник до матеріалів справи датовані ще до ухвалення судом першої інстанції оскаржуваного рішення, однак, всупереч ч.3 ст. 269 ГПК України позивачем на наведено обґрунтованих виняткових випадків неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. 
Представник скаржника в судовому засіданні доводи апеляційних скарг підтримав повністю. 
Представник відповідача проти доводів скаржника заперечив з підстав, викладених у відзивах на апеляційні скарги (зареєстровані в канцелярії суду за вх№      01-04/328/8/21 від 07.05.2021, №      01-04/3318/21 від 11.05.2021).
Встановивши обставини справи, вивчивши апеляційну скаргу, здійснивши оцінку доказів, що містяться в матеріалах справи, заслухавши учасників справи, Західний апеляційний господарський суд встановив таке.
Відповідно інформації, що наявна у ЄДРПОУ основним видом діяльності ТзОВ “Ласунка” є виробництво морозива (КВЕД 10.52).
ОСОБА_1 є власником свідоцтва на знак № НОМЕР_1 від 11.03.2013 - “GelAmo!” (а.с. 41 том І).
12.03.2013 між ТОВ “Ласунка” (ліцензіат) та ОСОБА_1 (ліцензіар) укладено ліцензійний договір №12/03-13 про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (знаку для товарів і послуг), за умовами якого ліцензіар надав ліцензіату невиключну ліцензію на використання торговельної марки на умовах договору, з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу, продажу та іншого введення в господарській обіг товарів і послуг з використанням торговельної марки, відповідно до переліку класів товарів та послуг, зазначених у свідоцтві на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo!” (а.с. 44-46 том І).
Відповідно до розділу 2 договору № 12/03-13, ОСОБА_1 на строк дії та на умовах даного договору надав ТОВ “Ласунка” за винагороду, невиключну ліцензію на використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo!”, для позначення товарів та послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно МКТП.
Пунктом п. 2.6 договору № 12/03-13, ТзОВ “Ласунка” надано право використовувати торговельну марку та право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання третім особам.
Зокрема, ОСОБА_1 надав право ТзОВ “Ласунка” забороняти іншим особам використовувати знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів “ ІНФОРМАЦІЯ_1 !” без дозволу ОСОБА_1 , за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно чинного законодавства порушенням прав власника торговельної марки.
Також умовами договору № 12/03-13 встановлено, що ТзОВ “Ласунка” має право надсилати претензії третім особам, які незаконно використовують знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 року “GelAmo!” для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно МКТП, а також за згодою ОСОБА_1 подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника на знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo!” для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно з МКТП.
Крім того, відповідно до п. 7.2. Договору № 12/03-13, сторони погодили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені Свідоцтвом ОСОБА_1 , сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.
Згідно з п. 10.1. Договору № 12/03-13 Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 09.02.2022 включно.
Відповідно до інформації, що міститься в ЄДРПОУ, основним видом діяльності ПрАТ “Львівський холодокомбінат” є виробництво морозива (КВЕД 10.52).
ПрАТ “Львівській холодокомбінат” у своїй господарській діяльності використовує позначення “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo premium ЛІМО”.
Згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 27.08.2019 за ПрАТ “Львівський холодокомбінат” зареєстрований знак “ НОМЕР_3 ”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo”
Під час моніторингу Інтернет-ресурсів, а також під час придбання морозива у крамницях, ТзОВ “Ласунка” стало відомо, що ПрАТ “Львівській холодокомбінат” використовує у своїй господарській діяльності позначення “Ge’Limo” та “Ge’Limo premium”, вважає, що  вони є настільки схожими, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, який правомірно використовує у своїй господарській діяльності ТзОВ “Ласунка”, що призводить до введення ПрАТ “Львівській холодокомбінат” в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво).
На підтвердження факту схожості та неправомірності використання спірного позначення позивачем було долучено до матеріалів справи замовлений ТзОВ “Ласунка” висновок судового експерта № 1285 від 16.12.2019, складений судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенком О.Ф. (а.с. 75-97 том І), де експерт зробив такі висновки:
1. Позначення “Ge’Limo” за заявкою на знак для товарів і послуг №m201802056 від 29.01.2018, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується ПРАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013.
2. Позначення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за заявкою на знак для товарів і послуг №m201802053 від 29.01.2018, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013.
3. Позначення “Ge’Limo” та позначення “Ge’Limo premium”, нанесені на упаковки морозива, рекламну продукцію морозива та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013.
4. Позначення “Ge’Limo”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, шляхом нанесення його на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари(морозиво).
5. Позначення “Ge’Limo premium”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво).
Як стверджує позивач, дозволу ПрАТ “Львівській холодокомбінат” на використання вищезазначеного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 167643 від 11.03.2013 ні ТзОВ “Ласунка”, ні ОСОБА_1 не надавали.
В матеріалах справи міститься згода ОСОБА_1 від 13.05.2020 на звернення ТзОВ “Ласунка” з позовом до господарського суду Львівської області про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції (а.с. 47 том І).
Відтак, зазначені обставини стали підставою для звернення до суду із даним позовом. На вказаному експертному висновку та вищезазначених обставинах ґрунтуються позовні вимоги у даній справі.
Водночас відповідач проти позову заперечив, на підтвердження своїх заперечень подав суду замовлений ним висновок експерта № 60-07/20 від 20.07.2020, складений судовим експертом Соповою К.А. (а.с.7-54 том ІІІ), згідно з яким: 
1. Позначення “Ge’Limo”, “Ge’Limo premium” та позначення “Ge’Limo premium ЛІМО”, нанесені на упакування товару “морозиво”, рекламну продукцію товару “морозиво” та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 .
2. Позначення “Ge’Limo”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № 167643 від 11.03.2013 ОСОБА_1 та особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, а саме - ТзОВ “Ласунка”.
3. Позначення “Ge’Limo premium” та позначення “Ge’Limo premium ЛІМО”, які використовуються ПрАТ “Львівський холодокомбінат”, шляхом нанесення цих знаків на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № 167643 від 11.03.2013 ОСОБА_1 та особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, а саме - ТзОВ “Ласунка”.
З огляду на те, що висновки експертів є взаємовиключними, ухвалою суду від 01.10.2020, із врахуванням пропозицій сторін спору, було призначено судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності у справі №      914/1177/20 (а.с. 180-188 том ІІІ).
За результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом надано висновок №      189/20 від 18.12.2020 (а.с. 193-246 том ІІІ), згідно якого:
1. Позначення “Ge’Limoтм”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 .
2. Позначення “Ge’Limo premium “  ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цих позначень на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 .
3. Позначення “  ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 .
4. Позначення “Ge’Limoтм”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме – власника знака за № 167643 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, а саме –ТОВ “Ласунка”.
5. Позначення “Ge’Limo premiumтм”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме – власника знака за № 167643 від 11.03.2013 ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, а саме – ТзОВ “Ласунка”.
6. Позначення “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм”, яке використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме – власника знака за № 167643 від 11.03.2013 ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, а саме - ТзОВ “Ласунка”.
При винесенні постанови колегія суддів керувалася таким.
Відповідно до ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).
Згідно з  п. 4 ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).
У відповідності до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Згідно з ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.
Статтею 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знаку визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку.
З частини 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;
- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Слід зазначити, що у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з`ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.
Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.
Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:
- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та  виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
У п. 4.3.2.6 Правил зазначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Згідно з п. 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом ДП “Український інститут промислової власності” від 07.04.2014 № 91 (із змінами; надалі – Методичні рекомендації), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення.
Згідно з п. 11.1.6 цих же Методичних рекомендацій, відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.
Проаналізувавши висновки судових експертиз, які були подані позивачем та відповідачем, а також судової експертизи, здійсненої на підставі ухвали суду, судова колегія вважає, що саме останній висновок підлягає врахуванню при вирішенні спору у даній справі. При цьому, колегія суддів враховує низку факторів:
- з огляду на характер спірних правовідносин та доводи сторін, таке формулювання запитань, яке виніс суд першої інстанції на вирішення експертизи та відповіді на них, які були надані експертами із врахуванням цих формулювань, найбільш повно сприяють встановленню обставин даної справи;
- заперечення скаржника проти цього висновку є безпідставними.
Відтак, досліджуючи звукову (фонетичну) схожість спірних позначень, з врахуванням висновку експертизи №189/20 від 18.12.2020, суд звертає увагу на таке:
- позначення відрізняються голосною літерою, у позначеннях відповідача це літера “і”, у зареєстрованому позначенні – “а”.
- у сукупності всіх приголосних та голосних фонем порівнюванні позначення при вимові звучать по-різному.
- істотним є те, що словесні позначення ПрАТ “Львівський холодокомбінат” складаються з двох частин; “Gе” (як приставки) та “limo” (як найменування виробника) й повинно вимовлятися (dzе limo). Коли споживач на слух сприймає слово “dze limo”, основний акцент робиться саме на частинці “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яка асоціюється із відповідачем як виробником відповідної продукції протягом тривалого часу. Крім нього, незважаючи на однакове звучання перших двох літер, інші частини позначень звучать по різному “limo”/ “lato”, що досить істотно змінює їх фонетику і дозволяє споживачу чітко відрізняти протиставлені позначення. Отже, у даному випадку не може йти мова про фонетичну схожість порівнюваних позначень, оскільки звучання спільних словесних елементів не є ідентичною. Важливу роль у розрізненні за цим критерієм відіграє частка “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, завдяки чому потенційний споживач одразу здогадається про якого виробника йде мова.
Щодо аргументу скаржника про те, що початкові частини порівнюваних позначень мають однакове походження “Ge”, і відповідно, смислове навантаження, а в ході подальшого дослідження експерти приділяють увагу саме відмінностям позначень, а не елементам їх схожості, то метою дослідження власне і полягає встановлення відмінності чи схожості досліджуваних позначень. Крім того, позначення, як зазначено вище, оцінюється в цілому, без поділення на окремі елементи.
Смислова (семантична) схожість порівнюваних  знаків викладена у висновку №189/20 (а.с. 209-213 том ІІІ), то під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто, смислова подібність позначення, протилежність закладених у позначеннях понять (ідей), збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос, і який має самостійне значення.
Для визначення семантики порівнюваних позначень необхідно звернутись до інформаційно-довідкових джерел. Зокрема, у словниках, які перебувають у відкритому доступі, відсутнє визначення слів “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм, “GelAmo!”, тобто такі є вигаданими.
Всі позначення складаються із двох частин, які є різними, зі своїм смисловим навантаженням. Так, знак № НОМЕР_1 містить дві частинки: “Gel” та “Amo!”. Експерти у висновку № 189/20 зазначили переклад частини назви “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у англійській та італійській мовах – означає “гель”, походить з італійської “ ОСОБА_2 ”, що означає в перекладі “морозиво”. Друга частинка назви “Amo!” означає в перекладі з італійської – “люблю тебе”. Тоді як словесний елемент ““Ge” в позначенні відповідача походить з італійської “gelato”, що означає в перекладі “морозиво”. Друга частинка “Limo” - використовується ПрАТ “Львівський холодокомбінат” як скорочене позначення львівського виробника. Позначення “Ge’Limo”, пересічним споживачем буде сприйматися як позначення, що є продовженням серії знаків однієї особи (ПрАТ “Львівський холодокомбінат”). Аналогічно, зазначене стосується і інших позначень “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм, у яких додатково промовляється слово “premium”, “premium “ЛІМО”. Отже, і семантична схожість у досліджуваних знаках відсутня.
Щодо дослідження звукових (фонетичних) ознак, то у дослідницькій частині висновку №189/20 (а.с. 214-215 том ІІІ) експертами наведено у таблиці із порівнянням характеру співпадаючих частин позначень. При цьому, експерти звернули увагу, що досліджуваний знак складається з двох слів, а позначення – одне. Знак має два наголошені склади, позначення одне і це підсилює відмінність позначень за фонетичними ознаками в цілому. Наголошені звуки “а” в першому позначенні (“GelAmo!”) та “лі” в другому “Ge’Limo” змінюють фонетичне звучання, що підсилює звукову відмінність та позначення.
Згідно дослідження графічних (візуальних) ознак (а.с. 216-217 том ІІІ), то з ознак, які візуально співпали, експертом виділено лише одну – здійснення написів порівнюваних знаків латиницею. Решта графічних ознак (загальне зорове враження, графічне написання з урахуванням характеру літер, вид шрифту, поєднання кольорів тексту зображення) не співпадають зовсім.
Проаналізувавши вищенаведене та оцінивши подані сторонами докази, колегія суддів дійшла висновку, що позначення “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм” не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг “ ІНФОРМАЦІЯ_1 !” за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 .
Щодо можливості введення потенційного покупця/споживача продукту в оману, то експертами чітко встановлено, що “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм” не можуть вводити в оману покупців щодо знаку для товарів і послуг “ ІНФОРМАЦІЯ_1 !” за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.03.2013, власником якого є ОСОБА_1 , оскільки спірні позначення різняться між собою за фонетичними, семантичними та графічними ознаками.
Слід також зазначити, що факт схожості знаку на товари перевіряється уповноваженим органом при здійсненні реєстраційних дій. Так, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;
- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Дата реєстрації знаку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_1 - 11.03.2013.
Позначення “Ge’Limoтм”, “Ge’Limo premiumтм”, “Ge’Limo premium “ЛІМО”тм”, які використовуються відповідачем у господарській діяльності та є предметом дослідження у цій справі, містять у своєму позначенні зареєстрований на ім`я відповідача комбінований знак “ЛІМО” за № 263795 від 27.08.2019. Наявність додаткових слів “Limo” “premium” також впливає за сприйняття назви потенційним покупцем при обранні товару і жодним чином не вводить в оману споживача, оскільки спірні назви не лише виглядають візуально по-різному, а й звучать по-різному теж.
Заперечення скаржника проти висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №189/20 від 18.12.2020, які були висловлені ним під час розгляду даної справи в суді першої інстанції, аналогічні до тих заперечень, які лягли в основу апеляційної скарги. При цьому місцевий господарський суд надав належну оцінку усім відповідним твердженням позивача та мотивовано відхилив кожне з них.
Відтак, суд апеляційної інстанції вважає, що звертаючись до суду із даними позовом, позив не довів, що ПрАТ “Львівській холодокомбінат”, використовуючи у своїй господарській діяльності на території України позначень “Ge’Limo”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo premium ЛІМО”, порушує права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo”, який використовує у господарській діяльності ТзОВ “Ласунка”. В зв`язку з чим позовна вимога про визнання дій такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг до задоволення не підлягає.
Оскільки позовні вимоги про заборону відповідачу використовувати позначення “Ge’Limo”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo premium ЛІМО”, та про зобов`язання ПрАТ “Львівській холодокомбінат” вилучити з цивільного обороту та знищити товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та будь-які інші товари на які нанесені позначення “Ge’Limo”, “Ge’Limo premium”, “Ge’Limo premium ЛІМО” як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 11.03.2013 “GelAmo”, який використовує у своїй діяльності ТЗОВ “Ласунка”, є похідними від основної позовної вимоги, то відповідно в їх задоволенні судом першої інстанції правомірно відмовлено.
Стосовно тверджень скаржника про допущення судом першої інстанції низки порушень процесуального закону, колегія суддів зазначає наступне:
Відмова суду першої інстанції у виклику експертів для дачі усних пояснень, про що клопотав позивач, не є процесуальним порушенням, оскільки відповідно до ч.5 ст. 98 ГПК України, суд має право, однак не обов`язок, викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Свої міркування з цього приводу колегія суддів виклала вище, при оцінці аналогічного клопотання, яке подавалося до суду апеляційної інстанції.
Стосовно тверджень скаржника про передчасне закриття судом першої інстанції підготовчого провадження у даній справі, чим позбавлено позивача права подати до суду на стадії підготовчого провадження уточнену позовну заяву, заяву про виклик судових експертів до суду, клопотання про призначення у справі додаткової або повторної експертизи за результатом виклику судових експертів до суду, то суд апеляційної інстанції також не встановив тут порушень норм процесуального закону. Підготовче провадження у даній справі тривало з 22.05.2020 по 02.02.2021, а розгляд справи по суті відбувся в судовому засіданні 16.02.2021. На переконання суду, період зупинення провадження у справі (з 01.10.2020 по 30.12.2020), позивач мав достатньо часу та процесуальних можливостей для того, щоб подати до суду уточнену позовну заяву чи заяву про зміну підстав або предмета позову, чи інші заяви, про які він зазначає. Однак, таких не було подано ні до завершення підготовчого провадження, ні після переходу суду до розгляду справи по суті. Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції провів розгляд справи із забезпеченням можливості обом сторонам висловити свої позиції по суті спору та повною мірою використати свої процесуальні права.
Інші доводи, наведені в апеляційній скарзі не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи та спростовуються вищенаведеним.
Таким чином, матеріали справи свідчать про те, що, приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, місцевий господарський суд всебічно, повно і об`єктивно дослідив матеріали справи в їх сукупності, дав вірну юридичну оцінку обставинам справи та прийняв рішення, яке відповідає вимогам закону та обставинам справи.
Твердження скаржника про порушення і неправильне застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, не знайшло свого підтвердження, в зв`язку з чим підстави для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового рішення відсутні.
Згідно зі ст. ст. 73,74,77 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Однак, апелянтом всупереч вищенаведеним нормам права, не подано доказів, які б спростували факти, викладені в позовній заяві, а доводи, наведені в апеляційній скарзі, не спростовують правомірність висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції від 23.02.2021.
З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції вважає, що рішення місцевого господарського суду слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Оскільки, апеляційна скарга до задоволення не підлягає, то відповідно понесені судові витрати на сплату судового збору за подання апеляційної скарги залишається за скаржником.
Щодо доводів апеляційної скарги в частині скасування додаткового рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021, то колегія суддів зазначає наступне.
Частиною 1 ст. 244 ГПК України передбачено, що суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема судом не вирішено питання про судові витрати.
Статтею 123 ГПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
02.03.2021 представником відповідача до Господарського суду Львівської області подано заяву про вирішення питання стягнення з позивача судових витрат на правову допомогу на суму 133      651,52 грн, з яких: 30      000,00 грн - витрати пов`язані із проведенням експертизи на замовлення ПрАТ «Львівський холодокомбінат»; 17      651,52 грн - витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, яка була призначена ухвалою суду від 01.10.2020; 86      000,00 грн - витрати, пов`язані із наданням професійної правничої допомоги ПрАТ «Львівський холодокомбінат» у справі № 914/1177/20 (а.с. 58-97 том IV).
Судом встановлено, що інтереси ПрАТ "Львівський холодкомбінат" в суді першої інстанції у цій справі представляв адвокат Рабінович М.П. на підставі договору №      09-ЮО на представництво інтересів та надання правової допомоги від 01.11.2018, додаткової угоди №      01/09-ЮО від 01.07.2020 до договору №      09-ЮО від 01.11.2018, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №      000851 від 22.01.2018.
На підтвердження понесених витрат на проведення експертизи на замовлення учасника справи на суму 30      000,00 грн адвокатом долучено:
- лист ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 01.06.2020, адресований судовому експерту Соповій К.А.
- договір про надання послуг № 79/06-2020 від 01.06.2020
- рахунок № 85-06/20 від 01.06.2020
- акт приймання-передачі наданих послуг від 24.07.2020 до договору про надання послуг №      78/06-20 від 01.06.2020
- платіжне дорученням № 43148 від 15.06.2020.
На підтвердження понесених витрат на проведення експертизи на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 на суму 17      651,52 грн адвокатом долучено:
- рахунок-фактуру № 144 від 26.10.2020
- платіжне доручення №52252 від 28.10.2020 на суму 17 351,52 грн
На підтвердження понесених витрат на професійну правову допомогу на суму 86      000,00 грн адвокатом долучено:
- договір №09-ЮО на представництво інтересів та надання правової допомоги від 01.11.2018
- додаткову угоду №01/09-ЮО від 01.07.2020 до договору №      09-ЮО від 01.11.2018
- рахунки №      02/11/02/9 від 02.11.2020, №03/11/21 від 30.11.2020 та №24/02/21 від 24.02.2021
- опис виконаних робіт та наданих послуг у справі №      914/1177/20 та їх загальна вартість від 24.02.2021
- акти наданих послуг №07/11/20 від 31.10.2020, №08/12/20 від 30.11.2020 та №24/02/21 від 24.02.2021
- платіжні доручення №2698 від 18.11.2020, №2704 від 03.12.2020 та №2755 від 25.02.2021 про оплату наданої правової допомоги.
Враховуючи, що обсяг робіт, який визначений у актах приймання-передачі послуг, по факту був наданий адвокатом, місцевий господарський суд дійшов висновку, що заявлений розмір витрат на професійну правничу допомогу доведений та документально обґрунтований, є співмірним із заявленими позовними вимогами. Також адвокатом документально підтверджено судові витрати понесених в зв`язку з проведенням експертиз. При цьому, суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про зменшення розміру адвокатських послуг з 86      000,00 грн до 30      000,00 грн в зв`язку з необґрунтованістю (а.с. 104-111 том IV).
В апеляційній скарзі скаржник вказує про те, що він не згоден з розміром (86      000,00 грн.) витрат на оплату послуг адвоката у суді першої інстанції, які заявлені відповідачем, вважає такі витрати явно завищеними та неспівмірними наданим послугам та такими, які не відповідають критеріям, визначеним у ч.4 ст. 126 ГПК України,
За змістом статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").
Разом з тим, згідно з ст. 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.
Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (ст. 16 ГПК України).
Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (п. 12 ч. 3 ст. 2 зазначеного Кодексу).
Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.
Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:
1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (ст. 124 ГПК України);
2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (ст.126 ГПК України): - подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; - зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу;
3) розподіл судових витрат (ст. 129 ГПК України).
Згідно із ст. 123 зазначеного Кодексу судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (ч. 8 ст. 129 ГПК України).
Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 цього Кодексу).
Водночас за змістом ч. 4 ст. 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
У разі недотримання вимог ч. 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 5 ст.126 ГПК України).
У розумінні положень ч. 5 ст. 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.
Таку правову позицію щодо права суду зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони, викладено в постановах об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19, від 22.11.2019 у справі № 902/347/18, від 06.12.2019 у справі № 910/353/19.
Загальне правило розподілу судових витрат визначене в ч. 4 ст. 129 ГПК України. У частині 5 наведеної норми цього Кодексу визначено критерії, керуючись якими суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.
Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.
При цьому, на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку/дії/бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат.
Не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом, зокрема, у випадку укладення ними договору, що передбачає сплату адвокату «гонорару успіху», у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат. Вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і оцінювати їх необхідність (така правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18).
Як зазначалося вище на підтвердження понесених витрат на професійну правову допомогу на суму 86      000,00 грн адвокатом долучено:
- договір №09-ЮО на представництво інтересів та надання правової допомоги від 01.11.2018
- додаткову угоду №01/09-ЮО від 01.07.2020 до договору №      09-ЮО від 01.11.2018
- рахунки №      02/11/02/9 від 02.11.2020, №03/11/21 від 30.11.2020 та №24/02/21 від 24.02.2021
- опис виконаних робіт та наданих послуг у справі №      914/1177/20 та їх загальна вартість від 24.02.2021
- акти наданих послуг №07/11/20 від 31.10.2020, №08/12/20 від 30.11.2020 та №24/02/21 від 24.02.2021
- платіжні доручення №2698 від 18.11.2020, №2704 від 03.12.2020 та №2755 від 25.02.2021 про оплату наданої правової допомоги.
Із опису виконаних робіт та надання послу, а також з акту приймання-передачі наданих послуг вбачається, що адвокатом надано послуги з підготовки заперечення на відповідь (12      000,00 грн), підготовка клопотання (1000,00 грн + 3000,00 грн), аналіз процесуальних документів (5000,00 грн), підготовка процесуальних заяв (4000,00 грн), підготовка письмових пояснень (3      000,00 грн), участь у судових засіданнях (9000,00 грн), ознайомлення з позовною заявою (2      100,00 грн), аналіз судової практики (3200,00 грн), підготовка відзиву (11000,00 грн), підготовка заперечень на експертний висновок (2700,00 грн) – загалом на суму 56      000,00 грн та 30      000,00 гонорар.
Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що усі перелічені у наведених документах послуги були надані представником відповідача, представник брав участь у судових засіданнях, знайомився із документами позивача й аналізував законодавство та судову практику, а вартість наданих послуг у розрізі однієї години за послугу (роботу, документ) була погоджена між відповідачем та адвокатським об`єднанням у додатковій угоді. 
Проте, колегія суддів вважає, що даний спір, який виник між сторонами у справі відноситься до категорії спорів середньої складності, судова практика є сталою, великої кількості законів та підзаконних актів, які підлягають застосуванню, спірні правовідносини не передбачають.
Відтак, з урахуванням, зокрема, складності справи, обсягу наданих адвокатських послуг і виконаних робіт у межах підготовки справи до розгляду у господарському суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції визнає обґрунтованими вимоги позивача, наведені у клопотанні про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката.
З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції, враховуючи принципи співмірності розміру витрат на оплату послуг адвоката із складністю справи, обсягом та змістом наданих адвокатських послуг і виконаних робіт, часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг) дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення заяви відповідача про розподіл судових витрат і стягнення з позивача на користь відповідача витрат на професійну правничу допомогу у сумі 30      000,00 грн. 
В решті стягнення судових витрат, пов`язаних з проведенням експертиз рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Щодо доводів скаржника про те, що витрати за проведення експертизи на замовлення сторони та експертизи, призначеної на підставі ухвали суду, не підлягають розподілу, то колегія суддів вважає їх безпідставними та відхиляє з огляду на зміст ч.3 ст. 127 ГПК України.
Інші доводи, наведені в апеляційній скарзі, не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи та спростовуються вищенаведеним.
Керуючись, ст.ст. 269, 275, 276, 277, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд -
ПОСТАНОВИВ :
1.          Апеляційну скаргу ТзОВ «Ласунка» на рішення Господарського суду Львівської області від 23.02.2021залишити без задоволення.
2.          Рішення Господарського суду Львівської області від 23.02.2021 у справі №      914/1177/20 залишити без змін.
3.          Апеляційну скаргу ТзОВ «Ласунка» на додаткове рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 задоволити частково.
Додаткове рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 в частині стягнення витрат на правничу допомогу, з яких 86      000,00 грн – витрати на правову допомогу у господарській справі №      914/1177/20 скасувати, в цій частині прийняти нове рішення, яким стягнути 30      000,00 грн. В решті додаткове рішення залишити без змін.
4.          Судовий збір за подання апеляційної скарги залишити за скаржником.
5.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку в строки, передбаченні ст.ст.287-288 ГПК України.
6.          Справу повернути до Господарського суду Львівської області.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст складено 02.07.2021.

Головуючий суддя                                                            Н.М. Кравчук 
судді                                                                                           О.Л. Мирутенко 
                                                                                                    О.С. Скрипчук