ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/2318/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Малашенкової Т.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» - Кудрицька Т.Ю., адвокат (дов. від 07.10.2020), Короза Д.С., адвокат (дов. від 18.01.2021),
відповідачів: Державної служби інтелектуальної власності України - стан юридичної особи припинено (ЄДР),
товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» - Галан М.О., адвокат (ордер від 17.11.2020), Плесюк Н.С., адвокат (ордер від 22.03.2021),
товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» - не з`явився,
державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційні скарги приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2021 (головуючий суддя: Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.)
та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2021 (головуючий суддя: Остапенко О.М., судді: Кравчук Г.А.,                        Гарник Л.Л.)
у справі № 910/2318/16
за позовом приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»)
до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (далі - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»), товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» (далі - ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я») та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії. 
1.   ІСТОРІЯ СПРАВИ 
Короткий зміст позовних вимог
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» та Служби про визнання недійсним патенту України на винахід від 10.06.2013 № 102070 та зобов`язання внести відомості щодо визнання недійсним вказаного патенту на винахід до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів (назву якого в подальшому змінено на Державний реєстр патентів України на винаходи), а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державна реєстрація винаходу та видача оспорюваного патенту на винахід від 10.06.2013 № 102070 здійснена з порушенням приписів статей 6, 7, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон № 3687-XII у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід) та пунктів 6.5.1, 6.5.2, 7.3.2, 7.3.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 173/5364, оскільки цей патент не відповідає умовам патентноздатності за відсутності новизни.
Позивач вказував на те, що застосування фармацевтичної композиції було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009) з таких джерел: ОСОБА_1 , Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних//Журнал практичного лікаря - 2000 року - № 1/2000 - с. 34-35; Препараты фармацевтической компании «Здоровье» Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности//Газета Здоров`я України - квітень 2004 року - № 7 (92) - с. 58; ОСОБА_2 , «Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода»/Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 рік; ОСОБА_3 , «Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1»/Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 рік; ОСОБА_4 , «Особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу»/Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 рік.
У зв`язку з чим позивач просив суд: визнати недійсним патент на винахід від 10.06.2013 № 102070 (далі - Патент) та зобов`язати Службу внести відомості щодо визнання недійсним Патенту до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів (назву якого в подальшому змінено на Державний реєстр патентів України на винаходи), а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.05.2017 до участі у справі                        № 910/2318/16 як відповідачів залучено ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (як власника Патенту) та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, правонаступником якого є ДП «Український інститут інтелектуальної власності»).
Короткий зміст рішення суду першої інстанції, постанови та додаткової постанови суду апеляційної інстанції 
Рішенням господарського суду міста Києва від 04.12.2018 (суддя                  Картавцева Ю.В.) позов ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Міністерства задоволено: визнано недійсним Патент; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним Патенту та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» на користь ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 1378,00 грн. судового збору. Стягнуто з    ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» до державного бюджету України 1378,00 грн. судового збору. У задоволенні позову до Служби та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» відмовлено.
Прийняте зі справи судове рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 459, 462 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пункт 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Постанова № 3769), статей 6, 7, 33 Закону № 3687-ХІІ та статей 74, 76 - 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що на дату подання заявки на винахід за Патентом, винахід не відповідав умовам надання правової охорони, оскільки не був новим.             
Судом апеляційної інстанції справа розглядалася неодноразово.                
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020 рішення суду першої інстанції зі справи скасовано та в задоволенні позову відмовлено у зв`язку з відповідністю винаходу за Патентом умовам надання правової охорони. 
Ухвалою суду касаційної інстанції від 19.11.2020 здійснено заміну                    відповідача - 4 у справі - Міністерства його правонаступником - ДП «Український інститут інтелектуальної власності».
Постановою Верховного Суду від 26.11.2020 зі справи постанову суду апеляційної інстанції від 10.06.2020 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
За результатом нового апеляційного розгляду постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2021 рішення місцевого господарського суду від 04.12.2018 зі справи скасовано; ухвалено нове рішення про відмову в позові. Стягнуто з ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на користь ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» 43   211,52 грн. витрат на проведення повторної судової експертизи, 30   144,00 грн. витрат на проведення комплексної судової експертизи, 4   134,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.
Згідно з додатковою постановою суду апеляційної інстанції від 21.04.2021 заяву ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» про відшкодування судових витрат у справі задоволено частково: стягнуто з ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на користь ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» 25   000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку з розглядом справи в суді апеляційної інстанції.

Короткий зміст вимог касаційних скарг 
У касаційній скарзі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права просить суд касаційної інстанції скасувати постанову суду апеляційної інстанції по суті спору, а рішення суду першої інстанції залишити в силі. 
Також назване Товариство звернулося з касаційною скаргою на додаткову постанову суду апеляційної інстанції про розподіл судових витрат, просить її скасувати, посилаючись на порушення цим судом норм процесуального права при її ухваленні.
2.   АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційні скарги
В обґрунтування доводів касаційної скарги на постанову суду апеляційної інстанції по суті спору як на підставу касаційного оскарження ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» посилається на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України та зазначає про: 
- неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права - частини п`ятої статті 6, частини третьої статті 7 Закону № 3687-XII (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід), пункту 6.7.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід), без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 21.07.2020 у справі № 910/19256/16, від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18, від 26.11.2020 у справі № 910/2318/16; 
- порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права - частини першої статті 99, частини першої статті 100 та статті 104, пунктів 4.14 та 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, пункту 3 частини першої статті 287 ГПК України, частини другої статті 77, частин шостої та сьомої статті 98 ГПК України, частини восьмої статті 80, частини третьої статті 269 ГПК України, без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 26.11.2020 у справі 910/2318/16, віл 26.09.2019 у справі № 910/20650/17, від 08.11.2018 у справі № 910/14822/17, від 12.04.2021 у справі № 910/8197/19, від 04.11.2020 у справі № 904/684/18, від 26.04.2021 у справі № 910/24991/15, від 11.06.2019 у справі № 906/353/17, від 05.12.2018 у справі  № 910/7190/18, від 08.09.2020 у справі № 927/761/19, від 21.06.2018 у справі  № 906/612/17.
У попередньому (орієнтовному) розрахунку суми судових витрат позивач зазначив про витрати, які поніс та які очікує понести на оплату професійної правничої допомоги, орієнтовно у розмірі 400 000,00 грн., а також про понесені витрати на оплату судового збору за подання касаційної скарги. 
В обґрунтування доводів касаційної скарги на додаткову постанову суду апеляційної інстанції ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» посилається на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України та порушення судом апеляційної інстанції приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України, висновок Верховного Суду щодо застосування якої (норми права) у подібних правовідносинах відсутній. Також скаржник зазначає, що оскаржувана додаткова постанова є похідною від постанови суду апеляційної інстанції по суті спору, на яку окремо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» подало касаційну скаргу. Відповідно, додаткова постанова має бути скасована Верховним Судом, у зв`язку з наявністю підстав для скасування рішення, ухваленого судом апеляційної інстанції по суті спору.
Доводи інших учасників справи
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» у відзиві на касаційні скарги просило залишити постанову та додаткову постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційні скарги - без задоволення, посилаючись, зокрема, на їх необґрунтованість, а також правильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та дотримання норм процесуального права.
3.   СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
10.06.2013 Державна служба інтелектуальної власності України за результатом розгляду заявки ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» від 16.12.2009 № а200913109 видала патент України № 102070 на винахід «Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності».
Формула винаходу за Патентом № 102070 має таку редакцію: 
1. Застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1- 2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;
2. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що композицію застосовують для профілактики патологій вагітності; 
3. Застосування фармацевтичної композиції за п. 2, яке відрізняється тим, що патології вагітності вибрані з групи, що включає: ранні та пізні гестози, гіпертензію вагітних, фетоплацентарну недостатність, хронічну патологію гепатобіліарної системи у вагітних;
4. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для ін`єкцій;
5. Застосування фармацевтичної композиції за п. 4, яке відрізняється тим, що розчин для ін`єкцій вводять по 50 мл за 1 введення;
6. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для інфузій;
7. Застосування фармацевтичної композиції за п. 6, яке відрізняється тим, що розчин для інфузій вводять по 5 мл на 150-250 мл 0,9% розчину натрію хлориду за 1 ведення;
8. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що пероральне введення композиції здійснюють по 250-750 мг на добу.
Звертаючись з позовом до суду у цій справі, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» вказувало на невідповідність винаходу за спірним Патентом умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки у зв`язку з відсутністю новизни.
Позивачем доведено існування у нього охоронюваного законом інтересу і наявність підстав для звернення з цим позовом до суду, оскільки поданню позову про визнання недійсним Патенту передувало звернення ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ліцензіат з правом виключного використання Патенту на винахід) з позовом до ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про припинення порушення прав на винаходи, зокрема на винахід за патентом України № 102070.
З метою з`ясування питань, які виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2016 призначено у справі № 910/2318/16 судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А. На вирішення експертів поставлені такі питання:
- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?
- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти                         (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)?
- чи була наявна новизна винаходу за Патентом № 102070 на дату подання заявки на видачу Патенту (16.12.2009)?
- чи відповідає Патент № 102070 умові патентоздатності «новизна»?
За результатом проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2318/16 складений висновок експерта від 10.04.2017 № 1109, згідно з яким:
- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину       (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);
- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти                              (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);
- «новизну» винаходу за Патентом № 102070 спростовують відомості, які містяться в матеріалах справи і були загальнодоступними до дати подання заявки  № а 2009 13109 (16.12.2009).
У розгляді справи в суді першої інстанції ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» заперечувало обставини, встановлені судовими експертами у висновку від 10.04.2017 № 1109, з посиланням на те, що одне з джерел інформації (Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода» Гераскін Л.P.), згаданих у матеріалах справи № 910/2318/16, не містить інформації про дату надходження джерела до відповідної бібліотеки та доказів, які підтверджують вказану обставину, тобто в матеріалах справи відсутня інформація про дату включення джерела до рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.10.2017 у справі                                      № 910/2318/16 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності державного підприємства «Інформаційні судові системи» Оцалюку В.М. На вирішення повторної судової експертизи поставлені ті ж самі питання.
За результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/2318/16 складений висновок від 15.03.2018   № 003-ОВМ/17, відповідно до якого:
- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);
- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);
- Патент № 102070 не відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи.
У розгляді справи судом першої інстанції ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» подало до суду для приєднання до матеріалів справи як доказів такі висновки експертиз:
- висновок експерта від 14.08.2018 № G-001-ПЕГ/18, складений Привалко Е.Г. - кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником, доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Згідно з вказаним висновком 4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл.) та 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл. на 150-250 мл. 0,9% розчину хлориду натрію), що описані в Патенті, не еквівалентні;
- висновок судового експерта від 07.09.2018 № 3999 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/2318/16, складений судовим експертом Струком І.О., згідно з яким (висновком): застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не було відоме до дати подання заявки на винахід за Патентом (16.12.2009); інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом (16.12.2009); відомості, які містяться у наданих на експертизу документах, які були загальнодоступними до дати подання заявки № а200913109 (16.12.2009) не спростовують «новизну» винаходу за Патентом. При цьому висновок, виконаний експертом Струком І.О., містить посилання на висновок експерта від 14.08.2018 №G-001-ПЕГ/18, що складений Привалко Е.Г.
Судом першої інстанції встановлено, що висновок експерта Привалко Е.Г. не є таким, що складений експертом у розумінні норм ГПК України. 
Експертний висновок від 07.09.2018 № 3999, складений судовим експертом Струком І.О., що містить посилання на висновок експерта Привалко Е.Г. (який, у свою чергу, не є експертом у розумінні ГПК України), місцевим судом оцінений та відхилений як неналежний доказ у справі.
Згідно з ухвалою від 26.06.2019 за клопотанням ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» судом апеляційної інстанції призначено комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі, проведення якої (експертизи) доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М.
Ухвалу суду апеляційної інстанції від 26.06.2019 мотивовано тим, що у даному випадку необхідні спеціальні знання не тільки у сфері інтелектуальної власності (пов`язані з винаходами), а й у фармацевтичній галузі. Так, для визначення того, чи є винахід за Патентом новим, чи він не є частиною рівня техніки у даному випадку експертами має бути оцінено саме застосування відповідної фармацевтичної композиції, що визначено у формулі винаходу на Патентом.
Для проведення комплексної судової експертизи у справі залучено академіка ВГО «Академія наук вищої освіти України» Кисличенко В.С. - доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету як спеціаліста у фармацевтичній галузі. На вирішення експертів постановлені такі питання:
- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?
- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)?
- чи відповідає Патент № 102070 умові патентоздатності «новизна»?
Згідно з висновком комплексної судової експертизи від 10.09.2019 № 148/19:
- до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;
- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);
- Патент № 102070 відповідає умові патентоздатності «новизна».
У новому розгляді справи судом апеляційної інстанції оцінений як доказ у справі консультативний висновок від 14.01.2021, складений патентним повіреним ОСОБА_5 за результатом аналізу висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 № 003-ОВМ/17, який (консультативний висновок) наданий ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» до суду апеляційної інстанції у новому розгляді справи.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним патенту України на винахід від 10.06.2013 № 102070 та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів (назву якого в подальшому змінено на Державний реєстр патентів України на винаходи) про визнання недійсним вказаного патенту на винахід, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Місцевим господарським судом позов про визнання недійсним Патенту задоволено; зобов`язано Міністерство (правонаступником якого є ДП «Український інститут інтелектуальної власності») внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним Патенту та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». 
Судове рішення у справі ухвалене з урахуванням висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 № 003-ОВМ/17, який прийнятий судом як належний та допустимий доказ у справі.
Суд апеляційної інстанції, у свою чергу, за результатом нового розгляду справи рішення місцевого господарського суду зі справи скасував та ухвалив нове рішення про відмову в позові.
При цьому судом апеляційної інстанції було призначено у справі комплексну судову експертизу, висновок якої прийнятий як належний та допустимий доказ у справі і покладений в основу ухваленого ним судового рішення про відмову в позові, а також надано оцінку консультативному висновку від 14.01.2021, який складений патентним повіреним ОСОБА_5 за результатом аналізу висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 № 003-ОВМ/17 та який поданий до суду апеляційної інстанції ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» у новому розгляді справи названим судом.
Відповідно до приписів пункту «а» частини першої статті 33 Закону № 3687-XII (у відповідній редакції) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.
Згідно з положеннями статті 7 цього Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 
Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.
Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Верховний Суд відзначає, що для встановлення обставин відповідності винаходу за Патентом № 102070 умовам патентоздатності необхідним є саме перевірка обставин щодо встановлення наявності новизни. Критеріями перевірки новизни є вимоги до формули рівня техніки. Відповідний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 26.11.2020 зі справи № 910/2318/16.
В обґрунтування доводів касаційної скарги ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» як на підставу касаційного оскарження посилається на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України та зазначає, зокрема, про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права - частини п`ятої статті 6, частини третьої статті 7 Закону № 3687-XII (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід), пункту 6.7.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід), без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 21.07.2020 у справі № 910/19256/16, від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18, від 26.11.2020 у справі № 910/2318/16.
Так, відповідно до висновку, викладеного у постановах Верховного Суду від 21.07.2020 у справі № 910/19256/16, від 26.11.2020 у справі № 910/2318/16,  надання винаходу правової охорони відбувається в порядку, встановленому Законом № 3687-XII та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.
Поряд з тим питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил.
У наведеному контексті знайшли своє підтвердження доводи касаційної скарги про застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права - частини п`ятої статті 6, частини третьої статті 7 Закону № 3687-XII (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід), пункту 6.7.2 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (у редакції, чинній станом на дату подання заявки на винахід) без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм права у подібних правовідносинах, викладених у наведених постановах Верховного Суду, з огляду на таке.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень (частина п`ята статті 6 Закону № 3687-XII).
Згідно з пунктом 6.7.2 Правил розгляду заявки передбачено, що попереднє рішення про відмову (у видачі патенту) приймається, якщо встановлено, що заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов патентоздатності щодо незалежного пункту.
Отже, у випадку відсутності у винаходу новизни за незалежним пунктом формули, винахід у цілому не є новим, оскільки залежні пункти формули підпорядковані незалежному.
Тобто саме незалежний пункт формули винаходу визначає обсяг правової охорони винаходу, а залежні пункти формули, у свою чергу, підпорядковані незалежному.
Зазначене не враховано у розгляді справи судом апеляційної інстанції, який, надаючи оцінку повторній судовій експертизі у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 № 003-ОВМ/17, з посиланням на консультативний висновок від 14.01.2021 та викладені у ньому висновки  здійснив перевірку новизни винаходу за Патентом за іншими ознаками (ознаками із залежних пунктів формули винаходу, з опису до Патенту на винахід) внаслідок підміни ним (судом) поняття «…кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу» на «…всі ознаки, що є у запропонованій заявником формулі винаходу» та застосування критеріїв перевірки новизни винаходу, які відмінні від критеріїв, встановлених на законодавчому рівні.
Скаржник у касаційній скарзі також посилається на те, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права - частини першої статті 99, частини першої статті 100, статті 104 ГПК України, пунктів 4.14 та 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 у вирішенні питання про призначення у справі комплексної судової експертизи.
Стосовно наведеного Суд зазначає таке.
Направляючи справу № 910/2318/16 на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції зазначив, зокрема, про те, що, призначаючи у справі комплексну судову експертизу, суд апеляційної інстанції поставив перед експертом ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній і повторній судових експертизах. Водночас єдиною підставою для призначення у справі комплексної судової експертизи судом апеляційної інстанції зазначено про необхідність застосування спеціальних знань у фармацевтичній галузі, проте жодних пояснень такої необхідності судом не надано, а на розгляд експерта не поставлено питань, які потребували б знань саме у фармацевтичній галузі. Мотивуючи призначення у справі комплексної судової експертизи, суд апеляційної інстанції повинен був умотивувати, у чому полягає невідповідність, неповнота або інші недоліки висновків судових експертиз, проведених у справі. І лише за таких обставин мав право призначити іншу судову експертизу (залежно від невідповідності, неповноти або недоліків проведених) - повторну, комісійну, комплексну тощо. У разі недотримання цих вимог висновки проведеної судової експертизи можуть бути визнані недопустимими.
Зазначивши у постанові за результатом нового розгляду справи мотиви призначення комплексної судової експертизи (необхідність спеціальних знань у галузі хімії та/або фармацевтики; наявність у матеріалах справи взаємовиключних висновків судових експертиз), суд апеляційної інстанції не врахував те, що експерт Оцалюк В.М., який надав висновок у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018  № 003-ОВМ/17 (повторна експертиза), має вищу технічну освіту у галузі хімії, про що зазначено у самому висновку (арк. 5); на розгляд комплексної судової експертизи не було поставлено питань, які потребували б знань саме у фармацевтичній галузі (поставлені ті ж самі питання, що й на первісну та повторну експертизи), а наявність висновку повторної судової експертизи як така не врахована у вирішенні питання про призначення у справі комплексної судової експертизи (не умотивовано, у чому полягає невідповідність, неповнота або інші недоліки висновків судових експертиз, проведених у справі, зокрема, повторної судової експертизи). 
Крім того, суд касаційної інстанції вказує й на те, що зазначення у постанові за результатом нового розгляду справи будь-якого додаткового мотивування для призначення комплексної судової експертизи у справі у попередньому її розгляді має ретроспективний характер, що не передбачено чинним процесуальним законодавством, та не враховує того, що такі мотиви повинні існувати та бути викладені саме на момент призначення такої експертизи (як обґрунтування її необхідності), у тому числі з наданням оцінки доводам іншої сторони у справі (у даному випадку, позивача) стосовно відсутності необхідності у призначенні у справі такої експертизи. Викладене узгоджується з позицією Верховного Суду у справі  № 910/14822/17, на яку посилається скаржник.
Верховний Суд, повертаючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зокрема, зазначав про те, що за наявності у матеріалах справи двох експертних висновків порушення судом апеляційної інстанції приписів статті 104 ГПК України ставить у залежність вирішення питання щодо використання/невикористання апеляційним судом недопустимих доказів. 
Водночас у новому розгляді справи наведене судом апеляційної інстанції враховано не було. 
Стосовно твердження суду апеляційної інстанції про те, що позивач не оскаржував ухвалу про призначення у справі комплексної судової експертизи, відповідно, погодився як з необхідністю призначення такої судової експертизи, так і з фактом її призначення, то Верховний Суд зазначає, що ухвала суду апеляційної інстанції про призначення судової експертизи не підлягає касаційному оскарженню в силу приписів пункту 3 частини першої статті 287 ГПК України окремо від постанови суду апеляційної інстанції, що не враховано судом апеляційної інстанції. Скарги на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції, включаються до касаційної скарги на відповідне рішення чи постанову. Такий висновок у застосуванні приписів пункту 3 частини першої статті 287 ГПК України підтверджується також за змістом постанови Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/3980/16.
Стосовно доводу скаржника про порушення судом апеляційної інстанції приписів частини третьої статті 269 ГПК України у прийнятті додаткового доказу - консультативного висновку від 14.01.2021, Верховний Суд зазначає таке.
Відповідно до приписів частин першої та третьої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Норми процесуального права, зокрема, положення статті 269 ГПК України є універсальними і застосовуються судом апеляційної інстанції у всіх категоріях спорів. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 01.07.2021 зі справи № 46/603.
У зазначеному контексті знайшли своє підтвердження доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанції приписів частини третьої статті 269 ГПК України у прийнятті додаткового доказу - консультативного висновку від 14.01.2021, який складений патентним повіреним Прохоровим - Лукіним Г.В. за результатом аналізу висновку повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 № 003-ОВМ/17.
Так, докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
Єдиний винятковий випадок, коли можливим є прийняття судом, у тому числі апеляційної інстанції, доказів з порушеннями встановленого процесуальним законом порядку, - це наявність об`єктивних обставин, які унеможливлюють своєчасне вчинення такої процесуальної дії з причин, що не залежали від нього, тягар доведення яких покладений на учасника справи (у даному разі - відповідача-2). 
При цьому за імперативним приписом частини четвертої статті 13 названого Кодексу кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних, зокрема, з невчиненням нею процесуальних дій. 
Відповідна правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 26.04.2021 у справі № 910/24991/15, від 11.06.2019 у справі № 906/353/17, від 05.12.2018 у справі № 910/7190/18, від 08.09.2020 у справі № 927/761/19, від 21.06.2018 у справі № 906/612/17, на невраховане правозастосування яких посилається скаржник у касаційній скарзі.
У наведеному контексті поза увагою суду апеляційної інстанції залишено і те, що судом першої інстанції вирішено спір між сторонами та прийнято відповідне рішення, з урахуванням позовних вимог, за встановлених судом першої інстанції обставин та на підставі поданих до місцевого господарського суду доказів. 
Така обставина, як відсутність існування доказів на момент прийняття рішення суду першої інстанції взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів у порядку, передбаченому статтею 269 ГПК України, незалежно від причин неподання стороною таких доказів. Саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення зазначеної норми процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якої є однозначність та передбачуваність правозастосування, а, отже, системність і послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед судів. 
Близька за змістом правова позиція послідовно викладалася Верховним Судом, зокрема, у постановах: від 25.04.2018 у справі № 911/3250/16, від 06.02.2019 у справі № 916/3130/17, від 26.02.2019 у справі № 913/632/17, від 06.03.2019 у справі № 916/4692/15, від 16.12.2020 у справі № 908/1908/19, від 21.01.2021 у справі  № 908/3359/19.
Отже, судом апеляційної інстанції мало місце порушення наведених норм процесуального права, неправильне застосування норм матеріального права, що призвело до безпідставного скасування рішення суду першої інстанції зі справи, яке відповідає закону.
Місцевий господарський суд, у свою чергу, встановивши за результатом дослідження зібраних у справі доказів доведеність аргументів позивача про те, що винахід за Патентом не відповідав умові патентоздатності «новизна» станом на дату подання заявки (16.12.2009), дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову стосовно ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (власника Патенту) та Міністерства, який (висновок) узгоджується з нормами матеріального права.
Скасувавши рішення місцевого господарського суду зі справи за відсутності підстав для цього, передбачених статтею 277 ГПК України, суд апеляційної інстанції припустився порушення й цієї норми процесуального права.
З огляду на те, що додаткова постанова суду апеляційної інстанції зі справи про розподіл судових витрат має похідний характер від постанови суду апеляційної інстанції по суті спору, відповідно, абсолютною, самостійною та достатньою підставою для її (додаткової постанови) скасування є скасування постанови суду апеляційної інстанції по суті спору.
З огляду на викладене Суд не вбачає підстав для формування висновку Верховного Суду щодо питання застосування приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України у подібних правовідносинах (у розгляді касаційної скарги ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на додаткову постанову суду апеляційної інстанції).
Верховний Суд надав вичерпну відповідь на всі вагомі та визначальні аргументи скаржника, які впливають на кваліфікацію спірних правовідносин.
Судом не можуть бути прийняті доводи, наведені у відзиві на касаційні скарги, як такі, що спростовуються викладеним у цій постанові.
Висновки за результатами розгляду касаційних скарг
Відповідно до статті 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
Отже, постанову та додаткову постанову суду апеляційної інстанції слід скасувати, а рішення суду першої інстанції - залишити в силі.
Судові витрати
Витрати ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» зі сплати судового збору з касаційної скарги на постанову суду апеляційної інстанції зі справи покладаються на відповідача-3 (ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я») як на власника патенту, який визнано недійсним, у зв`язку із задоволенням касаційної скарги.
Поворот виконання постанови та додаткової постанови суду апеляційної інстанції Касаційним господарським судом не здійснюється за відсутності відповідної заяви  ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та документа, який підтверджував би, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку (частина шоста статті 333 ГПК України), що не позбавляє права назване Товариство, за наявності відповідних підстав, звернутися до суду першої інстанції із заявою про поворот виконання постанови суду апеляційної інстанції та додаткової постанови у відповідності до приписів частин дев`ятої та десятої статті 333 ГПК України.
Керуючись статтями   129, 300, 308, 312, 315 ГПК України, Верховний Суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційні скарги приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» задовольнити.
2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2021 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2021 у справі № 910/2318/16 скасувати.
3. Рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі                              № 910/2318/16 залишити в силі.
4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на користь приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» 5   512,00 грн. судового збору з касаційної скарги.
5. Видачу відповідного наказу доручити господарському суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                           І.   Колос

Суддя                                                                                           Т. Малашенкова

Суддя                                                                                            В. Селіваненко