ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

13 липня 2021 року	  м. Одеса	Справа № 916/302/21	
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді: Філінюка І.Г., 
суддів: Бєляновського В.В., Богатиря К.В.

секретар судового засідання – Чеголя Є.О.
за участю:
від ПАТ «Завод Південкабель» - адвокат Єгоров С.Г., довіреність № 21юр від 11.03.2021;
від ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» -  адвокат Кирієнко Н.М., ордер серії ОД  № 420000 від 02.03.21;  
Представник ТОВ «Золото садів» в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлявся належним чином.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги:
Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель»
на ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 
по справі №916/302/21
за позовом Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель» 
до відповідачів:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Золото садів»;
2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» 
про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення,

суддя суду першої інстанції – Малярчук І.А
місце ухвалення рішення: м. Одеса, Господарський суд Одеської області
Повний текст рішення складено 17.05.2021. 

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ «Завод Південкабель» звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ТОВ «Золото садів», ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення. 
В обґрунтування заявленого позову позивач послався на те, що він є правовласником винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що охоплює товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098. Однією із ознак вказаного винаходу є одночасне нанесення на струмопровідну жилу трьох шарів полімерної ізоляції: (1) внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, (2) шару вулканізованого полімеру, (3) зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, внаслідок чого досягається висока надійність силового кабелю та високі ізоляційні властивості.
Позивач також зазначає, що йому стало відомо, що 25.11.2020 та 14.12.2020 ТОВ «ТД Одескабель» через ТОВ «Золото садів» організувало ввезення на територію України через митний кордон контрафактної продукції — кабель силовий, зокрема напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 - 6163 та 4411 метрів (загальний обсяг 10574 метра) на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, без з`єднувальних пристроїв, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції. Зазначений кабель був виготовлений на турецькому заводі «HASCEL1K KABLO SAN. TIC. A.S», як напівфабрикат, тобто заготівля кабелю мала жилу, трирівневу ізоляцію, водоблокуючу стрічку і мідний екран, без зовнішньої оболонки. Далі, після транспортування кабелю морем, він був відправлений на завод “БКЗ”, м.Бердянськ, де на нього була накладена зовнішня оболонка. На думку позивача, після проведення даної процедури отриманий виріб повністю підпадає під ознаки патенту на винахід №60285 «Кабель силовий» ПАТ «Завод Південкабель».
15.03.2021 позивачем подано до суду клопотання про призначення експертизи, де останній просить з урахуванням доповнень від 28.04.2021: витребувати у ТОВ «Золото садів» зразки кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) lX120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», та долучити їх до матеріалів справи. 
Також позивач у вказаному клопотанні просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності: винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, на розгляд якої поставити наступні питання: 
-          Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?
-           Чи охоплює винахід «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?
-          Чи використовується у продукції з зовнішньою оболонкою, яка перероблена  з кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?
В обґрунтування заявленого клопотання позивач зазначає, що відповідачем - ТОВ «Золото садів» до відзиву на позовну заяву додано Звіт про патентні дослідження від 03.11.2020р., складений патентним повіреним ОСОБА_1 , що не є висновком експерта в розумінні статті 98 ГПК України, ЗУ «Про судову експертизу» оскільки: відповідачем не надано документів, передбачених ст.10 ЗУ «Про судову експертизу», які підтверджують, що патентний повірений Сачко В.А. є судовим експертом; відповідачем не надано договір про проведення відповідного експертного дослідження відповідно до статті 7 ЗУ «Про судову експертизу»; патентному повіреному ОСОБА_1 не сформульовані питання, на які необхідно надати обґрунтовані відповіді; звіт про патентні дослідження від 03.11.2020р., складений патентним повіреним ОСОБА_1 , не містить посилань на його складення відповідно до вимог Закону, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012р. №1950/5); у звіті про патентні дослідження від 03.11.2020р. не зазначено, що патентний повірений ОСОБА_1 попереджений про відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Позивач вважає, що визначення у спірному напівфабрикаті властивостей винаходу, який захищений патентом України на винахід №60285, і як наслідок встановлення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ «Заводу Південкабель», необхідні спеціальні знання у галузі інтелектуальної власності та, зокрема, у галузі промислової власності. На думку позивача, питання встановлення в напівфабрикаті властивостей винаходу, який захищений патентом України, безпосередньо входить до предмету доказування у цій справі. Відповідь на це питання дозволить встановити порушення або відсутність порушення прав інтелектуальної власності позивача з боку відповідачів.
09.04.2021 відповідач – ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» подав до суду заперечення та з урахуванням додаткових пояснень від 28.04.2021 визначило остаточне коло питань, які пропонує до вирішення експерта, а саме: 
- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? 
- Чи здійснюють при виготовленні ізоляції одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу на лініях «Maillefer» (http://www.maillefer.net/en/components/cv-line-equipment/), який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні силового кабелю? 
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 задоволено клопотання про призначення судової експертизи ПрАТ «Завод Південкабель» від 15.03.2021 за вх.№, ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» від 09.04.2021 за вх.№9904/21. 
Призначено проведення судової комплексної експертизи.
На розгляд судової комплексної експертизи поставлено наступні запитання: 
1) Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй? 
2) Чи охоплює винахід «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?
3) Чи використовується у продукції з зовнішньою оболонкою, яка перероблена  з кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй? 
4) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? 
5) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? 
6) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй?
7) Чи здійснюють при виготовленні ізоляції одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу на лініях «Maillefer» (http://www.maillefer.net/en/components/cv-line-equipment/), який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні силового кабелю? 
Проведення судової комплексної експертизи доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. 
Зупинено провадження по справі №916/302/21. 
Призначаючи у даній справі судову експертизу, місцевий господарський суд зазначив, що позивачем заявлено позовні вимоги про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення товару, який позивач вважає порушує його право інтелектуальної власності, проти чого заперечують відповідачі, а встановлення наявності чи відсутності ознак інтелектуальної власності особи є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановлення технічних характеристик обладнання відбувається за допомогою технічної експертизи.
З урахуванням даних Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, з огляду на п.1.6. Інструкції про призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, який передбачає проведення експертиз за зонами регіонального обслуговування, з огляду на те, що у справі проводяться інтелектуальна експертиза та експертиза металів і сплавів, проведення експертизи суд доручив Львівському НДІСЕ. 
Не погоджуючись з прийнятою ухвалою суду про призначення судової експертизи, Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель» звернулось до Південно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 та ухвалити нове рішення, яким призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності: винаходу «кабель Силовий» за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, на розгляд якої поставити наступні питання: 
1)          Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS 1X120(S)/50 20,3/35 kV ІЕС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник  «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?
2)          Чи охоплює винахід «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?
3)          Чи використовується у продукції з зовнішньою оболонкою, яка перероблена з кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?
4)          Проведення експертизи доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України м. Київ.
Узагальнені доводи апеляційної скарги. 
Скаржник зазначає, що матеріали справи не містять клопотання ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу Одескабель» про призначення експертизи. Натомість, в матеріалах справи міститься заперечення на клопотання про призначення експертизи від 08 квітня 2021 року вих. № 0804/1.
Господарським судом Одеської області в порушення частини третьої статті 99 ГПК України не витребовувались пропозиції від сторін щодо вибору експертних установ. Судом за власною ініціативою обрано експертну установу (Львівський НДІСЕ) на підставі даних Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України.
На момент постановлення ухвали абз. перший та другий пункту 1.6 розділу 1, якими встановлювались зони регіонального обслуговування експертними установами, було виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1253/S від 05.04.2021.           За твердженням скаржника суд першої інстанції посилався на норми права, які були скасовані.
Ухвала суду про зупинення провадження у справі № 916/302/21 в порушення вимог частини 1 статті 100 Господарського процесуального кодексу України не містить підстав для призначення саме комплексної експертизи.
Скаржник вважає, що питання 6 та 7, яке було поставлено на вирішення комплексної судової експертизи не відноситься до предмету доказування у справі у даній справі оскільки позовні вимоги не пред`явлені стосовно готової продукції «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.».
Позивач в позовній заяві зазначав, що вважає порушенням своїх прав інтелектуальної власності імпорт «напівфабрикату», його подальше перероблення шляхом нанесення зовнішньої оболонки на території України та подальший продаж третім особам вже переробленої продукції саме з імпортованого раніше «напівфабрикату».
Скаржник також вважає, що питання проведення експертизи виробів (експертна діяльність 8.9 дослідження металів та сплавів та виробів з них) не відноситься до предмету доказування у справі №916/302/21 .
Узагальнені доводи та позиція інших учасників справи.
02.07.2021 до суду апеляційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просить апеляційну скаргу відхилити, ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 по справі №916/302/21 залишити без змін. 
Процесуальний рух справи у суді апеляційної інстанції.
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи було визначено колегію суддів у складі: головуючого судді – Філінюка І.Г., суддів: Бєляновського В.В., Богатиря К.В. що підтверджується витягом з протоколу розподілу судової справи між суддями від 26.05.2021.
Ухвалою Південно – західного апеляційного господарського суду від 22.06.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель» на ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 у справі №   916/302/21.
Призначено справу №   916/302/21 до розгляду на 13.07.2021 об 11:00 год.
У судове засідання 13.07.2021 представник Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель» підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» заперечував щодо задоволення апеляційної скарги з підстав законності та обґрунтованості оскаржуваної ухвали.
Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Згідно статті 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Перевіривши повноту встановлення господарським судом обставин справи та докази по справі на їх підтвердження, їх юридичну оцінку, а також доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених статтею 269 ГПК України, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду встановила наступне.
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (ст.1 ЗУ «Про судову експертизу»).
Відповідно до частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Згідно статті 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Аналізуючи матеріали справи на предмет наявності підстав для задоволення клопотання позивача та відповідача-2 в прядку статті 99 Господарського процесуального кодексу України колегія суддів враховую наступне.
Як зазначено вище, предметом позову у даній справі є матеріально-правова вимога позивача про: 
-          зобов`язання ТОВ «Золото садів» та ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» припинити порушення прав власника патенту №60285 ПАТ «Завод Південкабель» на винахід «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» шляхом заборони цим юридичним особам імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, а так само вже переробленої продукції з зовнішньою оболонкою; 
-          вилучення з цивільного обороту та знищення напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, а так само вже переробленої продукції з зовнішньою оболонкою.
В обґрунтування заявленого позову позивач послався на те, що він є правовласником винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що охоплює товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098. Однією із ознак вказаного винаходу є одночасне нанесення на струмопровідну жилу трьох шарів полімерної ізоляції: (1) внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, (2) шару вулканізованого полімеру, (3) зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, внаслідок чого досягається висока надійність силового кабелю та високі ізоляційні властивості.
Позивач також зазначає, що йому стало відомо, що 25.11.2020 та 14.12.2020 ТОВ «ТД Одескабель» через ТОВ «Золото садів» організувало ввезення на територію України через митний кордон контрафактної продукції — кабель силовий, зокрема “напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 - 6163 та 4411 метрів (загальний обсяг 10574 метра) на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, без з`єднувальних пристроїв, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції. Зазначений кабель був виготовлений на турецькому заводі «HASCEL1K KABLO SAN. TIC. A.S», як напівфабрикат, тобто заготівля кабелю мала жилу, трирівневу ізоляцію, водоблокуючу стрічку і мідний екран, без зовнішньої оболонки. Далі, після транспортування кабелю морем, він був відправлений на завод «БКЗ», м.Бердянськ, де на нього була накладена зовнішня оболонка. На думку позивача, після проведення даної процедури отриманий виріб повністю підпадає під ознаки патенту на винахід №60285 «Кабель силовий» ПАТ «Завод Південкабель».
Крім того, позивач зазначив, що силові кабелі повинні виготовлятися в єдиній технологічній послідовності в закритому приміщенні. Напівфабрикати не повинні тривалий час перебувати на відкритому повітрі, так як в цьому випадку на конструктивні елементи кабелю впливають волога, пил і інші негативні фактори навколишнього середовища, що руйнують матеріали, з яких виготовляється кабель. Кабель марки (N) A2XS (F) 1X500 / 95мм2 12/20 kV EKR, не маючи зовнішньої оболонки, транспортувався морем, у зв`язку з чим єдиний технологічний ланцюг був порушений. На внутрішні шари кабелю, в тому числі на ізоляцію, впливала волога, тим більше морська, що має великий вміст агресивних солей, утворювався конденсат всередині конструктивних елементів. Дане явище негативно позначається на працездатності кабелю, так як волога руйнує полімерну ізоляцію і екран. Відповідно до вимог нормативної документації, ДСТУ ІЕС 60502-2, кабелі після виготовлення повинні пройти приймально-здавальні випробування: вимірювання електричного опору жил; вимір часткових розрядів ізоляції; випробування напругою; визначення конструктивних параметрів кабелю; випробування ізоляції на теплову деформацію. Як вважає позивач, у зв`язку з тим, що кабель виготовлявся на різних заводах, він не проходив випробування за вказаними параметрами, отже, сертифікат, виданий на даний кабель, не відповідає дійсності.
За твердженням позивача, відповідачі, щоб уникнути отримання дозволу правовласника патенту №60285, видають даний контрафактний товар за “напівфабрикат”, хоча фактично він є виробом (кабелем без оболонки), в якому використані при його виготовлені ознаки формули винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом №60285 й ввезення його на митну територію України та його подальша переробка в кінцевий виріб зі всіма ознаками патенту №60285, порушує права інтелектуальної власності ПАТ «Завод Південкабель».
Відповідач ТОВ «ТД Одескабель» у відзиві на позов від 02.03.2021 за вх.№5914/21 вказує, що він на підставі договору поставки №16/1 від 01.05.2020 придбало у ТОВ «Золото Садів» напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2, але в обсязі 4045 м. Зазначений напівфабрикат дійсно виробництва турецького заводу HASЗELiK KABLO SAN. ТІС. А.S., який є провідним виробником алюмінієвих провідникових кабелів в Туреччині і один з найвідоміших виробників в Європі, продукцію якого експортують в 65 країн. Однак цей товар не є кабелем силовим, не придатний для робіт в електромережах, не розроблений, не модифікований з використанням механічних, електричних або електронних засобів для виявлення несанкціонованого доступу до ліній зв`язку.
Відповідач також вказує, що відповідно до наказу ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року» від 14.12.2015 №187 з 1 січня 2019 року переважна більшість державних стандартів (ДСТУ) розроблених до 1992 року, втратили чинність в Україні. Міжнародна Електротехнічна Комісія (МЕК) є міжнародною стандартизуючою організацією, що включає національні електротехнічні комітети (Національні комітети МЕК) з місцем реєстрації в Швейцарії. Метою МЕК є сприяння міжнародному співробітництву з усіх питань, що стосуються стандартизації в електротехніці і електроніці. Для цього і на додаток до інших видів діяльності, МЕК видає Міжнародні Стандарти, Технічні Специфікації, Технічні Звіти, Публічно Доступні Специфікації (PAS) і Керівництва (надалі «Публікація / Публікації МЕК»). МЕК тісно співпрацює з Міжнародною Організацією по Стандартизації (ISO) відповідно до умов, визначених угодою між цими двома організаціями. 
Відповідач вважає, що позивач, посилаючись на положення ІЕС 60502-2, помилково поєднує державні стандарти та міжнародні в одну назву «... ДСТУ ІЕС 60502-2». Згідно міжнародних стандартів, затверджених Міжнародною електротехнічною Комісією (п.п. 14.1. ІЕС 60502-2 Редакція 2.0 2005-03), всі кабелі повинні мати зовнішню оболонку. Крім того, кабелі дійсно повинні пройти випробування в лабораторії (державній або іноземній) та отримати протокол випробування. Із чого ТОВ «ТД Одескабель» робить висновок про те, що продукція, яку він придбав у ТОВ «Золото Садів» не може бути «кабелем силовим», «кабелем», «фактично виробом». За твердженням відповідача спірний товар не є контрафактним.  
ТОВ «ТД Одескабель» вказує, що деякі ознаки формули винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» співпадають, але це не є порушенням Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» і, відповідно, прав інтелектуальної власності позивача, тому що відповідно до абз.8 ч.2 ст.28 продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.». На думку відповідача, якщо напівфабрикат вже не містить всі ознаки формули, то позивачем не зазначені підстави вважати, яким чином всі ознаки співпадуть в кінцевому виробі. Наголошує відповідач і на тому, що спірний товар пройшов митне очищення, процедура митного оформлення була завершена і підстав для її призупинення не виявлено. Відповідач вказує, що є власником товару, який придбав без порушень законодавства України та тим більше не порушуючи право інтелектуальної власності позивача.
Стверджує ТОВ «ТД Одескабель» і про те, що не передавав до ПРАТ «ВО «БКЗ» (завод «БКЗ» як це зазначено в позовній заяві) напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, без з`єднувальних пристроїв, призначений для вироблення кабельно - провідникової продукції та не замовляло здійснення робіт по накладанню зовнішньої оболонки на вищезазначений напівфабрикат. Крім того, відповідач заявляє, що транспортування ні кабелю, ні напівфабрикату морем не здійснювалось ні власними силами ТОВ «ТД Одескабель», ні за допомогою сторонніх організацій.
Відповідач ТОВ «Золото Садів» у відзиві на позов від 03.03.2021 за вх.№5951/21 зазначає, що позивачем зроблено хибний висновок, що товари за кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090,8544609010,8544601098 охоплюються патентом. ТОВ «Золото Садів» зазначає, що він звернувся до представника у справах інтелектуальної власності Скачко В.А. (патентний повірений) з проханням здійснити перевірку патентної чистоти продукту «напівфабрикат», виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», стосовно патенту України на винахід №60285. Об`єктами дослідження були: формула корисної моделі та опис до патенту України на винахід № 60285, зразок продукту «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» та технічна специфікація продукту. На підставі проведеного аналізу, патентним повіреним було зроблено висновок, що          оскільки в продукті «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» використано не всі ознаки, які включено до незалежного пункту формули, то патент України на винахід №60285 не використано і зазначена продукція не підпадає під дію цього патенту, тобто має патентну чистоту по відношенні до нього. Відповідач вважає, що аналогічної думки дійшли представники митних органів під час здійснення митного оформлення. Як зазначено самим позивачем в позовній заяві, патент України № 60285 включено до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 1537. Натомість, процедура митного оформлення була завершена і підстав для призупинення виявлено не було. Відповідач вважає, що спірний товар не підпадає під визначення «контрафактного товару» встановленого Митним кодексом. Також відповідач вважає, що спірний товар не є кабелем марки (N) A2XS (F) 1X500 / 95мм2 12/20 kV EKR, не підпадає під ознаки патенту, не був направлений на завод «БЗК», не транспортувався морем.
Колегія суддів зазначає, що доказ визнається судом достовірним, якщо в результаті його перевірки та дослідження з`ясовується, що відомості, які містяться в ньому відповідають дійсності. В разі виникнення сумнівів у достовірності досліджуваних доказів їх слід вирішувати шляхом зіставлення з іншими встановленими судом доказами
Як вірно зазначено місцевим господарським судом, позивачем заявлено позовні вимоги про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення товару, який позивач вважає порушує його право інтелектуальної власності, проти чого заперечують відповідачі, а встановлення наявності чи відсутності ознак інтелектуальної власності особи є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановлення технічних характеристик обладнання відбувається за допомогою технічної експертизи, у зв`язку з чим наявні підстави для призначення у даній справі судової комплексної експертизи.Згідно статті 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.
Відхилення аргументів апеляційної скарги.
Щодо доводів апеляційної скарги, що  матеріали справи не містять клопотання ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу Одескабель» про призначення експертизи, а міститься  заперечення на клопотання про призначення експертизи від 08 квітня 2021 року вих. № 0804/1, колегія суддів зазначає наступне. 
Згідно процесуальних норм Господарського процесуального кодексу України:
Частина 2 статті 13 - учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Частина 1 статті 14 - суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Частина 1 статті 42 - учасники справи мають право подавати заяви та клопотання.
Частина 1, 3 статті 169 - при розгляді справи судом учасники справи викладають  свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
Частина 1-3 статті 170 -  містять загальні вимоги до всіх без виключення заяв поданих з процесуальних питань. Так, зокрема така заява має містити: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); до заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).
Частина 5 статті 99 - учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
З огляду на зазначене, надавши оцінку змісту заперечення на клопотання позивача про призначення експертизи, які подані Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» 09.04.2021 за вх.№9904/21, останні відповідають вимогам статей 99, 169, 170 ГПК України та містять у собі клопотання до суду щодо проведення судової комплексної експертизи.
Щодо не згоди скаржника з питанням 6 та 7 поставленого на розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, а саме:
- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй?
- Чи здійснюють при виготовленні ізоляції одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу на лініях «Maillefer» (http://www.maillefer.net/en/components/cv-line-equipment/), який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні силового кабелю? 
Згідно частини четвертої та п`ятої  статті 99 ГПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. 
Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну
Отже, вказаною нормою ГПК України, саме на суд наділено правом визначати питання з яких має бути проведена експертиза.
Місцевий господарський суд не змінював та не відхиляв питання, запропоновані сторонами, у зв`язку із чим і відсутні відповідні мотивування.
Крім того, судом на вирішення експертів поставлені всі питання, запропоновані сторонами, тобто враховані права та інтереси всіх учасників процесу.
Колегія суддів зазначає, що предметом позову є зобов`язання відповідачів припинити порушення прав власника патенту №60285 ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНЬКАБЕЛЬ» на винахід «Кабель силовий» шляхом заборони відповідачам імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати напівфабрикат, а так само і перероблену продукцію.
Таким чином, лише аналізуючи всі типи продукції, можливо зробити висновок чи це одне й те саме та чи використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй під час виготовлення продукту (в кожному типі продукції).
Крім експертизи з питань інтелектуальної власності (Чи використовується у продукті кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом або ознака еквівалентна їй), судом вірно призначено також технічну експертизу.
Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» вважає, що при виготовлені кожного типу продукції, в тому числі і силового кабелю на заводі «HASCELIK КАВLО SAN.TIC.A.S.», не використано ознаку формули щодо одночасного нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високим ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу.
Для підтвердження або спростування зазначеного необхідна технічна експертиза, предметом якої може бути безпосередньо конструкція пристрою, обладнання, устаткування, або частини технічного пристрою, матеріалу, з якого він зроблений, або буде зроблений.
Отже, відповідач-2, користуючись своїм правом щодо пропозиції питань, які підлягають вирішенню експертами, враховуючи предмет позову, надав відповідні питання до суду.
Стосовно доводів апеляційної скарги щодо визначення експертної установи, колегія суддів зазначає, що сторонами у справі не було досягнуто згоди щодо визначення експертної установи, у зв`язку із чим суд самостійно визначив експертну установу, виходячи із обставин справи з урахуванням положень частини третьої статті 99 ГПК України.
Щодо посилання суду на п. 1.6 розділу І Інструкції про призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, який на момент винесення ухвали було виключено, колегія суддів зазначає, що вказаний пункт Інструкції передбачав проведення експертиз за зонами регіонального обслуговування. Проте, виключення такого пункту розширено повноваження експертних установ щодо території обслуговування. Посилання суду на вказаний пункт Інструкції жодним чином не впливає на правильність визначення експертної установи, на законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали, не порушує права позивача та відповідачів.
Крім того, судом обґрунтовано зроблено визначення експертної установи необхідністю проведення комплексної судової експертизи, оскільки запропонована позивачем експертна установа не має змоги провести саме комплексну судову експертизу, крім того відповідачі заперечували проти доручення проведення судової експертизи визначеній позивачем експертній установі.
Місцевим господарським судом, призначаючи у даній справі проведення судової комплексної експертизи, враховано як питання позивача, так і питання відповідача, дотримано прав сторін, принцип змагальності, обов`язок сплати за проведення експертизи розподілено між сторонами пропорційно запропонованих ними кількості питань.
Колегія суддів погоджується з аргументами, викладеними у відзиві Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель», оскільки вони ґрунтуються на обставинах, встановлених у розгляді справи судами попередніх інстанцій, та відповідають нормам матеріального і процесуального права.
Колегія суддів, вважає необхідним наголосити на тому, що відповідно до частини 2  статті 86 Господарського процесуального кодексу України, жодні докази не повинні мати для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.
Достатніми, відповідно до частин 1,2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України, є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. 
Розглянувши матеріали справи, колегія суддів зазначає, що наявні в справі докази є взаємно суперечливими, для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері, іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, тому з метою забезпечення передбачуваності застосування правових норм, недопущення порушення прав інших учасників цієї справи, колегія суддів дійшла висновку про те, що місцевий господарський суд правомірно в даній справі призначив комплексну судову.
Висновки суду апеляційної інстанції. 
Статтею 276 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. 
За таких обставин, судова колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а ухвала Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 у справі №  916/302/21 відповідає обставинам справи та вимогам закону і достатніх правових підстав для її скасування не вбачається.
Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги відповідно до вимог статті 129 ГПК України покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 129, 131-135, 232, 233, 236, 240, 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд –
П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Завод Південкабель» - залишити без задоволення.
Ухвалу Господарського суду Одеської області від 12.05.2021 у справі №  916/302/21 – залишити без змін.
Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покласти на Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель». 
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у строки, передбачені статтею 288 ГПК України.
Повний текст постанови складено 14.07.2021. 

Головуючий суддя                                                                      І.Г. Філінюк 

Суддя                                                                                          В.В. Бєляновський   

Суддя                                                                                          К.В. Богатир