ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" квітня 2021 р.           Справа№ 910/12888/20
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Пантелієнка  В.О.
суддів:            Верховця  А.А. 
          Гарник Л.Л. 
 
секретар судового засідання   Звершховська І.А.

за участю представників:
від позивача - Тараканова А.В. дов б/н від 26.01.2021р.;
від відповідачів - Фінагіна В.Б. дов. №12/1 від 12.01.2021р., дов. №2434-03/552 від 17.09.2019р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
на рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р.
(повний текст складено 05.02.2021р.)
у справі №910/12888/20 (суддя Зеленіна Н.І.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал"
до відповідачів: 
1.Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України 
2.Державного підприємства (далі - ДП) "Український інститут інтелектуальної власності"
про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду м.Києва від 27.01.2021р. по справі №910/12888/20 позовні вимоги ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" задоволено повністю; визнано протиправними дії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відмови у публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112 від 25.06.2015р. та №211559 від 25.04.2016р.; зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015р., на ім`я ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал"; зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016р., на ім`я ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал"; стягнуто з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на користь ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" 6306 грн. - витрат по сплаті судового збору.
Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення  повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову. 
У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" просить відмовити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р. по справі №910/12888/20 залишити без змін.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р. по справі №910/12888/20 та призначено її до розгляду на 05.04.2021р. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.04.2021р. апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р. по справі №910/12888/20 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.04.2021р. розгляд справи відкладено на 26.04.2021р. згідно ст. 270 ГПК України.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи  правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Господарським судом міста Києва розглядалась справа за позовом ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" до Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання протиправними дії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відмови у публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112 від 25.06.2015р. та №211559 від 25.04.2016р.; зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015р., на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" та зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016р., на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал".
З матеріалів справи вбачається, що 17.12.2019р. між ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", як правонаступником, та Житлово-будівельним кооперативом "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласником, був укладений договір про передачу права на знак для товарів і послуг "Зелений квартал Житловий комплекс" (договір 1), яке посвідчується свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015р.
Також, 17.12.2019р. між ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", як правонаступником, та Житлово-будівельним кооперативом "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласником, був укладений договір про передачу права на знак для товарів і послуг "Лісовий квартал Житловий комплекс" (договір 2), яке посвідчується свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016р.
Відповідно до умов договорів, Житлово-будівельний кооператив "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласник, за плату передав усі права на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України № 201112 , №211559 ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", як правонаступнику, а останній приймає від правовласника всі права на знаки для товарів і послуг стосовно всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано зазначені знаки, як вони викладені у вищезазначених свідоцтвах. Договори набувають чинності між правовласником та правонаступником з дати підписання. 
Як вбачається з акту прийому-передачі до договору про передачу права від 17.12.2019р. (договір 1), цим актом сторони засвідчують, що правовласник передав, а правонаступник прийняв знак для товарів і послуг "Зелений квартал Житловий комплекс" (свідоцтво №201112 від 25.06.2015р.); підписанням цього акту сторони підтверджують перехід всіх прав власника на знак для товарів і послуг до правонаступника, а також підтверджують передачу правовласником всіх документів, які посвідчують вищезазначені права.
Також, як вбачається з акту прийому-передачі до договору про передачу права від 17.12.2019р. (договір 2), цим актом сторони засвідчують, що правовласник передав, а правонаступник прийняв знак для товарів і послуг "Лісовий квартал Житловий комплекс" (свідоцтво №211559 від 25.04.2016р.); підписанням цього акту сторони підтверджують перехід всіх прав власника на знак для товарів і послуг до правонаступника, а також підтверджують передачу правовласником всіх документів, які посвідчують вищезазначені права.
31.03.2020р. позивач звернувся до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України із заявами за вх. №ППП/533-20 від 03.04.2020р. та за вх. №ППП/532-20 від 01.04.2020р.) про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передачі права власності на знаки №201112, №211559, та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність" (а.с. 27, 28).
Листом за вих. №2311-12/34309-07 від 02.06.2020р. позивачу було відмовлено у реєстрації передачі права власності позивачу, як новому правовласнику та повернуто подані документи (а.с. 34, 35).
Як вбачається з листа від 02.06.2020р., Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянувши документи, що повторно надійшли для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по  свідоцтвам України №201112, №211559, повідомило, що відповідно до поданих документів правонаступник власника свідоцтв - це пайовий фонд, який не є юридичною особою, а відтак, відповідно до п. 3.4., 3.5. розділу 3 Інструкції про подання, розгляд, публікацію і внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, надіслані документи було повернуто, як такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства. 
Вважаючи відмову Міністерства  протиправною, позивач звернувся до місцевого суду за захистом свого порушеного права. 
В обґрунтування позовних вимог позивачем було зазначено, що стороною договору є позивач, який при укладенні діяв від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів пайового фонду; дії Міністерства порушують права позивача, які останній має у зв`язку з набуттям відповідного статусу правовласника; а також позивач зазначає, що Міністерством надавалася оцінка договорам про передачу права власності, що не входить до компетенції останнього. 
Відповідно до п.1, 8, 10 ч.1 ст.1 Закону України "Про інститути спільного інвестування", інститут спільного інвестування - це корпоративний або пайовий фонд; активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія); інвестиційний сертифікат - цінний папер, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).
Відповідно до ч.1, 3 ст.41 зазначеного Закону, пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.
Пайовий фонд створюється компанією з управління активами. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду (ч. 1, 4 ст. 42 закону).
Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.43 Закону України "Про інститути спільного інвестування", укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов`язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду. Активи пайового фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім`я компанії з управління активами з обов`язковим зазначенням реквізитів такого фонду.
Відповідно до ч.ч.1, 6 ст.63 Закону України "Про інститути спільного інвестування", компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.
Таким чином, компанія з управління активами є господарським товариством, діяльність якої полягає у керуванні певним майном, яке вважається майном інвестиційного фонду, а також коштами, які також є коштами інвестиційного фонду. Діяльність компанії з управління активами завжди здійснюється в інтересах фонду, який складається із активів, що належать інвесторам, але знаходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються окремо від активів керуючої компанії.
Відповідно до ст.328 Цивільного кодексу України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.
Відповідно до ст.239 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє.
Відповідно до ч.1 ст.494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
Місцевим судом було правильно встановлено, що предметом договорів є перехід майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг по  свідоцтвам України №201112, №211559.
Відповідно до ч.7 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.
Пунктом 1 розділу 2 "Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013р. №1753, передбачено, що активи інститутів спільного інвестування можуть складатися в тому числі з майнових прав.
Тому суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг згідно свідоцтв України №201112, №211559 є майном інституту спільного інвестування - Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал".
Сторона договору про передачу права власності на торговельну марку має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Національним органом інтелектуальної власності з одночасним внесенням їх до Реєстру.
З вказаної норми вбачається, що внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на торговельну марку є правом сторони договору. Крім того, відповідно до ч.1 ст.12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.
Відповідно до ст.420 Цивільного кодексу України та ст.155 Господарського кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Статтею 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.
Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.
Суб`єкт прав інтелектуальної власності, права якого порушено, має право вимагати визнання та поновлення своїх прав, та вчиняти інші дії, передбачені законодавством.
Відповідно до ст.20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.
Набуття права власності компанією з управління активами на будь-яке майно, незалежно від його виду, здійснене від імені фонду, яким керує компанія, та за рахунок коштів фонду, означає, що таке майно має обліковуватись як майно, що належить фонду, однак, оскільки фонд не є юридичною особою, а є лише сукупністю активів, фонд набуває цивільні права та обов`язки через керуючу компанію шляхом посилання на те, що правочин здійснюється керуючою компанією від імені та в інтересах відповідного фонду.
Майно, яке придбано за рахунок коштів фонду та від його імені, не може обліковуватись як майно, що належить керуючій компанії.
Здійснення реєстрації права власності на знаки для товарів і послуг позивачем без посилання на те, що позивач набув право власності від імені закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду, означає, що право власності не виникло ані у позивача (оскільки договори про передачу права власності на знаки для товірів і послуг було укладено за рахунок фонду), ані у фонду, оскільки найменування фонду не міститься у відомостях державного реєстру. 
Суд першої інстанції правильно відхилив доводи відповідачів щодо того, що подані документи для реєстрації права власності на знаки для товарів і послуг за позивачем із зазначенням реквізитів пайового фонду не відповідають вимогам Інструкції, оскільки зазначення реквізитів пайового фонду, за рахунок якого компанія з управління активами набула права власності на знаки для товарів і послуг не суперечить чинному законодавству. 
14.10.2020р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", яким були внесені зміни, зокрема, до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та створено національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ).
Відповідно до ч.1 ст. 2-1Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України "1267-р від 13.10.2020р. "Про Національний орган інтелектуальної власності" встановлено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції НОІВ. 
Відповідно до ч.2 ст. 2-1Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.
Тому місцевий суд дійшов вірного висновку, що позивачем було правильно визначено  ДП "Український інститут інтелектуальної власності" відповідачем за позовними вимогами про внесення змін до реєстру. 
Щоб право на доступ до суду було ефективним, особа повинна мати чітко визначену та дієву можливість оскаржити подію, яка, на її думку, порушує її права й охоронювані законом інтереси (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28.05.2020р. у справі №910/7164/19).
Місцевий суд законно і обґрунтовано повністю задовольнив позовні вимоги ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал".
Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. 
За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.
Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 276, 282, 283  ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 27.01.2021р. у справі №910/12888/20 - без змін.
Справу №910/12888/20 повернути до господарського суду м.Києва.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288  ГПК України.
Повний текст постанови складений та підписаний 28.04.2021р.
 Головуючий суддя                                                            В.О. Пантелієнко 

Судді                                                                                А.А. Верховець

                                                                                Л.Л. Гарник