ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/1138/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:
позивача - компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) - Нікулеско Д.С., адвокат (ордер від 12.01.2021), Пархоменко С.С., адвокат (ордер від 16.03.2021)
відповідачів - державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» - Ресенчук В.М. заст. начальника відділу (в порядку самопредставництва),
товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» -                         Проців Я.Я., адвокат (ордер від 15.02.2021),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» - не з'явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»
на рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 (суддя                        Мандриченко О.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 (головуючий суддя: Поляков Б.М., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.)
у справі № 910/1138/19
за позовом компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited, далі - Компанія)
до: державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») та товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (далі - ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» (далі - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»), 
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
1.   ІСТОРІЯ СПРАВИ 
Короткий зміст позовних вимог
Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, яка розцінена судом як нова редакція позовних вимог та прийнята до розгляду) про:
- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»;
-  зобов'язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;
- заборону ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» використовувати позначення «МЪРНАЯ», «МІРНА ПЛАТИНА, МЕРНАЯ ПЛАТИНА», «МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА», «МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА», «МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА», «МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА», «МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА», «ВОДКА МЕРНАЯ», «ГОРІЛКА МІРНА», «РУССКАЯ АРКТИКА», «СИБИРСКАЯ АРКТИКА», «НАША МАРКА КАЛИНОВА», «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ», «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА», «НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА», «НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА», а також інші позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача за свідоцтвами України № 14590, № 37247, № 47015, № 47029 та № 141763 відносно всіх товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, у тому числі шляхом нанесення їх на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Позовні вимоги мотивовані з посиланням на невідповідність оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача для таких самих та споріднених товарів. Також позивач зазначає про те, що зареєстровані на ім'я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами України є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 12.02.2019 зі справи                        № 910/1138/19, зокрема, залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман».
Відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 16.01.2020 зі справи № 910/1138/19, зокрема, здійснено заміну найменування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції 
Рішенням господарського суду міста Києва від 27.02.2020 зі справи                                     № 910/1138/19 позов задоволено, з посиланням на його обґрунтованість. З ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» на користь Компанії стягнуто 86   445,00 грн. витрат зі сплати судового збору, 35   419,20 грн. витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи.
Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2020, зокрема, здійснено заміну відповідача-1 у справі його правонаступником - ДП «Український інститут інтелектуальної власності».
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 зі справи апеляційну скаргу ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» залишено без задоволення; рішення суду першої інстанції змінено у його мотивувальній частині та викладено у редакції постанови. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
В обґрунтування підстав зміни рішення суду першої інстанції у його мотивувальній частині суд апеляційної інстанції зазначив про те, що не погоджується з обрахуванням позовної давності, яке здійснено судом першої інстанції, проте також дійшов висновку, що позовна давність для звернення з позовом до суду позивачем не пропущена з підстав, наведених у постанові.
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
У касаційній скарзі (з урахуванням заяви про усунення недоліків касаційної скарги) ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» просить скасувати судові рішення попередніх інстанцій, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
2.   АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»  зазначає про застосування судами попередніх інстанцій норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 01.10.2020 зі справи № 910/16586/18 (щодо визначення моменту початку перебігу позовної давності у справах про захист права інтелектуальної власності про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними), від 12.12.2018 зі справи    № 760/9576/16-ц (щодо обсягу і моменту виникнення прав у правонаступника у разі передачі свідоцтва на знак іншій особі) (пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).
Також скаржник вказує на те, що ним оскаржуються судові рішення попередніх інстанцій й з підстав, передбачених частинами першою та третьою статті 310 ГПК України, про що зазначається у постанові Верховного Суду від 01.10.2020 зі справи № 910/16586/18 у подібних правовідносинах, а саме, суди не дослідили зібрані у справі докази щодо встановлення власника знаків для товарів та послуг (власником яких з 26.12.2018 є позивач) на момент реєстрації спірних знаків для товарів і послуг; щодо права ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» здійснювати реєстрацію спірних торговельних марок та щодо наявності у названого Товариства дозволу на таку реєстрацію, виданого власником знаків для товарів і послуг, які є схожими.
Скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies (Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України 25.12.1991 (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).
Доводи інших учасників справи
Компанія у відзиві на касаційну скаргу просила залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на їх ухвалення з додержанням норм матеріального та процесуального права.
23.03.2021 через «Скриню» Касаційного господарського суду та повторно 30.03.2021 засобами поштового зв'язку надійшов відзив на касаційну скаргу із заявою про поновлення строку для подання відзиву із зазначенням про те, що останні підписані «КЕП» представника ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Л. Запорожець.
У судовому засіданні 22.04.2021 Суд, з'ясувавши, що відзив та заява про поновлення строку для подання відзиву не підписані представником ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Л. Запорожець (підтверджується складеними актами від 23.03.2021 № 29.1-11/119 та від 30.03.2021 № 29.1-11/144 на підставі Інструкції з діловодства Верховного Суду), тобто, не містять підпису, у тому числі, й електронного цифрового підпису, залишив зазначені відзив та заяву про поновлення строку для подання відзиву без розгляду.
Рух справи
Згідно з ухвалою Верховного Суду від 22.02.2021 зі справи, зокрема, відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» на судові акти попередніх інстанцій у справі; розгляд касаційної скарги призначений на 18.03.2021.
Відповідно до ухвали Верховного Суду від 18.03.2021 розгляд касаційної скарги відкладався до 25.03.2021.
У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю суддів Колос І.Б. та Селіваненка В.П. 25.03.2021 розгляд касаційної скарги не відбувся.
Згідно з ухвалою Верховного Суду від 12.04.2021 розгляд касаційної скарги у справі призначений на 22.04.2021.
3.   СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Компанія є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: 
- свідоцтва № 14590 від 29.12.1999 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА» (заявка від 09.03.1998), зареєстрований для товарів і послуг 32, 33, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП); 
- свідоцтва № 174967 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА» (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 174968 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКАЯ» (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 194282 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА» (заявка від 24.10.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 141763 від 25.07.2011 на знак для товарів і послуг «АРКТИКА» (заявка від 04.03.2010), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтва № 215324 від 11.08.2016 на знак для товарів і послуг «ARCTICA» (заявка від 11.02.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтва № 220966 від 26.12.2016 на знак для товарів і послуг «ARCTICA POLAR» (заявка від 08.08.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47015 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «МІРНА» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47016 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «MERNAYA» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47029 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «Мірна. Медова з перцем» (заявка від 08.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 54611 від 17.10.2005 на знак для товарів і послуг «Мърная. На молоке» (заявка від 25.07.2003), зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 154733 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «MERNAYA» (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191190 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА» (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг «МЪРНАЯ» (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
Компанія 26.12.2018 стала власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг:                      № 37247, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733,  № 191190,  № 191634, № 141763, № 215324, № 220966, № 14590, № 174967, № 174968, № 194282, а саме з дати публікації та реєстрації відомостей про передачу права власності на зазначені свідоцтва відповідно до рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.12.2018.
ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:
- свідоцтва № 210409 від 11.04.2016 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КАЛИНОВА» (заявка від 10.10.2014), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП; 
- свідоцтва № 190704 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190705 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190706 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190707 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188998 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг «РУССКАЯ АРКТИКА» (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188999 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг «СИБИРСКАЯ АРКТИКА» (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187563 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА)» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187564 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187567 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187565 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187566 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА.  ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187568 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188096 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Водка Мерная» (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188097 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Горілка Мірна» (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
Відповідно до висновку експертів від 23.09.2019 № 160/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складений судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. та Фоя О.А. щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг позивача та відповідача-2, експертами встановлено:
- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками МЕРНАЯ, МІРНА, Мірна. Медова з перцем за свідоцтвами України № 37247, № 47015, № 47029 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА за свідоцтвами України № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою НАША МАРКА за свідоцтвом України № 14590 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 188998 та № 188999 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою АРКТИКА за свідоцтвом України № 141763 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна, НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА, РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568,                  № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707,            № 188998 та № 188999 можуть вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП, а саме, щодо власника раніше зареєстрованих торговельних марок МЕРНАЯ, МЬІРНАЯ, МІРНА, MERNAYA, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ, МЪРНАЯ. НА МОЛОКЕ, МЕРНАЯ, MERNAYA, НАША МАРКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ, АРКТИКА за свідоцтвами України № 37247, № 37250, № 47015, № 47016, № 47029,                 № 54611, № 154732, № 154733, № 14590, № 174967, № 174968, № 141763.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг  № 187563, № 187564, № 187565,  № 187566, № 187567, № 187568, № 188096, № 188097, № 188998, № 188999, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707, які зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», зобов'язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також про заборону ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» використовувати позначення.
У доводах касаційної скарги скаржник посилається, зокрема, на те, що суди попередніх інстанцій у вирішенні спору застосували норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 01.10.2020 зі справи № 910/16586/18 (щодо визначення моменту початку перебігу позовної давності у справах про захист права інтелектуальної власності про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними), від 12.12.2018 зі справи                                       № 760/9576/16-ц (щодо обсягу і моменту виникнення прав у правонаступника у разі передачі свідоцтва на знак іншій особі).
Верховний Суд зазначає, що подібність правовідносин означає, зокрема, тотожність об`єкта та предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин). Зміст правовідносин з метою з`ясування їх подібності в різних рішеннях суду касаційної інстанції визначається обставинами кожної конкретної справи. Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 06.09.2017 у справі № 910/3040/16.
При цьому під судовими рішеннями у справах зі спорів, що виникли з подібних правовідносин, слід розуміти, зокрема, такі, де аналогічними є предмет спору, підстави позову, зміст позовних вимог та встановлені фактичні обставини, а також має місце однакове матеріально-правове регулювання спірних відносин. З'ясування подібності правовідносин у рішеннях суду (судів) касаційної інстанції визначається з урахуванням обставин кожної конкретної справи.
Щодо визначення подібності правовідносин Верховний Суд звертається до правової позиції, викладеної у мотивувальних частинах постанов Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2018 у справі № 305/1180/15-ц (абзац 18), від 19.06.2018 у справі  № 922/2383/16 (пункт 5.5), від 12.12.2018 у справі               № 2-3007/11(абзац 20), від 16.01.2019 у справі № 757/31606/15-ц (абзац 18).
Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в ухвалі від 27.03.2020 у справі № 910/4450/19 зазначила, що подібність правовідносин в іншій аналогічній справі визначається за такими критеріями: суб'єктний склад сторін спору, зміст правовідносин (права та обов'язки сторін спору) та об'єкт (предмет).
З огляду на необхідність забезпечення Верховним Судом єдності судової практики, суб'єктний склад сторін цього спору та спору у справі № 910/16586/18 (з урахуванням того, що ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2019 замінено позивача у       справі № 910/16586/18 - компанію І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед її правонаступником - компанією Зафорпо Венчурс Лімітед), зміст правовідносин (права та обов'язки сторін спору) та об'єкт (предмет) даного спору в контексті матеріально-правових вимог позивача до відповідачів в обох справах, Суд вважає слушним посиланням скаржника на постанову Верховного Суду від 01.10.2020 у справі № 910/16586/18 за позовом компанії Зафорпо Венчез Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, - ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод», ТОВ «МАЛИНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», ПрАТ «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ», ПрАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», ТОВ «СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС», ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ», про визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів та послуг, та викладений у ній (постанові) правовий висновок щодо застосування норми права (статті 261 Цивільного кодексу України, далі - ЦК України) у подібних  правовідносинах.
Так, главою 19 ЦК України визначено строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто позовну давність.
Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 ЦК України).
Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.
Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 32 цієї Конвенції), наголошує, що позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення.
Механізм застосування позовної давності повинен бути достатньо гнучким, тобто, як правило, він мусить допускати можливість зупинення, переривання та поновлення строку позовної давності, а також корелювати із суб`єктивним фактором, а саме - обізнаністю потенційного позивача про факт порушення його права (пункти 62, 66 рішення від 20 грудня 2007 року за заявою                № 23890/02 у справі «Фінікарідов проти Кіпру»).
З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою.
Порядок відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК).
Частинами четвертою, п`ятою статті 267 ЦК передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. 
Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.
Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.
Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в статті 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. 
Близька за змістом правова позиція щодо застосування приписів статті 261 ЦК України викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 26.09.2019 у справі № 924/1114/18, від 03.04.2018 у справі  № 910/31767/15 з посиланням на правову позицію Верховного Суду України, викладену у постанові від 16.11.2016 у справі № 487/10132/14-ц (провадження № 6-2469цс16).
Отже, початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд (така правова позиція відображена, зокрема, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.11.2018 у справі № 907/50/16).
Місцевий господарський суд, ухвалюючи рішення у справі, виходив, зокрема, з того, що позовна давність для звернення позивача з цим позовом до суду обчислюється з 26.12.2018, тобто після публікації та реєстрації відомостей про передачу позивачу права власності на знаки для товарів і послуг.
Суд апеляційної інстанції, у свою чергу, виходив з того, що перебіг позовної давності починається з дня реєстрації спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг, проте позивач «довідався» про порушення свого права після того, як став власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, і до 2018 року позивачу не було відомо про існування оспорюваних свідоцтв.
Проте у вирішенні питання щодо спливу (його наявності/відсутності) позовної давності для звернення з цим позовом до суду суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.
Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28.05.2020 зі справи № 910/13119/17.
З огляду на викладене, судам для правильного вирішення даного судового спору необхідно було встановити та надати належну правову оцінку такому:
- хто володів знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 на період реєстрації спірних знаків;
- чи знав (міг знати) первинний власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг:  №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 (до моменту їх відчуження) про факт порушення своїх прав шляхом реєстрації спірних знаків для товарів і послуг та про особу, яка їх порушила; відповідно, чи існувало порушене право на момент набуття позивачем права власності на вказані свідоцтва; 
- визначити початок виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень, зокрема, використання товарних знаків позивачем (у тому числі первинним власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України  №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634) на ринку та початок використання спірних торговельних марок на ринку відповідачем;
- за наявності порушеного права позивача - встановити, чи пропустив позовну давність позивач, звертаючись до суду з даним позовом у січні 2019 року, і, якщо так, то чи існують поважні причини пропуску такого строку.
Проте судами попередніх інстанцій зазначене встановлено не було. 
Отже, висновок судів попередніх інстанцій про те, що Компанія «довідалася» про порушене, на думку позивача, право після того, як стала власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг (тобто після 26.12.2018) є передчасним. 
З огляду на викладене, знайшли своє підтвердження доводи скаржника про те, що суди не дослідили зібрані у справі докази щодо встановлення власника знаків для товарів та послуг (власником яких з 26.12.2018 є позивач) на момент реєстрації спірних знаків для товарів і послуг; його обізнаності з фактом реєстрації ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» спірних торговельних марок.
За таких обставин Суд погоджується з доводами касаційної скарги в цій частині. 
Скаржник також посилається на постанову Верховного Суду від 12.12.2018 у справі № 760/9576/16-ц про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та викладений у цій справі висновок про те, що відповідач у справі при укладенні договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг мав оцінити наявний ризик при отриманні права власності на знак для товарів і послуг (з урахуванням факту його тривалого невикористання).
Проте Суд не приймає посилання скаржника на постанову Верховного Суду від 12.12.2018 у справі № 760/9576/16-ц як на таку, що має подібні правовідносини зі справою, яка розглядається, оскільки у зазначеній справі, на відміну від справи № 910/1138/19, судами розглядалися правовідносини, які пов'язані з достроковим припиненням дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку з його невикористанням без поважних причин протягом визначеного законом періоду (незалежно від особи власника свідоцтва та його зміни), тому зміст правовідносин у відповідних справах, їх предмет та підстави, а також їх правове регулювання є різними.
У доводах касаційної скарги скаржник також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies (Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України 25.12.1991 (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).
Стосовно наведеного доводу скаржника Верховний Суд зазначає, що відсутні підстави для формування висновку щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності з огляду на таке.
Згідно зі статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності (1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію; (2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання; (3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті. 
Водночас у справі, яка розглядається, судами попередніх інстанцій не встановлено обставин, пов'язаних з існуванням агентських чи представницьких відносин у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Отже, доводи касаційної скарги у цій частині (зокрема, стосовно необхідності надання висновку Верховного Суду щодо питання щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності) фактично зводяться до встановлення інших обставин, ніж встановлені судами попередніх інстанцій, та стосуються переоцінки наданих сторонами доказів, без урахування меж повноважень суду касаційної інстанції.
Враховуючи наведене вище, беручи до уваги те, що суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права щодо застосування позовної давності, порушили норми процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок чого дійшли передчасного висновку щодо застосування позовної давності, оскільки не дослідили всі зібрані у справі докази, а відповідно до частини другої статті 300 ГПК України Верховний Суд не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази, справа направляється на новий розгляд до суду першої інстанції.
Доводи ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» про порушення судами попередніх інстанцій норм права при прийнятті оскаржуваних судових рішень частково знайшли своє підтвердження за результатами перегляду справи в касаційному порядку. 
Твердження Компанії, викладені у відзиві на касаційну скаргу, наявності таких порушень не спростовують.
За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» задовольнити частково, оскаржувані судові рішення у справі скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
У новому розгляді справи судам попередніх інстанцій необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону.
Судові витрати
За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 у справі                         № 910/1138/19 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       І.   Колос

Суддя                                                                                                      І.   Бенедисюк 

Суддя                                                                                                      В. Селіваненко