ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/24991/15 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"- Кудрицької Т.Ю., Подоляк А.В.,
відповідача - 1  - Державної служби інтелектуальної власності України - не з`яв.,
відповідача - 2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" - Зінченка Ю.В., Галана М.О.,
відповідача - 3 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`яв., 
розглянув касаційні скарги приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - Фірма)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 (головуючий суддя - Грек Б.М., судді Хрипун О.О. і Дідиченко М.А.) та
додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020 (головуючий суддя - Грек Б.М., судді Хрипун О.О. і Дідиченко М.А.)
за позовом Фірми 
до: Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба);
товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - Компанія);
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Інститут)
про визнання патенту недійсним.  
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог та рішень судів попередніх інстанцій
1. Позов було подано до господарського суду міста Києва до Служби (відповідач-1) та Компанії (відповідач-2) про визнання недійсним патенту України на винахід від 15.12.2005 №54880 (далі - Патент №54880).
2. Позов обґрунтовано  тим, що Службою за Компанією зареєстровано Патент №54880, який не відповідає умовам правової охорони, оскільки не відповідає умові патентоздатності "новизна".
3. Ухвалою господарського суду  міста Києва від 10.04.2017 залучено товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-3; далі - Група) до участі у справі як іншого відповідача. 
4. Ухвалою названого суду від 18.05.2017 залучено до участі у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-4; далі - Міністерство) як іншого відповідача. 
5. У подальшому позивач просив суд:
- визнати недійсним Патент №54880;
- зобов`язати Міністерство внести відомості щодо визнання недійсним Патенту №54880 до Державного реєстру патентів і декларацій патентів України, а також здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
6. Рішенням господарського суду міста Києва від 13.02.2019 (суддя Зеленіна Н.І.):  позов задоволено; визнано недійсним Патент №54880; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним Патенту №54880; стягнуто з Компанії на користь Фірми 609 грн. судового збору та 39   559, 20 грн. витрат на оплату судових експертиз; стягнуто з Групи на користь Фірми 609 грн. судового збору та 39   559, 20 грн. витрат на оплату судових експертиз.
7. Рішення мотивовано обґрунтованістю позовних вимог, підтверджених наявними в матеріалах справи доказами, які не спростовані відповідачами. 
8. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020: задоволено апеляційну скаргу Компанії; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано та ухвалено нове рішення, яким у позові відмовлено. 
9. Постанову мотивовано необґрунтованістю та недоведеністю посилання позивача на невідповідність винаходу за Патентом № 54880 умові патентоспроможності "новизна". 
10.  Крім того, додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020: поновлено Компанії строк на подання заяви про розподіл судових витрат; заяву Компанії про розподіл  судових витрат задоволено частково; стягнуто з Фірми на користь Компанії: витрати за проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, покладені на Компанію, у сумі 35   796 грн. та витрати зі сплати судового збору у сумі 1 827 грн.; у решті вимог Компанії відмовлено.
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
11. У касаційній скарзі на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 Фірма, зазначаючи про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права і порушення ним норм процесуального права, безпідставне скасування законного і обґрунтованого рішення місцевого господарського суду, просить оскаржувану постанову скасувати та залишити в силі рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у цій справі. 
12. У касаційній скарзі на додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020 Фірма, зазначаючи про невідповідність її вимогам процесуального закону, просить вказану додаткову постанову скасувати.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційні скарги
13. Апеляційним господарським судом неправильно застосовано частину п`яту статті 6, частини третю, четверту, шосту статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (у редакції, чинній з 10.01.2002 - на момент подання заявки на Патент №54880), пункт 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", наказу названого Міністерства від 19.09.2000 №220. На даний час відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування названих норм права у подібних правовідносинах.
14.  Апеляційним господарським судом не враховано висновки Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладені у постановах Верховного Суду від 08.09.2020 у справі №927/761/19, від 21.06.2018 у справі №906/612/17, від 05.12.2018 у справі №910/7190/18, від 11.06.2019 у справі №906/353/17. 
15. Апеляційним господарським судом порушено норми статті 86, частини першої статті 99, частини другої статті 102, частини першої статті 100, статей 104 і 107, статті 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), пункти 1.2.13, 4.14 і 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. В оскаржуваній постанові апеляційний господарський суд не врахував висновки Верховного Суду щодо застосування відповідних норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 26.11.2020 у справі № 910/2318/16, від 20.02.2020 у справі №910/20650/17 та від 08.11.2018 у справі №910/14822/17. 
16. Апеляційний господарський суд порушив положення частин першої, другої статті 102 ГПК України. В оскаржуваній постанові він не врахував висновки Верховного Суду щодо застосування цих норм права у подібних відносинах, викладені у постанові Верховного Суду від 18.06.2020 у справі №910/15156/18.

17. В оскаржуваній постанові не відображена процесуальна участь Групи у справі. 

18. Додаткова постанова апеляційного господарського суду підлягає скасуванню у зв`язку з необхідністю скасування постанови цього суду від 30.11.2020. Крім того, суд не дослідив належним чином докази з питання розподілу судових витрат на правничу допомогу за відповідною заявою позивача.  

Доводи інших учасників справи

19. У відзиві на касаційні скарги Компанія заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість і про прийняття оскаржуваної постанови від 30.11.2020, а, отже, й додаткової постанови від 21.12.2020 з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, та просить у задоволенні скарг відмовити, а також вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення в суді касаційної скарги і продовжити Компанії строк на подання доказів, які стосуються судових витрат, до моменту прийняття постанови за наслідком розгляду касаційної скарги.  

Від інших учасників справи відзиви на касаційні скарги не надходили. 

20. Фірма у поясненнях щодо відзиву Компанії на касаційну скаргу зазначає, що доводи відзиву є помилковими, оскаржувана постанова підлягає скасуванню, а рішення місцевого суду залишенню в силі як таке, що відповідає закону та просить скасувати повністю постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 у справі № 910/24991/15 та залишити в силі рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у цій справі. 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
21.  Судом першої інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке. 
21.1. 15.12.2005 Cлужбою за відповідачем-2 (Компанією) зареєстровано винахід "Застосування сполуки (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат) формули як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, спосіб одержання (S)-2-аміно-5гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарату (L-аргініну L-глутамату) та фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, спосіб його одержання, фармацевтична композиція на його основі" (далі - Винахід), про що видано Патент №54880.
Вказана реєстрація здійснена на підставі заявки від 30.04.2002 №2002043664.
21.2. У подальшому власником вказаного патенту стала Група, що підтверджується Випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи. 
21.3. З висновку спеціаліста від 09.02.2017 та висновку експерта від 01.03.2017 №174/16 вбачається, що:
- застосування сполуки (S)-2- амино-5-гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аминоглутарат (L- аргініну L-глутамат) як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- спосіб одержання (8)-2-амино-5- гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аминоглутарату (L-аргініну L- глутамату) не був частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
-  фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- винахід за незалежними пунктами 1 та 4 Патенту №54880 на дату подання заявки на видачу патенту - 30.04.2002 не відповідав умові патентоздатності "новизна", а за незалежним пунктом 3 Патенту №54880 - відповідав умові патентоздатності "новизна".
21.4. З висновку експерта від 07.03.2018 №004-ОВМ/17 вбачається, що:
- застосування сполуки (S)-2- аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутарат (L- аргініну L-глутамат) як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- спосіб одержання (8)-2-аміно-5- гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутарату (L-аргініну L- глутамату) не був частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- винахід за незалежними пунктами 1 та 4 Патенту №54880 на дату подання заявки на видачу патенту - 30.04.2002 не відповідав умові патентоздатності "новизна", а за незалежним пунктом 3 Патенту №54880 - відповідав умові патентоздатності "новизна".
21.5. Відповідні висновки є повними, належним чином обґрунтованими; під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.
21.6. Судом відхилено подані відповідачем-2 (Компанією) копії висновку судового експерта від 07.09.2018 № 4203 та висновку експерта від 14.08.2018 № G-002-ПЕГ/18, оскільки вони виконувались без дослідження усіх матеріалів справи та не узгоджуються з наявними у матеріалах справи доказами в їх сукупності.
22. Судом апеляційної інстанції у розгляді справи додатково з`ясовано й зазначено таке.
22.1. Ухвалою названого суду від 20.10.2020 замінено співвідповідача у справі - Міністерство на Інститут.
22.2. Відповідачем-2 (Компанією) за власною ініціативою було замовлено й проведено низку експертиз. 
Так, згідно з висновком судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 07.09.2018 №4203: 
- застосування сполуки (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарату (L-аргініну L-глутамат) формули "*" як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- спосіб одержання сполуки (S)-2-амино-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L- аргініну L-глутамат) не був частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, захищена Патентом №54880, не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №54880, а саме до 30.04.2002;
- винахід за Патентом №54880 на дату подання заявки на видачу патенту 30.04.2002  відповідав умові патентоздатності "новизна".
Згідно з копією висновку експерта ТОВ "Глобал Експерт Юа" від 14.08.2018 №G-002-ПЕГ/18, структурна формула (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат), що захищена Патентом № 54880 та загальновідома речовина за структурною формулою L-Arginine L-glutamate salt не є тотожними.
Згідно з копією висновку експерта Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук №1270:
- загальнодоступними в світі до дати подання заявки 30.04.2002 на винахід за Патентом №54880 стали відомості, які містяться у джерелі: Чайка Л.А. и др., Антитоксический и гепатопротекторный эффект соли аргинина и глутаминовой кислоты. Згідно з ним не була відома сукупність ознак, наведених у формулі винаходу за Патентом №54880 до 30.04.2002.
22.3. До Північного апеляційного господарського суду 26.06.2020 з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок судової експертизи №205/19, згідно з яким на дату подання заявки на видачу патенту - 30.04.2002 винахід за Патентом №54880 відповідає умовам патентоздатності "новизна".
ДЖЕРЕЛА ПРАВА

23. Цивільний кодекс України:

частина перша статті 459:
- винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання; 

стаття 462 (у редакції, чинній на час розгляду справи судом першої інстанції):
- набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом; 

частина друга статті 464:
- майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

24. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (норми наводяться у редакції, чинній на час розгляду справи судом першої інстанції):

стаття 6:
- правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;

стаття 7:
- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним;

частина перша статті 22 та частина перша статті 23:
- на підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Одночасно з державною реєстрацією патенту  на винахід Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту);

стаття 28:
-   права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору;

стаття 33:
- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

25. Причиною спору в даній справі стало питання про, зокрема, наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Патенту № 54880.

26. Як зазначалося (пункт 3 цієї постанови), місцевий господарський суд залучив до участі у справі як іншого відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я", код ЄДРПОУ 35533730 (т.2, а.с. 103 - 105). 
Також названим судом встановлено і апеляційною інстанцією не спростовано, що спірний Патент № 54880 був виданий Службою товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (т.2, а.с. 90).
Між тим учасниками справи у суді апеляційної інстанції виступали позивач (Фірма), відповідачі - Служба, товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (код ЄДРПОУ 31437750) і Інститут. 
Таким чином, судом апеляційної інстанції справу розглянуто без участі товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" і прийнято рішення про права та інтереси особи, що не брала участі у справі в суді апеляційної інстанції. 
27. Наведене є неправильним застосуванням норм матеріального права, а саме: 
- статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини щодо права кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом;
- статті 129 Конституції України стосовно рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 
- частини третьої статті 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо доступності правосуддя для кожної особи та частини другої статті 9 названого Закону стосовно створення судом таких умов, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов`язків, передбачених процесуальним законом.
28. Крім того, за пункту 4 частини третьої статті 2 та частини першої статті 13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.
Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частина третя статті 74 названого Кодексу). 
Частиною третьою статті 269 ГПК України визначено, що докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом апеляційної інстанції лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції у розгляді даної справи, прийнявши і дослідивши додаткові докази, у тому числі акти експертних досліджень, не навів жодного поданого заінтересованим учасником справи доказу того, що такий учасник не мав можливості подати відповідні матеріали (докази) до суду попередньої інстанції з причин, що не залежали від нього, тобто наявності виняткового випадку в розумінні наведеної норми статті 269 ГПК України. 

Отже, з боку  апеляційного господарського суду мало місце порушення наведених положень статей 2, 13, 74 і 269 названого Кодексу.

29. У зв`язку з цим Суд звертає увагу й на те, що відповідно до висновку щодо застосування статей 80, 269 ГПК України, викладеного Верховним Судом у постанові від 18.06.2020 у справі № 909/965/16, єдиний винятковий випадок, коли можливим є прийняття судом, у тому числі апеляційної інстанції, доказів з порушеннями встановленого процесуальним законом порядку, - це наявність об`єктивних обставин, які унеможливлюють своєчасне вчинення такої процесуальної дії, тягар доведення яких покладений на учасника справи (у даному разі - відповідача). При цьому за імперативним приписом частини четвертої статті 13 названого Кодексу кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних, зокрема, з невчиненням нею процесуальних дій.   

30. Натомість суд першої інстанції, встановивши за результатами дослідження зібраних у справі доказів доведеність аргументів позивача про те, що Винахід, захищений Патентом № 54880, не відповідав умові патентоздатності "новизна" станом на дату подання заявки (30.04.2002), дійшов висновку про задоволення позову, який (висновок) узгоджується з нормами матеріального права. 

31. Скасувавши рішення місцевого господарського суду від 13.02.2019 за відсутності підстав для цього, передбачених статтею 277 ГПК України, суд апеляційної інстанції припустився порушення й цієї норми процесуального права.  

32. Судом не можуть бути прийняті доводи, наведені у відзиві на касаційні скарги та в поясненнях Фірми, як такі, що спростовуються викладеним у пунктах 25-30 даної постанови.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

33. У зв`язку з наведеним та відповідно до статті 312 ГПК України оскаржувана постанова апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а судове рішення місцевого господарського суду слід залишити в силі.

34. Оскільки постанова  апеляційної інстанції від 30.11.2020 підлягає скасуванню, то в зв`язку з цим слід скасувати й похідну від неї додаткову постанову тієї ж інстанції від 21.12.2020 про розподіл судових витрат зі справи.   

35. Скаржником наведено попередній (орієнтовний) розрахунок його судових витрат у зв`язку з розглядом касаційної скарги; про їх відшкодування на час прийняття цієї постанови скаржник не заявляв. 

Керуючись статтями 300, 308, 312, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційні скарги приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задовольнити.
2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 і додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020  у справі № 910/24991/15 скасувати. 
3. Рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у справі №910/24991/15  залишити в силі.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                           І. Булгакова

Суддя                                                                                                                           Б. Львов