Постанова                                            
Іменем України
09 червня 2021 року
м. Київ
 
справа № 757/34959/18-ц
провадження № 61-8392св19
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Білоконь О. В. (суддя-доповідач), Осіяна О. М., Сакари Н. Ю., Шиповича В. В.,
 
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1 ,
відповідач - ОСОБА_2 , Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Печерського районного суду міста Києва, у складі судді Козлова Р. Ю., від 23 листопада 2018 року та постанову Київського апеляційного суду у складі колегії суддів: Шкоріної О. І.,                       Поліщук Н. В., Соколової В. В., від 01 квітня 2019 року,
 
ВСТАНОВИВ:
 
Описова частина 
 
Короткий зміст позовних вимог
 
У липні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до                           ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
В обґрунтування позову вказав, що він має законний інтерес в отриманні юридичної можливості (легітимного дозволу) на власний розсуд використовувати, в тому числі і у господарській діяльності, знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 100180 (далі - знак), який більше п`яти років без поважних причин з моменту його реєстрації до дати подання позовної заяви ні разу не використовувався стосовно послуг 38 класу міжнародної класифікація товарів і послуг (далі - МКТП) ні його власником                              ОСОБА_2 , ні попередніми власниками цього знака.
Наявність у ОСОБА_2 свідоцтва на знак для товарів і послуг перешкоджає йому реалізувати своє право на використання знаку, оскільки таке використання буде вважатися порушенням виключних майнових прав.
Крім того, його законний інтерес полягає також в намірі отримати доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником якого на момент подання позовної заяви та розгляду справи є відповідач ОСОБА_2 .
За таких обставин позивач просив суд достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг України № 100180 повністю для товарів і послуг, для яких зареєстровано знак; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг України № 100180 повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені « Промислова власність ».
Короткий зміст ухвалених у справі судових рішень
Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року, залишеним без змін  постановою Київського апеляційного суду від 01 квітня 2019 року, позов ОСОБА_1 задоволено. 
Достроково припинено дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг України № 100180 повністю для товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. 
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг України № 100180 повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені « Промислова власність ».
Судові рішення мотивовані наявністю правових підстав, передбачених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку із невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку, а також наявність у позивача перешкод у реалізації свого законного інтересу щодо отримання доменного імені, яке підлягає судовому захисту.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи
У касаційній скарзі, поданій у квітні 2019 року до Верховного Суду,                            ОСОБА_2 просить скасувати судові рішення попередніх інстанцій та  ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 , посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.  
Касаційна скарга мотивована тим, що наявність у позивача законного інтересу відносно належного відповідачу знаку на товари і послуги -необґрунтована, оскільки наявність у останнього права власності на спірний знак не перешкоджає задоволенню заявки позивача щодо реєстрації знаку для товарів і послуг в іншому класі МКТП. Норми діючого законодавства не ставлять право володіти та/або користуватись приватними доменними іменами іншого рівня в домені .UA в залежність від наявності у власника такого домена відповідного знака. Законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак. 10 лютого 2015 року ОСОБА_2 набув право власності на спірний знак, а попередній власник саме у цей момент втратив відповідні права та обов`язки щодо нього, а тому висновки судів, що відповідач протягом п`яти років не використовував вказаний знак є безпідставними. Суди не застосували до спірних правовідносин положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набула чинності 01 вересня 2017 року.
 
Рух касаційної скарги у суді касаційної інстанції 
 
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
 
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 06 травня 2019 року справу призначено судді-доповідачеві.
 
Ухвалою Верховного Суду від 15 травня 2019 року відкрито касаційне провадження в указаній справі, а ухвалою суду від 13 жовтня 2020 року справу призначено до розгляду.
 
У червні 2019 року від ОСОБА_1 надійшов відзив на касаційну скаргу, мотивований незгодою із її доводами та законністю й обґрунтованістю оскаржуваних судових рішень.

Фактичні обставини справи, встановлені судами
 
Державною службою інтелектуальної власності України 15 січня 2015 року   прийнято рішення про передачу товариством з обмеженою відповідальністю «МОСТ УА» права власності на знак для товарів і послуг класу 38 МКТП, на які зареєстровано свідоцтво України № 100180 , ОСОБА_2 (а.с. 59).
 
Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг власником свідоцтва України № 100180 на знак для товарів і послуг «OBLAKA», яке зареєстроване 25 листопада 2008 року, станом                         на 10 лютого 2015 року є ОСОБА_2 (а.с. 60).
 
Також ОСОБА_2 , як власник свідоцтва № 100180 , є власником доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
 
ОСОБА_1 є заявником на знак для товарів і послуг Oblaka за заявкою № m2018 14898, яка одержана державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» 22 червня 2018 року.
 
Позиція Верховного Суду
 
Відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 15 січня 2020 року № 460-ІХ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України (тут і далі у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
Касаційна скарга підлягає задоволенню.
 
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права 
 
Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
 
Відповідно до вимог частин першої і другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Згідно з частинами першою, другою та п`ятою статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Таким вимогам судові рішення першої та апеляційної інстанцій не відповідають з таких підстав.
 
Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили із того, що ОСОБА_2 , як власник свідоцтва України № 100180 на знак для товарів і послуг «OBLAKA», не використовував його на території України протягом останніх п`яти років щодо товарів 38 класу МКТП, що є підставою для дострокового припинення свідоцтва. При цьому ОСОБА_2 не зазначено поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг « OBLAKA » за свідоцтвом України № 100180 .
 
Колегія суддів не погоджується з цими висновками судів з таких підстав.
 
До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
 
Згідно зі статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
 
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), згідно з його преамбулою, регулює відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Закріплені у цьому Законі норми є спеціальними стосовно норм інших законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини або безпосередньо стосуються таких правовідносин.
 
Статтею 17 зазначеного Закону (в редакції, чинній на момент вирішення справи судами) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
 
Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
 
Згідно з частиною четвертою статті 18 цього Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
 
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що  перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
 
На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті четвертому статті 16 України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
 
Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
 
Відповідно до положень статті 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
 
01 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) відповідно до якої: для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158). Даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо ТМ. Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання(стаття 198).
 
За приписами статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 ЦК України.
Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.
 
Водночас згідно зі статтею 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.
 
Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову. Початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
 
З метою правового врегулювання наявної колізії правових норм між частиною четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) та частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію щодо строку невикористання торговельної марки, сплив якого надає підстави для дострокового припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг, слід виходити з пріоритету правових норм міжнародного права над національним законодавством.
 
З огляду на викладене, з урахуванням положень статті 198 Угоди про асоціацію та частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) дія свідоцтва товарів і послуг може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати.
 
Аналогічна правова позиція Верховного Суду викладена у постановах Верховного Суду від 04 липня 2019 року у справі № 910/4947/18,                         від 26 лютого 2019 року у справі № 910/6307/18, від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17, від 24 лютого 2020 року у справі № 760/12081/17, 
від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18, від 29 квітня 2021 року 
у справі № 910/5794/20.
 
Нормами цивільного процесуального законодавства особу наділено правом на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. При цьому суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цієї особи, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.
 
Матеріально-правовий аспект захисту цивільних прав та інтересів насамперед полягає в з`ясуванні, чи має особа таке право або інтерес та чи були вони порушені або було необхідним їх правове визначення.
 
Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
Вирішуючи спір у цій справі, суди попередніх інстанцій не врахували, що з дати отримання ОСОБА_2 прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних права - 10 лютого 2015 року станом на час звернення позивача до суду із цим позовом у липні 2018 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п'ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому дійшли безпідставного висновку щодо наявності правових підстав, передбачених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку із невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п`ятирічного строку.
 
Суди попередніх інстанцій не застосували закон, який підлягав застосуванню - Угоду про асоціацію, який має пріоритет над національним законодавством.
 
Крім того, суди попередніх інстанцій при вирішенні цієї справи не врахували, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.
 
Відповідно до частини першої статті 412 ЦПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.
 
Зважаючи на те, що у справі не вимагається збирання або додаткової перевірки чи оцінки доказів, обставини справи встановлені судом повно, але допущено неправильне застосування норм матеріального права, судові рішення попередніх інстанцій не відповідають вимогам статті 263 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості та підлягають скасуванню відповідно до вимог статті 412 ЦПК України з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 . 
 
Згідно з підпунктами «б», «в» пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України резолютивна частина постанови суду касаційної інстанції складається, в тому числі, і з нового розподілу судових витрат, понесених у зв`язку із розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції, - у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення, а також розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.
 
Враховуючи те, що колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 , тому з нього на користь                                              ОСОБА_2 підлягають стягненню судові витрати, понесені у суді апеляційної та касаційної інстанцій, у розмірі  4 933,60 грн (2 114,40 +                  2 819,20 грн).
 
Керуючись статтями 141, 400, 409, 412, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити.
 
Рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 листопада 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 01 квітня 2019 року скасувати та ухвалити нове рішення.
 
Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
 
Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судовий збір у сумі 4 933,60 грн.
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий   Судді:	Є. В. Синельников   О. В. Білоконь   О. М. Осіян   Н. Ю. Сакара   В. В. Шипович