ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/12263/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" -  Дитинюка Я.Л., 
відповідача-1 - SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG - Войкова А.П. , 
відповідача-2 - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України -  не з`яв., 
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG: 
Zaklady Farmaceutyczne "Polpharma" Spolka Akcyjna - не з`яв.,
Medana Pharma Spolka Akcyjna - не з`яв.,
Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - не з`яв.,

розглянувши касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (далі - Завод, Позивач)
на рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2020
(суддя Мандриченко О.В.) та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021
(головуючий суддя - Грек Б.М., судді Остапенко О.М. і Отрюх Б.В.) 
зі справи № 910/12263/18  
за позовом Заводу
до: SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG (далі - Відповідач-1);
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Відповідач-2) 
про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG: Zaklady Farmaceutyczne "Polpharma" Spolka Akcyjna ;
Medana Pharma Spolka Akcyjna ;
Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про визнання недійсним  свідоцтва України від 10.12.2015                     № 266529 (далі - Свідоцтво № 266529 ) на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП), зареєстрований Відповідачем-1 (юридична особа за законодавством Швейцарії) і про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним цього свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені.  

2. Позов обґрунтовано порушенням Відповідачем-2 прав інтелектуальної власності Позивача на ЗТП "Оптикс" за свідоцтвом України від 10.07.2007 № 79371 (далі - Свідоцтво  № 79371) та "Оптікс" за свідоцтвом України від 10.07.2007 № 79372 (далі - Свідоцтво  № 79372).

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови апеляційної інстанції 

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 06.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021, у позові відмовлено.  

4. Рішення та постанову мотивовано недоведеністю позовних вимог. 

Короткий зміст вимог касаційних скарг

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Завод, зазначаючи про незаконність та необґрунтованість оскаржуваних судових рішень зі справи, просить останні скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції, здійснити розподіл судових витрат за наслідками розгляду касаційної скарги.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Суди припустилися порушення статей 76, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), пункту 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12.

7. Суд апеляційної інстанції порушив принцип змагальності сторін, визначений статтями 2 і 13 ГПК України.

8. Судом апеляційної інстанції порушено підпункт "в" пункту 3 частини першої статті 282 ГПК України у зв`язку з ненаведенням мотивів прийняття або відхилення наведених в апеляційній скарзі (доповненні до неї) аргументів, зокрема про помилковість визначення домінуючого елементу спірного знака.

9. Тим же судом не надано оцінки наявним у справі висновкам експертів та відмовлено Позивачу у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи.

10. Оскаржувана постанова мотивована висновком комісійної судової експертизи та звітом про  результати соціологічного опитування, які є взаємно суперечливими, та апеляційний господарський суд не врахував висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах Верховного Суду у справі № 910/20650/17 (постанова від 26.09.2019), у справі № 910/18587/16 (постанова від 15.07.2019).

Доводи інших учасників справи

11. За приписами частини першої статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. У даному разі ухвалою Верховного Суду від 11.05.2021 учасникам справи було встановлено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 01.06.2021. Відповідачем-1 відзив на касаційну скаргу подано лише 11.06.2021, тобто поза межами зазначеного строку. 

У  судовому засіданні Касаційного господарського суду 15.06.2021 представник Відповідача-1 просив поновити строк на подання відзиву на касаційну скаргу. Відповідно до частини восьмої статті 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. 

Оскільки Відповідачем-1 отримано копію ухвали  про відкриття касаційного провадження лише 28.05.2021, то Суд вбачає за необхідне поновити Відповідачу-1 строк на подання відзиву та прийняти відзив до розгляду. 

У відзиві на касаційну скаргу Відповідач-1 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість, і дослідження судами попередніх інстанцій всіх доказів у справі та надання їм належної оцінки, що призвело до прийняття вмотивованих і обґрунтованих рішень, які ґрунтуються на повному та всебічному дослідженні обставин справи, і просить залишити касаційну скаргу Заводу без задоволення. 

Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили. 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
12. Позивачем зазначається, що ЗТП за Свідоцтвом № 206529 не відповідає умовам надання правової охорони на підставі пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП Позивача "Оптикс" за Свідоцтвом № 79371, визнаним добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функції зору станом на 31.12.2016 згідно з рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017, а також із ЗТП "Оптікс" за Свідоцтвом № 79372.
13. Завод є володільцем Свідоцтв:  № 79371 на ЗТП "Оптикс" (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП; № 79372 "Оптікс" (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП.
14. Відповідач-1 є власником комбінованого ЗТП "СуперОптік" за Свідоцтвом                          № 206529, який зареєстрований для товарів 05 класу МКТП.
15. Посилання Позивача на згадане рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2017 є безпідставним, оскільки ЗТП "Оптикс"  був визнаний добре відомим станом на 31.12.2016, тобто пізніше, ніж було видано оскаржуване Свідоцтво № 206529 на ЗТП "СуперОптік" (зобр.) (дата подання заявки 22.08.2014).
16. Враховуючи різну кількість слів порівнюваних знаків, послідовність розміщення та виконання літер можна зробити висновок, що загальне зорове (візуальне) сприйняття цих знаків абсолютно різне. Порівнювані знаки не мають графічної схожості. Крім того, наявність словесного елемента надає додаткової відмінності знаку за оспорювальним свідоцтвом. Порівнювані знаки мають різну кількість складів та відмінне звучання першого складу, на який падає наголос. 
17. Місцевий господарський суд не погодився з висновками експертів, викладеними  у висновках від 16.04.2018 №5256/18-23 та від 06.06.2018 №1211, про те, що основним відмітним елементом комбінованих позначень є їхня оригінальна назва, яка, як правило, представлена у складі позначення у вигляді найбільш помітного словесного елемента; таким чином, невірне виокремлення словесного елемента у комбінованому знаку за Свідоцтвом № № 206529 призвело до невірного висновку про схожість до ступеня сплутування із ЗТП за Свідоцтвами №№ 79371, 79372. Під час встановлення графічної схожості експертами проігноровано наявність зображувального елемента у ЗТП за Свідоцтвом № 206529. Також при визначенні ступеня схожості протиставлені позначення не порівнювались в цілому, без поділу на окремі елементи. Факт схожості словесних елементів знаків не вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у знаку оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють ЗТП. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків у даному випадку є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари; споживач сприймає упаковку та не аналізує окремі слова.
18. За результатами дослідження звіту соціологічного дослідження ТОВ "Центр соціальних технологій "Соціополіс" суд першої інстанції дійшов висновку, що питання, які були поставлені для опитування, не стосуються предмета та підстав позову в даній справі, а у вказаному звіті не досліджено обставини, які відносяться до підстав та предмета доказування в ній. Опитування,  проведене названим Центром у вересні 2016 року, не є належним також з огляду на те, що опитані були лише жінки (хоча проблеми зору не мають гендерного характеру) віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для своїх рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей. Незрозумілим, з точки зору суду, було те, що досліджувана цільова група була звужена лише до жінок, які купували відповідні препарати протягом останніх 6 місяців перед датою опитування.

19. Судом апеляційної інстанції зазначено про три висновки експерта у сфері інтелектуальної власності у цій справі:
- від 16.04.2018 № 5256/18-53, складений судовим експертом КНДІСЕ та поданий Позивачем. Згідно з цим висновком: ЗТП "Оптикс" за Свідоцтвом № 79371 мав ознаки добре відомого знака. ЗТП  "СуперОптік" за Свідоцтвом № 206529 є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП "Оптікс" за Свідоцтвом № 79372.  ЗТП  "СуперОптік" (зобр.) за Свідоцтвом № 206529 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані лікарські засоби під торговельним найменуванням "Оптикс";
- від 06.06.2018 №1211, складений за результатами проведення комісійної експертизи судовими експертами НДІІВ НАПрНУ та поданий Позивачем. Відповідно до цього висновку:  ЗТП "СуперОптік" (зобр.) за Свідоцтвом № 206529 є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП "Оптикс" за Свідоцтвом № 79371, визнаним добре відомим в Україні. ЗТП  "СуперОптік" (зобр.) за Свідоцтвом № 206529 є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП  "Оптікс" за Свідоцтвом № 79372 для тих самих та споріднених товарів. ЗТП "СуперОптік" (зобр.) за Свідоцтвом № 206529 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані лікарські засоби під торговельним найменуванням "Оптикс";
- від 29.03.2018 № 009-ТТМ/18, складеного експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" та поданий Відповідачем-1. За цим висновком:  ЗТП за Свідоцтвом № 206529 не є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП за Свідоцтвами №№ 79371 та 79372; ЗТП за Свідоцтвом №  206529 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме Заводу.

Наявні у матеріалах справи три висновки експертів частково суперечать один одному.

20. Згідно із звітом про результати соціологічного дослідження, проведеного ТОВ "Дослідницька компанія "ЮСС" з 25 квітня по 29 травня 2019 року на замовлення Відповідача-1, більшість опитаних респондентів вважають, що спірний знак "СуперОптік" не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками "Оптікс" та "Оптикс".

21. Згідно із звітом про соціологічне дослідження, проведене  ТОВ "Центр соціальних технологій "Соціополіс" на замовлення Позивача, більшість (69,3%) представників досліджуваної цільової групи вважають торговельні марки "СуперОптік" і "Оптикс" майже ідентичними або настільки схожими, що їх можна сплутати.

22. Відповідно до висновку експертів від 12.11.2020 №129/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної Науково-дослідним інститутом судових експертиз з питань інтелектуальної власності на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020, ЗТП за Свідоцтвом №  206529 не є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП за Свідоцтвами №№ 79371 та 79372. ЗТП за Свідоцтвом №  206529 не є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар, а саме Заводу.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
23. Відповідно до абзацу другого пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" умови надання правової охорони визначаються законодавством, що  діяло на дату подання заявки. 
24. Згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт 1 статті 19);
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (пункт 3 статті 6); 
- охорона права на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом (пункт 1 статті 25). 

25. Відповідно до пункту (1) статті 6 bis названої Конвенції Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
26. Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):

- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (частина третя статті 13);

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73);

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина перша статті 74);

- наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування; питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (стаття 79);

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (частини перша, друга статті 86).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

27. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним оспорюваного Свідоцтва № 266529 і для задоволення вимоги про зобов`язання Відповідача-2 внести відповідні відомості для Реєстру та здійснити публікацію про це. 

28. З урахуванням наведених законодавчих положень, з огляду на встановлені фактичні обставини справи та за результатом дослідження зібраних у ній доказів попередні судові інстанції дійшли висновків про:
- недоведеність Позивачем доводів і тверджень про те, що ЗТП "СуперОптік" за Свідоцтвом № 206529 є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із належними Позивачу знаками "Оптікс" та "Оптикс";
- недоведеність Позивачем належними доказами невідповідності оспорюваного Свідоцтва № 206529 умовам надання правової охорони;
- відсутність у зв`язку з цим й  підстав для задоволення позовних вимог, звернутих до Відповідача-2.

29. Доводи касаційної скарги даних висновків не спростовують. 

Так, зі змісту рішення суду першої інстанції не випливає, всупереч доводам скаржника, помилкового визначення у рішенні домінуючого елемента спірного ЗТП та перебирання на себе непритаманні йому функції експерта. Натомість названий суд здійснював дослідження та оцінку експертних висновків та інших доказів у справі з додержанням вимог та повноважень, передбачених, зокрема, статтею 86 ГПК України.

30. Призначення судом, у тому числі апеляційним, судової експертизи статтею 99 ГПК України віднесено до компетенції суду за наявності умов, передбачених частиною першою цієї статті, і таке призначення не може розцінюватися як порушення норм процесуального права. Питання про отримання від експертів додаткових пояснень вирішується самим судом з урахуванням усіх обставин справи і наявних у ній доказів та не є обов`язком суду.

У даному разі призначення апеляційним господарським судом комплексної експертизи було доречним і виправданим з огляду на наявність суперечливих і навіть взаємовиключних висновків експертиз, що проводилися на замовлення сторін. Натомість скаржником не обґрунтовано, що задоволення судом його клопотання про виклик у судове засідання експертів, які надавали відповідні висновки, мало б наслідком усунення зазначених суперечностей у висновках. 

31. Доводи скаржника щодо "порушення судом підпункту "в" пункту 3 частини 1 статті 282 ГПК України при ненаведенні мотивів щодо прийняття або відхилення наведених в апеляційній скарзі (доповненні до неї) аргументів, зокрема про помилковість визначення домінуючого елементу оспорюваного знаку" не можуть бути прийняті Судом. Так, судом першої інстанції зазначалося, що знаки "Оптікс" та "Оптикс" за Свідоцтвами №№ 79371 та 79372 є словесними, знак "СуперОптік" за Свідоцтвом                  №   206529 - комбінованим у поєднанні зображувального та словесного елементів; при цьому суд не зазначив зображувальний елемент знака як визначальний для вирішення питання про схожість знаків до ступеня змішуваності, а вказав про достатність графічного елемента для виключення такої схожості.

32. Не можна погодитися з твердженням скаржника про те, що судами не надано "жодної оцінки" наявним у справі висновкам експертів. Натомість місцевий господарський суд надав оцінку відповідним висновкам від 16.04.2018 № 5256/18-53 та від 06.06.2018 № 1211 та не погодився з ними (див. пункт 17 цієї постанови), що є правом суду при оцінці доказів, а висновок від 29.03.2018 № 009-ТТМ/18 (а також письмові пояснення експертиз щодо нього) взяв до уваги.

33. Доводи скаржника про неправомірність відмови ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 у призначенні в цій справі повторної експертизи суперечать його ж (скаржника) твердженням про те, що "зупинення провадження у даній справі внаслідок четвертої експертизи є необґрунтованим та таким, що порушує гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод право Позивача на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом". Між тим Позивач клопотав про призначення апеляційним господарським судом вже п`ятої експертизи в тій же справі. 

Відповідно до частини другої статті 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.  Отже, призначення повторної експертизи є правом, а не обов`язком суду, яке (право) він реалізує в межах власних дискреційних повноважень, з урахуванням обставин справи і зібраних у ній доказів. Сама по собі незгода Позивача з попередніми експертними висновками  (від 29.03.2018 № 009-ТТМ/18, від 12.11.2020                 № 129/20) не є достатньою підставою для призначення повторної судової експертизи.

34. Результати соціологічних опитувань, проведених у рамках розгляду даної справи, є доказами в ній, оцінка яких з точки зору, зокрема, належності та вірогідності становить виключну компетенцію попередніх судових інстанцій.

35. Суд касаційної інстанції в силу імперативного припису частини другої статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Наведене стосується як результатів соціологічних опитувань, так і проведених у справі експертних досліджень. 

36. З матеріалів справи не вбачається також відступу попередніх судових інстанцій від правових висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 26.09.2019 у справі № 910/20650/17, від 15.07.2019 зі справи № 910/18587/16. 

37. Водночас Судом приймаються доводи, наведені у відзиві Відповідача-1 на касаційну скаргу, у тій мірі, в якій вони узгоджуються з викладеним у даній постанові.

Висновки за результатами розгляду справи

38. Звертаючись з касаційною скаргою, Позивач не спростував наведених висновків судів попередніх інстанцій та не довів невірного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови скасування прийнятих ними судових рішень.

39. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Позивача залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення попередніх судових інстанцій - без змін за відсутності визначених процесуальним законом підстав для їх скасування.

Судові витрати

40. Понесені Позивачем у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на Позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний  Суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 у справі № 910/12263/18 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                      В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                      І. Булгакова

Суддя                                                                                                                       І. Колос