ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" травня 2021 р.                                   Справа№ 910/5887/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Гарник Л.Л.
суддів:            Пантелієнка  В.О. 
          Доманської  М.Л. 
 
секретар судового засідання Ковган О.І.
за участю представників учасників провадження відповідно до протоколу    судового засідання від 27.05.2021      
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті»
на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.04.2021
у справі № 910/5887/21 (суддя Зеленіна Н.І.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика печива №1»
    Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
про визнання недійсним свідоцтва України та зобов`язання вичинити дії

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" (далі - ТОВ "Конті") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (далі - ТОВ "Фабрика печива №1") та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності") про:
визнання недійсним свідоцтва України №240215 на торговельну марку "SWEET ARTE" щодо всіх товарів 30 класу МКТП, яке належить ТОВ "Фабрика печива №1";
зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Разом з позовом ТОВ "Конті", керуючись статтями 136-140 ГПК України,  подало заяву про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом:
заборони ТОВ "Фабрика печива №1" передавати право власності на торговельну марку (вносити зміни, пов`язані зі зміною особи власника свідоцтва) за свідоцтвом №240215 від 10.04.2018, відмовлятися від свідоцтва №240215 повністю або частково, видавати ліцензію(ї) на використання торговельної марки за свідоцтвом №240215 та вносити інші зміни до свідоцтва на торговельну марку №240215;
заборони Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва на торговельну марку №240215 від 10.04.2018 стосовно передачі прав власності та стосовно передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (зміни особи власника свідоцтва), повної або часткової відмови від свідоцтва, видачі ліцензії на використання торговельної марки за зазначеним свідоцтвом та інші зміни.
Заява про вжиття заходів забезпечення позову мотивована тим, що невжиття заходів забезпечення позову може призвести до наступних наслідків:
ТОВ "Фабрика печива №1" може передати іншій особі/особам право власності на торговельну марку за свідоцтвом України №240215, відмовитися від вказаного свідоцтва (у такому разі згідно із статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва не має право на повторну реєстрацію знаку протягом 3-х років після припинення дії свідоцтва);
внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг змін стосовно власника та статусу знаку для товарів і послуг за спірним свідоцтвом призведе до розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосується вирішення даного спору, та може унеможливити виконання рішення господарського суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 910/5887/21 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» про забезпечення позову відмовлено повністю.
Ухвала суду мотивована тим, що заявником до заяви про забезпечення позовну не надано доказів на підтвердження реальних, існуючих обставин, які вказують на ймовірну складність або неможливість виконання рішення суду з боку відповідачів у разі задоволення позовних вимог, ухиляння відповідачів від виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.
Саме лише посилання в заяві на потенційну неможливість виконання рішення суду без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.
Посилання заявника на судову практику у подібних справах не є належним доказом на підтвердження наявності підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
З наведених підстав суд першої інстанції дійшов висновку про те,  що заявником не доведено, що невжиття заходів забезпечення позову може будь-яким чином ускладнити чи унеможливити захист його прав чи законних інтересів, у зв`язку з чим заява про забезпечення позову задоволенню не підлягає.
Не погоджуючись з ухвалою місцевого господарського суду, ТОВ "Конті" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 910/5887/21, в якій просить скасувати вказану ухвалу та заборонити ТОВ «Фабрика печива №1» передавати право власності на торговельну марку (вносити зміни, пов`язані зі зміною власника свідоцтва) за свідоцтвом № 240215 від 10.04.2018, відмовлятися від свідоцтва № 240215 повністю або частково, видавати ліцензію(ї) на використання торговельної марки за свідоцтвом № 240215, вносити інші зміни до свідоцтва на торговельну марку № 240215; заборонити ДП «Український інститут інтелектуальної власності» вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва на торговельну марку № 240215 від 10.04.2018 стосовно передачі прав власності, виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (зміни особи власника свідоцтва), повної або часткової відмови від свідоцтва, видачі ліцензії(й) на використання торговельної марки за зазначеним свідоцтвом та інші зміни.
Апеляційна скарга мотивована невідповідністю висновків, викладених в оскарженому рішенні суду, обставинам справи, неправильним застосуванням судом першої інстанції статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Скаржником заперечується правильність висновку суду з приводу того, що саме лише посилання заявника на те, що невжиття заходів забезпечення позову може призвести до порушення його прав i охоронюваних законом інтересів, без посилання на відповідні докази та без обґрунтування необхідності термінового вжиття таких заходів, не може бути беззаперечною підставою для прийняття ухвали про забезпечення позову. Така позицію суду, на думку скаржника, суперечить висновкам Верховного Суду, викладеним в тому числі в постанові від 05.08.2019 у справі № 910/16586/18.
Відповідно до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 26.04.2021 справа №910/5887/21 передана на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.04.2021 відкрито провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Торгівельний будинок «Конті», призначено справу до розгляду.
Відзиви на апеляційну скаргу не надійшли.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутнього представника скаржника, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду першої інстанції - скасуванню, з наступних підстав.
Відповідно до положень ГПК України:
- господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову; забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (стаття 136);
- позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами, у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (частина перша статті 137);
- заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина четверта статті 137);
- не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті (частина одинадцята статті 137).
У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.
У справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Міністерству приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.
Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.
Відмовляючи у задоволені заяви ТОВ "Конті" про забезпечення позову в даній справі, суд першої інстанції не врахував того, що предметом позову є, зокрема: визнання недійсним свідоцтва України № 240215 на торговельну марку "SWEET ARTE" щодо всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, яке належить ТОВ "Фабрика печива №1".
Відповідно, в силу об`єктивних обставин, існує ймовірність передачі ТОВ "Фабрика печива №1" іншій особі/особам права власності на знак за свідоцтвом України № 240215 повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг; відмови повністю або частково від спірного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг можуть бути внесені відомості стосовно власника та статусу знаку для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом і здійснена публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Зазначені обставини призведуть до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду, у випадку задоволення позову, в зв`язку із наявністю нових власників згаданих свідоцтв на знак для товарів і послуг, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншим позовом для захисту його порушених прав.
Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом знак для товарів і послуг іншій особі, яка не бере участі в даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду (таку правову позицію викладено і в постановах Верховного Суду від 16.08.2018 зі справи № 910/5916/18 та від 05.08.2019 у справі № 910/16586/18).
У випадку ж відмови ТОВ "Фабрика печива №1" від оспорюваного свідоцтва в силу приписів статті 22 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ніхто інший, окрім колишнього власника свідоцтва, не буде мати права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.
Обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а отже, й існує прямий зв`язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову.
З наведених підстав апеляційний господарський суд доходить висновку про те, що  наведені заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову, що не було враховано судом першої інстанції.
Відповідно до ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.
Відповідно      до   ст. 277      ГПК України   підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
Суд першої інстанції при винесенні оскарженої ухвали, якою відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову, неправильно застосував приписи статті 136 ГПК України, у зв`язку з чим апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 скасуванню внаслідок порушення судом норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильного судового рішення. 
Керуючись ст.ст. 269, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» задовольнити.
Ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 910/5887/21 скасувати.
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» про забезпечення позову задовольнити.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" передавати право власності на торговельну марку (вносити зміни, пов`язані зі зміною особи власника свідоцтва) за свідоцтвом №240215 від 10.04.2018; відмовлятися від свідоцтва №240215 повністю або частково; видавати ліцензію(ї) на використання торговельної марки за свідоцтвом №240215 та вносити інші зміни до свідоцтва на торговельну марку №240215;
Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" до розгляду справи вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва на торговельну марку №240215 від 10.04.2018 стосовно передачі прав власності та стосовно передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (зміни особи власника свідоцтва), повної або часткової відмови від свідоцтва, видачі ліцензії на використання торговельної марки за зазначеним свідоцтвом та інші зміни.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.
Стягувач за цією постановою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» (04071 м. Київ, вул. Введенська, 4, ідентифікаційний код 39464252).
Боржники за цією постановою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (22133 Вінницька область, Козатинський район, с. Махнівка, вул.. Шкільна, 57); Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601 м. Київ, вул. Глазунова, 1, ідентифікаційний код 31032378).
Дана постанова є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».
Строк пред`явлення даної постанови до виконання складає три роки, починаючи з наступного дня після набрання даною постановою законної сили.

          Повний текст постанови складено 07.06.2021.

Головуючий суддя                                                            Л.Л. Гарник 

Судді                                                                                В.О. Пантелієнко

                                                                                М.Л. Доманська