ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" червня 2021 р.           Справа№ 910/9610/18
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Доманської  М.Л.
суддів:            Полякова Б.М. 
          Пантелієнка  В.О. 
 
 за участю секретаря судового засідання Кудько О.О.
та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 16.06.2021,
розглянувши матеріали апеляційної скарги Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 
на рішення  господарського суду м. Києва від 03.06.2019 
у справі № 910/9610/18
за позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"
до відповідач-1: Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)
до відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"                 
про визнання права власності на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - позивач, ДП "КК             "РОШЕН") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1, Мінекономрозвитку), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач-2, Укрпатент) про:
- визнання права інтелектуальної власності Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти";
- визнання недійсним висновку Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №1531/3M/18 від 05.01.2018, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458  після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.2018 року про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485с) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.05.2018 № 723;
- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати Дочірнім підприємством "Кондитерська Корпорація "Рошен" адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 13.05.2017 ДП "КК    "РОШЕН" (позивачем) було подано до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"                 (Укрпатент) (відповідача-2) заявку № m 2017 10458 для реєстрації знаку для товарів і послуг. Однак, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи Укрпатентом було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/3M/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m201710458 після затвердження Міністерством (відповідачем-1) (далі - Оскаржуваний висновок).
Рішенням господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі №910/9610/18 позов задоволено. Визнано право інтелектуальної власності Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти". Визнано недійсним висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m201710458 після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Визнано недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою №m2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 24.05.2018 №723. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою №m201710458 від 13.05.2017 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво.
Вищевказане рішення мотивоване тим, що з огляду на висновок експерта від 25.03.2019 №333/18, а також інші наявні в матеріалах справи докази, позначення за заявкою №m201710458 від 13.05.2017 набуло розрізняльної здатності щодо позивача (Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН") шляхом використання у поєднанні із вже зареєстрованими торговими марками та використання як елементу пакувань та корпоративної символіки до дати подання спірної заявки, а саме до 13.05.2017. А також не є схожим настільки, що його можна сплутати для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація від 02.12.1996 №667827), щодо споріднених товарів. Таким чином, Висновок експерта №333/18 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про відповідність знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m201710458 умовам надання правової охорони, визначеним п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції,  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" відмовити повністю, судові витрати стягнути з Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".
Апеляційна скарга мотивована порушенням норм матеріального та процесуального права. Скаржник не погоджується з висновками місцевого господарського суду та вважає, що суд прийняв зазначені докази внаслідок неповного з`ясуванням обставин у справі, зважаючи на наступне. Предметом доказування у справі №910/9610/18 є, зокрема, обставини наявності у знаку для товарів та послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 розрізняльної здатності щодо заявлених товарів (22 класу МКТП: «пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання» і товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти»). На думку скаржника, суд мав встановити чи використовувався заявлений знак позивачем щодо указаних товарів, саме як знак для товарів і послуг, тобто як позначення, за яким товари позивача відрізняються від таких товарів інших осіб (стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( далі - Закон). Суд першої інстанції не повно з`ясував обставини справи, а саме те, що у матеріалах справи відсутні докази використання червоного кольору, як такого, і , відповідно набуття ним, розрізняльної здатності щодо заявлених товарів (22 класу МКТП: «пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання» і товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти»). Суд першої інстанції безпідставно прийняв до уваги соціологічне опитування центру соціальних технологій «Соціополіс», з огляду на те, що опитування стосувалось комбінованого зображення: золотого напису на червоному тлі; через те, що звіт стосується «елемента для пакування тортів», а Рішенням від 03.06.2019 суд визнав, що заявлене позначення має розрізняльну здатність для товарів 22 класу «пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання», без зв`язку із кондитерськими виробами; через те, що відповідно до пункту 2 опитування 70,7% респондентів зазначену комбінацію асоціюють не з одним певним виробником, а й з іншими виробниками тортів;  у пункті 4 опитування також визначається, що 65% респондентів асоціюють вказаний комбінований елемент пакування не лише з апелянтом, а й іншими виробниками кондитерських виробів. Крім того, пунктом 3 опитування, відповідно до якого червона стрічка в комбінації із золотим або жовтим написом, асоціюється не лише з апелянтом, а й з такими виробниками кондитерських виробів, як: ПАТ "Київхліб" ("БКК"), ТОВ "Київський БКК", ЗАТ ВО "Київ-Конті", кондитерська компанія "АВК", ЗАТ "Бесквіт-Шоколад", ТОВ "Кондитерська фабрика "Квітень", ТОВ "Кондитер". На думку скаржника, відповідне опитування свідчить, що перев`язувальна червона стрічка із золотим або жовтим написом є властивою для ринку кондитерських виробів, зокрема у використанні для тортів. Скаржник звертає увагу, що суд першої інстанції, ухвалюючи оскаржуване рішення та приймаючи докази, подані позивачем, не врахував інформацію, надану Мінекономрозвитку про те, що червону кольорову гамму використовують різні виробники кондитерської продукції. Суд першої інстанції не дослідив та не з`ясував обставини того, що перелічені об`єкти виконані в різному кольоровому виконанні, з різним поєднанням кольорів, з різними відтінками червоного кольору та з використанням різноманітних домінуючих словесних та зображувальних елементів, що не дозволяє зробити висновок про набуття розрізняльної здатності саме червоним кольором за пантоном 485с. Мінекономрозвитку вважає, що судом першої інстанції встановлені обставини відповідності знаку для товарів і послуг за заявкою №m201710458 умовам надання правової охорони, визначеним п.п. 2, 3 ст. 6 Закону на підставі недостовірного, неналежного, а також такого, що викликав сумніви у його правильності доказу - Висновку експерта №333/18. Скаржник вважає, що висновок експерта №333/18 про те, що позначення за заявкою №m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН», викликає сумніви у правильності, оскільки в матеріалах справи містяться виключно докази використання комбінованого знаку. Крім того, у висновку експерта відсутнє жодне згадування використання заявленого знаку, як такого, без напису «ROSHEN, зобр.», виконаного золотим кольором, Мінекономрозвитку вважає Висновок експерта №333/18 неналежним та недостовірним доказом, а також таким, що викликає сумніви у правильності. Крім того, скаржник вважає, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм процесуального права, оскільки суд прийняв судове рішення про права та інтереси осіб, що не були залучені до участі у справі, а саме - власника міжнародної реєстрації №667827 на знак для товарів і послуг FERRERO S.p.A. IT.
25.07.2019 до Північного апеляційного господарського суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що Укрпатент підтримує апеляційну скаргу Мінекономрозвитку, так само не погоджується з оскаржуваним рішенням та вважає його незаконним, необгрунтованим і таким, що не відповідає чинному законодавству. Господарський суд міста Києва жодним чином не взяв до уваги та не відобразив у оскаржуваному рішенні низки доводів, доказів та обґрунтувань, які наводилися у висновку Укрпатента та рішенні Апеляційної палати, наслідком чого стало неправомірне задоволення позову лише на підставі доводів та доказів сторони позивача, які було покладено в основу оскаржуваного рішення. Укрпатент вважає, що позивач обрав невірний спосіб захисту, а пред`явлена позивачем позовна вимога щодо визнання недійсним висновку Укрпатента та рішення в частині підтримання зазначеного способу захисту та задоволення відповідної позовної вимоги Господарським судом м. Києва є необгрунтованими та такими, що не відповідають чинному законодавству. Усі доводи, докази та обґрунтування позивача щодо набуття заявленим червоним кольором розрізняльної здатності у зв`язку з тривалим його використанням іншими виробниками, підтримані у Рішенні, є необгрунтованими та однобічними, оскільки при оцінці відповідних обставин слід враховувати тривалість її попереднього використання не лише самим позивачем, а й іншими виробниками таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку. Якщо колір є властивим та характерним для певного ринку товарів та широко використовується іншими виробниками, такий колір в якості знака не підлягає правовій охороні. Крім того, відстоюючи інтереси держави, суспільства та інших осіб на відповідному ринку, Укрпатент у висновку та Апеляційна палата Мінекономрозвитку у своєму рішенні з цього приводу навели цілу низку об`єктивних та справедливих доводів, доказів, аргументів та обставин щодо особливостей або особливих умов набуття кольором правової охорони в якості знака, а також неможливості її надання в інтересах позивача, які жодним чином не були зазначені та, відповідно, оцінені та спростовані судом першої інстанції у його Рішенні. Надані позивачем докази в розумінні пункту 4 статті 16 Закону не підтверджують використання червоного кольору, як такого, безпосередньо для заявлених товарів: пакувальних або перев`язувальні стрічок, а свідчать про використання комбінації різноманітних словесних та зображувальних елементів на червоному тлі для послуг з оптового або роздрібного продажу кондитерських виробів та в рекламній продукції.
01.08.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшов відзив на апеляційну скаргу з вимогою залишити апеляційну скаргу без задоволення, оскаржуване рішення без змін. Вказаний відзив мотивований тим, що всі подані позивачем документи безпосередньо підтверджують використання спірного позначення для відповідних товарів 22, 30 класів МКТП при веденні позивачем своєї господарської діяльності. Судом першої інстанції було здійснено належну оцінку зазначених всіх поданих до суду першої інстанції доказів, а також правомірно прийнято подані позивачем докази в якості належних та допустимих доказів по справі, що підтверджують тривале використання позивачем Спірного позначення. Звернуто увагу суду апеляційної інстанції на те, що твердження скаржника про необхідність підтвердження використання спірного позначення як такого без зазначення фірмового найменування не підкріплені жодними нормативно-правовими актами, а також суперечать абз. 2 п. 4.3.1.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та пункту (1) розділу «С» статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до яких під час встановлення відповідності знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони мають враховуватися всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака. Позивач вважає не доведеним той факт, що Спірне позначення не набуло розрізняльної здатності для заявлених на реєстрацію товарів 22, 30 класів МКТП. В той же час, звернуто увагу суду, що відповідачами не було надано жодних доказів, що б підтверджували відсутність у Спірного позначення розрізняльної здатності. При цьому колір продукції, яким є Спірне позначення залишався незмінним та використовувався безперервно як мінімум з 2010 року і по теперішній час. Підтвердженням вказаного також є рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року про визнання знака «ROSHEN, зобр.» добре відомим. В рамках дослідження матеріалів справи Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України було прийнято до уваги те, що зазначений знак використовувався в певні періоди з різними логотипами «ROSHEN», що в цілому не змінювало відмітності знаку. Враховуючи зазначене, вважаємо правомірним висновок суду першої інстанції стосовно того, що використання Спірного позначення неможливе без фірмового найменування компанії - виробника, в нашому випадку логотипу Корпорації Рошен. Проаналізувавши всі надані ЗАТ «Юридична практика» матеріали, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони містять факти, які підтверджують набуття розрізняльної здатності позначенням у вигляді червоного кольору через його використання. А отже, прийняте колегією Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України рішення від 04.04.2018 року є таким, що суперечить наявній практиці надання правової охорони кольорам в якості знаків для товарів та послуг, а також сталій практиці розгляду аналогічних спорів. Таким чином, суд першої інстанції правомірно дійшов до висновку про набуття Спірним позначенням розрізняльної здатності для заявлених на реєстрацію товарів 22, 30 класів МКТП шляхом його тривалого та інтенсивного використання Позивачем в тому числі у складі добре відомого знаку «ROSHEN, зобр.». Судом першої інстанції в рамках оцінки оскаржуваного висновку було прийнято до уваги соціологічне опитування центру соціальних технологій «Соціополіс» про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування». На підставі вказаного судом правомірно  було встановлено, що в абсолютній більшості опитаних Спірне позначення, що містилося та демонструвалося опитаним респондентам, асоціюється виключно з тортами виробництва «Кондитерської корпорації «Рошен», що свідчить про високий ступінь розрізняльної здатності Спірного позначення за заявкою № m201710458. Є очевидним той факт, що заявлені на реєстрацію товари 22 та 30 класів МКТП є спорідненими між собою. Зазначені Скаржником в своїй апеляційній скарзі інтернет- посилання на підтвердження використання червоної кольорової гамми різними виробниками кондитерської продукції є неналежними та недопустимими доказами по справі. Крім того, Позивач вже наводив в пункті 2.3.7 своєї позовної заяви приклади використання Корпорацією Рошен Спірного позначення на товарах 30 класу МКТП поряд з іншими виробниками тих самих товарів, що підтверджують постійне використання виробників тортів та кондитерських виробів в Україні одне й те саме, характерне тільки для їх продукції, кольорове оформлення стрічок для пакування, що дозволяє відрізнити одного виробника від іншого. При цьому, саме Позивачем використовується особливий та характерний виключно для його продукції елемент для пакування у вигляді червоної стрічки. Таким чином, судом було вірно встановлено факт можливості введення в оману споживачів за рахунок маркування товарів Спірним позначенням іншими виробниками, окрім позивача. В свою чергу, відповідне свідчить про домінуюче положення позивача із використання Спірного позначення на території України, про наявність у споживачів чітких асоціацій щодо Спірного позначення виключно із особою Позивача і спростовує твердження Скаржника про широке використання Спірного позначення іншими виробниками, яке, між іншим, не підтверджено жодними належними доказами. Таким чином, позивач вважає правомірним прийняття судом першої інстанції звіту Центру соціальних технологій «Соціополіс» про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування», проведеного у період з 14 червня по 20 липня 2017 року, в якості належного і допустимого доказу по справі. Крім того, твердження скаржника про помилкове прийняття судом першої інстанції висновку експертного дослідження від 25.03.2019 № 333/18 в якості належного доказу є необгрунтованими. Позивач вважає, що судовий експерт Чабанець Т.М. в рамках вказаного експертного дослідження правомірно дійшов висновку про те, що Спірне позначення є таким, що відповідає умовам надання правової охорони, оскільки воно не є схожим зі знаком за міжнародною реєстрацією №667827 та набуло додаткової розрізняльної здатності шляхом тривалого та інтенсивного його використання Корпорацією Рошен у відповідності до заявленого на реєстрацію кольору - пантоне 485С. Висновок експерта Чабанець Т.М. від 25.03.2019 №333/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 є належним та допустимим доказом по справі. Таким чином, з дати подання заявки на Спірне позначення - 13.05.2017 у компанії «Ferrero S.p.A., ІТ» була можливість подати мотивоване заперечення проти такої реєстрації. Відповідно, будучи обізнаними про реєстрацію заявки на Спірное позначення, компанія  «Ferrero S.p.A., ІТ»  не заявляло про можливе порушення їх прав, так як рішення по даній справі не може вплинути на їх права і інтереси. Вказане свідчить про відсутність у компанії «Ferrero S.p.A., ІТ»   інтересу до даної справи. Позивач звертає увагу на те, що залучення Ferrero S.p.A. , ІТ»   в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні Відповідача-1 слугувало б виключно затягуванню розгляду даної справи та відкладенню судового засідання на іншу дату задля належного повідомлення нового учасника судового процесу. Таким чином, позивач вважає правомірними дії суду першої інстанції щодо відмові у залучені до участі у даній справі нового учасника судового процесу, а саме «Ferrero S.p.A., ІТ» в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача-1.
06.09.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи у даній справі, в якому він просить суд доручити проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності на розсуд суду: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) або ОСОБА_1 .
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 враховано, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02.09.2019 № 829 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
30.09.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про залучення третьої особи,  яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-1.
30.09.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшло клопотання про виклик у судове засідання судового експерта Чабанець Т.М., в якому останній просить суд викликати у судове засідання для дачі усних пояснень щодо Висновку експерта  № 333/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 від 25.03.2019 судового експерта Чабанець Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 72 від 28.02.2017, Науково-дослідного центру  судових експертиз з питань інтелектуальної власності, 01133, м. Київ, булл. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) та поставити відповідні питання, зазначені у клопотанні  № 09-13/19536/19 від 30.09.3019.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 задоволено клопотання Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" про виклик у судове засідання судового експерта Чабанець Т.М. до суду для дачі пояснень у справі № 910/9610/18. Викликано у судове засідання 21.10.2019 судового експерта Чабанець Тетяну Миколаївну для дачі пояснень щодо Висновку експерта №333/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 від 25.03.2019 .
28.10.2019 до Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення з вимогою відмовити скаржнику у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи.
28.10.2019 до Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення з пропонуванням експертної установи у разі призначення судової експертизи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 клопотання Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) про призначення повторної судової експертизи у справі №910/9610/18 задоволено. Призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, Попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України). На вирішення експерта поставлено наступне питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"? чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 № 667827 настільки, що їх можна сплутати?
Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.11.2019 у справі №910/9610/18 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 у даній справі.
19.12.2019 до Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи №910/9610/18 та  клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
03.02.2019 до Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення у даній справі щодо вищевказаного клопотання судового експерта.
03.02.2019 до Північного апеляційного господарського суду від Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України надійшли заперечення проти клопотання експерта про надання додаткових документів.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання матеріалів, що необхідні для проведення судової експертизи у господарській справі № 910/9610/18 відхилено, з підстав, викладених у відповідній ухвалі.
До Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи № 910/9610/18 та повідомлення про неможливість надання висновку від 03.04.2020 № 30630/19-53 у справі № 910/9610/18.
08.07.2020 в судовому засіданні представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявив, що зважаючи на відмову Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в проведенні експертизи, все ж таки представник скаржника вважає за доцільне проведення судової експертизи у справі та підтримав своє раніше подане клопотання про призначення повторної судової експертизи інтелектуальної власності у даній справі з викладеними в ньому доводами.
У зв`язку з відмовою в проведенні судової експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2020, в судовому засіданні 13.07.2020 апелянт повторно наполягав на необхідності проведення експертизи та знову просив призначити її, підтримуючи вже раніше подане ним клопотання про призначення експертизи.
13.07.2020 від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшло клопотання про призначення експертизи, в якому запропоновано два питання та погоджена запропонована відповідачем-1 у клопотанні від 06.09.2019 пропозиція про доручення проведення експертизи у справі судовому експерту Дорошенку О.Ф.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта від 28.10.2005 №933). Попереджено судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України). На вирішення експерта поставлено наступні питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"? чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? Матеріали справи №910/9610/18 направлено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3 експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.
27.08.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Національної академії правових наук України надійшло клопотання експерта Дорошенка О.Ф., в якому останній просить суд надати додаткові матеріали, а саме, витребувати у Позивача наступні додаткові матеріали:
1) Асортимент кондитерських борошняних виробів, що виготовлялися Позивачем до дати подання заявки, а також після подання заявки до дати подання позову;
2) Кольорові зображення упаковок зазначених виробів, у яких використовується заявлений знак;
3) Відомості про обсяги виробництва та реалізації зазначених виробів до дати подання заявки, а також після подання заявки до дати подання позову;
4) Відомості про територію реалізації зазначених виробів до дати подання заявки, а також після подання заявки до дати подання позову;
5) іншу інформацію, яка на думку Позивача підтверджує наявність розрізняльної здатності заявленого позначення на дату подачі заявки або набуття розрізняльної  здатності цим позначенням в процесі його використання для групи товарів "кондитерські борошняні вироби".
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2020 клопотання експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. про надання матеріалів, що необхідні для проведення судової експертизи у господарській справі № 910/9610/18, залишено без задоволення та направлено до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріали справи №910/9610/18 для проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у даній справі.
18.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України експерта Дорошенка О.Ф. надійшло клопотання, в якому останній просить суд надати додаткові матеріали, а саме, витребувати у Позивача наступні додаткові матеріали та зразки:
1.1.Перелік назв (асортимент) товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", що виготовлялися Позивачем до дати подання заявки, а також після подання заявки до дати подання позову.
1.2.Кольорові зображення упаковок товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", у яких Позивачем використовується заявлена торговельна марка.
1.3. Відомості про обсяги виробництва та реалізації Позивачем на території України товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби" до дати подання заявки, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.
1.4.Відомості про територію реалізації Позивачем товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби" та про набуття торговельною маркою розрізняльної здатності на такій території до дати подання заявки, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову. 
Просив також витребувати у Відповідачів наступні додаткові матеріали та зразки:
2.1.        Перелік назв (асортимент) товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT., в тому числі до дати подання заявки Позивачем, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.
2.2. Кольорові зображення упаковок товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT.
2.3. Відомості про обсяги реалізації на території України товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT., до дати подання заявки Позивачем, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.
2.4. Відомості про територію реалізації в межах України товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, та про набуття торговельними марками інших виробників розрізняльної здатності на такій території, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT, до дати подання заявки Позивачем, а також після подання заявки до дати подання позову.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2021 клопотання експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення судової експертизи у господарській справі №910/9610/18, залишено без задоволення. Направлено до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріали справи №910/9610/18 для проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у даній справі.
12.05.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшли         матеріали справи у семи томах, та висновок експерта від 30.04.2021 №1306 за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/9610/18 за позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" до Відповідача-1: Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, до Відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"   про визнання права власності на знак для товарів і послуг.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2021 поновлено апеляційне провадження та призначено до розгляду апеляційну скаргу у даній справі на 16.06.2021.
15.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду від представника позивача надійшли письмові пояснення за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 30.04.2021 №1306 у господарській справі № 910/9610/18, в яких зазначено, що з висновку повторної судової експертизи вбачається, що вона була проведена з метою перевірки обґрунтованості та правильності висновку первинної судової експертизи від 25.03.2019 № 333/18. При порівнянні висновків первинної та повторної судової експертизи було встановлено, що результати повторної судової експертизи надали більш конкретні відповіді на питання, поставлені судом. Висновок повторної судової експертизи містить повні та вичерпні відповіді на порушені питання. Результати дослідження мають узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи. З висновку повторної судової експертизи вбачається, що судовий експерт використовував виключно надані йому для дослідження матеріали; висновок містить посилання на кольорові зображення товарів та упаковки, а також статистичні дані, договори та контракти, які містяться в матеріалах справи. Вбачається, що висновки відрізняються в частині набуття Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» розрізняльної здатності на позначення за заявкою № m 2017 10458 на дату подання заявки - 13.05.2017 внаслідок його використання. Зокрема, у висновку повторної судової експертизи зазначено, що розрізняльна здатність була набута Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» на позначення за заявкою № m 2017 10458 на дату подання заявки - 13.05.2017 року внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти». Таким чином, Висновок повторної судової експертизи обґрунтовано спростував доводи апелянта про невідповідність знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m201710458 умовам надання правової охорони.
16.06.2021 в судовому засіданні від предстаника скаржника надійшла заява про виклик експерта у судове засідання для надання роз`яснень стосовно складеного ним висновку експерта. Вказана заява мотивована тим, що висновок № 1306 в частині: « 2. Позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти». Позначення за заявкою № m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 № 667827 настільки, що їх можна сплутати», не є повним, об`єктивним та обґрунтованим, оскільки: при проведенні досліджень вказаних питань експертом були використанні лише доводи та матеріали, надані позивачем, що суперечить пункту 1 та «Висновки» Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації з питань інтелектуальної власності, відповідно до якого предметом судової експертизи різних засобів індивідуалізації мають бути фактичні дані та обставини справи, які мають значення для юридичного провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку, про властивості, ознаки, закономірності створення, функціонування й використання знаків для товарів і послуг; при дослідженні зазначених питань застосовано виключно формальний метод оцінки використання заявленого кольору без перевірки дійсних обставин та способів його використання позивачем в реальності, що порушує принцип повноти та об`єктивності і суперечить частині третій статті 69 ГПК України, статті 3, частині першій статті 12 Закону України «Про судову експертизу», пункту 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5);  при підготовці висновку у вказаній частині взагалі не були враховані обставини використання червоного кольору та його відтінків виробниками таких самих або споріднених (однорідних) товарів на відповідному ринку, на що неодноразово посилалися відповідачі; при підготовці висновків у вказаній частині не враховано усіх обставин справи, що не відповідає частині третій статті 2 та статті 13 ГПК України. З урахуванням вказаних недоліків висновку № 1306 скаржник вважає за необхідне викликати експерта Дорошенко Олександра Федоровича, висновок якого долучено до матеріалів справи, у судове засідання для роз`яснення його висновків та надання відповідей на питання суду та учасників справи.
В судове засідання 16.06.2021 з`явились представники позивача, скаржника та відповідача-2.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
З огляду на викладене, апеляційний господарський суд прийшов до висновку за можливе здійснювати розгляд скарги.
В судовому засіданні 16.06.2021 ставилось на обговорення клопотання скаржника про виклик експерта Дорошенка О.Ф. у судове засідання для надання роз`яснень стосовно складеного ним висновку експерта№ 1306. Представник скаржника та відповідача-2 підтримав його, представник позивача заперечив проти його задоволення.
Заслухавши представників сторін, проаналізувавши матеріалаи справи, колегія суддів прийшла до висновку про відмову в задовленні клопотання про виклик експерта у судове засідання, з огляду на наступне.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, ОСОБА_1 (його кандидатура погоджена всіма сторонами у справі).
Вищевказана судова експертиза є повторною, саме для уточнення деяких питань та мотивів, викладених експертом під час проведення первинної експертизи (висновок від 25.03.2019 №333/18). Судом у відповідній ухвалі про призначення повторної судової експертизи було наголошено експерту  звернути увагу саме на наведені в клопотанні скаржника мотиви недостовірністі і невідповідністі раніше проведеного експертного дослідження та висновку судового експерта доказам у справі, звертаючи увагу на те, що червоний колір (pantone 485c) безпосередньо не застосовується ДП "КК "Рошен" в оформленні упаковки тортів власного виробництва, а використовується лише на упакувальній стрічці вказаного кольору з написом "ROSHEN" золотого або жовтого кольору, який багаторазово повторюється по всій її довжині. Також, судом звернуто увагу експерта на те, що скаржник зазначає про те, що у висновку первинної судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН". Проте, експертом, крім іншого, недостатньо обґрунтовано, на підставі яких доказів він дійшов такого висновку щодо товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби, торти". Крім того, у вищевказаному висновку первинної судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою №m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 настільки, що їх можна сплутати. Суд звернув увагу есперта, що при проведенні первинної судової експертизи, крім іншого, недостатньо обґрунтовано, чому експерт дійшов саме такого висновку із врахуванням довжини хвилі в нанометрах помаранчевого кольору та червоного кольору за пантоном 485с за вказаними міжнародною реєстрацією та заявкою позивача.  
Отже, з метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку №333/18 суд апеляційної інстанції за клопотанням скаржника визнав за доцільне призначити у даній справі повторну судову експертизу на повторну вимогу апелянта за клопотанням про призначення експертизи від 05.09.2019 №2434-03/513.
Як вбачається з висновку есперта за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/9610/18, складеного 30.04.2021 №1306, досліджувались наступні питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?; чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? У відповідній експертизі зазначено, що експерт Дорошенко О.Ф. про кримінальну відповідальність попереджений відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України.
З вищевказаного експертного висновку №1306 вбачається, що, досліджуючи перше питання, експерт встановив наступне: відповідно до Методичних рекомендацій « 2.2.7. Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання» Виходячи з бібліографічних даних, позначення за заявкою №m201710458 є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. Розрізняльна здатність позначення це, перш за все, властивість позначення бути придатним до вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг, за певними особливостями, відмітними ознаками, характерними рисами, тобто за рахунок привнесення елементу творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, можливість створення певного образу від його сприйняття. Аналізуючи п. 2 ст. 6 Закону, легко побачити, що законом передбачено два варіанти виникнення розрізняльної здатності у позначення, заявленого на реєстрацію. Позначення має розрізняльну здатність на дату подання заявки, незалежно від використання чи невикористання його заявником для вирізнення своїх товарів і послуг на ринку - це так звана «притаманна розрізняльна здатність», яка визначається оригінальністю позначення в цілому або його елементів у такій мірі, що споживач здатний запам`ятати основні відмітні елементи позначення та в подальшому асоціювати його саме з цим виробником (надавачем послуг). Позначення не має розрізняльної здатності через простоту, тривіальність для споживача позначення в цілому або всіх його елементів, але його постійне використання заявником для вирізнення своїх товарів чи послуг протягом тривалого часу до подання заявки зрештою викликає у споживача стійку асоціацію саме з товарами (послугами) цього виробника, що дозволяє вирізнити ці товари на ринку споріднених. Таким чином виникає так звана «набута розрізняльна здатність», визначена фактичним використанням позначення заявником до дати подання заявки.
Для визнання позначення дистинктивним законом не висуваються вимоги щодо обов`язкової відповідності його обом різновидам розрізняльної здатності. При реєстрації позначення однаково враховуються або притаманна розрізняльна здатність, або набута. При цьому слід зауважити, що експертами патентного відомства під час експертизи заявки, як правило, досліджується саме наявність притаманної розрізняльної здатності, оскільки матеріали заявки здебільшого не містять детальної інформації про використання позначення до подання заявки, для цього заявнику необхідно подати до Установи додаткові матеріали.
Це відображено і в Методичних рекомендаціях: « 10.1.5. Розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання.
Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, то перевіряється чи не набуло воно такої внаслідок його використання».
Відповідно до Методичних рекомендацій «Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов 'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції. Ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено. Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. Якщо ж окремий елемент позначення, що не має розрізняльної здатності, займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності. Враховуючи викладене, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами»
У Методичних рекомендаціях зазначено особливості перевірки позначення щодо наявності розрізняльної здатності та які саме позначення вважаються такими, що не мають розрізняльної здатності. Крім того, не мають розрізняльної здатності позначення, які є кольором, якщо внаслідок його використання він не сприймається інакше, ніж колір як такий.
Досліджуване позначення за заявкою № m201710458 є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с.
На дату подання заявки - 13.05.2017 позначення за заявкою № m201710458 у вигляді відбитка червоного кольору не було таким, що мало певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач мав би можливість вирізняти товари конкретного виробника з поміж таких самих товарів інших виробників та отримувати певну інформацію щодо товару та особи, що пропонує товар.
Отже, як зазначено експетом, позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності.
Ступінь набутої розрізняльної здатності досліджується щодо заявленого позначення в цілому і визначається відносно товарів, для яких заявник просить зареєструвати знак.
Представлені заявником докази враховуються на користь реєстрації знака, якщо вони доводять набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання.
Виходячи із зазначеного, позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання щодо заявлених товарів, якщо щодо нього наявні, зокрема, такі фактори:
ступінь відомості споживачам про взаємозв`язок позначення із товарами, для яких воно призначене, і/або із заявником;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання позначення;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках.
Згідно з Методичними рекомендаціями: «Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі фактори, особливо тривалість використання знака».
Експертом Дорошенко О.Ф. зазначено, що матеріали господарської справи № 910/9610/18 містять наступні дані щодо використання Дочірнім підприємством «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» позначення у вигляді червоного кольору та іншу інформацію, що є доречною при визначенні набуття позначенням розрізняльної здатності. Дочірнє підприємство «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» є відомим виробником широко спектру борошняних кондитерських виробів в Україні. ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі по тексту - ПрАТ «ККФ «Рошен») здійснює виробництво борошняних кондитерських виробів за дорученням ДП «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» на підставі договору від 01.01.2012 № 1К/12 про надання послуг з переробки сировини та виготовленню продукції. За умовами зазначеного Договору ДП «КК «Рошен» доручає, а ПрАТ «ККФ «Рошен» зобов`язується виконати роботи по виготовленню продукції. Асортимент продукції, об`єм продукції, терміни виготовлення, якісні і кількісні характеристики, а також вартість і умови оплати визначаються додатками до Договору.
Матеріалами справи підтверджується, що продукція Корпорації Рошен реалізується по всій території України, у фірмових магазинах, яких є 55 на території України, у продуктових магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах, у тому числі таких мереж, як: «METRO», «Сільпо», «АТБ», «АШАН», «Клас», «Novus», «Караван», «Велика кишеня», «Еко-маркет», «Мега-маркет», « BILLA », «Фора». Українські споживачі мають змогу постійно бачити продукцію Корпорації Рошен на прилавках різноманітних магазинів.
Станом на 01.01.2012 року рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017р. комбіноване позначення ROSHEN, яке складається          зі cловесного елемента «ROSHEN», вписаного у стрічку, який розташовано на тлі прямокутника червоного кольору (пантон 485 С) було визнано добре відомим відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти». Зазначене свідчить про тривале, безперервне, інтенсивне використання цього позначення.
Експертом зазначено, що з матеріалів справи встановлено, що протягом тривалого часу Корпорацією Рошен використовується елемент пакування борошняних кондитерських виробів у вигляді червоної стрічки, на поверхню якої, наноситься добре відомий знак «ROSHEN»
Матеріали справи містять також відомості щодо знаків для товарів і послуг Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» за свідоцтвами України №№ 184023, 194790, 440926, НОМЕР_6, НОМЕР_15, 128834, НОМЕР_5, 137280, 153308, 152308, 153101, 189591, 194785, 194787, 194788, 163936, які зареєстровані у кольоровому виконанні і у тому числі в них надано охорону червоному кольору
Проаналізувавши матеріали наданої на дослідження господарської справи №910/9610/18, експерт дійшов висновку, що червоний колір використовується Дочірнім Підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» не тільки при оформленні пакування продукції, у тому числі борошняних кондитерських виробів та тортів, а він є основою фірмового корпоративного стилю Корпорації Рошен. Експерт зазначив, що червоний колір активно використовується Корпорацією Рошен, як основний колір, в якості корпоративної символіки, при оформленні фірмових магазинів по всій території України, зокрема: сувенірній продукції, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах тощо. Крім того, інформація, що міститься у матеріалах справи, свідчить про те, що основним видом діяльності Корпорації Рошен є виробництво та реалізація кондитерських виробів, у тому числі борошняних кондитерських виробів, тортів. При чому Корпорація Рошен є крупним та добре відомим споживачам виробником зазначеної продукції на території України.
Експертом зазначено, що враховуючи те, що, як було встановлено ним з матеріалів справи, червоний колір є основою фірмового корпоративного стилю Корпорації Рошен, яка є добре відомим для українських споживачів виробником борошняних кондитерських виробів та тортів, можна стверджувати, що червоний колір при використанні його на пакуванні таких кондитерських виробів викликає у споживачів асоціації, пов`язані саме із кондитерськими виробами виробництва Дочірнього Підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН». При цьому створення та просування зазначеного фірмового стилю здійснювалося задовго до дати подання заявки № m201710458 на знак для товарів і послуг, тобто до 13.05.2017. 
Отже, експерт вказав, що позначення за заявкою № m201710458, яке є червоним кольором за пантоном 485 С, до дати подання цієї заявки набуло розрізняльної здатності у відношенні до виробника - Дочірнього Підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» внаслідок його використання щодо таких товарів 30 класу МКТП, як: «борошняні кондитерські вироби, торти». В результаті проведеного дослідження експерт дійшов наступних висновків:
Позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності. Позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки - набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти».
Дослідивши це питання експерт Дорошенко О.Ф. підтвердив обґрунтованість та правильність висновку №333/18 саме в тій частині, щодо якої у суду апеляційної інстанції виникали сумніви, та про які було зазначено в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у даній справі.
При дослідженні другого питання, експертом встановлено, що  проаналізувавши наведені товари в експерному дослідженні, експерт дійшов наступних висновків: такі товари 30 класу, як «борошняні кондитерські вироби; торти» та «печиво, тістечка, хлібобулочні та кондитерські вироби» є такими самими та спорідненими за рахунок того, що вони відносяться до одного виду, задовольняють одну і ту ж потребу/схожі потреби, мають однакові/схожі призначення та споживчі характеристики. Тобто, такі товари 30 класу, як «борошняні кондитерські вироби; торти», для яких, зокрема, подано на реєстрацію позначення за заявкою № m201710458, та такі товари 30 класу МКТП, як: «печиво, тістечка, хлібобулочні та кондитерські вироби», для яких, зокрема, зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №667827, є такими самими та спорідненими. Експертом зазначено, що позначення за заявкою №m201710458 подано на реєстрацію для частини таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 667827.
Експерт встановив, що порівнювані позначення відносяться до таких видів позначень, як колір та поєднання кольорів, експерт проводив дослідження схожості за візуальними ознаками - порівняв кольори, з яких складаються позначення, та за семантичними ознаками - порівняв асоціації, які викликають порівнювані позначення.
В експертному висновку №1306 зазначено, що якщо знак є кольором як таким чи комбінацією кольорів, в заявці має бути наданий словесний опис кольору, зокрема, чітко зазначена назва кольору чи кольорів, що заявляється як знак. Разом із зазначенням назви кольору може зазначатися його код у міжнародно-визнаній системі ідентифікації кольорів, наприклад, кольоровій шкалі Pantone Matching System, RAL, Focoltone. При цьому в заявці зображення знака відтворюється як колір або комбінація кольорів. 
Позначення за заявкою № m201710458 є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. Експерт, проаналізувавши наведені характеристики кольорів, з яких складаються порівнювані позначення, встановив, що вони відрізняються за назвою, кодом у міжнародно-визнаній системі ідентифікації кольорів, шістнадцятирічним кодом кольорів та за довжиною хвилі. Крім того, досліджуване позначення складається з одного кольору, а зареєстрований знак згідно з бібліографічними даними - з двох кольорів. Таким чином, позначення за заявкою № m201710458 та знак за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за візуальними ознаками.
Експертом також досліджувалось порівняння позначень за семантичними (смисловими) ознаками.
Відповідно до Методичних рекомендацій «Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може застосовуватись як самостійний критерій». Схожість семантичних ознак позначень має місце, коли вони породжують однакові чи схожі асоціації, схоже інтелектуальне враження. Ця схожість може бути обумовлена: однаковим чи схожим змістом понять, яким відповідають позначення; подібністю ідей, що символізують позначення; збігом одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення; протилежністю таких ідей відтінків кольорів на сприйняття їх людиною, асоціативні ряди, які вони створюють, експертом встановлено, що кольори, з яких складаються порівнювані позначення, відрізняються за характером психологічного та емоційного впливу на людину, викликають різні асоціації від їх сприйняття
Отже, кожен з кольорів, з яких складаються досліджувані позначення, викликає сукупність асоціацій, відмінних від інших досліджуваних кольорів, таким чином, позначення, які з них складаються, викликають у споживача різні асоціації.
Експертом зазначено, що досліджуване позначення складається з одного кольору, а зареєстрований знак згідно з бібліографічними даними - з двох кольорів, при поєднанні яких створюються також додаткові асоціації від сприйняття знака.
Отже, позначення за заявкою №m201710458 та знак за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за семантичними ознаками.
В результаті проведеного дослідження було встановлено:
позначення за заявкою № m201710458 подано на реєстрацію для частини таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №667827; позначення за заявкою № m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за візуальними ознаками; позначення за заявкою №m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за семантичними ознаками.
Таким чином, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою №m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати.
З урахуванням вищевказаного, експерт Дорошенко О.Ф. прийшов до висновку, що позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності. Позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти». Позначення за заявкою № m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996.
Колегія суддів проаналізувала наданий експертний висновок 30.04.2021 №1306 за результатами проведення повторної судової експертизи та дійшла висновку про відмову в задоволенні клопотання скаржника про виклик експерта, з огляду на те, що даний висновок підтвердив висновок первинної судової експертизи, доповнюючи його в частині поставлених судом питань, які викладені в ухвалі від 13.07.2020 про призначення повторної судової експертизи, експертом дотримані вимоги чинного законодавства при проведенні даного експертного дослідження. Експерт в повній мірі виконав вимоги ухвали про призначення повторної судової експертизи від 13.07.2020, перевірив обґрунтованість та правильність висновку №333/18, надавши відповіді на питання суду саме в тій частині, що викликали сумніви у суду, про які було зазначено в ухвалі від 13.07.2020.
В судовому засіданні 16.06.2021 представник скаржника звернувся з клопотанням про задоволення клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 з мотивів, які викладені в клопотанні, поданому до суду першої інстанції та в суді апеляційної інстанції. Вказане клопотання ставилось на обговорення в судовому засіданні. Представник скаржника та відповідача-2 підтримав його, представник позивача заперечив проти його задовлення.
Заслухавши представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, колегія суддів прийшла до висновку про відмову в задовленні клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1, з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, вищевказане клопотання мотивоване тим, що Господарський суд міста Києва в порушення положень законодавства, не надавши оцінки усім доводам та обґрунтуванням, що були наведені відповідачем-1, у тому числі і у заяві про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні Відповідача-1, порушив принципи всебічності, повноти та об`єктивності розгляду справи, а також змагальності, що передбачені п. 1 ст.13, п. 1 гт. 86, п. 3 ст. 198, п. 5 ст. 236 ГПК України. Відповідач-1 наполягає на необхідності задоволення заяви про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору за стороні Відповідача-1, яка була обґрунтована в суді першої інстанції, в апеляційній скарзі та під час судового розгляду у Північному апеляційному господарському суді. Скаржник зазначає, що позивач у позовній заяві обґрунтовує свої позовні вимоги, в тому числі тим, що позначення за заявкою №m201710458 відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим до ступеня сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією №667827, яка була протиставлена закладом експертизи у повідомленні про можливу відмову в реєстрації знака від 17.11.2017 №111780/ЗМ/17, висновку про невідповідність позначення умовам правової охорони за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, що набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака від 12.01.2018 № 1531/ЗМ/18 та рішенні Апеляційної палати Мінекономрозвитку від 04.04.2018. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать, зокрема, володільцю міжнародної реєстрації, якщо інше не встановлено договором. Згідно з відомостями з Бази міжнародних реєстрації знаків для товарів послуг «ROMARIN» станом на теперішній час в Україні діє міжнародна реєстрація № 667827 від 02.12.1996 на торгівельну марку, яка належить ERRERO S.p.A., IT. Скаржник зазначає, що оскільки при візуальному сприйнятті в міжнародному реєстрі знак за міжнародною реєстрацією №667827 є червоним кольором, є очевидним, що знак позивача є схожим настільки, що його можна плутати із знаком за зазначеною міжнародною реєстрацією щодо споріднених товарів 30 класу МКТП. Як вбачається з підстав позову рішення Господарського суду м. Києва по даній справі не відповідає чинному законодавству та впливає на права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 - FERRERO S.p.A., IT. Відповідач -1 наполягає на задоволенні заяви про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 власника міжнародної реєстрації № 667827 на знак для варів і послуг FERRERO S.p.A., IT (Piazzale Pietro Ferrero, 11-12051 ALBA, CUNEO (IT)), яка була заявлена та обґрунтована ще під час розгляду справи в суді першої інстанції, в апеляційній скарзі, а також під час судового розгляду у Північному апеляційному господарському суді.
Як вбачається з матеріалів справи, судом першої інстанції для з`ясування обставин, чи є спірне позначення за заявкою № m2017 10458 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація №667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів" було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру  судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
На вирішення експерта згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2019, якою призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, крім іншого, було поставлено питання «Чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати? (далі - Питання 2)».
При наданні відповіді на Питання 2 експерт зазначив, що товари 30 класу МКТП, щодо яких подано на реєстрацію позначення  за заявкою № m201710458 від 13.05.2017, є такими самими або спорідненими з товарами 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 667827, оскільки такі товари є:
- одного виду - харчові продукти рослинного походження, крім фруктів, овочів та плодів, підготовлених або законсервованих для споживання, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів;
- однакове функціональне призначення товарів - продукти для харчування;
- вид матеріалу, з якого товари виготовлені - харчові продукти рослинного походження;
- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів)  - оптова та роздрібна торгівельна мережа;
- коло споживачів - широке коло.
При дослідженні описів позначення за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458  та міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 експертом було відмічено те, що  позначення  за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 є позначенням, що є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. Цей колір має приблизну довжину хвилі у 608.78 nm. В свою чергу, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 є позначенням, що є комбінацією кольорів без окреслення контурами у вигляді прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевий колір. Помаранчевий колір має довжину хвилі в нанометрах у діапазоні 595-605 nm. Експертом встановлено, що вказані позначення та знак виконані різними кольорами, а саме, спірне позначення: червоний за пантоном 485с, вказаний знак: білий та помаранчевий, а отже не є схожими за графічними ознаками. Також, на думку експерта, має місце відмінність закладених у позначення понять, ідей: збуджуючий - у позначенні за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 та врівноважено емоційний - у знаку за міжнародною реєстрацією № 667827.  Враховуючи зазначене, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати (відповідь на Питання 2).
Як вбачається з висновку есперта за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/9610/18, складеного 30.04.2021 №1306, досліджувалось, крім іншого, наступне питання: чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? 
У відповідному висновку експерта зазначено, що експерт Дорошено О.Ф. про кримінальну відповідальність попереджений відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України.
В результаті проведеного дослідження було встановлено, що позначення за заявкою № m201710458 подано на реєстрацію для частини таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №667827; позначення за заявкою №m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за візуальними ознаками; позначення за заявкою №m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за семантичними ознаками. Експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою №m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати.
З огляду на вищевказане, колегія суддів вважає, що даний спір не зачипає прав власника міжнародної реєстрації № 667827 та оскаржуване рішення не може вплинути на його права чи інтереси, а отже, відсутні підстави для залучення FERRERO S.p.A. IT у якості третьої особи у даній справі.
В судовому засіданні 16.06.2021 представник скаржника та відповідача-2 підтримав вимоги апеляційної скарги, представник позивача заперечив проти її задоволення та просив залишити оскаржуване рішення без змін.
Проаналізувавши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів прийшла до висновку апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.
Відповідно до ч.ч. 1, 2    ст. 4 Господарського процесуального кодексу України   (далі -    ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до        статті 5 ГПК України        встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.
Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою             статті 16 Цивільного кодексу України         і частиною другою        статті 20 Господарського кодексу України. Зокрема, згідно з частиною другою        статті 16 ЦК України        способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання права, припинення дії, яка порушує право.
Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у    статті 16 ЦК України    припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у  статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.
Відповідно до  ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.
З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.
Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).
Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.
Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об`єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.
Отже, з огляду на норми Конституції України та приписи ст.ст. 4, 5 ГПК України, а також наявні в матеріалах справи докази, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що позивачем належними та допустимим доказами доведено наявність у нього порушеного права та законних інтересів, на захист яких він звернувся до господарського суду з даним позовом про визнання за ДП "КК "Рошен" права власності на знак для товарів і послуг за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017, про визнання недійсними Оскаржуваних висновку та рішення та про зобов`язання Мінекономрозвитку вчинити певні дії.
Таким чином, судом першої інстанції вірно встановлено, що з огляду на те, що між позивачем та відповідачами-1,2 у даній справі № 910/9610/18 виник спір, пов`язаний  із захистом прав інтелектуальної власності позивача на Спірне позначення, враховуючи склад учасників цього спору та предмет позову, вирішення спору у даній справі віднесено до юрисдикції господарського суду, що узгоджується з висновком Великої палати Верховного Суду, що міститься у постанові від 16.10.2018 у справі № 910/18195/17.
Як вбачається з матеріалів справи, Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (далі - позивач, ДП "КК   "РОШЕН")  разом із Приватним підприємством "Київською кондитерською фабрикою "Рошен" є відомими виробниками та реалізаторами широкої лінійки борошняних кондитерських виробів в Україні, серед яких особливе місце займають торти "Київський торт", "Золотий ключик", "Грильяжний", "Трюфель", "Капучіно", "Празький", "Наполеон", а також борошняний кондитерський виріб "Ромова баба".
Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1, Мінекономрозвитку) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач-2, Укрпатент) з вимогами:
1. Визнати право інтелектуальної власності Дочірнього підприємства "Кондитерська Корпорація "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою №m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти".
2. Визнати недійсним висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №1531/ЗМ/18 від 05.01.2018 року, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m201710458 від 13.05.2017 року після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
3. Визнати недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.2018 року про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 723 від 24.05.2018 року.
4. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m 2017 10458 від 13.05.2017 року для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати Дочірнім підприємством "Кондитерська Корпорація "Рошен" адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що позначення за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 (далі - Спірне позначення) відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим п. 2 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а отже, відповідачем-2 за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи було винесено незаконний висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18 (далі - Оспорюваний висновок), який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017  № m 2017 10458 після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, в свою чергу відповідачем-2 винесено незаконне рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку від 04.04.2018 року про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485с) за заявкою № m 2017 10458, яке було затверджене наказом Міністерства економічного розвиту і торгівлі України від 24.05.2018 №723 (далі - Оспорюване рішення).
З матеріалів справи вбачається, відповідно до висновку відповідача-2 вих. від 05.01.2018 № 1531/ЗМ/18 підставою для відмови в реєстрації є невідповідність Спірного позначення умовам надання правової охорони, передбаченим п. 2 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: 
" 1) Спірне позначення звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);
2)  Спірне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:
- для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я  PRADA S.A., LU (міжнародна реєстрація №686691 від 23.12.1997), щодо споріднених товарів;
- для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація №667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів".
Судом першої інстанції прийнято до уваги те, що відповідачем-1 під час винесення рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 не розглядалася міжнародна реєстрація від 23.12.1997 № 686691 як підстава для відмови у наданні реєстрації Спірному позначенню з огляду на скорочення позивачем переліку заявлених на реєстрацію товарів та послуг МКТП до товарів 22 та 30 класів МКТП.
Обґрунтовуючи причини свого звернення з даним позовом до суду, позивач у позовній заяві зазначив про те, що: 
- відповідач-1 та відповідач-2 під час винесення висновку та рішення про відмову в реєстрації Спірного позначення одночасно застосовують абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації даного позначення, а саме, посилаються на п. 2 ст. 6 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";
- на думку позивача, зазначені дії відповідачів 1 та 2 свідчать про суб`єктивність та суперечність Оскаржуваного висновку та Оскаржуваного рішення, так як відповідачем -1 та відповідачем -2 одночасно встановлено те, що Спірне позначення не може отримати правову охорону через відсутність у нього розрізняльної здатності як такої, в той же час протиставляють Спірному позначенню ряд інших знаків для товарів і послуг, яким надано правову охорону в Україні на підставі міжнародних реєстрацій, тобто яким властива розрізняльна здатність;
- стосовно протиставленої відповідачем-1 та відповідачем-2 міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 позивач зазначив про те, що відповідно до бібліографічних даних вказаної міжнародної реєстрації знаку була надана правова охорона таким кольорам як помаранчевий та білий. Крім того, бібліографічні дані зазначеної міжнародної реєстрації не містять посилання на міжнародно-визнаний ідентифікаційний код, що відповідав би червоному кольору - pantone 485 C, заявленому позивачем на реєстрацію, а отже знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією від 02.12.1996 № 667827 не може бути протиставлений Спірному позначенню, так як надає його власнику охорону на зовсім інший знак для товарів та послуг. З огляду на вказане, позивач вважає очевидним той факт, що знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №667827 несхожий із заявленим на реєстрацію позначенням за заявкою від 13.05.2017 № m2017 10458, оскільки єдиними відмітними елементами порівнюваних позначень є різні кольори;
- стосовно висновку відповідачів 1 та 2 про те, що Спірне позначення звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання, позивачем зазначено та надано ряд доказів на підтвердження того, що Спірне позначення набуло додаткової розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання (понад 10 років) по відношенню до ДП "КК "Рошен" (позивача) у відповідності до заявленого на реєстрацію кольору - pantone 485C;
- крім того, позивач звертав увагу суду на те, що він використовував Спірне позначення як мінімум з 2010 року у складі добре відомого знаку ДП "КК "Рошен" "ROSHEN, зобр.", визнаного таким  відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України  від 10.05.2017, затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 № 61-Н станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти". Також, Спірне позначення використовувалося до 2010 року та продовжує використовуватися дотепер в якості корпоративного стилю Корпорації Рошен, при оздобленні більше як 55 фірмових магазинів "ROSHEN", а також переважає в більшості асортименту продукції Корпорації Рошен; 
- позивачем також було зазначено про те, що з 2009 року ним здійснюється виробництво такого борошняного кондитерського виробу як "Ромова Баба", при пакуванні якого використовується декоративний елемент з нанесеним на його поверхню Спірного позначення, який у період з 2011 по 2012 було виготовлено та в подальшому реалізовано в загальній кількості 88 565 одиниць. Крім того, позивачем надані позитивні відгуки про борошняний кондитерський виріб "Ромова Баба", що упаковується декоративною стрічкою, основним елементом якої є Спірне позначення. Вказане, на думку позивача, свідчить про  те, що Спірне позначення виконує основну розрізняльну функцію для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", що сприяє безпомилковому розрізненню споживачами товарів виробництва Корпорація Рошен від товарів інших виробників. Знак для товарів і послуг "Ромова Баба, комб." за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зареєстрований 26.11.2012 для товарів 30 класу МКТП: "Борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби;". З бібліографічних даних зазначеної реєстрації вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 отримав правову охорону, в тому числі, для червоного кольору, що являє собою Спірне позначення;
- позивач зазначив, що він є власником добре відомого знаку "ROSHEN, зобр.", відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 року; знаку для товарів і послуг, за свідоцтвом України НОМЕР_19 від 10.04.2014, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; цукерки; шоколадні цукерки; карамелі (цукерки); печиво"; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_14 від 25.12.2014, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; карамелі (цукерки); цукерки"; а також іншої значної кількостіі реєстрацій на знаки для товарів і послуг зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", склад яких містить Спірне позначення: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2011и НОМЕР_18; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.08.2013 № НОМЕР_6; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.04.2010 № НОМЕР_15 ; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 27.09.2010 року; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 № НОМЕР_5 ; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.04.2011 НОМЕР_13; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.02.2012 НОМЕР_16; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.03.2012  НОМЕР_12; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.08.2014 НОМЕР_4; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_20; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_7; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_17; 
- також позивач звертав увагу суду на той факт, що маркування товарів торговельною маркою, що являє собою колір, неможливе без нанесення на нього інформації щодо фірмового найменування компанії - виробника, в даному випадку логотипу Корпорації Рошен;
- водночас, позивач акцентував увагу, що логотип Корпорації Рошен з роками неодноразово змінювався, на підтвердження вказаного додав до своєї позовної заяви зображення продукції власного виробництва, а також знаки для товарів і послуг ДП "КК "Рошен" за свідоцтвами України від 11.10.1999 НОМЕР_8, від 15.03.2002 № НОМЕР_9, від 15.04.2002 № НОМЕР_10, від 10.06.НОМЕР_11, від 27.09.2010 № НОМЕР_5 та знак, визнаний добре відомим в Україні відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 18.08.2016, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України  від 21.11.2016 № 420-Н, і знак, визнаний добре відомим в Україні відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 18.08.2016, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 21.11.2016. Однак, при цьому колір продукції, яким є Спірне позначення, залишався незмінним та використовувався безперервно як мінімум з 2010 року і по теперішній час. Додатковим підтвердженням вказаного, на думку позивача, є рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України  від 10.05.2017 про визнання знака "ROSHEN, зобр." добре відомим, при постановленні якого Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України було прийнято до уваги те, що знак "ROSHEN, зобр." використовувався в певні періоди з різними логотипами "ROSHEN", що в цілому не змінювало відмітності знаку "ROSHEN, зобр.";
- позивач на підтвердження своєї правової позиції також надав звіт Центру соціальних технологій "Соціополіс" про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", проведеного у період з 14 червня по 20 липня 2017 року, а також звертав увагу суду на те, що під час проведення зазначеного опитування респондентам демонструвалися картка із зображенням упаковки торту з червоною стрічкою із золотим написом "ООО", що не несе інформативного навантаження та не містить фірмового найменування Корпорації Рошен. Вказане, на думку позивача, свідчить про те, що в рамках проведеного соціологічного дослідження визначався ступінь розрізняльної здатності Спірного позначення за заявкою № m2017 10458;
- крім того, позивачем  у позовній заяві наведено приклади використання Корпорацією Рошен Спірного позначення на товарах 30 класу МКТП поряд з іншими виробниками таких самих товарів 30 класу МКТП, відповідно до яких вбачається, що виробники тортів та кондитерських виробів в Україні постійно використовують одне й те саме, характерне тільки для них кольорове оформлення стрічок для пакування, що дозволяє відрізнити одного виробника від іншого. При цьому, саме позивачем використовується особливий та характерний виключно для його продукції елемент для пакування у вигляді червоної стрічки, до складу якої входить Спірне позначення, що є традиційною виключно для продукції Корпорації Рошен;
- позивач звертав увагу на суду на позитивну практику захисту своїх прав на використання стрічки червоного кольору для пакування товарів 30 класу МКТП, до складу якого входить Спірне позначення, на підтвердження чого надав: рішення Антимонопольного комітету України від 23.11.2017 № 663-р та рішення Господарського суду міста Києва від 22.05.2018 по справі №910/1047/18; практику реєстрацій кольорів в якості знаків для товарів і послуг за національною та міжнародною процедурами реєстрацій з відповідним розширенням правової охорони на територію України: свідоцтва України № НОМЕР_3 , № 127798, № 211932, № 66406, міжнародні реєстрації (з розширенням на територію України) № 823981, № 881847, № 1181932, № 773375, № 808978, № 644464; практику Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України щодо задоволення заперечень проти рішення про відмову в реєстрації знака, який являє собою колір, а саме, рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності щодо задоволення заперечення Закритого акціонерного товариства "Юридична практика" (UA) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою № 2003088848 та затвердження рішення про надання правової охорони позначенню за заявкою № 2003088848 від 14.08.2003 для товарів 16 класу МКТП: "періодичні друковані видання з юридичної тематики".
Таким чином, за вказаних обставин, позивач вважає, що висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. від 05.01.2018 №1531/ЗМ/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.2018 року про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.05.2018 №723, незаконними, необґрунтованими, а також такими, що порушують його права інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси ДП "КК "Рошен" на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m201710458.
Як вже зазначалось, задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції зазначив про наявність підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою  від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та визнання недійсним рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.05.2018 № 723. Відповідні позовні вимоги позивача визнаються судом обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.
Північний апеляційний господарський суд погоджується з висновками суду першої інстанції, з огляду на насиупне.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).
До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).
Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення  або будь-яка комбінація  позначень.  Такими позначеннями можуть бути,  зокрема, слова,  у тому числі власні імена,  літери,  цифри,  зображувальні елементи,   кольори  та  комбінації  кольорів,  а  також  будь-яка комбінація  таких  позначень.
Відповідно до частини 1 статті 15 розділу ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), прийнятої Світовою Організацією торгівлі, будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного  підприємства  від товарів  або  послуг  іншого підприємства,  являють собою товарний знак.  Такі позначення,  зокрема слова,  включаючи  власні  імена, літери,  цифри,  зображувальні елементи та комбінації кольорів,  а також  будь-яке  сполучення  таких  позначень  мають  право   бути зареєстровані  як  товарні  знаки.  
Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).
Частиною 1 статті 494 ЦК України та пункту 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).
Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  які  є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до ч. 1 ст.193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), Україна та Сторона ЄС запроваджують систему реєстрації торговельних марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних марок в реєстрації торговельної марки є належним чином обґрунтованою.
Відповідно до абз. 2 п. 6 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг",  якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов`язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить.
В пункті 6.3.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг зазначено: "Відповідно до статті 7 Закону заявка повинна містити, зокрема зображення позначення, що заявляється. При цьому цією статтею також встановлено, якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов`язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить, а також подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Зображення знака мають бути чіткими і ясними і поданими у зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів.".
Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 зі змінами від 14.06.2011, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть  одержати  правову  охорону також позначення, які  звичайно не  мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.
Частиною 2 статті 193 Угоди про асоціацію встановлено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. З урахуванням приписів наведеної статті,  не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними, зокрема, торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності (пункт b) 193 Угоди про асоціацію).
Пунктом 10.1.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, із змінами, внесеними наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 22.01.2016 № 08 (далі - Методичні рекомендації), встановлено: "Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення. До таких позначень належать, зокрема, скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх абревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр - см, науково-дослідний інститут - НДІ, український - укр., гривня - грн., науково-технічна інформація - НТІ, загальновживана абревіатура, наприклад: "ВАТ", "ТОВ", "СПД" тощо. Крім того, не мають розрізняльної здатності позначення, які є кольором, якщо внаслідок його використання він не сприймається інакше, ніж колір як такий".
Пунктом 10.1.5 Методичних рекомендацій встановлено: "Розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання. Доказами набутої позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання, можуть бути, наприклад, документ, що містить відомості про обсяги виробництва та реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується позначення, обсяги експорту (імпорту) товарів щодо яких застосовується позначення; документ, що містить відомості про використання або будь-яке просування позначення, як знака, зокрема відомості про види маркування товарів і/або його застосування при наданні послуг, експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, комерційне використання позначення в мережі Інтернет; документ, що містить відомості про тривалість використання позначення до дати подання заявки. Тривалість використання позначення може підтверджуватися відомостями про дату початку використання позначення та про безперервність його використання... Ступінь набутої розрізняльної здатності досліджується щодо заявленого позначення в цілому і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак".
Судом першої інстанції прийнято до уваги надані позивачем докази на підтвердження використання з 2010 року знаку для товарів та послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 відповідно до заявленого на реєстрацію кольору - pantone 485C, а саме наявні в матеріалах справи копії таких документів: 
- замовлень Корпорації Рошен від 08.11.2010, 16.12.2010 для ТОВ "Завод декоративної упаковки" на виробництво поліпропіленової стрічки відповідно до Договору №26/05 від 26.05.2010 року;
-  сигнально-інформаційний листок від 12.07.2011 № 110; 
- сигнально-інформаційний листок від 12.07.2011 № 109; сигнально-інформаційний листок від 05.05.2011 № 68; 
- комерційна пропозиція ATS-Tanner Banding від 18.05.2010 щодо повної заливки стрічки білого кольору червоним кольором з подальшим нанесенням логотипу "РОШЕН"; 
- лист-запит ДП "КК "Рошен" до ПАТ "ККФ "Рошен" від 01.07.2010; 
- лист-запит ДП "КК "Рошен" від 06.05.2010 до ПАТ "ККФ "Рошен"; 
- договір поставки від 29.05.2012 №29/05, укладений між ПП "Виробничо-Торгівельна Компанія "Боско" та ДП "КК "Рошен", з додатком до нього у вигляді технічної специфікації до цього договору; 
- інформаційна довідка про об`єми реалізації тортів та борошняних кондитерських виробів ДП "КК "Рошен" № б/н від 10.04.2017; 
- зведені прибуткові накладні ДП "КК "Рошен" від 06.02.2015, 20.08.2015, 16.12.2015, 01.04.2016, 03.08.2016, 19.12.2016, 10.02.2017, 04.08.2017, 12.09.2017; 
- контракт № 1010 від 08.11.2010, укладений між ATS-Tanner Banding Systems AG та ДП "КК "Рошен" для виробництва бандерольної стрічки з додатками до нього; 
- контракт № 15 від 18.02.2011, укладений між ATS-Tanner Banding Systems AG та ДП "КК "Рошен" для виробництва бандерольної стрічки з додатками до нього.
Також судом враховано використання Спірного позначення у складі добре відомого знаку ДП "КК "Рошен" "ROSHEN, зобр.", визнаного таким відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017, затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 №61-Н, станом на 01.01.2012 щодо товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти". В наведеному рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017 встановлено, що добре відомий знак "ROSHEN, зобр." (до складу якого входить Спірне позначення) використовувався в діловій документації в якості корпоративної символіки позивача, в відповідних матеріалах, таких як корпоративний інтегратор, фірмова документація, сувенірна продукція, фірмовий одяг, оформлення транспорту, а також на рекламних матеріалах, листівках та інших допоміжних засобах, що сприяють продажу продукції Корпорації Рошен. 
Судом першої інстанції встановлено, що Спірне позначення також використовувалося до 2010 року і продовжує використовуватися по даний час в якості корпоративного стилю Корпорації Рошен, при оздобленні 55 фірмових магазинів "ROSHEN", а також переважає в більшості асортименту продукції Корпорації Рошен, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.
Крім того, з 2009 року позивачем здійснюється виробництво борошняного кондитерського виробу "Ромова Баба", при пакуванні якого використовується декоративний елемент з нанесеним на його поверхню Спірного позначення. У період з 2011 по 2012 роки було виготовлено та в подальшому реалізовано в загальній кількості 88 565 (вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) одиниць (підтверджується інформаційною довідкою ДП "КК "Рошен" № б/н від 10.04.2017), що свідчить про значні об`єми виробництва та реалізації зазначеного борошняного кондитерського виробу. Судом прийняті до уваги надані позивачем позитивні відгуки про борошняний кондитерський виріб "Ромова Баба", що упаковується декоративною стрічкою, основним елементом якої є Спірне позначення, що не було спростовано відповідачами у справі.
Судом також враховано, що знак для товарів і послуг "Ромова Баба, комб." за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зареєстрований 26.11.2012 року для товарів 30 класу МКТП: "Борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби;", з бібліографічних даних зазначеної реєстрації вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 отримав правову охорону, в тому числі для червоного кольору, що являє собою спірне позначення, на що, крім іншого, посилається експерт Дорошенко о.Ф. у висновку №1306.
По матеріалам справи судом також встановлено, що позивач є власником добре відомого знаку "ROSHEN, зобр.", відповідно до рішення апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2017; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.04.2014 НОМЕР_19, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; цукерки; шоколадні цукерки; карамелі (цукерки); печиво"; знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_14 від 25.12.2014 року, що зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: "кондитерські вироби; карамелі (цукерки); цукерки"; а також іншої значної кількості реєстрацій на знаки для товарів і послуг зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби", склад яких містить Спірне позначення: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2011 НОМЕР_18; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.08.2013 № НОМЕР_6; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.04.2010 № НОМЕР_15 ; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.09.2010 №128834; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України  від 27.09.2010 № НОМЕР_5; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.04.2011 НОМЕР_13; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27.02.2012 НОМЕР_16; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12.03.2012 НОМЕР_12; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 11.08.2014 НОМЕР_4; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_20; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_7; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.12.2014 НОМЕР_17.
Судом взято до уваги посилання позивача на те, що неможливо маркування товарів торговельною маркою, що являє собою колір, без нанесення на нього інформації щодо фірмового найменування компанії - виробника, в даному випадку логотипу Корпорації Рошен. 
Судом  також досліджено, що знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією від 02.12.1996 №667827, на який наявне посилання в Оскаржуваному висновку,  зареєстрований для товарів 29, 30, 32 класів МКТП. Бібліографічні дані вказаної міжнародної реєстрації містять опис заявленого на реєстрацію знаку, відповідно до якого: "марка складається з прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевого кольору". Під кодом 591 "Information concerning colors claimed" (Інформація стосовно забарвлень) зазначеному знаку надано охорону двом кольорам: orange, blanc ("помаранчевий, білий").  
Як вірно встановлено судом першої інстанції, відповідно до оскаржуваного висновку Укрпатент підставою для відмови в реєстрації зазначено невідповідність Спірного позначення умовам надання правової охорони, передбаченим п. 2 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: 
" 1) Спірне позначення звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);
2)  Спірне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:
- для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я  PRADA S.A., LU (міжнародна реєстрація №686691 від 23.12.1997), щодо споріднених товарів;
- для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація №667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів".
Відповідно до Оскаржуваного рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовлено в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458.
Отже, за твердженням скаржника, Спірне позначення за заявкою № m2017 10458 є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим п. 2 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання позивачем, а також є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація №667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів".
Водночас, для з`ясування відповідних обставин, що мають значення для даної справи, необхідні  спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити такі обставини неможливо.
Тож, з метою встановлення дійсних обставин даної справи щодо схожості Спірного позначення за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 № 667827 настільки, що їх можна сплутати, а також щодо розрізняльної здатності позначення за заявкою № m201710458 чи набуття даним позначенням внаслідок його використання позивачем  розрізняльної здатності на дату подання даної заявки - 13.05.2017, судом першої інстанції у справі було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідного  центру  судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).
Статтею 98 ГПК України визначено, що:
Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1).
Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань (ч. 2).
Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи (ч. 3).
У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (ч. 7).
Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
Як вбачається з матеріалів справи, на вирішення експерта, згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2019, якою призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у даній справі,  поставлено такі питання:
1. Чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою № m201710458 на дату подання даної заявки - 13.05.2017 р., та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"? (далі - Питання 1).
2. Чи є позначення за заявкою № m201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996 року настільки, що їх можна сплутати? (далі - Питання 2).
Проведення судової експертизи було доручено судовому експерту Чабанець Т.М. (далі - експерт).
За результатами проведення судової експертизи експертом було складено Висновок №333/18 за результатами проведення      експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.03.2019 (а.с. 93-116 т. 5) (далі - Висновок експерта № 333/18).
При наданні відповіді на Питання 1 експерт зазначив, що позначення за заявкою №  m 2017 10458 від 13.05.2017року:
- є позначенням, що є кольором, що не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- не є реалістичним зображенням товарів, для яких знак зареєстровано;
- не є тривимірним об`єктом, що має форму, обумовлену виключно функціональним призначенням;
- не є загальновживаним скороченням.
Крім того, експертом було встановлено, що позначення у вигляді червоного кольору, починаючи з 2010 року, використовується позивачем при оформленні пакування продукції, активно просувається шляхом розміщення реклами самої продукції на РОS-матеріалах, зокрема: сувенірній продукції, фірмовому одязі, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах та інших допоміжних засобах, а також використовується в якості корпоративної символіки та як частина зареєстрованих торговельних марок. Також експертом прийнято до уваги те, що в рамках проведеного Центром соціальних технологій "Соціополіс" соціологічного опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", 70,7% респондентів на питання "Чи асоціюється у Вас з якимось певним виробником (чи виробниками) тортів таке їх пакування, в якому використовується червона стрічка із золотим або жовтим написом, якою навхрест перев`язана коробка з тортом?" відповіли "Так, таке пакування асоціюється в мене з певним виробником (чи виробниками) тортів" (а.с. 230 т. 1), з яких 90,1 % асоціюють такого виробника з Кондитерською корпорацією "Рошен" (Кондитерська фабрика імені Карла Маркса).
На підставі вказаного, а також з огляду на наявні в матеріалах справи докази, перелічені у Висновку експерта №333/18, експертом було встановлено, що позначення за заявкою №m201710458 від 13.05.2017 набуло розрізняльної здатності шляхом використання у поєднанні із вже зареєстрованими торговими марками та використання як елементу упакувань та корпоративної символіки до дати подання спірної заявки, а саме до 13.05.2017.
Таким чином, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН" (відповідь на Питання 1).
При наданні відповіді на Питання 2 експерт зазначив, що товари 30 класу МКТП, щодо яких подано на реєстрацію позначення  за заявкою від 13.05.2017 № m201710458, є такими самими або спорідненими з товарами 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 667827, оскільки такі товари є:
- одного виду - харчові продукти рослинного походження, крім фруктів, овочів та плодів, підготовлених або законсервованих для споживання, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів;
- однакове функціональне призначення товарів - продукти для харчування;
- вид матеріалу, з якого товари виготовлені - харчові продукти рослинного походження;
- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів)  - оптова та роздрібна торгівельна мережа;
- коло споживачів - широке коло.
При дослідженні описів позначення за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 та міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 експертом було відмічено те, що  позначення  за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 є позначенням, що є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. Цей колір має приблизну довжину хвилі у 608.78 nm. В свою чергу, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 є позначенням, що є комбінацією кольорів без окреслення контурами у вигляді прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевого кольору. Помаранчевий колір  має довжину хвилі в нанометрах у діапазоні 595-605 nm. 
Експертом встановлено, що позначення та знак виконані різними кольорами, а саме позначення: червоний за пантоном 485с, знак: білий та помаранчевий, а отже не є схожими за графічними ознаками.
Також, на думку експерта, має місце відмінність закладених у позначення понять, ідей: збуджуючий - у позначенні за заявкою від 13.05.2017 № m201710458 та врівноважено емоційний - у знаку за міжнародною реєстрацією № 667827. 
Враховуючи зазначене, експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою № m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 № 667827  настільки, що їх можна сплутати (відповідь на Питання 2).
З метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку №333/18 суд апеляційної інстанції визнав за доцільне призначити у даній справі повторну судову експертизу за клопотанням скаржника про призначення експертизи від 05.09.2019 №2434-03/513.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, ОСОБА_1 , кондадатура якого погоджена сторонами у справі.
За результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/9610/18 надійшов експертний висновок від 30.04.2021 №1306. Експертом досліджувались наступні питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?; чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? У відповідній експертизі зазначено, що експерт   Дорошено О.Ф. про кримінальну відповідальність попереджений відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України.
Вищевказана судова експертиза є повторною, призначена саме для уточнення деяких питань та мотивів, викладених експертом під час проведення первинної експертизи (висновок від 25.03.2019 №333/18). Судом у відповідній ухвалі про призначення повторної судової експертизи було наголошено експерту  звернути увагу саме на конкретні питання та мотиви, які викликали сумніви суду щодо первісної судової експертизи у даній справі. 
Як вже було зазначено судом, з вищевказаного експертного висновку №1306 вбачається, що, досліджуючи перше питання експертом встановлено, що позначення за заявкою № m201710458 є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку червоного кольору за пантоном 485с. На дату подання заявки - 13.05.2017 позначення за заявкою № m201710458 у вигляді відбитка червоного кольору не було таким, що мало певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач мав би можливість вирізняти товари конкретного виробника з поміж таких самих товарів інших виробників та отримувати певну інформацію щодо товару та особи, що пропонує товар. Отже, як зазначено експетом, позначення за заявкою № m201710458 на дату подання заявки 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності.
Експертом зазначено, що матеріали господарської справи № 910/9610/18 містять наступні дані щодо використання Дочірнім підприємством «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» позначення у вигляді червоного кольору та іншу інформацію, що є доречною при визначенні набуття позначенням розрізняльної здатності. Дочірнє підприємство «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» є відомим виробником широко спектру борошняних кондитерських виробів в Україні. ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі по тексту - ПрАТ «ККФ «Рошен») здійснює виробництво борошняних кондитерських виробів за дорученням ДП «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» на підставі договору від 01.01.2012 № 1К/12 про надання послуг з переробки сировини та виготовленню продукції. За умовами зазначеного Договору ДП «КК «Рошен» доручає, а ПрАТ «ККФ «Рошен» зобов`язується виконати роботи по виготовленню продукції. Асортимент продукції, об`єм продукції, терміни виготовлення, якісні і кількісні характеристики, а також вартість і умови оплати визначаються додатками до Договору.
Матеріалами справи підтверджується, що продукція Корпорації Рошен реалізується по всій території України, у фірмових магазинах, яких є 55 на території України, у продуктових магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах, у тому числі таких мереж, як: «METRO», «Сільпо», «АТБ», «АШАН», «Клас», «Novus», «Караван», «Велика кишеня», «Еко-маркет», «Мега-маркет», «BILLA», «Фора». Українські споживачі мають змогу постійно бачити продукцію Корпорації Рошен на прилавках різноманітних магазинів.
Експертом зазначено, що ним  з матеріалів справи встановлено, що протягом тривалого часу Корпорацією Рошен використовується елемент пакування борошняних кондитерських виробів у вигляді червоної стрічки, на поверхню якої наноситься добре відомий знак «ROSHEN».
Проаналізувавши матеріали наданої на дослідження господарської справи №910/9610/18, експерт дійшов висновку, що червоний колір використовується Дочірнім Підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» не тільки при оформленні пакування продукції, у тому числі борошняних кондитерських виробів та тортів, а він є основою фірмового корпоративного стилю Корпорації Рошен. Так, червоний колір активно використовується використовується Корпорацією Рошен, як основний колір, в якості корпоративної символіки, при оформленні фірмових магазинів по всій території України, на 1 Р08-матеріалах, зокрема: сувенірній продукції, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах тощо. Крім того, інформація, що міститься у матеріалах справи, свідчить про те, що основним видом діяльності Корпорації Рошен є виробництво та реалізація кондитерських виробів, у тому числі борошняних кондитерських виробів, тортів. Причому Корпорації Рошен є крупним та добре відомим споживачам виробником зазначеної продукції на території України.
Експерт вказав про те, що позначення за заявкою № m201710458, яке є червоним кольором за пантоном 485 С, до дати подання цієї заявки набуло розрізняльної здатності у відношенні до виробника - Дочірнього Підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» внаслідок його використання щодо таких товарів 30 класу МКТП, як: «борошняні кондитерські вироби, торти». В результаті проведеного дослідження експерт дійшов наступних висновків:
Позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності. Позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти».
При дослідженні другого питання експертом встановлено, що  проаналізувавши наведені  в експерному дослідженні товари, експерт дійшов наступних висновків: такі товари 30 класу, як «борошняні кондитерські вироби; торти» та «печиво, тістечка, хлібобулочні та кондитерські вироби» є такими самими та спорідненими за рахунок того, що вони відносяться до одного виду, задовольняють одну і ту ж потребу/схожі потреби, мають однакові/схожі призначення та споживчі характеристики. Тобто, такі товари 30 класу, як «борошняні кондитерські вироби; торти», для яких, зокрема, подано на реєстрацію позначення за заявкою № m201710458, та такі товари 30 класу МКТП, як: «печиво, тістечка, хлібобулочні та кондитерські вироби», для яких, зокрема, зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №667827, є такими самими та спорідненими. Експертом зазначено, що позначення за заявкою №m201710458 подано на реєстрацію для частини таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 667827.
При вирішенні питання щодо спорідненості товарів експертом визначалась принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про походження цих товарів з одного комерційного джерела.
Експертом також досліджувалось визначення схожості досліджуваних позначень.
Експерт встановив, що досліджуване позначення складається з одного кольору, а зареєстрований знак згідно з бібліографічними даними - з двох кольорів. Таким чином, позначення за заявкою № m201710458 та знак за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за візуальними ознаками.
Кожен з кольорів, з яких складаються досліджувані позначення, викликає сукупність асоціацій, відмінних від інших досліджуваних кольорів, таким чином, позначення, які з них складаються, викликають у споживача різні асоціації.
Отже, позначення за заявкою №m201710458 та знак за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за семантичними ознаками.
В результаті проведеного дослідження було встановлено: позначення за заявкою № m201710458 подано на реєстрацію для частини таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №667827; позначення за заявкою № m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за візуальними ознаками; позначення за заявкою №m201710458 та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не є схожими за семантичними ознаками.
Експерт дійшов висновку, що позначення за заявкою №m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати.
З урахуванням вищевказаного, експерт Дорошенко О.Ф. прийшов до висновку, що позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 не мало притаманної розрізняльної здатності. Позначення за заявкою № m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017 набуло розрізняльну здатність внаслідок його використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби, торти». Позначення за заявкою № m 201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації № 667827 від 02.12.1996.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.
Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.
Як зазначено у Висновках експертів № 333/18 та №1306, проведення експертиз доручено, відповідно експерту Чабанець Тетяні Миколаївні та Дорошенку Олександру Федоровичу, їх попереджено про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
З матеріалів справи вбачається, що висновки експертів № 333/18 та №1306 складені кваліфікованими експертами відповідно до вимог чинного законодавства.
Таким чином, Висновок експерта № 333/18 та висновок експерта №1306 містять докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані, дані висновки складені у порядку, визначеному законодавством, а тому приймаються судом апеляційної інстанції в якості належних та допустимих доказів в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/9610/18.
З огляду на вищевказані висновки експертів, а також наявні в матеріалах справи докази, які оцінені судом у сукупності, суд апеляційної інстанції вважає необґрунтованими твердження скаржника, зазначені  в апеляційній скарзі, стосовно того, що Спірне позначення за заявкою від 13.05.2017 № m201710458 звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника), а також  є схожим настільки, що його можна сплутати для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація від 02.12.1996 №667827), щодо споріднених товарів.
Таким чином, Висновок експерта № 333/18 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про відповідність знаку для товарів і послуг за заявкою № m201710458 від 13.05.2017 умовам надання правової охорони, визначеним п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у суді першої інстанції, та на підтвердження йому до аналогічних висновків прийшов експерт Дорошенко О.Ф. і під час проведення повторної судової експертизи (експертний висновок №1306), призначеної судом апеляційної інстанції.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Підставами визнання акта недійсними є невідповідність його вимогам чинного законодавства та (або) визначений законом компетенції, органу який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації.
Оскільки встановлені судом першої та апеляційної інстанції обставини справи в сукупності підтверджують необґрунтованість та невідповідність вимогам чинного законодавства Оскаржуваних висновку та рішення, які порушують права та охоронювані законом інтереси позивача, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про наявність підстав для визнання недійсним висновку «Укрпатенту» про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 вих. №1531/ЗМ/18, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 після затвердження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та визнання недійсним рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № m 2017 10458, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.05.2018 № 723. Відповідні позовні вимоги позивача правомірно визнані судом першої інстанції обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, що не спростовано належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами в суді апеляційної інстанції. Відтак, позовні вимоги у даній справі обґрунтовано задоволено судом першої інстанції.
У зв`язку з тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (змінено найменування на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України -відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, яку ліквідовано 25.04.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності суд першої інстанції правомірно задовольнив позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 № m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво, а також вимоги про визнання права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за заявкою від 13.05.2017 №m 2017 10458 для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев`язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти".
Здійснивши оцінку обґрунтованості доводів скаржника та інших сторін у справі, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення було прийнято з дотриманням вимог чинного законодавства та відсутні підстави для його скасування.
Інших доводів скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного рішення та впливали на їх правильність в апеляційній скарзі не наведено.
Доводи скаржника про порушення судом норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи у суді апеляційної інстанції.
У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), № 37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).
Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.
За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржуване рішення суду першої інстанції у даній справі - без змін.
Керуючись ст.ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -
                              
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України залишити без задоволення.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18 залишити без змін.
3. Матеріали справи №910/9610/18 направити до господарського суду міста Києва. 
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.
Повний текст складено 29.06.2021.

Головуючий суддя                                                            М.Л. Доманська 

Судді                                                                                Б.М. Поляков

                                                                                В.О. Пантелієнко