ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" червня 2021 р.                                Справа№ 910/16653/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Сотнікова  С.В.
суддів:            Отрюха Б.В. 
          Грека  Б.М. 
 
за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,
представників:
позивача - адвоката Жухевича О.В.,
відповідача-1 - адвоката Шум О.М.,
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта"
на рішення Господарського суду міста Києва 
від 01.06.2020 (повне рішення складено 17.06.2020, суддя Марченко О.А.)
у справі №    910/16653/19
за позовом компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH), Федеративна Республіка Німеччини
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта",
2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
про визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,
ВСТАНОВИВ:
Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - позивач, Компанія) звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" (далі - відповідач, Товариство) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (правонаступник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, далі - Укрпатент) про:
- визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг відносно всіх товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для яких знак було зареєстровано; 
- визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг відносно всіх товарів 01 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано;
- визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг відносно послуг 35 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано;
- зобов`язання Укрпатенту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 у справі №910/16653/19 позов задоволено; визнано недійсними свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу МКТП, свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу МКТП; зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, правонаступником якого є Укрпатент, внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Товариства на користь Компанії ?11526?,00 грн судового збору. 
Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Товариство звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі, рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/16653/19.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 призначено у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, зупинено апеляційне провадження. 
25.02.2021 до Північного апеляційного господарського суду з експертної установи надійшли матеріали справи № 910/16653/19 та висновок експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.02.2021, у зв`язку з перебуванням головуючого судді (судді-доповідача) Копитової О.С. у відпустці, справу № 910/16653/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, суддя-доповідач), Отрюх Б.В., Грек Б.М. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.03.2021 прийнято до провадження та вирішено здійснити розгляд справи №        910/16653/19 по суті спочатку колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Отрюх Б.В., Грек Б.М.; поновлено апеляційне провадження у справі №      910/16653/19, розгляд справи призначено в судовому засіданні на 23.03.2021.
23.03.2021 від позивача надійшло клопотання про заміну відповідача його правонаступником, а саме Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2021 замінено у справі №  910/16653/19 відповідача - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; відкладено розгляд справи на 20.04.2021.
13.04.2021 від експертної установи надійшов лист від 07.04.2021 № 16/4-157 про врахування технічних помилок у висновку експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021, до якого додана сторінка 63 висновку, підписана судовими експертами Федоренко В.Л. та Чабанець Т.М., з врахуванням виправлених технічних помилок.
19.04.2021 Укрпатент надіслав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив задовольнити апеляційну скаргу відповідача, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 і прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.
Позивач подав клопотання про виклик в судове засідання експертів для надання усних пояснень по Висновку експертів № 184/20, яке мотивоване тим, що висновок експертів є неповним та необґрунтованим, містить численні помилки та недоліки в дослідницькій частині, що викликає сумніви у його правильності та потребує роз`яснень судових експертів. Також, у клопотанні наведений перелік питань до судових експертів.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.04.2021 викликано в судове засідання судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренка Владислава Леонідовича та Чабанець Тетяну Миколіївну для дачі пояснень по Висновку експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021; відкладено розгляд справи №    910/16653/19 на 25.05.2021.
20.05.2020 Компанія подала відповідь на відзив Укрпатенту.
25.05.2021 позивач подав клопотання про призначення повторної судової експертизи.
25.05.2021 в судовому засіданні брали участь судові експерти Федоренко В.Л. та Чабанець Т.М., які надали пояснення по висновку експертизи та відповіді на питання представників сторін, а також суду.
25.05.2021 в судовому засіданні суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи, оскільки після пояснень судових експертів не підтвердились доводи позивача про необґрунтованість висновку судової експертизи та про суперечність висновку матеріалам справи.
25.05.2021 в судовому засіданні оголошена перерва до 08.06.2021 відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.
08.06.2021 в судовому засіданні оголошена перерва до 15.06.2021.
Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
З матеріалів справи вбачається, Компанія є власником торгової марки , яка захищена свідоцтвом України №86737 від 10.01.2008 (заявка m200618814 від 29.11.2006) та зареєстрована для товарів 01 класу МКТП, а саме: добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива).
Також, Компанія є власником торгової марки BASFOLIAR, яка захищена міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 від 15.11.1972, що діє на території України з 22.06.2008 та зареєстрована для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючі засоби та розчинники для добрив та засоби для захисту рослин, засоби для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні).
25.11.2016 була зареєстрована торгова марка   та видано Товариству свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг (заявка m201514923 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів).
27.02.2017 була зареєстрована торгова марка   та видано Товариству свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (заявка m201514924 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів).
25.10.2018 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг (заявка m201703100 від 16.02.2017; знак зареєстровано для послуг 35 класу МКТП, а саме: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу).
За твердженням Компанії, спірні торгові марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки:
- є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії, оскільки можуть породити у свідомості споживачів асоціації, пов`язані із Компанією, які насправді не відповідають дійсності, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон);
- є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговими марками Компанії, які зареєстровані раніше що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";
- товари, для яких зареєстровані спірні торгові марки, є такими самими та/або спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торгові марки Компанії.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції встановив, що зареєстровані на ім`я відповідача торгові марки за свідоцтвами № № НОМЕР_3 ,  НОМЕР_1, НОМЕР_2 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для грунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії, що є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
В основу встановлення обставин невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони суд першої інстанції поклав висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною.
Відхиляючи поданий відповідачем висновок експерта від 14.02.2019 № 1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною, що має протилежні результати дослідження ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, суд першої інстанції зазначив, що експертом Коваленко Т.В. не було в повній мірі порівняно знаки за фонетичними, семантичними та графічними елементами схожості, а зроблено лише поверхневий аналіз такої подібності, що призвело до помилкового висновку експерта про відсутність схожості оспорюваних знаків із знаками Компанії. Крім того, суд першої інстанції вказав, що експертом було обмежено коло споживачів відповідних товарів до фахівців підприємства із закупівлі товарів виробничо-технічного призначення, при цьому не взято до уваги, що споживачами також можуть бути і підприємці і окремі фізичні особи.
В основу доводів апеляційної скарги покладені висновки про нез`ясуваня судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, з огляду на відмову в задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи, оскільки сторонами подані висновки експертів, які суперечать один одному. При цьому, відмовляючи в клопотанні про призначення експертизи суд першої інстанції порушив норми процесуального права, оскільки неправомірно закрив підготовче провадження, незважаючи на відсутність в підготовчому засіданні представників відповідача, чим позбавив останнього своєчасно заявити відповідне клопотання про судову експертизу. Такі процесуальні порушення призвели до ухвалення неправильного рішення. При цьому необґрунтовано надав перевагу одному доказу над іншим, за допомогою яких мають бути встановлені дійсні обставини справи.
Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
За правилами статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Згідно зі ст. 77 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. 
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.
Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
За правилами ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Колегія суддів зазначає, що для з`ясування дійсних обставин даної справи щодо відповідності/невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони необхідні спеціальні знання, тобто такі обставини можуть бути підтверджені висновком експерта.
Разом з тим, відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Як було зазначено вище, на підтвердження обставин справи щодо невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони, позивач подав висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною, який був покладений в основу оскаржуваного рішення зі спору.
Одночасно, на спростування доводів позивача відповідач подав суду першої інстанції висновок експерта від 14.02.2019 № 1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною, що має протилежні результати дослідження ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19.
Отже у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними. При цьому, суд першої інстанції в порушення ст. 104 ГПК України відхилив поданий відповідачем висновок експерта без належного обґрунтування, лише зазначивши про порівняння спірних торгових марок не в повній мірі та з поверхневим аналізом такої подібності, що на думку суду, призвело до помилкового висновку експерта щодо відсутності схожості спірних торгових марок.
Колегія суддів зазначає, що відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні, однак суд першої інстанції відхиливши поданий доказ відповідне мотивування не навів, обмежившись лише загальними твердженнями про поверховість аналізу подібності торгових марок.
Разом з тим, колегія суддів вважає, що в даному випадку, суд першої інстанції мав право призначити у справі судову експертизу в підготовчому засіданні з огляду на подання сторонами взаємовиключних доказів, враховуючи заявлення такого клопотання відповідачем.
Усуваючи допущені судом першої інстанції процесуальні порушення, апеляційний суд призначив у справі судову експертизу.
Так, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 на вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було поставлені наступні питання.
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?
Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?
Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?
Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?
Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?
За результатами судової експертизи був складений висновок експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021.
У висновку надані наступні відповіді на поставлені питання.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 щодо споріднених товарів.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".
Таким чином, за допомогою спеціальних знань були встановлені обставини, які спростовують доводи Компанії про невідповідність спірних торгових марок умовам надання правової охорони, що передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6, абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не є схожими до ступеню сплутування із троговими марками Компанії та не можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії, позаяк набули додаткової розрізняльної здатності внаслідок їх використання Товариством.
Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
У абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту другого статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.
При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту другого статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка визначає виключні права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком.
Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Оцінивши висновок експерта за результатами проведеної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд вважає, що висновок № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021 містить докладний опис проведених досліджень і обґрунтовані відповіді на поставлені питання, а тому є належним та допустимим доказом у справі.
При цьому, колегія судів зазначає, що висновок експертного дослідження від 22.11.2019 № 19/23/2-1/28-ЕД/19 не містить дослідження обставин щодо використання на території України спірних торгових марок Товариства, внаслідок якого такі позначення набули додаткової розрізняльної здатності, у зв`язку з чим не можуть бути визнані однозначними та категоричними твердження про можливість введення в оману у відношенні виробника товару, а саме Компанії.
Такий критерій є визначальним при встановленні обставин щодо відповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони, що передбачений у абзаці п`ятому пункту другого статті 6 Закону.
За таких обставин, колегія суддів відхиляє поданий позивачем висновок експерта у підтвердження позовних вимог.
Апеляційним судом встановлено, що судова експертиза у сфері інтелектуальної власності проведена відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а висновок експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані позивачем більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі. 
Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.
Колегія суддів встановила, що за висновком судової експертизи встановлено відсутність ознак (критеріїв) для відмови в наданні правової охорони торгових марок за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2, передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6 та абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Отже, більш вірогідними доказами (в тому числі і висновком судової експертизи) підтверджено відсутність обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним  оспорюваних свідоцтв.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що  реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. 
Оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про задоволення позову, внаслідок нез`ясування обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм процесуального права щодо оцінки зібраних у справі доказів, що є підставами для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову в позові.
Згідно із частинами 1, 4, 8, 14 статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.
Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
Отже, з Компанії на користь Товариства підлягає стягненню судовий збір в сумі 17289 грн.
Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1.          Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" задовольнити.
2.          Рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 у справі №  910/16653/19 скасувати.
3.          Прийняти нове рішення.
Відмовити в задоволенні позову компанії Компо Експерт ГмбХ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта", Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії.
4.          Стягнути з компанії Компо Експерт ГмбХ (адреса: Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Федеративна Республіка Німеччини; Compo Expert GmbH, Krogerweg 10, 48155 Munster, Germany) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811)  17289 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) грн витрат по сплаті судового збору.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст постанови складено та підписано 01.07.2021.

Головуючий суддя                                                            С.В. Сотніков 

Судді                                                                                Б.В. Отрюх

                                                                                Б.М. Грек