ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" червня 2021 р.                                                           Справа №914/1176/20

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючої судді                              Орищин Г.В.
суддів                              Галушко Н.А.
                              Желіка М.Б.
секретар судового засідання Федорів Н.В.
розглянув апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Ласунка” від 17.03.2021
на рішення Господарського суду Львівської області від 16.02.2021 (повний текст рішення складено 25.02.2021, суддя Козак І.Б.) та
на додаткове рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 (повний текст складено 22.03.2021, суддя Козак І.Б.)
у справі № 914/1176/20
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Ласунка”, м. Дніпро
до відповідача Приватного акціонерного товариства “Львівський холодокомбінат”, м. Львів
про:
- визнання дій ПрАТ “Львівський холодокомбінат” із виробництва та введення в цивільний оборот продукції – виробу (морозива) “Віg Stаг” порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 31245 від 12.01.2016 та промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 39145 від 25.04.2019, які використовує у своїй діяльності ТзОВ “Ласунка”;
- визнання дій ПрАТ “Львівськй холодокомбінат” щодо реалізації (продажу) продукції - виробу (морозива) “Віg Stаг” порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України №31245 від 12.01.2016 та промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 39145 від 25.04.2019, які використовує у своїй діяльності ТзОВ “Ласунка”;
- заборону ПрАТ “Львівській холодокомбінат” здійснювати виробництво, реалізацію та введення в цивільний обіг будь-яким способом продукції - виробів (морозива) “Віg Stаг”, які порушують права інтелектуальної власності на промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 31245 від 12.01.2016 та промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 39145 від 25.04.2019, які використовує у своїй діяльності ТзОВ “Ласунка”;
- вилучення із цивільного обігу та знищення продукції – виробу (морозиво) “Віg Stаг”, яке вироблене та введене в цивільний обіг ПрАТ “Львівській холодокомбінат” з порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України 31245 від 12.01.2016 та промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 39145 від 25.04.2019, які використовує у своїй діяльності ТзОВ "Ласунка",

представники сторін:
від позивача – Чередник І.О.,
від відповідача – ОСОБА_1 

15.05.2020 до Господарського суду Львівської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТзОВ) “Ласунка” із позовом до відповідача Приватного акціонерного товариства (надалі – ПрАТ) “Львівський холодокомбінат” про:
1) визнання дій відповідача із виробництва та введення в цивільний оборот продукції – виробу (морозива) “Віg Stаг” порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України №31245 від 12.01.2016 та промисловий зразок “Стаканчик вафельний” за патентом України № 39145 від 25.04.2019 (надалі разом – промислові зразки №31245 та № 39145), які використовує у своїй діяльності позивач;
2) визнання дій відповідача щодо реалізації (продажу) продукції  –  виробу (морозива) “Віg Stаг” порушенням прав інтелектуальної власності на промислові зразки № НОМЕР_1 та № 39145, які використовує у своїй діяльності позивач;
3) заборону відповідачу здійснювати виробництво, реалізацію та введення в цивільний обіг будь-яким способом продукції – виробів (морозива) “Віg Stаг”, які порушують права інтелектуальної власності на промислові зразки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовує у своїй діяльності позивач;
4) вилучення із цивільного обігу та знищення продукції – виробу (морозиво) “Віg Stаг”, яке вироблено та введено в цивільний обіг відповідачем з порушенням прав інтелектуальної власності на промислові зразки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовує у своїй діяльності позивач.
Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач порушив права інтелектуальної власності, якими володіє ТзОВ «Ласунка» на підставі ліцензійних договорів від 13.01.2016 та 29.04.2019, укладених з ОСОБА_2 , шляхом неправомірного використання у своєму виробі (морозиві) «Віg Star» усієї сукупності суттєвих ознак промислових зразків №31245 та №39145, які використовує у своїй діяльності ТзОВ «Ласунка».
У своїй позовній заяві ТзОВ «Ласунка» послалося на виготовлений на його замовлення висновок судового експерта № 1238 від 12.12.2019, у якому встановлено, що у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків №31245 та № 39145, власником яких є ОСОБА_2 .

Рішенням Господарського суду Львівської області від 16.02.2021 в позові у даній справі відмовлено.
Ухвалюючи рішення, місцевий господарський суд виходив з того, що позивачем не доведено, а судом не встановлено неправомірності використання у виробі (морозиві) «Віg Star», виробником якого є ПрАТ «Львівській холодокомбінат», усієї сукупності суттєвих ознак промислових зразків №31245 та № 39145, які використовує у своїй діяльності ТзОВ «Ласунка», що є підставою для відмови у задоволенні заявлених позовних вимог.
При цьому, місцевий господарський суд врахував висновок судової експертизи прав інтелектуальної власності №185/20 від 18.12.2020, яка призначалась на підставі ухвали суду від 01.10.2020, у якому здійснено аналіз суттєвих та несуттєвих ознак стаканчиків вафельних для морозива, що використовуються у виробництві і позивачем, і відповідачем, та зроблено висновок про те, що у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar» не використано всієї сукупності суттєвих ознак спірних промислових зразків.

Додатковим рішенням Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 було задоволено заяву ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про ухвалення додаткового рішення у цій справі, стягнуто з позивача на користь відповідача 135151,52 грн. витрат на правову допомогу, з яких: 87500 грн. – витрати на правову допомогу у господарській справі № 914/1176/20, 30000 грн. – витрати, пов`язані із проведенням експертизи на замовлення учасника справи, 17651,52 грн. – витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 у даній справі.
Ухвалюючи додаткове рішення, місцевий господарський суд виходив з того, що усі заявлені відповідачем суми, які складають понесені ним судові витрати у даній справі, є документально підтвердженими. При цьому, суд відмовив у клопотанні позивача про залишення заяви про стягнення судових витрат без розгляду, оскільки у першій заяві по суті (у відзиві на позов) відповідач повідомив про попередній розрахунок судових витрат, які він вже поніс, а також орієнтовний розмір витрат у майбутньому. З огляду на це, суд відхилив також доводи позивача про те, що відповідач на заявляв до завершення судових дебатів клопотання про покладення на іншу сторону понесених ним судових витрат, а також, що відповідач порушив порядок подання доказів на підтвердження суми понесених судових витрат (відповідна заява була направлена на адресу суду 19.02.2021, тобто, в межах 5-ти денного строку, передбаченого ГПК України). Окрім цього, суд, використавши власні дискреційні повноваження, відмовив у клопотанні позивача про зменшення суми витрат відповідача на правову допомогу з 87500,00 грн до 30000,00 грн., врахувавши при цьому наявність у матеріалах справи детальних та достовірних доказів понесення відповідачем відповідних судових витрат у заявленому розмірі.

Позивач, не погодившись з вказаним судовим рішенням та додатковим рішенням, подав апеляційні скарги, у яких послався на те, що вирішуючи спір, місцевий господарський суд дійшов висновків, які не відповідають обставинам справи, неповно з`ясував обставини справи, неправильно застосував норми матеріального права та порушив норми процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору, а також не врахував аргументів ТзОВ «Ласунка» як по суті спору, так і щодо необхідності зменшення суми судових витрат, у зв`язку з чим просив відповідні рішення скасувати та ухвалити нові, якими: 1) позов у даній справі задоволити повністю; 2) зменшити розмір судових витрат, пов`язаних із наданням професійної правничої допомоги відповідачу з 87500 грн. до 30000 грн., а у задоволенні стягнення витрат, пов`язаних з проведенням експертиз – відмовити.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 розгляд апеляційних скарг ТзОВ «Ласунка», поданих на вищезазначені рішення та на додаткове рішення місцевого господарського суду у справі № 914/1176/20 було об`єднано в одне апеляційне провадження.
У апеляційній скарзі на рішення позивач послався на наступне:
1) промислові зразки, які використовує у господарській діяльності ТзОВ «Ласунка» є чинними, тому станом на дату подання до суду позовної заяви та станом на дату ухвалення судом оскаржуваного рішення, зміни, які були внесені до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законів країни щодо створення національного органу інтелектуальної власності» та набрали чинності 14.10.2020, розповсюджувалися на діючі патенти на промислові зразки та на критерії охороноздатності промислових зразків, а отже суд повинен був при ухваленні судового рішення та розгляду даної справи врахувати вказані зміни. Однак, як вбачається зі змісту оскаржуваного судового рішення, суд проігнорував зазначені обставини та здійснив розгляд справи на підставі законодавчих норм, які втратили чинність. Чинними законодавчими нормами, зокрема, визначено, що обсяг правової охорони визначається зображенням промислового зразка; виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється;
2) ТзОВ «Ласунка» не погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що воно не довело факту неправомірного використання відповідачем у виробі морозиво «Big Star» усієї сукупності суттєвих ознак промислових зразків №31245 та № 39145. При цьому, позивач свої доводи базує на експертному висновку № 1283 від 12.12.2019, складеному на його замовлення Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. На думку позивача, саме цей висновок підлягає врахуванню при вирішенні спору у даній справі, оскільки сукупність суттєвих ознак промислових зразків у ньому визначалась з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру, а не з їх опису, оскільки в останньому випадку існує ймовірність неповного відображення таких суттєвих ознак, а також ймовірність зазначення суттєвими тих ознак, які, відповідно до вищевикладених норм, не є такими. Однак, судом першої інстанції проігноровано та не взято до уваги вищенаведені обставини під час вирішення та розгляду справи;
3) відповідно до cт. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. У спірній ситуації, суттєві ознаки трьох промислових зразків (двох промислових зразків позивача та один промисловий зразок відповідача) відрізняються між собою незначними деталями, а, отже, вказані промислові зразки є ідентичними. Таким чином, суд першої інстанції безпідставно зазначив у рішенні про те, що дві суттєві ознаки кожного виробу не співпадають;
4) наявність у відповідача промислового зразка № 40334 від 10.10.2019 «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо», не доводить того, що вказаний промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, такому критерію як «новизна», оскільки відповідно до положень чинного законодавства про охорону прав на промислові зразки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності не проводить експертизи по суті щодо заявок на промислові зразки. Відповідно до cт. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», під час проведення експертизи заявки на одержання патенту, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 18 цього Закону, патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Судом першої інстанції не було надано оцінку вищенаведеним обставинам, які додатково підтверджують законність та наявність підстав для задоволення позовних вимог ТзОВ «Ласунка»; 
5) під час вирішення спору у даній справі не підлягає врахуванню висновок судових експертів №185/20 від 18.12.2020, який був складений на підставі відповідної ухвали суду, оскільки:
- судовими експертами невірно визначено ключову суттєву ознаку промислових зразків за патентами № 31245, №39145 та №40334, а саме, форму виробу, оскільки не існує геометричного тіла з назвою «прямокутно-подібна призма дещо розширена доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал». На переконання позивача, форма досліджуваного об`єкта найбільш близька до зрізаного овального конуса;
- при визначенні ознак промислових зразків експерти зазначили про рифлену поверхню, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів та у вигляді великих виступаючих ромбів. Однак, насправді на поверхні немає ромбів – випуклі лінії формують чіткі квадрати, сторони яких повернуті на 45 градусів відносно площини основ конуса;
- при встановленні суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 40334, судові експерти зазначили про те, що під виступаючим обвідком наявна гладка поверхня, на якій розміщено словесний елемент. Однак, промислові зразки не містять «словесних елементів» як суттєвих ознак, натомість для характеристики таких ознак промислового зразка використовується поняття «напис», при цьому зміст напису не охороняється;
- невірне визначення суттєвих ознак досліджуваних об`єктів призвело до того, що порівняльний аналіз, проведений експертами для встановлення використання суттєвих ознак промислових зразків у порівнюваному виробі, не має сенсу. Зазначені помилки свідчать про недостатній рівень загальних знань експертів та хибність висновку в цілому;
- судовими експертами досліджувався інший патент №39145 на промисловий зразок, ніж той, що був визначений ухвалою суду, оскільки у висновку експерта відрізняється дата цього патенту. Суд першої інстанції безпідставно відхилив ці доводи ТзОВ «Ласунка», зазначивши при цьому, що суд трактує невірну дату видачі патенту як формальну технічну описку, а не дослідження іншого промислового зразка. Вказане також свідчить про те, що з незрозумілих причин та без направлення відповідних клопотань до суду, який постановив ухвалу про призначення судової експертизи, судовими експертами самостійно та на власний розсуд змінено усі питання та надано на них відповіді;
- на 3 аркуші висновку експертів, в розділі даних судового експерта Чабанець Т.М. зазначено, що свідоцтво видане вказаному експерту дійне до 12.10.2121, однак дані відомості не відповідають дійсності та викликають сумніви у їх правильності;
- довідково-нормативні документи та література, використана судовими експертами, не відповідають нормам чинного законодавства України, оскільки Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить ст. 34 на яку на аркуші 4 посилались судові експерти;
- на аркуші 5 висновку, судовими експертами неправильно визначено обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку та закріплений у ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки судовими експертами зазначено у висновку інформацію, зміст якої не відповідає змісту вказаної норми;
6) судом першої інстанції було допущено низку порушень процесуального закону, а саме:
- суд передчасно призначив судову експертизу у даній справі, оскільки не викликав для дачі пояснень судових експертів, на висновки яких покликались позивач та відповідач;
- 02.02.2021 суд закрив підготовче провадження у справі та призначив розгляд справи по суті без присутності та думки представника ТзОВ «Ласунка», чим порушив ст. 182, 183 та 185 ГПК України, та позбавив позивача права подати до суду на стадії підготовчого провадження уточнену позовну заяву, заяву про виклик судових експертів до суду, клопотання про призначення у справі додаткової або повторної експертизи за результатом виклику судових експертів до суду;
- попри закриття підготовчого провадження, суд надав позивачу додатковий строк для надання пояснень на висновок судових експертів, що свідчить про те, що суд навіть не отримавши вказані пояснення щодо складеного висновку судових експертів, вже станом на 02.02.2021 не вбачав підстав для виклику судових експертів до суду та призначення у справі повторної експертизи, оскільки суду першої інстанції був відомий результат розгляду справи, що недопустимо, не відповідає критерію законності та змагальності учасників справи;
- в судовому засіданні 16.02.2021 суд безпідставно відмовив ТзОВ «Ласунка» у задоволенні заяви про виклик судового експерта, яка була подана до суду ще 24.09.2020 (тобто, до призначення у даній справі судової експертизи) та усно підтримана ним у цьому судовому засіданні. Крім того, після оголошення судом відмови у задоволенні цієї заяви, суд незаконно відмовив представнику ТзОВ «Ласунка» у оголошенні у справі перерви задля оскарження в апеляційному порядку відмови суду у задоволенні вищевказаної заяви та розглянув справу в одному судовому засіданні, призначеному по суті на 16.02.2021;
- 16.02.2021 суд розглянув справу у першому судовому засіданні, призначеному судом у даній справі по суті, а рішення у справі було оголошене у позаробочий час (після 19:00 год.), що свідчить про намагання суду першої інстанції якнайскоріше здійснити розгляд справи без всебічного з`ясування усіх обставин справи та з порушенням процесуальних прав ТзОВ «Ласунка» на доведення правомірності своїх позовних вимог у даній справі.

У апеляційній скарзі на додаткове рішення позивач послався на наступне:
1) в порушення ч. 8 ст. 129 ГПК України, представник відповідача у судовому засіданні, яке відбулося 16.02.2021, не зробив заяву до закінчення судових дебатів про те, що ним в подальшому будуть подані до суду докази, підтверджуючі розмір судових витрат, які відповідач сплатив у зв`язку з розглядом цієї справи. Крім того, заява про стягнення з ТзОВ «Ласунка» судових витрат була подана відповідачем 22.02.2021, що свідчить про порушення ним строку, встановленого ч. 8 ст. 129 ГПК України; 
2) відповідач просив суд першої інстанції стягнути з ТзОВ «Ласунка» витрати, пов`язані із проведенням експертизи на замовлення відповідача у сумі 30000 грн. та витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи у сумі 17651,52 грн. Стосовно експертизи, проведеної на замовлення відповідача, то її вартість не підлягає стягненню з позивача, оскільки відповідач самостійно звернувся до експерта та сплатив на власний розсуд вказану суму коштів за проведену експертизу. Крім того, розмір витрат відповідача на її оплату є неспівмірним, безпідставним та не узгоджується з положеннями ч. 5 cm. 127 ГПК України та підлягає залишенню без задоволення. Щодо експертизи, призначеної на підставі ухвали суду, то сторонами було узгоджено, що вартість цієї експертизи буде сплачена ними в рівних частках;
3) суд першої інстанції безпідставно відмовив у задоволенні клопотання ТзОВ «Ласунка» про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката в порядку ч. 5, 6 cm. 126 ГПК України. При цьому, про наявність підстав для зменшення розміру цих витрат свідчить таке:
- відповідач у відзиві на позовну заяву визначив попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які він очікує понести у зв`язку із розглядом справи у розмірі 30000 грн., однак у своїй пізнішій заяві він збільшив цю суму до 87500 грн., що значно відрізняється від початкового розміру очікуваних витрат;
- вартість послуг представника відповідача за годину є надто завищеною, а строк протягом якого він надавав кожну послугу спрямований лише на збільшення вартості його послуг та подальше їх стягнення з ТОВ «Ласунка». Наприклад, вартість підготовки представником відповідача заперечень становить 12000 грн., оскільки він складав їх протягом 12 годин;
- у даній справі відсутній публічний інтерес, оскільки розгляд справи відбувався між двома юридичними особами, без участі інших осіб та уваги з боку представників ЗМІ, тому, у даному випадку, вирішення судом цієї справи жодним чином не вплинуло на репутацію відповідача;
4) докази, якими відповідач обґрунтовує розмір витрат на професійну правничу допомогу, не є належними та не підлягають врахуванню, оскільки:
- в умовах договору №09-ЮО від 01.11.2018 відсутній порядок та умови, згідно яких сторони укладають додаткові угоди до нього. Надалі, всупереч умовам цього договору, відповідачем та АО «Інновейшн Легал Груп» було укладено додаткову угоду № 02/09-ЮО від 02.07.2020;
- з рахунків № 02/11/03/9 від 02.11.2020, № 03/12/21 від 30.11.2020 та №02/02/21 від 17.02.2021 вбачається, що вони були складені керуючим партнером Рабіновичем М.П. на підставі договору № 09-ЮО від 01.11.2018, тоді як, надання представником відповідача правової допомоги у веденні цієї господарської справи здійснювалося на підставі додаткової угоди № 02/09-ЮО від 02.07.2020;
- з платіжного доручення № 2697 від 17.11.2020, вбачається, що відповідачем було зазначено у призначені платежу «Оплата за надання правової допомоги у ведені господарської справи № 914/1176/20 зг рах № 02/11/3/09 від 02.11.2018», однак у даному випадку, представником відповідача було складено рахунок № 02/11/3/09 від 02.11.2020;
- рахунки № 02/11/03/9 від 02.11.2020 та № 03/12/21 від 30.11.2020 були складені представником відповідача та оплачені відповідачем у період перебування даної справи у експертній установі, що спростовує твердження представника відповідача про надання ним послуг у період, коли провадження у справі було зупинене;
- рахунок № 02/02/21 від 17.02.2021 на суму 37 500,00 грн. включає у себе суму у розмірі 30000 грн., а саме «гонорар успіху», який був погоджений між сторонами додаткової угоди на власний розсуд та мав бути самостійно сплачений відповідачем на рахунок адвокатського об`єднання.
- акти приймання передачі наданих послуг № 06/11/20 від 31.10.2020, №09/12/20 від 30.11.2020 та № 17/02/21 від 17.02.2021 є неналежними доказами, оскільки у них не зазначено інформації про те, коли представник відповідача приймав участь у судових засіданнях. Вказані акти також не містять чіткого переліку послуг, наприклад, які процесуальні заяви з питань призначення експертизи підготував представник відповідача, враховуючи, що справа з жовтня 2020 року перебувала в експертній установі (акт від 30.11.2020). Більше того, вказані акти не містять строку, коли вказані процесуальні документи були складені та подані до суду;
5) сплачений відповідачем «гонорар успіху» у сумі 30000 грн. не підлягає стягненню з ТзОВ «Ласунка», оскільки такий вид судових витрат не передбачений нормами ГПК України та не відноситься до витрат на професійну правову допомогу. Всупереч ч. 8 ст. 129 ГПК України до закінчення судових дебатів відповідач не заявляв про намір звернення до суду із заявою про відшкодування витрат на оплату «гонорару успіху» адвоката. Крім того, ключовим критерієм під час розгляду питання щодо можливості стягнення «гонорару успіху» є розумність заявлених витрат. Тобто, розмір відповідної суми має бути обґрунтованим, а стягнення заявленої суми має співвідноситися із виконаною роботою щодо представництва інтересів у суді першої інстанції та досягнення обумовленого між сторонами успішного результату. Заявлена сума «гонорару успіху» не відповідає критерію розумності таких витрат з огляду на предмет спору у даній справі та її складність, пропорційність до предмета спору, характеру та обсягу наданих адвокатом послуг.

Відповідач подав суду відзиви на апеляційні скарги, у яких заперечив доводи та вимоги апеляційних скарг, просив відмовити в їх задоволенні, а рішення суду першої інстанції – залишити без змін. Стосовно доводів скаржника по суті спору зазначив наступне:
1) як у попередній редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», так і в редакції, яка набрала чинності 16.08.2020, умови, за яких промисловий зразок може бути зареєстрований та на нього може видаватися свідоцтво, зводяться до новизни й індивідуального характеру такого зразка. В свою чергу, спосіб захисту власником свого права регулюється зовсім іншими приписами профільного закону (розділ VII) й не має жодного відношення до критеріїв охороноздатності (умов патентоспроможності) промислових зразків, про які йдеться (чи йшлося) у ст.6 цього Закону. Права власника промислового зразка стосовно використання та заборони іншим особам використовувати промисловий зразок, а також види використання цього об`єкта інтелектуальної власності є ідентичними як у редакції, що була чина до 16.08.2020, так і у наступних редакціях згаданого Закону, а тому позиція апелянта стосовно не врахування судом попередньої інстанції критеріїв охороноздатності промислових зразків у конктесті вирішення питання наявності чи відсутності підстав для заборони використовувати виріб відповідачу є неспроможною й не заслуговує на увагу;
2) апелянт, стверджуючи про те, що після проведення судової експертизи, доцільно було б уточнити та змінити зміст позовної заяви, не враховує того факту, що підготовче провадження у даній справі тривало з 22.05.2020 по 02.02.2021, тобто майже 8,5 місяців. Навіть за вирахуванням часу проведення судової експертизи (з 01.10.2020 по 28.12.2020), позивач мав більше ніж достатньо можливостей для того, щоб повідомити суд про намір змінити підстави або предмет позову, проте таких заяв він не заявляв;
3) в апеляційній скарзі ТзОВ «Ласунка» зазначає, що суд першої інстанції проігнорував внесені до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зміни та застосував норми, які втратили чинність. Водночас, сам апелянт у різних частинах своєї скарги посилається на різну редакцію одного й того ж профільного закону, а також посилається на висновок експерта № 1283 від 12.12.2019, який був складений під час дії попередньої редакції закону. У наведеному контексті варто зазначити, що при погодженні редакції питань для проведення судової експертизи апелянт пропонував свої питання відповідно до редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», яка діяла до внесення змін;
4) стосовно неналежності, як доказу, висновку експерта №1283 від 12.12.2019:
- вказаний висновок був підготовлений на замовлення ТзОВ «Ласунка» не для подання до суду в якості доказу, оскільки про це не зазначено у вступній частині висновку, що свідчить про те, що відповідна експертиза була проведена з порушенням процесуального законодавства і не відповідає принципу допустимості доказів. Вказаний висновок також складений із порушеннями п.4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, оскільки у ньому: немає відомостей про справу, за якою призначена експертиза, або стаття закону, якою передбачено надання висновку експерта; відсутній запис про відповідність матеріалів та об`єктів, що надійшли до експертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення експертизи (залучення експерта); відсутня інформація про те, що висновок підготовлений для подання до суду; відсутні відомості про підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, статус);
- при проведенні дослідження був відсутнім об`єкт дослідження, а саме, виріб (морозиво) «Big Star», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат». Також у вступній частині висновку у наданих експерту матеріалах вказуються «зразки упаковки морозива «Стакан-Великан» у кількості 3 шт., однак, зразки упаковки не є виробом, суттєві ознаки якого експерт вказував як об`єкт порівняння;
- у вступній частині висновку (п. 7), експерт зазначив про «фотознімки товарів (морозива) «Big star», у яких виробник ПрАТ «Львівський холодокомбінат» використовує патенти на промислові зразки № НОМЕР_1 та №39145». Тобто, ще до проведення відповідного дослідження, експерт зробив висновки по суті порушених питань, що свідчить про його упередженість;
- в порушення п. 4.15 Інструкції експерт не навів опис об`єктів дослідження та відомості про їх стан;
- експерт допустив грубі помилки, оскільки дослідження провів з порушенням Правил та Методичних рекомендацій та не в повному обсязі, а тому, відповідні висновки експерта є необґрунтованими та необ`єктивними та викликають сумніви у їх правильності, а саме:
- покликаючись на необхідність визначення сукупності суттєвих ознак промислових зразків саме з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру, експерт вигадує власні ознаки, які неможливо ідентифікувати за такими зображеннями (арк. 7, 8 висновку). Зокрема, зазначаючи про те, що виріб за патентами №31245 та №39145 має форму перевернутого зрізаного конусу, експерт не враховує те, що на зображенні промислових зразків не видно «дна стаканчика», а, отже, неможливо встановити співставлення верхньої та нижньої основ конусу. Більше того, тими суттєвими ознаками, які встановив експерт, можна описати будь-який вафельний стаканчик, що існує на ринку (форма виробу – перевернутий зрізаний конус; в основі конусу – овали; велика вісь верхньої основи конусу майже в 2 рази більша за велику вісь нижньої основи конусу (дно стаканчика); висота стаканчика майже в 2 рази більша за розмір великої осі нижньої основи (дна); зовнішня поверхня стаканчика оздоблена рельєфним малюнком у вигляді перетину взаємно перпендикулярних об`ємних смужок; матеріал – вафлі);
- водночас, навіть зорово, при першому ж враженні, зображення виробів за патентами України № 31245 та № 39145 та виріб (вафельний стаканчик), який використовує ПрАТ «Львівський холодокомбінат», сильно відрізняються за значною кількістю ознак: за формою, розташуванням композиційних елементів та малюнком на зовнішній стороні стаканчика;
- експерт жодного разу не послався на опис промислових зразків за патентами України № 31245 та № 39145, що є грубим порушенням Методики судово-експертного дослідження промислових зразків. Внаслідок цього, суттєві ознаки досліджуваних об`єктів визначені експертом неправильно, що призвело до неправильного висновку. Всі судження експерта або були суб`єктивними і не відповідали Методиці проведення дослідження, або суперечливими;
5) при вирішенні спору у даній справі підлягає врахуванню висновок №185/20 від 18.12.2020 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яку було проведено на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020. Під час проведення вказаного експертного дослідження, експерти виокремили суттєві ознаки промислових зразків за патентами № 31245, № 39145 та № 40334 спираючись на описи, що були подані разом із заявками на ці об`єкти інтелектуальної власності, як це й передбачено Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок;
6) стосовно покликань апелянта на недоліки висновку судових експертів № 185/20 від 18.12.2020:
- при проведені експертного дослідження судові експерти правильно визначили суттєві ознаки усіх промислових зразків, а посилання апелянта на поняття призми та інших геометричних фігур не можуть братися до уваги, оскільки, по-перше, не зрозуміло з якого джерела походять ці поняття (відсутні будь-які посилання на літературу, довідники, підручники тощо), а по-друге саме таку форму (прямокутно- подібної призми, дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями) промислового зразка зазначало в описі до нього ТзОВ «Ласунка», коли подавало заявку на реєстрацію цього промислового зразка № s201500338 від 10.03.2015;
- у описах до заявок № s201500338 від 10.03.2015 та № s201802478 від 25.10.2018, за наслідками розгляду яких було видано патенти № 31245 та №39145, ТзОВ «Ласунка» вказувало, що поверхня стаканчиків є рифленою та виконана у вигляді ромбовидних елементів (виступаючих ромбів). Таким чином, відповідні твердження скаржника є маніпулятивними та зроблені з метою ввести суд в оману стосовно дійсних обставин справи;
- різниця у даті патенту № 39145, яка міститься у експертному висновку, є виключно технічною помилкою. Крім того, номер патенту № 39145 є унікальним та неповторним у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки, й за номером « 39145» пошукова система цього реєстру видає єдиний промисловий зразок - «Стаканчик вафельний»;
- що стосується зміни судовими експертами питань, то редакція питань, яка була визначена господарським судом, відрізнялася від зміненої судовими експертами редакції лише тим, що у питаннях після слів «Чи використано у виробі - стаканчик вафельний для морозива "Лімо"» було зазначено «патент №40334 від 10.10.2019». Враховуючи підстави позову та матеріали даної господарської справи судові експерти цілком обґрунтовано вирішували поставлені їм запитання у редакції, що наведена у висновку і яка, між іншим, не змінювала суті визначених судом питань. Крім цього, слід відзначити, що можливість викласти питання у іншій редакції, аніж та, що була визначена органом, який призначив експертизу, прямо передбачена п. 4.14. Інструкції;
- посилання апелянта на те, що експерти при визначені суттєвих ознак замість поняття «словесний елемент» мали застосувати «напис» є абсолютно безпідставним, оскільки апелянт не зазначає ані нормативної, ані методичної регламентації використання саме цього терміну при визначені суттєвих ознак у промислових зразках та не наводить жодного обґрунтування, яким чином використання терміну «словесний елемент» вплинуло на повноту та об`єктивність експертного дослідження, й тим більше його результати;
7) стосовно покликання апелянта на порушення місцевим господарським судом норм процесуального права:
- відповідно до ч.5 ст. 98 ГПК України, суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Відтак не здійснення виклику судових експертів судом жодним чином не можна вважати порушенням норм процесуального права;
- стосовно доводів апеляційної скарги про незабезпечення судом проведення підготовчого судового засідання у режимі відеоконференції поза межами суду, то в порушення ч. 2 ст. 197 ГПК України представник ТзОВ «Ласунка» подавала відповідні клопотання із порушенням визначеного строку. Так, наприклад на судове засідання, котре мало відбутися 23.06.2020 представник подала клопотання до суду лише 19.06.2020, а у судове засідання, призначене на 02.02.2021 – лише 01.02.2021;
- зазначаючи про те, що суд порушив ст. 182, 183 та 185 ГПК України та обмежив право ТзОВ «Ласунка» подати клопотання про виклик судових експертів, уточнену позовну заяву, клопотання про призначення додаткової чи повторної експертизи, апелянт не наводить обґрунтувань не подання ним цих процесуальних заяв до 02.02.2021, тобто до дати останнього підготовчого судового засідання, враховуючи те, що зі змістом висновку судової експертизи ТзОВ «Ласунка» ознайомилося завчасно;
8) на переконання відповідача, передача виключних прав власника запатентованого промислового зразка за ліцензійним договором (навіть за виключною ліцензією) є порушенням приписів глави 75 ЦК України як способу передачі цих прав, оскільки чинним законодавством чітко визначено зміст, який повинен охоплювати ліцензійний договір, та, тому, згідно ст. 1109 ЦК України, умови відповідних ліцензійних договорів, укладених між ТзОВ «Ласунка та ОСОБА_2 як власником промислових зразків щодо передачі та набуття відповідних прав, є нікчемними. Водночас, зі змісту ч. 2 ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» випливає, що третя особа може вимагати поновлення порушених прав власника патенту, а не своїх; позов у даній справі обґрунтований порушенням прав саме ТзОВ «Ласунка», яке використовує спірні промислові зразки, а не прав ОСОБА_2 . Відтак, з огляду на наведе, позивач, на думку відповідача, не був наділений правом звернення із даним позовом до суду.
У своєму відзиві відповідач навів орієнтовний розрахунок судових витрат, які він поніс у зв`язку із наданням правової допомоги у суді апеляційної інстанції (10000 грн.), а також які очікує понести у зв`язку із розглядом даної справи (орієнтовно у розмірі 60000 грн.). Вказані судові витрати він просив покласти на позивача.

При цьому, у своєму відзиві на апеляційну скаргу на додаткове рішення відповідач послався на наступне:
1) відповідач у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що до витрат, які він поніс на момент подання відзиву у зв`язку із розглядом цієї справи були вже понесені витрати із проведенням експертизи у розмірі 30000 грн., а орієнтовний розмір майбутніх витрат відповідач оцінив у розмірі 30000 грн. На переконання відповідача, вказівка у відзиві на позовну заяву про орієнтовний розмір судових витрат є, водночас, заявою про намір стягнути такі витрати, а тому доводи апелянта у цій частині не заслуговують на увагу;
2) безпідставними є доводи скаржника про пропуск відповідачем 5-денного строку на подання заяви про стягнення судових витрат, оскільки рішення суду було прийнято 16.02.2021, а заява була направлена до суду засобами поштового зв`язку 19.02.2021 (ч. 7 ст. 116 ГПК України);
3) звернення відповідача до судового експерта Сопової К.А. та складення нею висновку № 61-07/20 від 20.07.2020 узгоджується з положеннями ст. 74 та 98 ГПК України. При цьому, розмір витрат на цю експертизу обґрунтовано відповідачем належними та достатніми доказами відповідно до ч. 4-5 ст. 127 ГПК України, жоден із яких не був спростований апелянтом;
4) стосовно покликань апелянта на необґрунтованість покладення витрат, пов`язаних із проведення судової експертизи, яка була призначена ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 у розмірі 17 351, 52 грн., то такі спростовуються п.2 ч. З ст. 123, ч. 4-5 ст. 127 та ч. 4 ст. 129 ГПК України, згідно яких витрати з проведення експертизи є складовою витрат, пов`язаних із розглядом справи, а у разі відмови в позові інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у на позивача;
5) посилання апелянта на неналежність доказів відповідача є безпідставними, оскільки:
- для деталізації умов договору № 09-ЮО від 01.11.2018, керуючись принципом «свободи договору» АО «Інновейшн Легал Груп» та відповідач уклали додаткову угоду № 02/09-ЮО від 02.07.2020, якою визначено порядок оплати юридичних послуг (гонорару) за надання правової допомоги клієнту у господарській справі № 914/1176/20. Уклавши цю угоду, сторони не змінили порядок розрахунків, а лише деталізували його та погодили вартість конкретних послуг (робіт), які будуть надаватися за договором. Чинним законодавством не передбачено заборони укладати додаткові угоди (договори) до вже існуючих договорів з метою зміни, доповнення чи конкретизації умов останніх;
- з огляду на наведене у виставлених рахунках АО «Інновейшн Легал Груп» цілком обґрунтовано зазначило як підставу платежу саме договір № 09-ЮО від 01.11.2018;
- не заслуговують на увагу твердження апелянта про безпідставність визначення у додатковій угоді додаткової винагороди на випадок винесення судового рішення у користь відповідача, т.з. «гонорару успіху» у розмірі 30000 грн. Вказана домовленість була погоджена між адвокатським об`єднанням та відповідачем, останній добровільно погодився на оплату цього гонорару й така домовленість лежить в межах надання правової допомоги саме у господарській справі № 914/1176/20 та безпосередньо з нею пов`язана, й була оплачена відповідачем, а відтак стягнення цієї суми із позивача є цілком обґрунтованим;
- твердження апелянта про відсутність у актах наданих послуг № 06/11/20 від 31.10.2020, № 09/12/20 від 30.11.2020 та № 17/02/21 від 17.02.2021 точних вказівок на дати судових засідань та час (строк), протягом якого надавалися такі послуги, є безпідставними, оскільки ст. 126 ГПК України не визначає, як обов`язковий критерій для стягнення витрат, вказівку на конкретну дату чи час, коли надавалася професійна правнича допомога. Більше того, відповідач надав суду детальний опис виконаних робіт та наданих послуг у справі № 914/1176/20, що був складений АО «Інновейшн Легал Груп», у якому, серед іншого, визначено й час, протягом якого конкретна послуга (робота) надавалася. На переконання відповідача, саме детальний опис є тим доказом, де зафіксовано час, що був витрачений представником на надання професійної правничої допомоги. У свою чергу, обсяг наданих послуг зафіксовано не лише у детальному описі наданих послуг, а й у актах наданих послуг;
- не заслуговують на увагу посилання апелянта на необґрунтованість складення рахунків № 02/11/03/9 від 02.11.2020 та № 03/12/21 від 30.11.2020 через зупинення провадження у цій справі у період з жовтня 2020 року по кінець грудня 2020 року у зв`язку із проведенням судової експертизи. Відповідні послуги та роботи, що охоплені цими рахунками, були надані (виконані) адвокатським об`єднанням ще до моменту винесення Господарським судом Львівської області ухвали про призначення судової експертизи, що випливає із відповідних актів, які стосуються вказаних рахунків;
6) усі перелічені у детальному описі наданих послуг та актах наданих послуг процесуальні документи, складені представником відповідача, наявні у матеріалах справи № 914/1176/20, представник брав участь у судових засіданнях, знайомився із документами позивача й аналізував законодавство та судову практику, а вартість наданих послуг у розрізі однієї години за послугу/роботу/документ була погоджена між відповідачем та адвокатським об`єднанням у додатковій угоді. Таким чином, обсяг та реальність наданих послуг підтверджена належними й допустимими доказами. Cтверджуючи про завищеність вартості наданих відповідачу адвокатських послуг апелянт не надав жодного доказу, який міг би підтвердити неспівмірність понесених відповідачем витрат на професійну правничу допомогу із наданими послугами. 
У своєму відзиві відповідач навів орієнтовний розрахунок судових витрат, які він поніс у зв`язку із наданням правової допомоги у суді апеляційної інстанції при оскарженні додаткового рішення (7000 грн.), а також які очікує понести у зв`язку із розглядом даної справи (орієнтовно у розмірі 20000 грн.). Вказані судові витрати він просив покласти на позивача.

27.05.2021 до Західного апеляційного господарського суду надійшла заява позивача, у якій він просив:
1) викликати у судове засідання в режимі відеоконференції наступних судових експертів для надання ними усних пояснень щодо висновків, складених за результатами проведених експертиз об`єктів інтелектуальної власності:
- судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича (свідоцтво № 933, безстрокове, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4);
- судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фоя Оксану Анатоліївну (01133, м. Київ, б-p Лесі Українки, 26);
- судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Тетяну Миколаївну (01133, м. Київ, б-p Лесі Українки, 26);
2) за результатом виклику до суду судових експертів та наданих ними усних пояснень призначити у даній справі повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8А).
Вказана заява обґрунтована тим, що суд першої інстанції безпідставно та з формальних причин відмовив представнику ТзОВ «Ласунка» у задоволенні його заяви про виклик у судове засідання судових експертів для надання ними усних пояснень, що призвело до неповного з`ясування обставин справи, неможливості призначення у справі повторної судової експертизи та передчасного ухвалення судом оскаржуваного судового рішення від 16.02.2021. Відповідне клопотання, серед іншого, спрямоване на усунення розбіжностей результатів проведених у даній справі експертиз, оскільки висновки, складені судовими експертами, є протилежними та не узгоджуються між собою.
02.06.2021 до суду надійшли заперечення відповідача на вказану заяву, яке обґрунтоване наступними доводами:
1) Господарський суд Львівської області відхилив як висновок №1283 від 12.12.2019, який був поданий позивачем разом із позовом, так і висновок судового експерта Сопової К.А. №61-07/20, поданий відповідачем разом із відзивом на позов, та призначив у даній справі судову експертизу, про що зазначено в ухвалі суду від 01.10.2020. Відтак, враховуючи очевидну неналежність висновку №1283 від 12.12.2019, а також те, що висновок №185/20 від 18.12.2020 був складений судовими експертами Фоєю О.А. та Чабанець Т.М. вже за наслідками проведення судової експертизи, тобто після аналізу висновку № 1283 від 12.12.2019, підстав для виклику зазначених експертів немає;
2) у своїй заяві апелянт взагалі не обґрунтовує у чому полягають розбіжності у висновку № 1283 від 12.12.2019 та висновку № 185/20 від 18.12.2020 та що саме необхідно з`ясувати чи усунути внаслідок отримання пояснень від експертів. Попри наведене, апелянт робить категоричний, однак безпідставний, висновок про те, що після заслуховування пояснень експертів потрібно буде призначити повторну судову експертизу;
3) заявляючи своє клопотання, апелянт зазначає, що у матеріалах справи № 914/1176/20 наявні лише два висновки експертів, які є протилежними, що не відповідає дійсності, оскільки насправді у матеріалах даної справи наявні три висновки судових експертів, два з яких за кінцевими висновками повністю збігаються – це висновок судового експерта Сопової К.А. за № 61-07/20 від 20.07.2020, що був складений на замовлення відповідача, та висновок судових експертів Фої О.А. та Чабанець Т.М. за № 185/20 від 18.12.2020, складений за наслідками проведення судової експертизи у даній справі;
4) із поданого апелянтом клопотання вбачається, що останній просить суд призначити повторну судову експертизу, на вирішення якої поставити лише два з трьох питань, які вирішувалися під час проведення судової експертизи. Натомість, без будь-яких обґрунтувань, просячи призначити повторну судову експертизу, апелянт не ставить на її вирішення ще одне питання, яке стосується наявності у виробі (стаканчик вафельний для морозива «Лімо»), який застосовує відповідач при виробництві морозива «Big Star» суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» за патентом України №40334 від 10.10.2019.

Розглянувши відповідні клопотання позивача, колегія суддів дійшла висновку про відмову в їх задоволенні, з огляду на наступне:
1) у своїй заяві апелянт не обґрунтовує того, у чому полягають розбіжності висновків експертів, недоліки експертного висновку № 185/20 від 18.12.2020 та які саме додаткові обставини необхідно з`ясувати чи усунути внаслідок отримання пояснень від експертів. В той же час, на доводах про те, який саме експертний висновок підлягає застосуванню при вирішенні спору, ґрунтується апеляційна скарга у даній справі;
2) відповідно до ч.5 ст. 98 ГПК України, суд має право, однак не обов`язок, викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Зважаючи на предмет та підстави позову у даній справі, а також зміст доводів апеляційної скарги та заперечень на неї, а також зміст експертних висновків, наявних у даній справі, колегія суддів зазначає, що цим висновкам суд надасть оцінку відповідно до ст. 86 та 104 ГПК України. Для надання відповідної оцінки суд не вбачає необхідності у наявності усних пояснень експертів. На переконання суду, позиції позивача та відповідача достатньо чітко та об`ємно викладені ними у своїх процесуальних документах по суті спору;
3) підстави, з яких позивач просить призначити у даній справі повторну судову експертизу аналогічні тим підставам, якими він обґрунтовує свою апеляційну скаргу і у цьому контексті зводяться до того, що у матеріалах справи наявні висновки судових експертів, які різняться між собою. На переконання суду, цієї обставини не достатньо для призначення у справі повторної експертизи. Більше того, як зазначалось вище, з огляду на доводи, на яких ґрунтується апеляційна скарга, відповідним висновкам, які вже наявні в матеріалах справи, буде надано судову оцінку, а для цього наявність ще одного висновку не потрібна.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши подані сторонами докази на відповідність їх фактичним обставинам і матеріалам справи, судова колегія вважає, що відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного рішення, з огляду на наступне:

Відповідно інформації, що наявна у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТзОВ «Ласунка» є виробництво морозива (КВЕД 10.52).
ОСОБА_2 є власником, зокрема, наступних патентів:
- патенту України на промисловий зразок «Стаканчик вафельний для морозива» № НОМЕР_1 (а.с.19-20, т.1), який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 12.01.2016 відповідно до заявки № s201500338 від 10.03.2015, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації (надалі - промисловий зразок № 31245);
- патенту України на промисловий зразок «Стаканчик вафельний» №39145 (а.с.21-24, т.1), який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.04.2019 відповідно до заявки № s201802478 від 25.10.2018, клас 01-01 Локарнської класифікації (надалі – промисловий зразок №39145).
13 січня 2016 року між ТзОВ «Ласунка» (ліцензіат) та ОСОБА_2 (ліцензіар) було укладено ліцензійний договір про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (промислового зразка) №13/01-16 (надалі – договір № 13/01-16), згідно з яким ОСОБА_2 надав ТзОВ "Ласунка" невиключну ліцензію на використання промислового зразка № 31245  з метою виготовлення (створення), застосування, ввезення, зберігання, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого за ліцензією (а.с. 25-26, т.1).
Відповідно до розділу 2 договору № 13/01-16, ОСОБА_2 на строк дії та на умовах даного договору надав ТзОВ «Ласунка» за винагороду, невиключну ліцензію на використання промислового зразка № 31245 на території України. Також, ТзОВ «Ласунка» надано невиключне право використовувати промисловий зразок №31245 та право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка №31245, в тому числі забороняти таке використання третім особам. Зокрема, ОСОБА_2 надав право ТзОВ «Ласунка» забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок за відповідним патентом без дозволу ОСОБА_2 , за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно чинного законодавcтва порушенням прав власника патенту.
Умовами договору № 13/01-16 встановлено, що ТзОВ «Ласунка» має право надсилати претензії третім особам, які незаконно використовують промисловий зразок за вказаним патентом, а також за згодою ОСОБА_2 подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника патенту (пункт 2.2).
Крім того, відповідно до п. 7.2 договору №13/01-16, сторони погодили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені патентом ОСОБА_2 та стали відомими ТзОВ "Ласунка", сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.
Згідно п. 10.1 договору № 13/01-16, він набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 10 березня 2025 року включно.
26 квітня 2019 року між ТзОВ «Ласунка» (ліцензіат) та ОСОБА_2 (ліцензіар) було укладено ліцензійний договір про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (промислового зразка) № 26/04-19 (надалі – договір № 26/04-19), згідно з яким ОСОБА_2 надав ТзОВ "Ласунка" невиключну ліцензію на використання промислового зразка №39145 на умовах цього договору, з метою виготовлення (створення), застосування, ввезення, зберігання, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого за ліцензією (а.с. 28-29,т.1).
Договір № 26/04-19 містить умови щодо обсягу невиключних прав, які передаються ТзОВ «Ласунка», які є ідентичними до договору № 13/01-16, в тому числі, щодо права перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка та забороняти його використання третім особам (пункти 2.2 договорів, розділ 7 договорів).
Згідно п. 10.1 договору № 26/04-19, він набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 25 жовтня 2028 року включно.
Відповідно інформації, що наявна у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності, одним із видів діяльності ПрАТ «Львівський холодокомбінат» є виробництво морозива (КВЕД 10.52).
При цьому, одним із продуктів, які виготовляє ПрАТ «Львівський холодокомбінат» є морозиво «ВіgStar» (а.с. 33-37, т.1). Зокрема, відповідний продукт представлений у каталозі продукції відповідача за 2019 рік. Вказана обставина не заперечується відповідачем.
З матеріалів справи також вбачається, що ПрАТ «Львівський холодокомбінат» є власником патенту № 40334 (а.с.164-168, т.1), який зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.10.2019 відповідно до заявки № s201900171 від 01.02.2019, на промисловий зразок «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» (надалі – промисловий зразок №40334).
У січні 2020 року ТзОВ «Ласунка» отримало виготовлений на його замовлення висновок експерта №1283 від 12.12.2019 (а.с.38-44, т.1), складений судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенком Олександром Федоровичем, на вирішення якому було поставлено наступні питання:
1) чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива» за патентом № 31245?
2) чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка №39145?
За результатами дослідження експертом зроблено висновки про те, що у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків № 31245 та № 39145.
В матеріалах справи наявні листи від 13.05.2020, якими ОСОБА_2 надав згоду на звернення ТзОВ «Ласунка» до Господарського суду Львівської області із позовною заявою до ПрАТ «Львівський холодокомбінат» стосовно визнання його дій такими, що порушують право інтелектуальної власності на промислові зразки №31245 та №39145, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції (а.с. 27, 30, т.1),
На вказаному експертному висновку та вищезазначених обставинах ґрунтуються позовні вимоги у даній справі.
В свою чергу, відповідач подав до суду замовлений ним висновок експерта № 61-07/20 від 20.07.2020, складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною (а.с.1-36, т.2), на вирішення якій було поставлено наступні питання:
1) чи використано у виробі – вафельний стаканчик «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива» за патентом України № 31245?
2) чи використано у виробі – вафельний стаканчик «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 39145?
На поставлені питання судовий експерт надав висновки про те, що у виробі – вафельний стаканчик «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків № 31245 та №39145.
При цьому, із вказаних експертних висновків №1283 від 12.12.2019 та №61-07/20 від 20.07.2020 вбачається, що при проведенні досліджень експертами по-різному було визначено суттєві та не суттєві ознаки вафельних стаканчиків, які використовуються у господарській діяльності позивачем та відповідачем.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 у даній справі (а.с. 131-137, т.2) було призначено судову експертизу прав інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. При цьому, на вирішення експерта поставлено наступні питання:
1) чи використано у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», патент № 40334, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 31245?
2) чи використано у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», патент № 40334, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка №39145?
3) чи використано у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 40334?
Призначаючи судову експертизу прав інтелектуальної власності, місцевий господарський суд виходив із наступного:
- суд врахував заперечення відповідача щодо висновку позивача та зазначив, що зі змісту заявлених позовних вимог вбачається наявність спору про незаконне, на думку позивача, використання відповідачем у виробництві морозива «ВіgStar», вафельного стаканчика, що порушує права позивача, які випливають із патентів №31245 та №39145. При цьому, позивач на дослідження судового експерта ставив питання щодо використання суттєвих ознак у виробі (морозиві) «ВіgStar» і експертом досліджувалася упаковка товару, хоча спір існує лише щодо самого стаканчика без наповнювача і упаковки;
- суд не взяв до уваги висновок експерта, поданий відповідачем, оскільки в ньому невірно зазначено дату патенту №31245 від 12.02.2016, тоді як вірною є дата 12.01.2016;
- суд звернув увагу на те, що позивач на підставі ліцензійних договорів користується патентами на промислові зразки №31245 та №39145, а  відповідач є власником патенту на промисловий зразок №40334. Тобто, об`єктом правової охорони у спірних правовідносинах є промислові зразки, внесені до Державного реєстру України промислових зразків, а саме, вафельні стаканчики (без упаковки, без наповнювача);
- для встановлення факту використання чи невикористання відповідачем всіх суттєвих ознак промислових зразків №39145 та №31245 у своєму виробі – промисловому зразку №40334, суд визнав за необхідне призначити відповідну судову експертизу.
Ухвала Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 жодною із сторін не оспорювалась. Вказане свідчить про те, що із редакцією запитань, які сформулював суд, із врахуванням думок сторін, вони погодились.
У висновку експертів №185/20 від 18.12.2020 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (а.с. 142-162, т.2), складеному судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фоєю Оксаною Анатоліївною та ОСОБА_3 , було надано наступні висновки на поставлені питання:
1) у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «Віg Star», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива» за патентом України № 31245 від 12.01.2016;
2) у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «Віg Star», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний» за патентом України №39145 від 25.04.2019;
3) у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» за патентом України № 40334 від 10.10.2019.
У матеріалах справи містяться копії описів та зображень спірних промислових зразків: «Стаканчик вафельний для морозива» за патентом України № 31245 від 12.01.2016 (а.с. 170-185, т.1); «Стаканчик вафельний» за патентом України №39145 від 25.04.2019 (а.с.186-202, т.1); «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» за патентом України № 40334 від 10.10.2019 (а.с. 152-163, т.1).

Відповідно до ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до ст.462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
Таким законом відповідно до ст. 462 ЦК України є Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.
Частинами 2 та 3 ЦК України визначено, що акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов`язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
З огляду на наведені положення Конституції України та ЦК України колегія суддів наголошує, що при наданні судом правової оцінки спірним правовідносинам, застосуванню підлягають акти цивільного законодавства у редакціях, що були чинними станом на момент виникнення таких правовідносин. Водночас, з огляду на особливості фактичних обставин даної справи та неможливість визначення чіткого моменту в часі, коли спірні правовідносини виникли, колегія суддів вважає за необхідне використовувати редакції відповідних актів цивільного законодавства, які були чинними станом на момент виникнення у позивача права на звернення до суду із даним позовом відповідно до пунктів 2.2 ліцензійних договорів № 13/01-16 та № 26/04-19, а саме, після отримання згоди від ОСОБА_2 на подання позову до суду (13.05.2020).
Додатково колегія суддів звертає увагу і на те, що позивач не покликається на факт виробництва відповідачем продукції – морозива «Big Star» у 2020-2021 роках, а лише стверджує, що він виготовляв та реалізовував (продавав) її 2019 році (а.с. 33-37, т.1).
Також, позовна заява ТзОВ «Ласунка», яка була подана до суду 18.05.2020, містить правове обґрунтування із покликаннями на норми Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», який був чинним у редакції станом на 16.10.2012. Те саме стосується експертного висновку №1283 від 12.12.2019, на який покликається позивач у своїй позовній заяві.
Таким чином, колегія суддів зазначає про законність та обґрунтованість висновку суду першої інстанції про те, що норми Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», викладені у новій редакції на підставі внесених змін від 21.07.2020 та 14.10.2020, поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття ними чинності.
Також апеляційний суд зазначає про те, що суд першої інстанції обґрунтовано відхилив твердження відповідача про те, що ТзОВ «Ласунка» не є належним позивачем у цій справі, оскільки ТзОВ «Ласунка» в силу укладених з ОСОБА_2 ліцензійних договорів від 13.01.2016 та 26.04.2019 є уповноваженою особою на подання позовів щодо неправомірного використання промислових зразків №31245 та №39145 іншими особами. Твердження відповідача, викладені ним у відзиві на апеляційну скаргу, про те, що в силу закону ліцензійні договори не можуть містити таких положень не беруться судом до уваги, оскільки відповідно до ч.2 ст. 628 ЦК України, сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір); до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі.
Як зазначалось вище, позовні вимоги в даній справі обґрунтовані тим, що відповідач порушив права на промислові зразки позивача, а саме, на промисловий зразок № 31245 та промисловий зразок №39145, які належать на праві власності ОСОБА_2 , а ТзОВ «Ласунка» є користувачем на підставі ліцензійних договорів. Вказанні промислові зразки є стаканчиками для морозива і, на думку позивача, у виробі відповідача – морозиві «Big Star», використано стаканчик для морозива, який містить всі суттєві ознаки промислових зразків № 31245 та №39145 і цим самим порушує права власника відповідних патентів (а.с.11,т.1).
ПрАТ «Львівський холодокомбінат», в свою чергу, зазначає про те, що у морозиві «Big Star», використано стаканчик для морозива, який є промисловим зразком, що належить йому на підставі патенту №40334 від 10.10.2019. Крім цього, відповідач стверджує, що відповідний вафельний стаканчик не містить всіх суттєвих ознак промислових зразків № 31245 та №39145.
Відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110.
Відповідно до пункту 8.1.4 цих Правил суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).
Як зазначалося вище, у матеріалах справи містяться копії заявок №s201500338 та № s201802478 на промислові зразки № 31245 та №39145, у яких наведено опис суттєвих ознак цих промислових зразків.
Так, відповідно до заявки № s201500338 опис промислового зразка «Стаканчик для морозива» (а.с.182, т.1) такий: «Як є очевидним з представлених фотографій, стаканчик для морозива має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями. Поверхня стаканчика має рифлену сіткоподібну форму, що представлена сукупністю ромбовидних елементів. У верхній частині стаканчика наявна випукла лінія, на якій розміщено сітку із дрібних ромбовидних елементів. По краю верхньої частини стаканчика наявна випукла лінія».
Відповідно до заявки № s201802478 опис промислового зразка «Стаканчик вафельний» (а.с.198, т.1) такий: «Як є очевидним з представлених фотографій, в основі стаканчика для морозива лежить циліндрична форма, в основі якої лежить овал. Стаканчик має забарвлення світло-коричневого кольору. Зверху стаканчик має виступаючий по периметру обідок. Під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів. Під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок. Під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів. Суттєвою ознакою колористичного рішення промислового зразка, що заявляється, є світло-коричневий колір».
Зображення промислових зразків №31245 та №39145 містяться в матеріалах справи (а.с. 19-20, 21-23, т.1).
Опис промислового зразка №40334 «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» є наступним: «Профільна форма стакану (горизонтальний перетин) має форму еліпса. У вертикальній площині (перегин) трапецієвидна форма з рівнобічними сторонами, та кутом відхилу в зоні розміщення логотипу «Лімо». Розміщення логотипу «Лімо» в верхній частину (відкритій) формі стакана, висота зони брендування складає 25мм., висота шрифту логотипа «Лімо» 19мм., в нижній зоні (зовнішня сторона) яка складає висотою 70мм, розміщені сітки, що утворюють каркас жорсткості стакана. Трапецієвидна форма профілю, рівнобічна трапеція. Бокові стінки форми мають перемінний кут відхилення від центральної (вертикальної) осі. Різність становить близько 3°, що дозволяє сформувати естетичну вершину порції заповнення морозивом. Зовнішні фронтальні стінки мають рівномірну гратку, що відіграють роль як естетичного дизайну так і надають жорсткості конструкції. Гратка має профіль скруглення, на зовнішній площині виробу. Внутрішня частина форми стакана має форму еліпсу в поперечному перетині. Бокові внутрішні форми стакану мають гладку поверхню. На нижній площині стакана, розміщена решітка жорсткості, що формується в період випікання стакана».
Зображення промислового зразка №40334 також міститься в матеріалах справи (а.с.165-167, т.1).
Дослідивши висновки судових експертиз, які були подані позивачем та відповідачем, а також судової експертизи, здійсненої на підставі ухвали суду, судова колегія вважає, що саме останній висновок підлягає врахуванню при вирішенні спору у даній справі.
При цьому, колегія суддів враховує низку факторів:
- з огляду на характер спірних правовідносин та доводи сторін, таке формулювання запитань, яке виніс суд першої інстанції на вирішення експертизи та відповіді на них, які були надані експертами із врахуванням цих формулювань, найбільш повно сприяють встановленню обставин даної справи;
- заперечення скаржника проти цього висновку є безпідставними.
Суд зазначає, що із врахуванням положень ч.6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», у висновку №185/20 від 18.12.2020 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, при визначенні сукупності суттєвих ознак промислових зразків №31245, №39145 та №40334 було обґрунтовано взято до уваги зображення виробів, що внесені до Реєстру, а також описи цих виробів.
Заперечення скаржника що ґрунтуються на помилковості визначення форми усіх трьох виробів №31245, №39145 та №40334 відхиляються колегією суддів, оскільки: 
- по-перше, саме таку форму (прямокутно-подібної призми, дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями) промислового зразка зазначало в описі ТзОВ «Ласунка», коли подавало заявку на реєстрацію промислового зразка № s201500338 від 10.03.2015;
- по-друге, вказана форма, на думку експерта, є спільною ознакою для усіх трьох промислових зразків, а отже, те, яким чином експерт описав відповідну форму, не впливає на кінцевий висновок експерта, оскільки різниця між відповідними промисловими зразками полягає в інших відмінностях.
Стосовно тверджень скаржника про неправильне трактування експертом ознак, якими володіє поверхня виробів №31245, №39145 (рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів та у вигляді великих виступаючих ромбів), хоча насправді випуклі лінії на поверхні формують квадрати, сторони яких повернуті на 45 градусів відносно площини основ, судова колегія також відхиляє такі. Суд зазначає, що ромб та квадрат є фігурами, поняття яких частково перетинаються (квадрат є водночас ромбом та прямокутником). Однак, ключовим у даному сенсі є спосіб візуального розміщення відповідних фігур на виробах, який суттєво відрізняється на виробах №31245, №39145 та на виробі №40334, що і було встановлено експертами. Більше того, саме таке трактування геометричних фігур було використано у описах до заявок № s201500338 від 10.03.2015 та № s201802478 від 25.10.2018, за наслідками розгляду яких було видано патенти № 31245 та №39145.
Колегія суддів відхиляє покликання скаржника на неправильність дати патенту № 39145, яка міститься у експертному висновку. З огляду на те, що експерти здійснювали дослідження саме того промислового зразка, якого стосується спір у даній справі, таке неправильне зазначення є виключно технічною помилкою та не впливає на правильність експертного дослідження на та висновки експертів.
Твердження скаржника про безпідставність зміни судовими експертами питань відхиляються судом, оскільки така зміна була незначною та стосувалась конкретизації запитань для надання коректних висновків по суті поставлених судом запитань та відповідає положенням п.4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, відповідно до якого, якщо питання сформульовано неясно або його редакція не відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції документа про призначення експертизи (залучення експерта) він може дати відповідні роз`яснення і викласти питання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям.
Також суд зазначає про те, що твердження апелянта про безпідставність застосування експертами при визначені суттєвих ознак поняття «словесний елемент», замість якого повинно застосуватись поняття «напис» не обґрунтовані покликаннями на нормативну чи методичну базу. Більше того, скаржником ніяк не обґрунтовано того, яким чином використання терміну «словесний елемент» вплинуло на повноту та об`єктивність експертного дослідження, й тим більше на  його результат.
Інші заперечення скаржника, які стосуються експертного висновку №185/20 від 18.12.2020, визнаються судовою колегією несуттєвими та такими, що не впливають на повність та об`єктивність експертного дослідження та висновки, здійснені за результатами такого.
Колегія суддів також наголошує на низку недоліків висновку експерта №1283 від 12.12.2019, на який покликається позивач у своїй позовній заяві:
- об`єктами відповідного експертного дослідження були промислові зразки №31245 та №39145 (вафельні стаканчики) з одного боку та фотознімки продукту – морозива «Big Star» з іншого боку. Вказане свідчить що при проведенні дослідження був відсутнім сам виріб (морозиво) «Big Star», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат». Також у вступній частині висновку у наданих експерту матеріалах вказуються зразки упаковки морозива «Стакан-Великан» у кількості 3 шт., однак, зразки упаковки не є виробом, суттєві ознаки якого експерт вказував як об`єкт порівняння;
- у зв`язку з невдало відібраними об`єктами для дослідження пов`язані суттєві неточності, допущені експертом в процесі дослідження, а саме, покликаючись на фотографії промислових зразків №31245 та №39145, які внесені до Реєстру, експерт створив власні ознаки, які неможливо ідентифікувати за відповідними зображеннями. Так, зазначаючи про те, що вироби мають форму перевернутого зрізаного конусу, експерт не врахував того, що на зображенні промислових зразків не видно «дна стаканчика», а, отже, неможливо встановити співставлення верхньої та нижньої основ конусу;
- експерт жодного разу не послався на опис промислових зразків за патентами України № 31245 та № 39145, що є порушенням Методики судово-експертного дослідження промислових зразків;
- у експертному висновку при порівнянні промислових зразків №31245, №39145 та виробу (морозива) «Big Star» (промисловий зразок №40334) жодним чином не відображено такої суттєвої ознаки виробу (морозива) «Big Star» як напис «Лімо», який є домінуючим елементом на верхній частині виробу.
Таким чином, задля об`єктивного та повного розгляду даної справи, при її вирішенні врахуванню підлягає саме висновок комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №185/20 від 18.12.2020, а не висновок експерта, на який покликається позивач.
У висновку судової експертизи №185/20 від 18.12.2020 судові експерти описали суттєві ознаки кожного промислового зразка та виділили такі:
1) суттєві ознаки промислового зразка за патентом №31245 (а.с.150, т.2):
-стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;
- зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;
- під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів;
- під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;
- під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів;
2) суттєві ознаки промислового зразка за патентом №31145 (а.с.154, т.2):
- стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;
- зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;
- під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів;
- під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;
- під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів;
3) суттєві ознаки промислового зразка за патентом №40334 (а.с.156, т.2):
- стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;
- зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;
- під виступаючим обвідком наявна гладка поверхня, на якій розміщено словесний елемент;
- під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;
- під обвідком наявна гладка поверхня, під якою знаходиться рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих прямокутників.
Судовими експертами окремо було досліджено виріб - стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що був речовим доказом у цій експертизі, та наведено його опис:
- стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;
- зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;
- під виступаючим обвідком наявна гладка поверхня, на якій розміщено словесний елемент;
- під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;
- під обвідком наявна гладка поверхня, під якою знаходиться рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих прямокутників.
Як вбачається з порівняльної таблиці ознак промислового зразка за патентом №31245 та виробу - стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що є промисловим зразком за патентом №40334 (а.с.158-159, т.2), із п`яти суттєвих ознак кожного виробу, співпадають три суттєві ознаки цих двох виробів, а дві не співпадають. Аналогічно, з порівняльної таблиці ознак промислового зразка за патентом №39145 та виробу - стаканчик вафельний для морозива «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що є промисловим зразком за патентом №40334 (а.с.160, т.2), із п`яти суттєвих ознак кожного виробу, співпадають три суттєві ознаки цих двох виробів, дві не співпадають.
Також експертами дано відповідь на третє питання судової експертизи про те, що у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо» за патентом України № 40334 від 10.10.2019.
Колегія суддів погоджується із висновком місцевого господарського суду про те, що при візуальному співставленні суттєвих та несуттєвих ознак стаканчиків вафельних для морозива, що використовуються у виробництві і позивачем, і відповідачем, та оцінки їх загального вигляду, можна чітко встановити наявні розбіжності у зовнішньому вигляді спірних виробів, а також відсутність співпадіння суттєвих ознак промислових зразків №31245, № 39145, що належать Пісчанському В.І. із промисловим зразком №40334, що належить ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
Колегія суддів наголошує на тому, що заперечення позивача проти висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №185/20 від 18.12.2020, які були висловлені ним під час розгляду даної справи в суді першої інстанції, аналогічні до тих заперечень, які лягли в основу апеляційної скарги. Місцевий господарський суд надав належну оцінку усім відповідним твердженням позивача та мотивовано відхилив кожне з них.
Стосовно твердження скаржника про те, що наявність у відповідача промислового зразка № 40334 від 10.10.2019 «Стаканчик вафельний для морозива «Лімо», не доводить того, що вказаний промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, такому критерію як «новизна», судова колегія зазначає про безпідставність такого, оскільки експертним висновком, який суд взяв до уваги, чітко встановлено, що у виробі – стаканчик вафельний для морозива «Лімо», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «Віg Star», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків № 31245 та №39145. Крім того, як було зазначено вище, при вирішенні даного спору підлягає застосуванню редакція, яка була чинною станом на 16.10.2012, в тому числі, і умови патентоспроможності промислового зразка, визначені статтею 6 цього Закону.
З огляду на наведене, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок місцевого господарського суду про те, що позивач не довів неправомірності використання у виробі (морозиві) «Віg Star», виробником якого є ПрАТ «Львівській холодокомбінат», усієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «Стаканчик вафельний для морозива» за патентом України № 31245 від 12.01.2016 та промислового зразка «Стаканчик вафельний» за патентом України № 39145 від 25.04.2019, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Ласунка», що є підставою для відмови у задоволенні заявлених позовних вимог повністю.
Стосовно тверджень скаржника про допущення судом першої інстанції низки порушень процесуального закону, колегія суддів зазначає наступне:
Відмова суду першої інстанції у виклику експертів для дачі усних пояснень, про що клопотав позивач, не є процесуальним порушенням, оскільки відповідно до ч.5 ст. 98 ГПК України, суд має право, однак не обов`язок, викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. Свої міркування з цього приводу колегія суддів виклала вище, при оцінці аналогічного клопотання, яке подавалося до суду апеляційної інстанції.
Стосовно тверджень скаржника про передчасне закриття судом першої інстанції підготовчого провадження у даній справі, чим позбавлено позивача права подати до суду на стадії підготовчого провадження уточнену позовну заяву, заяву про виклик судових експертів до суду, клопотання про призначення у справі додаткової або повторної експертизи за результатом виклику судових експертів до суду, а також про ухвалення судового рішення у даній справі у позаробочий час в межах одного судового засідання та з відхиленням клопотання позивача про відкладення розгляду даної справи, то суд апеляційної інстанції також не встановив тут порушень норм процесуального закону. Підготовче провадження у даній справі тривало з 22.05.2020 по 02.02.2021, а розгляд справи по суті відбувся в судовому засіданні 16.02.2021. На переконання суду, період зупинення провадження у справі (з 01.10.2020 по 28.12.2020), позивач мав достатньо часу та процесуальних можливостей для того, щоб подати до суду уточнену позовну заяву чи заяву про зміну підстав або предмета позову, чи інші заяви, про які він зазначає. Однак, таких не було подано ні до завершення підготовчого провадження, ні після переходу суду до розгляду справи по суті. Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції провів розгляд справи із забезпеченням можливості обом сторонам висловити свої позиції по суті спору та повною мірою використати свої процесуальні права. Вихід судом за межі робочого часу (оголошення судового рішення після 19:00 год.), не свідчить про порушення норм процесуального закону та про намагання суду якнайскоріше здійснити розгляд справи без всебічного з`ясування усіх обставин справи.
Твердження скаржника про те, що оскільки суд першої інстанції надав позивачу додатковий строк для надання пояснень на висновок судових експертів, то це свідчить про те, що суду першої інстанції заздалегідь був відомий результат розгляду справи, взагалі є беззмістовними та безпідставними.
Інші доводи скаржника також визнаються безпідставними та такими, що не впливають на правильність та законність оскаржуваного рішення.

Стосовно оскаржуваного додаткового рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021, суд апеляційної інстанції зазначає таке:
Відповідно до ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і надавали пояснення, не ухвалено рішення. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.
Відповідно до положень ч.1, 2 статті 124 ГПК України, разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.
Згідно з ч. 8, 13 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
Відповідно до ст. 221 ГПК України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.
Першу заяву по суті спору (відзив на позовну заяву) відповідач подав до суду першої інстанції 01.07.2020. У відзиві відповідач навів орієнтовний розрахунок судових витрат, який складається з: витрат на проведення експертизи на замовлення ПрАТ «Львівський холодокомбінат», які вже поніс відповідач (30000 грн.); майбутніх витрат у розмірі 30000 грн. Водночас, у прохальній частині відзиву він просив покласти судові витрати, пов`язані із розглядом даної справи, на позивача.
16.02.2021 Господарським судом було ухвалено рішення у даній справі, яким відмовлено у позові.
Колегія суддів зазначає, що наведення у відзиві на позовну заяву орієнтовного розміру судових витрат та викладення у прохальній частині клопотання сторони про їх стягнення, свідчить про намір відповідача стягнути такі витрати з позивача, а тому твердження апелянта про те, що відповідач не заявляв відповідного клопотання не заслуговують на увагу. Відмінність розміру судових витрат, зазначених у орієнтовному розрахунку та розміру фактично понесених витрат, не позбавляють права сторону просити про їх стягнення, оскільки відповідно до ч.3 ст. 124 ГПК України, попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.
19.02.2021 представник відповідача надіслав до Господарського суду Львівської області заяву про вирішення питання стягнення з позивача судових витрат на правову допомогу на суму 135151,52 грн., з яких: 87500 грн. витрат на правову допомогу у господарській справі № 914/1176/20; 30000 грн. витрат, пов`язаних із проведенням експертизи на замовлення учасника справи; 17651,52 грн. витрат, пов`язаних із проведенням судової експертизи на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020.
Вказане свідчить про дотримання відповідачем строку, встановленого ч.8 ст.129 ГПК України.
Відповідно до ч.1, п.1 ч.3 ст.123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу та пов`язані із залученням експертів та проведенням експертизи.
Відповідно до частин 1-3 ст. 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:
1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;
2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Відповідно до ч. 4 ст. 127 ГПК України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
Заявлені відповідачем судові витрати складаються з кількох частин:
1) витрати на проведення експертизи на замовлення учасника справи на суму 30000 грн., за наслідками якої судовим експертом Соповою К.А. був складений висновок № 61-07/20 від 20.07.2020, на підтвердження чого відповідач подав:
- лист ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 04.06.2020, адресований судовому експерту Соповій К.А.;
- лист судового експерта Сопової К.А. від 09.06.2020 до ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про уточнення редакції питань;
- лист ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 11.06.2020 до судового експерта Сопової К.А. про уточнення редакції питань;
- договір про надання послуг № 79/06-2020 від 04.06.2020;
- рахунок № 87-06/20 від 04.06.2020;
- акт приймання-передачі наданих послуг від 24.07.2020;
- платіжне доручення № 43259 від 16.06.2020;
2) витрати, пов`язані із проведенням у господарській справі №914/1176/20 судової експертизи на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 01.10.2020 на суму 17651,52 грн, на підтвердження чого відповідач подав:
- рахунок-фактуру № 142 від 26.10.2020;
- платіжне доручення №52251 від 28.10.2020 на суму 17351,52 грн.;
3) витрати на професійну правову допомогу на суму 87500,00 грн, на підтвердження чого відповідач подав:
- договір №09-ЮО від 01.11.2018;
- додаткову угоду №02/09-Ю0 від 02.07.2020;
- рахунки №02/11/03/9 від 02.11.2020, №03/12/21 від 30.11.2020 та №02/02/21 від 17.02.2021;
- опис виконаних робіт та наданих послуг у справі 914/1176/20 та їх загальну вартість від 17.02.2021;
- акти наданих послуг №06/11/20 від 31.10.2020, №09/12/20 від 30.11.2020 та №17/02/21 від 17.02.2021;
- платіжні доручення №2697 від 17.11.2020, №2703 від 02.12.2020 та №56302 від 18.02.2021 про оплату наданої правової допомоги.
Загальне правило розподілу судових витрат визначене в ч. 4 ст. 129 ГПК України.
Відповідно до частини 5 статті 129 ГПК України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись. При цьому, на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку/дії/бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат (постанова Верховного Суду від 03.10.2019 у справі №922/445/19).
З огляду на зміст ст. 127 ГПК України колегія суддів відхиляє покликання скаржника на те, що витрати за проведення експертизи на замовлення сторони та експертизи, призначеної на підставі ухвали суду, не підлягають розподілу.
За змістом статті 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.
Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань. При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвоката та інші обставини. Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю. В разі виникнення особливих по складності доручень клієнта або у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи адвоката на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання) розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю.
У додатковій угоді №02/09-Ю0 від 02.07.2020 сторонами було погоджено види послуг, які надаються адвокатським об`єднанням при представництві інтересів клієнта у господарській справі №914/1176/20 та їх вартість (за годину роботи).
Суд констатує, що відповідні види послуг та їх вартість належним чином відображені в актах наданих послуг №06/11/20 від 31.10.2020, №09/12/20 від 30.11.2020 та №17/02/21 від 17.02.2021.
З огляду на наявну сукупність у матеріалах справи доказів, колегія суддів зазначає про те, що відповідач довів факт понесення ним судових витрат, які складаються з витрат на професійну правничу допомогу та витрат, понесених у зв`язку з проведенням експертизи на замовлення сторони та проведенням експертизи на підставі ухвали суду.
Стосовно доводів позивача, якими він обґрунтовує неналежність доказів, поданих відповідачем на підтвердження розміру витрат на професійну правничу допомогу, суд зазначає таке:
- укладення між ПрАТ «Львівський холодокомбінат» та АО «Інновейшн Легал Груп» додаткової угоди № 02/09-ЮО від 02.07.2020, якою визначено порядок оплати юридичних послуг (гонорару) за надання правової допомоги клієнту у господарській справі № 914/1176/20, не суперечить ні положенням чинного законодавства, якими не передбачено заборони укладати додаткові угоди (договори) до вже існуючих договорів з метою зміни, доповнення чи конкретизації умов останніх, ні умовам договору № 09-ЮО від 01.11.2018;
- з огляду на наведене, наявність посилання у виставлених рахунках АО «Інновейшн Легал Груп» на договір № 09-ЮО від 01.11.2018 не свідчить про безпідставність таких рахунків, чи здійснених на їх підставі платежів. Більше того, у кожному з таких рахунків було покликання на номер даної судової справи №914/1176/20;
- покликання апелянта на відсутність у актах наданих послуг № 06/11/20 від 31.10.2020, № 09/12/20 від 30.11.2020 та № 17/02/21 від 17.02.2021 точних вказівок на дати судових засідань є безпідставними, оскільки такої вимоги у чинному законодавстві немає. Відповідні акти, натомість, містять вичерпні та детальні відомості про назви послуг, які надавались, час, витрачений адвокатом на їх надання та вартість таких послуг. Окрім того, відповідач надав суду детальний опис виконаних робіт та наданих послуг, у якому, серед іншого, також визначено час, протягом якого надавалася конкретна послуга (робота). Під час розгляду справи в Господарському суді Львівської області відбулося 8 судових засідань, з яких представник відповідача був присутнім у 7, як це і зазначено в описі виконаних робіт та наданих послуг;
- необґрунтованими є посилання апелянта на відсутність підстав для складення рахунків № 02/11/03/9 від 02.11.2020 та № 03/12/21 від 30.11.2020 через зупинення провадження у цій справі у період з жовтня 2020 року по кінець грудня 2020 року. Суд зазначає, що відповідні послуги та роботи, що охоплені цими рахунками, були надані (виконані) адвокатським об`єднанням ще до моменту винесення Господарським судом Львівської області ухвали про призначення судової експертизи, що випливає із відповідних актів наданих послуг.
Пунктом 5.3 додаткової угоди №02/09-ЮО від 02.07.2020 сторонами було визначено, що у випадку позитивного вирішення господарської справи №914/1176/20, клієнт сплачує адвокатському об`єднанню «гонорар успіху» у розмірі 30000 грн. Отже, відповідна домовленість у належній формі була оформлена між адвокатським об`єднанням та відповідачем і стосується надання правової допомоги саме у господарській справі № 914/1176/20 та безпосередньо з нею пов`язана. З матеріалів справи вбачається, що відповідач повністю оплатив суму «гонорару успіх». Таким чином, не заслуговують на увагу твердження апелянта про безпідставність цієї складової витрат на професійну правничу допомогу.
Більше того, аналогічні доводи позивача вже були предметом розгляду у суді першої інстанції і суд надав їм належну правову оцінку.
Щодо клопотання позивача про зменшення розміру судових витрат, суд зазначає таке:
Як передбачено ч. 4 ст. 126 ГПК України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
Відповідно до ч. 5 ст. 126 ГПК України у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
У розумінні положень ч. 5 ст. 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.
Відповідно до частин 5-6 статті 127 ГПК України, розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.
При обґрунтуванні свого клопотання про зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, відповідач покликався на вищенаведені доводи щодо неналежності доказів і т.п., яким суд надав оцінку. Натомість, жодним чином позивач не обґрунтував неспівмірності таких витрат, їх надмірності чи завищеності та не надав жодного доказу, який міг би це підтвердити.
Відповідно до ст. 14 ГПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Таким чином, підстав для зменшення сум відповідних судових витрат з матеріалів справи не вбачається.
Усі перелічені у детальному описі наданих послуг та актах наданих послуг процесуальні документи, складені представником відповідача, наявні у матеріалах справи № 914/1176/20, представник брав участь у судових засіданнях, знайомився із документами позивача й аналізував законодавство та судову практику, а вартість наданих послуг у розрізі однієї години за послугу (роботу, документ) була погоджена між відповідачем та адвокатським об`єднанням у додатковій угоді. Таким чином, обсяг та реальність наданих послуг підтверджена належними й допустимими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.
З огляду на викладене, судова колегія дійшла висновку про обґрунтованість оскаржуваного рішення суду першої інстанції, як такого, що ухвалено відповідно до обставин та матеріалів справи з дотриманням норм матеріального та процесуального права.
Відповідач до завершення судових дебатів у даній справі заявив клопотання про розподіл судових витрат у частині, що стосується його витрат на професійну правничу допомогу під час апеляційного провадження. Докази на підтвердження розміру понесених витрат відповідач зобов`язався подати протягом 5-ти днів після ухвалення постанови судом.
Згідно з ч.8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи встановлюється судом на підставі поданих доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
Зважаючи на наведене, судова колегія ухвалила, із врахуванням положень ч.8 ст. 129 та п.5 ч.6 ст. 238 ГПК України, призначити судове засідання з розгляду заяви відповідача про розподіл судових витрат.
Керуючись ст. 129, 269, 271, 275, 276, 282, 284 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю “Ласунка”.

Рішення Господарського суду Львівської області від 16.02.2021 та додаткове рішення Господарського суду Львівської області від 16.03.2021 у справі № 914/1176/20 залишити без змін.

Судові витрати зі сплати судового збору покласти на скаржника.

Вирішення питання про розподіл судових витрат, пов`язаних із наданням професійної правничої допомоги, призначити в судовому засіданні на 24.06.2021 о 12 год. 10 хв. у приміщенні Західного апеляційного господарського суду (м.Львів, вул. Личаківська, 81).

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 20-ти днів відповідно до ст. 287, 288 ГПК України.

Повний текст постанови складено 25.06.2021.

Головуюча суддя          Г.В. Орищин

суддя          Н.А. Галушко

суддя          М.Б. Желік