ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року 
м. Київ

Справа №  916/2438/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Булгакової І.В.,

розглянув у порядку письмового провадження 
касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Діденка Олександра Вікторовича              (далі - Підприємець, Відповідач)
на рішення   господарського суду Одеської області від 22.12.2020
(суддя Лічман Л.В.) та
постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021 (головуючий - суддя Богатир К.В., судді: Бєляновський В.В. і Філінюк І.Г.)
у справі   № 916/2438/20
за позовом   товариства з обмеженою відповідальністю "Студия анимационного кино "Мельница" (далі - Товариство, Позивач)
до Підприємця
про      стягнення 93 130,88 грн.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Товариство звернулося до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з Підприємця 93 130,88 грн. збитків у вигляді упущеної вигоди, якою є неотриманий ліцензійний платіж за використання об`єктів авторського права.

2.   Позов обґрунтовано тим, що у магазині " Кансбук ", де господарську діяльність здійснює Відповідач, придбано товар, на якому без дозволу Позивача відтворено зображення персонажів "Лунтік та "Міла", які є самостійними частинами аудіовізуального твору "Лунтік і його друзі", права на який належать Позивачу.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3.   Рішенням господарського суду Одеської області від 22.12.2020, залишеним без змін постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021: позов задоволено частково; стягнуто з Підприємця на користь Товариства 14 000 грн. збитків та  315,99 грн. судового збору; у решті позову відмовлено.

4.   Судові рішення мотивовані наявністю підстав на відшкодування збитків у стягнутій сумі у вигляді упущеної вигоди, завданих незаконними діями Підприємця

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5.   Підприємець, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення господарського суду Одеської області від 22.12.2020 і постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021 у справі №   916/2438/20, а справу направити на новий розгляд. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6.   Касаційна скарга стосується фундаментального значення для формування єдиної правозастосовчої практики, оскільки на даний час розглядається низка судових справ за позовом Товариства про стягнення компенсації за порушення авторського права за схожих обставин, а тому виникає необхідність забезпечення єдності та сталості висновків Верховного Суду при розгляді справи  цієї ж категорії.

7. Оскаржувані судові рішення ухвалені без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 02.06.2020 у справі № 916/807/19, від 26.02.2021 у справі №916/2787/19 (суди не перевірили правовий статус за законодавством Російської Федерації наданих позивачем прокатного посвідчення та посвідчення національного фільму, про що відповідач окремо зазначав).

8. Оскаржувані судові рішення ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права, внаслідок чого суди попередніх інстанцій дійшли помилкових висновків про належність позивачу виключного майнового авторського права на спірний твір, про вчинення відповідачем дій, що порушують права позивача, та здійснили необґрунтований розрахунок розміру компенсації, що є підставою для скасування судового рішення на підставі частини першої статті 311 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

9. Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах (зокрема щодо обрахування розміру компенсації як паушальної суми та застосування до спірних правовідносин положень частини другої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Доводи іншого учасника справи

10.   У відзиві   на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

11.   Відповідно до прокатного посвідчення Федерального агентства культури і кінематографії Державного реєстру кіно і відеофільмів від 21.11.2006 №214057306, кіновідеофільм "Лунтік і його друзі" випущено в Російській Федерації у 2006 році, а права на фільм належать Товариству на строк дії авторського права на твір.

За посвідченням національного фільму Міністерства культури Російської Федерації від 14.04.2005 № 10998 продюсером анімаційного фільму "Лунтік і його друзі" є Товариство. 

12. Суди першої інстанції, на підставі даних документів, дійшли висновку про наявність у Товариства майнових авторських прав на аудіовізуальний твір - мультиплікаційний серіал "Лунтік і його друзі".

13. 27.02.2020 у магазині " Кансбук ", що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 30, підприємницьку діяльність в якому здійснює Підприємець, представнику Товариства реалізовано на суму 12,60 грн. товар "Картон цвет А4" із зображеннями самостійних частин аудіовізуального твору "Лунтік і його друзі" персонажів "Лунтік та "Міла"; на підтвердження цього надано відеофіксацію закупки, товарний чек та роздруківку з платіжного терміналу банку.

14. 01.01.2017 Позивачем (ліцензіар) та товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Той-Хауз" (ліцензіат) укладено договір про надання ліцензії на використання фільму (далі - Договір від 01.01.2017), предметом якого є надання позивачем ліцензіату - ТОВ "Той-Хауз" ліцензії на використання фільму "Лунтік і його друзі" згідно з пунктом 3.1 цього договору протягом ліцензійного строку на ліцензійній території; ліцензіат, у свою чергу, приймає ліцензію та виплачує роялті у відповідності до розділу 4 договору у розмірі 50% від доходу ліцензіата (додаток №1).

15. Відповідно до ліцензійного договору від 25.10.2017 № 03/10/2017 про надання невиключної ліцензії, укладеного між ТОВ "Той Хауз" (ліцензіар) та ТОВ "Симбат" (ліцензіат; далі - Договір № 03/10/2017), його предметом є надання ліцензіаром ліцензіату невиключної ліцензії па використання в продукції охоронюваних елементів фільмів на узгодженій території і в узгоджений термін, а ліцензіат зобов`язується виплачувати ліцензіару винагороду, передбачену цим договором.  Згідно з даним ліцензійним договором сторони домовилися про те, що для цілей цього договору терміни означають таке:
-  "фільм" - дитячий анімаційний серіал "Лунтік і його друзі";
-  "виробник" - Товариство;
-  "охоронювані елементи фільмів" - юридично значимі охоронювані елементи фільмів такі як назви фільмів, імена/найменування персонажів фільмів, Лунтік, Бджоленя, Кузя, Міла, Пупсень, Вупсень, Корній Корнійович , Мудрий Піскар , Мураха та інші: образи/зображення персонажів фільму;
-  "ліцензія" - невиключна ліцензія на використання охоронюваних елементів фільму способом та в об`ємі, передбаченим цим договором, на узгодженій території та в межах узгодженого строку;
- "територія" - Російська Федерація, Україна, Казахстан, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан, Грузія, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан, Молдова.
Пунктом 3.1 даного ліцензійного договору встановлено, що за надання ліцензії на умовах цього договору ліцензіат зобов`язується виплачувати ліцензіару винагороду. 

Додатком № 2 до Договору №03/10/2017 було погоджено фінансову угоду №1, пунктом 5 якої встановлено, що в рахунок ліцензійної винагороди на період дії цієї угоди ліцензіат зобов`язаний сплатити ліцензіару мінімальну гарантовану суму (мінімальну гарантію) у розмірі 498 960  рублів. Встановлена в цій угоді мінімальна гарантія зменшенню не за яких умов не підлягає.

16. Суди попередніх інстанцій, проаналізувавши  дані  ліцензійні договори, встановили, що ліцензіар отримує мінімальну гарантовану ліцензійну винагороду, яка не підлягає зменшенню за жодних умов, за використання фільму "Лунтік і його друзі" та його окремих охоронюваних елементів (ім`я персонажів, образ персонажів) у розмірі 249 480 рублів (50% від прибутку ліцензіата ТОВ "Той-Хауз"). З урахуванням валютного курсу Національного банку України на час подання позовної заяви дана сума становила 93 130,88 грн.

Однак при визначенні суми збитків судами було враховано незначний розмір доходу (12,60 грн., до складу якого входить собівартість та прибуток), одержаного Відповідачем внаслідок вчинення правопорушення, та відсутність доказів того, що Підприємець допускав подібні порушення в минулому; тому суди дійшли висновку про часткове задоволення позову та присудили до стягнення з Відповідача на користь Позивача збитків у сумі 14 000 грн.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

17. Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності чи відсутності правових підстав для стягнення з Відповідача    збитків у вигляді упущеної вигоди, тобто доходу, якого правовласник міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено, заподіяної правовласнику - Товариству, внаслідок неправомірного використання елементів аудіовізуального твору " Лунтік і його друзі".

18. Відповідно до положень Закону:

- суб`єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права (стаття 7);

- автор - це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір (стаття 1);

- до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору;    б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права (частина перша статті 15);

- автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.
Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані (частина перша статті 31);

- частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону (стаття 9);

- суб`єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління (стаття 45).

За змістом статей 435, 440, 441, 443 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 7, 15, 31-33 Закону: право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

19. З огляду на приписи ГПК України щодо обов`язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи, зокрема про захист авторського права, слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права чи права на їх захист, а також факт використання об`єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв`язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов`язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

За приписами ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (частини перша і третя статті 13).

20. Суди попередніх інстанцій, посилаючись на прокатне посвідчення і посвідчення національного фільму (пункт 11 даної постанови), виданих органами Російської Федерації, встановили наявність у Товариства виключних майнових авторських прав на аудіовізуальний твір мультиплікаційний серіал "Лунтік і його друзі" та на його складові частини, в тому числі і на персонажи "Лунтік" та "Міла", а, отже і наявність права захищати свої права, у тому числі шляхом звернення до суду з відповідним позовом.

Проте Суд вважає, що такі висновки зроблені судами передчасно, без повного дослідження усіх зібраних у справі доказів та з`ясування необхідних фактичних обставин справи, оскільки судами попередніх інстанцій не з`ясовано правового статусу наданих позивачем документів, а саме прокатного посвідчення і посвідчення національного фільму, виданих органами Російської Федерації, а також чи можуть ці документи виступати належним підтвердженням наявності у позивача відповідних авторських прав, у тому числі можливості їх видачі й тій особі, яка таких прав не має; не встановлено чи автор (фізична особа, яка створила об`єкт авторського права) передавав позивачу у встановленому порядку майнові авторські права на твір та його складові частини (у даному випадку на юридично значимі охоронювані елементи і об`єкти цього аудіовізуального твору - "персонаж Лунтік" та "персонам "Міла"), і якщо передав, то які саме і в якому обсязі.

Крім того, судами попередніх інстанцій не з`ясовано термін і територію таких прав та спосіб їх використання. Зокрема суди не звернули уваги, що авторські права Товариства, відповідно до прокатного посвідчення, обмежені територією Росії та не дослідили чи має право Товариство у такому разі звертатися до суду за захистом своїх прав поза межами Російської Федерації.

21. Згідно з приписами ЦК України:
-    розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензійного договору (частина перша статті 1107);
- особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності; частина перша статті 1108);
- за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина перша статті 1109).

Попередніми судовими інстанціями встановлено факт укладення Позивачем і ТОВ "Той-Хауз" Договору від 01.01.2017, за умовами якого останньому надано виключну ліцензію на використання фільму "Лунтік і його друзі" на узгодженій території.

Водночас суди попередніх інстанцій не з`ясували, чи могло Товариство виступати позивачем у цій справі, і зокрема, чи мало місце порушення саме його прав та/або законних інтересів, за захистом яких воно звернулося, чи іншої особи, враховуючи умови зазначеного договору.

Верховний Суд вже неодноразово звертав увагу судів та наголошував на необхідності з`ясування ними належності позивачеві авторського права на об`єкт чи права на його захист, а також встановлення правового статусу наданих на їх підтвердження документів у справах про захист виключних майнових прав позивача як власника об`єктів авторського права.

Подібна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.06.2020 у справі № 916/807/19, від 26.02.2021 у справі № 916/2787/19.

22. Положеннями частини першої статті 52 Закону передбачено можливість звернення в установленому порядку суб`єктів авторського права та суміжних прав до суду та інших органів відповідно до їх компетенції за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право, зокрема, подавати позови:
- про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду;
- стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав;
- виплату компенсацій.

Стягуючи з відповідача збитки (матеріальну шкоду), включаючи упущену вигоду в сумі 14 000 грн., суди попередніх інстанцій виходили з умов Договору від 01.01.2017 та Договору № 03/10/2017 і встановили, що ліцензіар отримує мінімальну гарантовану ліцензійну винагороду, яка не підлягає зменшенню за жодних умов, за використання фільму "Лунтік і його друзі" та його окремих охоронюваних елементів (ім`я персонажів, образ персонажів) у розмірі  249 480 рублів (50% від прибутку ліцензіата ТОВ "Той-Хауз"); з урахуванням валютного курсу Національного банку України на час подання позовної заяви дана сума становила 93 130,88 грн.

Однак судами попередніх інстанцій не встановлено, не обґрунтовано та не досліджено, які юридичні наслідки може встановлювати для позивача та відповідача Договір № 03/10/2017, укладений ТОВ "Той Хауз" та ТОВ "Симбат", для визначення підстав і розміру збитків, які, за висновками судів, підлягали стягненню. 

23. Відповідно до приписів ГПК України:

частини перша, друга, п`ята статті 236:
- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим;
- законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права;
- обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи;

частина друга статті 300:
- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

24. З урахуванням наведеного в пунктах 18-22 даної постанови оскаржувані судові рішення в даній справі не відповідають вимогам статті 236 ГПК України щодо обґрунтованості судового рішення, оскільки прийняті за неповного і не всебічного дослідження обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, за непідтвердження висновків суду тими доказами, які були ним досліджені. Відтак дані рішення не можуть бути визнані й законними у розумінні тієї ж статті ГПК України.

Водночас у силу положень статті 300 ГПК України зазначені порушення попередніх судових інстанцій не можуть бути усунуті за результатом касаційного розгляду справи.

Тому згідно з частиною третьою статті 310 названого Кодексу оскаржувані рішення та постанова підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції. 

25. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини і дослідити докази зазначені в цій постанові, надати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.  

За результатами  нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат у ній. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Діденка Олександра Вікторовича задовольнити. 
2. Рішення господарського суду Одеської області від 22.12.2020 та постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021 у справі                      № 916/2438/20 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Одеської області. 

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                      В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                       І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                                        І. Булгакова